סימן מסחר 233073

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר 233073

"את אס1ת" (מעוצב)

המתנגדת: פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ ע"י ב"כ ארז הרכבי, עו"ד

המבקשת: עשינו עסק בע"מ

ע"י ב"כ ערן כהן-ציון, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפניי התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 233073 "את אס1ת" (להלן: "הסימן"), אשר נראה כך:

2 הסימן הוגש לרישום ביוס 12.10.2010 בגין טובין בשני סוגים כדלקמן:

א. מכשירי וכלי חשמל ייס הקשורים בהכנה ועיבוד של מזון ומשקה, דהיינו, מעבדי מזון, מטחנות בשר, מערבלים, מסחטות מיצים, מכונות להכנת גלידה, מכונות לקילוף וחיתוך ירקות; מכונות לישה, מכונות טחינה, גריסה, ריסוק וקיצוץ מזון; מטחנות קפה; פותחני קופסאות חשמליים, משחזות בשר חשמליות, גורסי אשפה; שואבי אבק וחלקים ואביורי הנלווים לכל אלה ;כולל כללי בסוג 7.

ב. התקנים למאור, לחימום, להפקת אדים, לבישול, לקירור, לייבוש, לאוורור, לאספקת מים ולמטרות סניטריות, כגון פנסים, נורות, מנורות, נברשות, ניאונים, פלורוסנטים; תנורי אפיה, כיריים, פלטות חימום, גרילים חשמליים, אופני חימום חשמליים;

מחבתות חשמליות, מכשירי טיגון חשמליים, סירי אור חשמליים, טוסטרים, מצנחים, מיקרוגל, קומקום חשמליים, מיחמים, מכונות קפה, קולי קפה; מקררים, מקפיאים, תאי קרח; תנורי חימום, גופי חימום, מפזרי חום, מזגנים, מאווררים ומאווררי תקרה; מכשירי ייבוש שיער, התקני השקיה, מטהרי ו/או מסנני מים, מכשירי ניקוי בלח מים, מכשירי ניקוי בקיטור; קולטי אדים, מכונות לטיהור ולסינון מים וחלקים ואביורי הנלווים לכל אלה ; כולל כללי בסוג 11.

3 הבקשה לרישום סימן המסחר הוגשה על ידי חברת עשינו עסק בע"מ (להלן: "המבקשת'"), קובלה ופורסמה להתנגדות הציבור ביומן סימני המסחר ביוס 04.09.2011.

4. ביוס 06.12.2011 הגישה חברת פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ (להלן: "המתנגדת") התנגדות לרישום סימן המסחר.

5. הצדדים הגישו ראיותיהם בהליך ועדיהם נחקרו בדיון שהתקיים בפניי ביוס 20.02.2013.

עיקר טענות המתנגדת

6. המתנגדת הינה חברה המאוגדת בישראל העוסקת ביבוא, ייצור, מכירה, הפצה ושיווק של כלי עבודה חשמליים.

7 המתנגדת טוענת כי המבקשת בחרה בסימן מתוך כוונה לנצל שלא כדין את המוניטין שבנתה לעצמה המתנגדת ובחוסר תום לב. עוד טוענת המתנגדת כי יש ברישום הסימן כדי להטעות את הציבור ולעודד תחרות בלתי הוגנת.

8 המתנגדת טוענת כי הרכיב המילולי בסימן המבוקש זהה לרכיב המילולי בסימנה שלה, סימן מסחר 203401, הרשום בסוג 7, ודומה עד כדי להטעות, וכי על אף העיצוב השונה, אין בו כדי להבחין בין הטובין של המתנגדת לטובין של המבקשת. להלן הסימן של המתנגדת :

9. למען השלמת התמונה אציין כי המתנגדת הגישה בקשה לרישום סימן מסחר (מעוצב) 242261 בסוגים 7, 8, 11, 12. הסימן קובל, ונרשם בתאריך:

המתנגדת טוענת כי רישום הסימן מתבקש בסוגים 7 ו-11, וכי סימנה של המתנגדת רשום אף הוא בסוג 7. זאת ועוד, טוענת המבקשת, כי הטובין בסוגים 7 ו-11 הם טובין מאותו הגדר.

המתנגדת מוסיפה וטוענת כי בינה לביןו המבקשת קשרים עסקיים, וכי בחוזה שנחתם ביניהן, הסכמה המבקשת שלא לעשות כל שימוש בסימן או בשמה של המתנגדת. עוד לטענת המתנגדת, הסכמה המבקשת לכך כי המתנגדת היא בעלת מלוא זכויות הקניין בסימן המסחר של המתנגדת.

המתנגדת מוסיפה לטעון כי הבעלים של המבקשת פעל בחוסר תום לב, בכך שחתם בשס המבקשת על תצהיר בבקשה לבחינת הבקשה לרישום הסימן על-אתר, בו הצהיר כי אינו מכיר חברות אחרות הפועלות תחת השם "פיוניר", וזאת למרות הקשר העסקי בין המבקשת למתנגדת.

עיקר טענות המבקשת

המבקשת היא חברה אחת בתוך קבוצה של חברות העוסקות ביבוא, פיתוח ושיווק מוצרים למטבח בתחומי עיבוד המזון, הבישול והאפייה.

המבקשת טוענת כי המילה "58 102%" הינה מילה גנרית שלא ניתן לרכוש בה בעלות וכי קיימים גופי עסקיים לא מעטים המשתמשים בה.

המבקשת טוענת כי סימן המתנגדת כולל תמיד את הביטוי "10001.5 את /צספ", המעיד כי תחומי עיסוקה של המתנגדת הוא בתחומי כלי העבודה החשמליים.

המבקשת טוענת עוד כי הטובין בגין מתבקש רישום הסימן בסוגים 7 ו-11, הס בתחום הכנת האוכל, בעוד מוצרי המתנגדת הס בתחומי כלי העבודה החשמליים בסוג 7, ועל כן אין באותו הגדר אלא מדובר בשתי משפחות מוצרים שונות.

המבקשת טוענת כי הסימן הוא בעל אופי מבחין, היות והוא מעוצב אחרת מסימן המתנגדת, וכי סוג הגופן, הצבע, האיור המלווה את הסימן והרכב הסימן שונים מסימן המתנגדת. זאת ועוד, טוענת המבקשת, כי בהוספת המילים הנלוות לסימן המתנגדת "10201.5 המסק" נוצר אבחון צליל מובהק מסימן המבקשת.

8. המבקשת טוענת כי המתנגדת רשמה את הסימן הנוסף בחוסר תום לב, ובכוונה לפגוע במבקשת ולסלקה מהשוק. עוד טוענת המבקשת, כי המתנגדת כלל אינה מייבאת או משווקת את הטובין בגין נרשם הסימן הנוסף.

9. המבקשת טוענת כי הוציאה הוצאות רבות, והשקיעה משאבים ניכרים בסימן המבוקש, וכי קבלת ההתנגדות יגרום לה לנזק כספי רב.

ראיות המתנגדת

0. מטעם המתנגדת הוגש תצהירו של מר שי מזרחי, המשמש בתפקיד מנהל מותג בחברה המתנגדת. בתצהירו העיד מר מזרחי, בין היתר, על פעילותה העסקית של המתנגדת בישראל ועל השימוש שעשתה בסימנה הרשום, וצירף לכך אסמכתאות.

1. מר מזרחי מעיד בתצהירו, בין היתר, כדלקמן:

א. פיוניר כלי עבודה בע"מ, נרכשה על ידי המתנגדת, והוא היה מנהל מותג אף לפני הרכישה כאמור.

ב. המתנגדת מוכרת מוצרים במיליוני שקלים בכל שנה, מר מזרחי לא צירף אסמכתאות לכך.

ג. המבקשת התחייבה בחוזה כי כל הזכויות בשס "5 01ד חש/עסק חשםצוסוק" לגבי המוצרים המיוצרים, אשר ייוצרו ו/או ייובאו על ידי פיוניר כלי עבודה בע"מ בעתיד- שייכות לפיוניר כלי עבודה בע"מ בלבד, וכי לא יהיו למבקשת וכויות בסימן המסחרי של החברה. בנוסף, טען כי התחייבות המבקשת בהסכם, שלא לעשות שימוש בסימן המסחר של המתנגדת, חלות אף על טובין המסווגים בסוג 11.

ד. המבקשת חתמה על הסכם בלעדיות עס יצרן המספק סחורות למתנגדת וזאת בכדי למנוע ממנו מלספק מוצרים למתנגדת.

ה. בראיות בתשובה, העיד מר מזרחי, כי מוצרי המתנגדת נמכרים לצד מוצרי המבקשת בערוצי שיווק שונים ברשת האינטרנט.

ראיות המבקשת

2. מטעם המבקשת הוגש תצהירו של מר ביבס, בעליה של המבקשת ואחד ממנהליה. בתצהירו העיד מר ביבס, בין היתר, על פעילותה העסקית של המבקשת, ועל המותגים המשווקים דרכה, וצירף קטלוגים כאסמכתאות לדבריו. עוד העיד מר ביבס שהמבקשת היא חברה אחת בתוך קבוצה של חברות העוסקות ביבוא, פיתוח ושיווק מוצרים בישראל.

3. מר ביבס מעיד בתצהירו, בין היתר, כדלקמן:

א. הקבוצה מפעילה רשת חנויות ברחבי הארץ, בשס "סיטי שופ" למכירת מוצריה ישירות לצרכן. לרשת 15 סניפים, בהם נמכרים מוצרים בתחומיים בהם נתבקש רישומו של הסימן. לדבריו, מוצרים אלו מפורסמים באמצעות העיתונות. עד לא הוצגו פרסומים בגין מוצרים הנושאים את הסימן המבוקש.

ב. ישנם הבדלים בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת, הן מבחינה ויזואלית, והן מבחינת הקריטריונים המקובלים לאבחנה בין ההגדרות השונים.

ג. המבקשת השקיעה מאמצים לא מבוטלים בהליך שַת1סזט50, דהיינו בחיפוש מוצרים אמינים שיכולים להימכר תחת המותג, ושכרה למטרה זו את שירותיהן של שתי חברות בסין. העתק אישור של החברות צורף לתצהיר (נספחים ג' וה').

ד. המבקשת מכחישה את כל טענות המתנגדת, בעניין ההסכם שנחתם ביניהן. בנוסף, המבקשת מוכנה להתחייב כי לא תעשה שימוש בסימן המבוקש עבור כלי עבודה.

4.אני הבנתי ממך עכשיו ואתה תגיד לי אם זה נכון או לא נכון. כל סוג של כלי מטבח, זאת אומרת, הקהל של כלי מטבח זה כולם, מתוך כולם, יש גם כאלה שקונים כלי עבודה. נכון?

העד: אני מניח שכן, כן."

8. מן האמור לעיל עולה כי סוגי הסחורות, הלקוחות וצינורות השיווק דומים.

במסגרת מבחן זה יובאו בחשבון שיקולים מסחריים נוספים הרלוונטיים להליך.

המבקשת טענה כי המילה 53 210% הינה מילה גנרית ולפיכך לא ניתן להעניק בה שימוש ייחודי לגורם יחיד. לעניינו אה מפנה המבקשת לסימני מסחר שנרשמו בתחומים שונים כגון חומרי בנין ואספלט, מוצרי אלקטרוניקה וחשמל ועוד.

אני להניח כי המילה ₪8 א 210 הינה מילה שבח בהקשרים מסוימים ולפיכך לא תוענק לה הגנה רחבה בשונה מסימנים מרמצים, שרירותיים או דמיון, אך וודאי אינה מילה גנרית ביחס לטובין הנדונים. יחד עם זאת, הסימן הרשום, המהווה בסיס להתנגדות לפי סעיף 9(11) לפקודה, הינו סימן מעוצב והמילה 21058 הינה הרכיב הדומיננטי בו וכך גם בסימן המבוקש לרישום. זאת ועוד, היא אינה כה נפוצה בתחום הרלוונטי עד כי הופכת היא ל"שקופה" (השוואה החלטה בבקשה לרישום סימן מסחר 235816 "ש\1.0) 611.8"

בענייננו מהווים היחסים החוזיים בין הצדדים גורם נוסף בתוך סל השיקולים (ראה התנגדות בהתנגדות לרישום סימן מסחר 176446 תמיר אלקטרוני בע"מ נ' ישפאר הום טק בע"מ (פורסמה בנבו, 18.7.2006).

חלק נכבד מסיכומי הצדדים הוקדש להסכם שנחתם ביניהם ביוס 21.12.2009 (נספח ח' לתצהירו של מר מזרתי) ולפרשנותו. בסעיף 7.3 ההסכם התחייבה המבקשת שלא לעשות שימוש בסימן המסחר של המתנגדת כדלקמן:

"כמו כן יאשר המשווק כי, הוא לא יעשה כל שימוש בשמה של החברה (/או בסימן המסחרי של החברה בקשר עם שיווק מוצרי המשווק, אלא באישור מלא ובכתב של החברה ובהתאם להוראות כל דין"

סימן המסחר של המתנגדת הוגדר במבוא להסכם כ-"1001.5 אמקזסע הממאסנת". לפיכך טוענת המבקשת כי התחייבותו נוגעת לסימן בכללותו ומתייחסת לכלים חשמליים, שאינם כל מי המטבח אותם היא משווקת. אשר להגדרת תחום עיסוקה של המתנגדת, נראה כי אין מקום לצמצום לו גורם המבקשת, שכן זה הוגדר בהרחבה במבוא להסכם כך:

"פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שונים לדבות כלי עבודה חשמליים, מכשירים חשמליים לבית ולגינה וכל מכשיר השמל אחד"

גם אני מקבלת את טענת המבקשת כי יש לראות בסימן המתנגדת ככזה הכולל את כל שלושת המילים, הרי שגם לנטילת חלק מסימן המסחר אין לה כל הסבר ממשי. ואת ועוד, נראה כי

התנהגות זו אינה מתיישבת עם החובה לקיים חוזים בדרך מקובלת ובתוס לב (סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973).

לסייום אני קובעת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 9(11) לפקודה.

לב, תקנת הציבור ותחרות בלתי הוגנת

המתנגדת טוענת כי יש לפסול את הסימן המבוקש לרישום בשל כך שהבקשה לרישומו הוגשה בחוסר תוס לב. המתנגדת סבורה כי חוסר תוס הלב של המבקשת נובע מכך שהבקשה הוגשה בניגוד להתחייבויות החוזיות שנטלה על עצמה. עוד מצביעה המתנגדת על כך שהתצהיר שהגישה המבקשת בתמיכה לבקשתה לבחינה על אתר לא שיקף את מלוא העובדות שהיו ידועות למצהיר.

לטענת המתנגדת עילה אי כשירות הסימן לרישום בשל הגשת הבקשה בחוסר תוס לב נובעת מהוראות סעיף 5(11) לפקודה.

הפקודה אינה קובעת את חוסר תוס הלב כעילה עצמאית, הפוסלת סימן מסחר לרישום. בשונה מכך סעיף 39(א1) לפקודה קובע כעילה למחיקת סימן מסחר ואף מבטל את תקופת ההתיישנות להגשת בקשת מחיקה מעילה זו כדלקמן: "על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתוס לב, יכול שתוגש בכל עת."

הבדל זה בין מחיקת הסימן לבין התנגדות לרישומו בעילה זו אינו מיוחד לדין הישראלי. והוא הדין גם בספרד ובפורטוגל (ראה קרלי, בעמ' 259). אין בידי לקבל את עמדת המתנגדת כי חוסר תוס לב בהגשת הבקשה שווה ערך הוא לפגיעה בתקנת הציבור. סבורה אני כי העדר עילה זו מרשימת העילות לאי כשירות אינה השמטה מקרית, במיוחד לנוכח סעיף 39(א1) לפקודה שצוטט לעיל.

תוס הלב הינו אחד מן הרכיבים ההכרחיים בעילת התחרות הבלתי הוגנת הקבועה בסעיף 1)) לפקודה ((ראה: ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' .1.16 עההּקוח 60 :8 3368161 נב(3) 276 (1998), ע"א 9191/03 11600188\/ +זוק5 חו\ 5 8 נ' אבסולוט שוז בע"מ, נה(6) 869

(2004)). גם עובדה זו מצביעה על כך שלא די בחוסר תוס הלב לבדו כדי לשלול את כשירות הרישום של סימן מסחר.

אני לכך כי מכוח סעיף 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973 חלה החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתוס לב בכל ענפי המשפט ואף על גופים ורשויות ציבוריות "ככל שהדבר מתאים לעניין בשינויים המחוייבים". ראה לעניין ואת דברי כב' הנשיא ברק ברע"א 7 דרוקר נ' סלומון, פ"ד נח(1) 199, 279 מול האות ב' (להלן: "עניין רוקר"):

"מעצם מהותו, עקרון תום-לב מהווה אמת-מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני- אדם. הקטגוריות של תום-לב לעולם אינן סגודות; לעולם אינן מקשות ולעולם אינן שוקטות על השמלים. תום-הלב מכניס לשיטתנו יסוד של גמישות המאפשר לשיטה להתאים את עצמה לצורכי החיים המשתנים. הוא מאפשר למשפט לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו של הכלל; בין האינדיווידואליזם לקהילתיות. הוא צינור שדרכו שואב המשפט רעיונות חדשים."

ראה גם ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע "מ ואח', פ"ד נז(2) 385. לנוכח האמור סבורה אני כי חוסר תוס לב מטעם המבקש הינו שיקול כבד משקל, אשר עשוי

להתווסף לשיקולים הנלקחים בחשבון במסגרת עריכת מבחני הדמיון בין הסימנים, כמפורט לעיל.

4. מובן כי שיקול זה הינו אחד מן הרכיבים של עילת התחרות הבלתי הוגנת. נראה כי נדירים

יהיו המקרים בהס חוסר תוס הלב אינו נלווה לרכיבים הנוספים של התחרות הבלתי הוגנת, דהיינו, סימן מסחר בעל מוניטין אשר הסימן המבוקש מנסה להידמות לו. מושג "תוס הלב" בהקשר של סעיף 39(א1) לפקודה נותח בהרחבה בהחלטת כב' סגן הרשם (כתוארו אז)

בבקשה למחיקת סימני מסחר מס' 60509, 60510, 60511, 60512, 60184 "65866 /\"

(מעוצבים) .\/.ק.5 615366/\ וחתהו2) נ' וורסצ'ה 83 בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 8 ניכר מן הדוגמאות שהובאו בפסקאות 68 - 70 כי עיקר השימוש ייעשה כאשר המבקש הגיש את בקשתו לרישום סימן בשעה שידע על סימן אחר בעל מוניטין וניסה ליהנות ממוניטין וה, דהיינו בנסיבות בהן ניתן להסיק כי רישום הסימן יגרום לתחרות בלתי הוגנת.

בדין האמריקאי נקבעה הונאת משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי כעילה להתנגדות לרישום סימן מסחר, אם כי בדומה לכל התנגדות אחרת על המתנגד להוכיח זכות עמידה. על הטוען זאת להוכיח כי למבקש או לבעל הסימן, במידה והטענה מועלית כעילה לביטול הסימן,

6. למען ההשוואה אציין כי הדירקטיבה האירופית ( קובעת בסעיף (3)2()6 את סמכות המדינות החברות לקבוע כי חוסר תוס לב בהגשת הבקשה הינו עילה עצמאית לסירוב רישום הבקשה או לביטול רישום סימן המסחר, כדלקמן:

".)מםסו!קקט 6הז עט הז1ם] סמ

7. אשר לתוכן הנוצג למושג תוס הלב בהקשר זה דומה הוא לתפיסת בית המשפט העליון שלנו

בעניין רוקר (ראה קרלי, בעמ' 264).

8. לעומת חוסר תוס הלב בהגשת ההגשה, עילת אי הכשירות המקבילה לתקנת הציבור בדין האירופי הינה עילה עצמאית הקבועה בסעיף (3)1()0 לדירקטיבה ואינה נתונה לשיקול דעת המדינות החברות:

9. איני סבורה כי שתי העילות הן גם בדין הישראלי, במובן והשתקנת הציבור טומנת בחובה חוסר תוס לב בהגשת הבקשה. ואת ועוד, לא בנקל יפעיל הרשם את נשק "תקנת הציבור" בסעיף 5(11) לפקודה כדי לפסול בקשה לרישום. נראה כי ככל שהמושגים בהן נוקטת הפקודה רחבים יותר וניתנים לפרשנויות רבות יותר, ראוי שהרשם יוהיר עצמו בטרס ייצוק בהן תוכן, אשר עשוי להרחיק ממטרתו המקורית.

זאת ועוד, המקרה שבפניי אינו המתאים לקבוע הלכה כזו. ראשית, סבורה אני שהתנהגות המבקשת אינה קיצונית דיה. שנית, וטעם זה הינו טעון פרקטי, איני זקוקה לקבוע הלכה כאמור, בשעה שהפקודה כוללת עילות מפורשות הישימות בענייננו.

נראה כי חוסר תוס הלב בהגשת הבקשה לרישום ובבחירת הסימן מטה את הכף לקבוע במקרה והכי יש לקבל את ההתנגדות גם בעילה כי יהיה ברישום הסימן כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת.

אשר לבחירת הסימן על ידי המבקשת, העיד מר ביבס בדיון שבפניי כי בחר בו כדי ליהנות מן המוניטין של חברת פיוניר היפנית, בעלת הסימנים הרשומים 120931, 75568, 35815

"מר ביבס: קודם כל, במותג פיוניר השקענו הרבה, גם בהקמה של המוצרים שלו, השקענו הרבה בזה. והמותג פיוניר נתפש אצלנו ובקתק2 הישראלי, פטניר בכלל יש הערכה *פנית, שמביאה לאדץ מוצרי אלקטרוניקה, מאוד איכותיים, מאוד איכותיים, רמקולים ומערכות לאוטו

והיא נחשבת חברה, נחשבת חברה מאוד איכותית, אמנם היא כתובה

אחדת, כותבים את זה עם 18 בסוף ולא עם 5₪, אבל מבדיקות שאנחנו עשינו, מסקדים שאני, שאנחנו עשינו, המותג פיוניר, יהיה לו חדירה, הרי זמן חדירה הוא זמן מאוד יקר למותג בשוק. המותג פיוניר, השם הזה, הצליל הזה, יעזור לנו לחדוד הדבה <ותר מהר עם מוצרי חשמל הקטנים אלה.

עו"ד הרכבי: כי זה כבר קיים בשוק, המותג,

מר ביבס: כי השם הזה, הצליל הזה, תחת המותג של האלקטרוניקה, תחת המקוליס האלה, תחת המעדכות האלה."

כבר נקבע בערכאה זו כי התנהגות כזו עלולה להיתפס כחסרת תוס-לב (ראה התנגדות לרישום סימן מסחר 124969 1.119 13186 146000 נ' כ'1.1 6/011א, (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 25.4.2004)).

לא זו אף זו, המבקשת בחרה בסימן המסחר למרות התחייבותה החוזית כלפי המתנגדת שלא לעשות שימוש בסימנה המסחרי. ההסברים של המבקשת כי נטלה חלק מן הסימן בלבד ועל כן לא הפרה את ההסכם אינם משכנעים.

יתרה מכך, בתמיכה לבקשתה לבחינת סימן המסחר על אתר, צירפה המבקשת את תצהירו של מר ביבס, בו מצהיר הוא כדלקמן:

"למיטב ידיעתנו, אין גוף אחד בישראל העושה שימוש בסימן מסחר הנ"ל, בסיווגים הנ"ל ולמטרות המפורטות בבקשות שהוגשו מטעמנו, אולם קיים חשש לחיקוי על -ידי מתחרים".

לאחר שנפרשה המסכת העובדתית בדיון בפניי, ברור כי האמור בתצהיר זה רחוק מלהיות מדויק. ראשית, לא ברור החשש של מר ביבס מחיקויים. אם כוונתו למתנגדת הרי שיש באמור הודאה כי המבקשת והמתנגדת פועלות באותו שוק ועושות שימוש באותו סימן. אם כיוון מר ביבס לגורם אחר, לא הובהר כלל מיהו אותו גורם.

מר ביבס ביקש להבהיר בחקירתו הנגדית כי האמור בתצהירו משקף את העובדות כהווייתן, שהרי המתנגדת עושה שימוש בסימן אחר ולא בסימן המבוקש. כמו כן טען כי מוצרי המתנגדת שונים ולכן אינם כלולים ב"סיווגים הנ"ל" (כך במקור). כשהובהר למר ביבס כי ישנה חפיפה בסוג הסחורות, דהיינו כי הן הסימן הרשום של המתנגדת והן סימן המבקשת ינס בסוג 7, ניסה לטעון כי עסקינו בסחורות שונות. אף אם אניח שמר ביבס לא היה ער לדקויות אלה בשעה שחתם על תצהירו, נראה כי אמירותיו בו אינן משקפות ניקיון כפיים ותוס לב.

עוד צייו מר ביבס באותו תצהיר כי המבקשת כבר החלה לפעול תחת הסימן ואולם בחקירה הנגדית הובהר כי במועד החתימה על התצהיר, המבקשת לא שיווקה מוצרים הנושאים את הסימן המבוקש. לעניין אה טען מר ביבס בחקירתו כי המבקשת החלה באיתור חברות בסין שייצרו עבורה מוצרים אשר יישאו את הסימן. לתמיכה בטענה זו הובאו אישוריס של שתי חברות מסין הנושאים תאריכים שונים במאי 2012, דהיינו כשנה וחצי לאחר חתימת התצהיר, נספח י'. באישורים לא מצוין מתי החלו המגעיס בין המבקשת לבין החברות.

משקבעתי כי המבקשת בחרה בסימן המבוקש בחוסר תוס לב וכי קיים דמיון מטעה בין הסימנים, ומשאין מחלוקת כי למתנגדת מוניטין בסימן, ניתן לקבוע כי יהיה ברישום הסימן כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת.

סוף דבר

משקבעתי כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיפים 11(ש) ו-9(11) לפקודה אני מקבלת את ההתנגדות.

המבקשת תשלם למתנגדת הוצאותיה בהליך בסך 1,500 ₪ ושכר טרחת עורכי דין בסך 0 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, שאחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד זה ועד תשלומו בפועל.