החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

יעזראל רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר 233872 (פורטל הזכיינות של ישראל)

המתנגדת 1: מט"י- המרכז לפיתוח עסקים בירושלים המתנגדת 2: פרנקס - יעוץ עסקי בע"מ ע"י ב"כ דייויד וולברג, עו"ד

המבקשת: עדי אביהו חאמי ניהול ושיווק נדל"ן מניב בע"מ

ע"י ב"כ שגיא כהן, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 233872 "פורטל הזכיינות של ישראל" (מעוצב) לגבי "שירותי טיפול בעסקים ע"י זכיינות באמצעות האינטרנט; הנכללים כולם בסוג 35" (להלן: "הסימן המבוקש"), הנראה כך:

פורטל הזכיינות של ישראל

2. הבקשה לרישום הסימן המבוקש הוגשה ביוס 23.11.2010. ביוס 22.12.2010 קובלה הבקשה ולאחר פרסומו הוגשה ההתנגדות דנן ביוס 27.2.2011. הוחלפו כתבי טענות וראיות בין הצדדים ולאחר השם נשמעה ההתנגדות בדיון בפני ביוס 22.2.2012.

3 המתנגדת 1 היא עמותה רשומה שהוקמה בשנת 1991 במטרה לעזור לזזמים המעוניינים לפתוח או להרחיב עסקים בירושלים ובמספר ערים נוספות. עיקר התמחותה הוא בהדרכה, ייעוץ וסיוע בגיוס מימון מקרנות ממשלתיות וציבוריות. לאחר הקמתה, הוקמו על פי מודל פעילותה מרכזים נוספים בפריסה ארצית הפועלים לפי תחומי התמחות שונים (היי-טק, רפואה אלטרנטיבית, תכשיטנות, איכות הסביבה, וכיינות, ועוד).

לצורך מתן ייעוץ וליווי בתחום הזכיינות, הקימה המתנגדת 1 בשנת 2002 מחלקת ייעודית בתחום הזכיינות אשר כונתה "המרכז לקידום זכיינות בישראל" (להלן: "המרכז"). באותה השנה הגישה המתנגדת בקשה לרישום סימן מסחר מס' 161956 "המרכז לקידום וכיינות" (מעוצב) לגבי "ניהול עסקים, טיפול בעסקים; הנכללים כולם בסוג 35" (להלן: "סימנה הרשום של המתנגדת 1"), אשר נרשם ביוס 5.9.2004 ונראה כך:

* שש הרכז לקידום *ץ*זכיינות צִ

יוער כבר עתה כי בנוסף לסימנה וה של המתנגדת 1, אין חולק כי הן המתנגדת 1 והן המתנגדת 2 עשו ועושות שימוש בסימן הלא מעוצב "אתר הזכיינות של ישראל", אשר מעולם לא הוגש מטעמן לרישום.

ביוס 1.2.2010, עקב שיקולים ארגוניים, החליטה המתנגדת 1 לארגן מחדש את פעילות המרכז. במסגרת ואת, הוקמה המתנגדת 2 שהנה חברה בע"מ בבעלות מלאה של המתנגדת 1.

המבקשת היא חברה בע"מ בבעלותו המלאה ובניהולו של מר עדי אביהו חאמי (להלן: "מר חאמי"). יוער כבר כעת, כי בבעלותו של המרכז הועברה במשך השניס מהמתנגדת 1 אל המתנגדת 2 וכך גם הפעילות הרלבנטית בשימוש בסימנים הלא רשומים השונים כפי שהתפתחו עם השנים. ואז זאת אעיר כי טענות אלה עשויות היו לגעת להתנגדות רק שעה של תוס לבן של המתנגדות הייתה חשיבות כגון לצרכי עילה להתנגדות על פי סעיף 24(א2()1) לפקודה לעניין בעלות המתנגד על הסימן. עילת התנגדות ואת נטענה בשפה רפה כטענה חלופית וללא פירוט יתר בצד טענות מפורשות כנגד כשירותו של הסימן המבוקש. לאור תוצאת הדברים הנדונה להלן, איני מוצא מקום להידרש לטענה זו וגם מטעם זה איני מוצא להידרש לשאלת תוס לבן של המתנגדות במקרה זה, אשר כאמור, איני מוצא בו פגם.

סעיף 6(11) לפקודה

2. סעיף 6(11) לפקודה אוסר רישומו של סימן באשר הוא מטעה או מעודד תחרות בלתי הוגנת. על מנת להכריע בשאלה האם רישום הסימן שבפנינו יטעה או יביא לתחרות לא הוגנת יש לבחון עד כמה מוכר הסימן לציבור, האם מתקיים חשש להטעיה והאם הסימן נבחר על ידי מבקשת הסימן מתוך כוונה להפיק תועלת מהמוניטין שרכש צד שלישי. (ר' למשל, בג"צ 476]82 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, 158 (להלן: "עניין אורלוגד"); וגם: בקשה למחיקת סימן מסחר 13884 בוריס גייל ואח' נ' מיגדור בע "מ, פס" 37 (פורסם בנבו, 16.5.2005)).

רכישת מוניטין

אמות המידה להוכחת מוניטין נדונו כבר ב-ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ'ח0031:) זמוה5 016 0110165/\ 1.05, פ"ד מה(3), 224 246-245. להוכחת קיומו של מוניטין, הגישו המתנגדות ראיות שונות כמפורט לעיל לגבי היקפי ייעוץ, מעורבות והשפעה בבית המחוקקים ושיעורי נכבדים באתרי האינטרנט שלהן בתחום הזכיינות. בחינת ראיות אלו, מעלה כי רובן המכריע מעיד על פעילותן העניפה של המתנגדות בתחום מתן שירותי הדרכה ולימוד בתחום הזכיינות בישראל. לטענת המתנגדות מוניטין המקושר לסימן הרישום של המתנגדת 1 לגבי "המרכו לקידוס זּכיינות" אשר הוגש לרישום בשנת 2002 וגם עם השימוש שנעשה על ידם בסימנים הלא רשומים "אתר הזכיינות של ישראל" כבר משנת 2006 ו"פורטל הזכיינות של ישראל" החל משנת 2010.

עיקר ראיות המתנגדות נסב על השימוש שלהן בסימנים הלא רשומים האמורים. בהקשר זה אציין שאני מקבל את טענת המתנגדות שלעניין שאלת הרכיבה על מוניטין לצרכי סעיף 6(11) לפקודה אין הבדל משמעותי בין השימוש במלה "פורטל" ובין המלה "אתר" בראש הסימן.

איני מוצא שהמלה "פורטל" או "אתר" הן הרכיב הדומיננטי במי מהסימנים. כרכיבים שאינם דומיננטיים, יש לתת להם משקל פחות בבחינה האם מתקיים דמיון מטעה (לעניין רכיב דומיננטי בסימן מסחר, ר' למשל בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 125438,

למעלה מכך, משמעותו הנפוצה כיום בעידן המידע של המלה "פורטל" היא אתר אינטרנט המשמש כשער לאתרי אינטרנט אחרים. בדומה, גם השימוש במלה "אתר" בצירוף עם שאתר המתחם אליו הוא מתייחס כפי שנעשה על ידי המתנגדת 1 באמצעות "אתר הזכיינות של ישראל" מעיד כי בהקשר זה הוא שווה ערך ותחליפי למלה "פורטל".

מכאן כי אף אם היה ניתן למילה הראשונה בסימנים הללו יותר משקל בבחינת הדמיון בין הסימנים, הרי שמשמעותם הזהה לא היתה מביאה להבדלה בינן, וזאת בייחוד לאור זכרונו הבלתי מושלם של הצרכן. (ר' למשל: רע"א 5454/02 טעם טבע (1998) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע "מ ואח', פס' 18 (פורסם בנבו, 4.2.2003)).

אציין כי לצורך שאלת רישומו של הסימן המבוקש איני מוצא להידרש לשאלת חלוקת המוניטין בין המתנגדות לבין עצמה או בין הסימנים הלא רשומים האמורים לעיל. כאמור, נצבר למתנגדות מוניטין בתחום הזכיינות בישראל וזאת, בין היתר, באמצעות מכלול הסימנים האמורים. כפי שהוכח בפני, פעילותה של המתנגדת 2 החל בפעילות שהייתה במתנגדת 1 ואשר פורמאלית הועברה לתאגיד בבעלות מלאה של המתנגדת 1 אשר בוצע בפועל למעשה באותה המסגרת.

מכאן שלצורך שאלת המוניטין עליו טוענות המתנגדות שהמבקשת מנסה לרכב, אתייחס למוניטין שנצבר למתנגדות עם יחד בתחום הזכיינות בקשר עם שני הסימנים הלא רשומים יחדיו. בבחינת מכלול מוניטין, עולה שכמות הגולשים באתרי המתנגדות יחד עם הפרסומים אשר הוצג כי נעשו ורציפות לאורך שנים, עולה כי למתנגדות מוניטין בתחום ייעוץ ולימוד לגבי וכיינות בישראל.

אמנם לצרכי סעיף 6(11) לפקודה, המוניטין אותו יש לבחון הוא של המתנגד. יחד עם זאת, בהקשר זה יוער כי ככל שהובאו בפני ראיות לביסוס מוניטין של המבקשת בתחום הזכיינות איני מוצא שיש באלה כדי לשכנע בדבר קיומו של כזה. ניסיונו של מר חאמי עיקרו בתחום הקניונים והנדל"ן ואף בכלל הרי הוא בסוג מצומצם ביותר של תחום הזכיינות. כמו כן, לא הציגה המבקשת כל פעולות קונקרטיות בתחום הזכיינות למעט הצגת תדפיס מאתר האינטרנט שלה בו ציון שמות מותגים כאלה ואחרים. נוסף על כך מר חאמי הציג שככל שמבוצעת על ידו או מטעמו פעילות בתחום הזכיינות הרי היא נעשית במסגרת תאגידית שונה מהמבקשת (ר' סעיף 7 בהחלטה זו לעיל). ממכלול טעמים אלה איני סבור שהמבקשת ביססה לעצמה בפני מוניטין אשר היה בו להשליך באו לצמצם את היקף המוניטין שיש לייחס למתנגדות.

יש לבחון האם יש בסימן המבוקש כדי להביא להטעיית הציבור, כקבוע ברישום סעיף 6(11) לפקודה. יפים לעניין גם בית המשפט העליון בעניין אורלוגד:

"סימנו של מתנגד, אשר טוען כי הסימן המבוקש יש בו כדי להטעות או לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר, חייב להיות מוכר וידוע היטב לציבור בישראל, שאם לא כן אין חשש הטעיה ואין סכנה של תחרות בלתי הוגנת. כלל זה כשלעצמו נכון הוא, ואין עוררין עליו. אך באותה מידה מקובל עלינו כלל נוסף שנקבע באותה הלכה, שהשאלה המכרעת בסוגייה זאת היא תמיד, אם בפועל השם הוא מטעה או עלול להטעות את הציבור הנזקק לו או חלק ממנו מפאת הדמיון לסימנו הרשום של המתנגד ואבן הבוחן היא, אם אנשים מן הציבור בעלי תבונה רגילה, הפועלים בזהירות מקובלת, עלולים לטעות ולבלבל בין התוצרת של הצדדים".

ודוק, הסימן המבוקש דומה עד כדי והות לסימנים הלא רשומים בהם עושות המתנגדות שימוש. בנוסף על כך, וגם לשיטת המבקשת בעליל ישנו חשש להטעיה. במכתב התראה מיוס 1 אשר שלחה המבקשת למתנגדת 2, ציינה המבקשת כי לאור השימוש בו עושה המתנגדת 2 בסימן מתקיימת הטעיה בפועל של לקוחות לאור השימוש בסימנים הדומיס.

בהינתן קיים חשש להטעיה ומאחר שזו עלולה להיגרר בין סימנים לא רשומים בהם נעשה שימוש בפועל ובין בקשה לרישומו של סימן יש לתת משקל לשאלת תוס לבו של המבקש ומידת המוניטין שצברה המתנגדות, כאמור לעיל, לאור קיומו של מוניטין למבקש כפי שזה נדון להלן.

כידוע, על מבקש רישום של סימן מסחר לנהוג בתוס לב. תוס לב זה נבחן באופן אובייקטיבי ועל פי סטנדרטים ערכיים וראיונות של החברה, ולא בהתאם לאמונתו הסובייקטיבית של

המבקשת הגישה בקשתה לרישום הסימן המבוקש ביום 23.11.2010. למחרת היוס, ביקשה המבקשת לבחון את בקשתה זו על אתר תוך שהיא מצרפת לבקשתה זו תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה. בתצהיר לתמיכה בבקשה לבחינה על אתר, מציין המבקש כי "בסמוך לאחר שהגשתי את הבקשה, התברר לי כי באתר "1400000%" קיים דף לקוח תחת השם "פורטל הזכיינות של ישראל" המפנה לאתר בכתובת".

מסמיכות המונים לעיל, דומה כי אין ספק שביום הגשת הבקשה הייתה המבקשת מודעת לכל הפחות לקיומה של המתנגדת 2, בעלת אתר האינטרנט. חרף זאת, הגישה המבקשת את הסימן לרישום ואף ביקשה לזרז את בחינתו. לכך יש להוסיף באשר תמוה כיצד והאם המבקשת, הטוענת בתצהיר מטעמה כי הנה בעלת היכרות רבה עם חברות זכות, לא נתקלה עד סוף שנת 2010 עת הוגש הסימן המבוקש לרישום, באף פרסום מטעמיה של המתנגדת (ר' סעיף 5 לתצהיר המרכצי מטעם המבקשת), אשר כעולה מראיותיהן מהוות גוף מרכזי במדינת ישראל בתחום הזכיינות.

לאור האמור, בהינתן קיומו של מוניטין שנצבר למתנגדות בעוד שבפי המבקשת ראיות דלות להצטברות מוניטין רלבנטי, ובהינתן דמיון גבוה עד כדי והות בין הסימן המבוקש ובין הסימנים בהם נעשה שימוש על ידי המתנגדות, ולאור