סימן מסחר 234876 (מעוצב) ו-234877

ההחלטה:

בקשה למחיקה וביטול של סימני מסחר 60 (מעוצב) ו-234877

המבקשים: 1) מאזן אזחימאן 2) שפיק אזחימאן ע"י ב"כ: מיכאל שטיינר, עו"ד

בעלת הסימנים: 6) ההּחו[17 +0 5101705 הובהו-) ות 0 ) ע"י ב"כ: ד"ר ניל וילקוף, עו"ד; אביב פולק, עו"ד וד"ר אייל ברסלר, עו"ד

בפני בקשה למחיקת סימני מסחר רשומיס מס' 234876 (מעוצב) ו-234877 5'אז ג זאד 17" "60 (להלן: "סימני המסחר") מכוח הוראת סעיף 39 לפקודת סימני המסחר [נוסת חדש] תשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה") וכן, בקשה לביטול סימני המסחר בשל אי-שימוש בו המוגשת בהתאם לסעיף 41 לפקודה. כאמור, סימן מסחר 234876 הינו סימן מעוצב, אשר נראה כך:

הבקשות לרישום סימני המסחר הוגשו ביוס 6.1.2011 על ידי מוחמד מוסא ח'אלד זחימאן (להלן: "מוחמד") ולאחר הליך בחינה, נמצאו כשיריס לרישום. ביוס 2.5.2012 נרשמו סימני המסחר עבור "קפה ותבלינים הקשורים לקפה ; הנכללים כולס בסוג 30".

ביוס 27.2.2014 הועברה הבעלות בסימני המסחר הרשומיס לחברת (להלן: "בעלת הסימנים"). בעלת הסימניס הינה חברה פלסטינאית שמקוס מושבה הוא רמאללה, החברה נמצאת בבעלותו של מוחמד ושני בניו קאסס אזחימאן ונאסר אזחימאן.

ביוס 5.3.2014 הוגשה הבקשה למחיקה ולביטול סימני המסחר הרשומים על ידי מאזן אוחימאן ושפיק אזחימאן (להלן: "המבקשים"). מבקשי המחיקה והביטול הינם שני אחים אשר מנהלים ומפעילים בית עסק לשיווק וממכר קפה ותבלינים תחת השם 5'אזג זז "00 הממוקס ברחוב בית הבד 6 בירושלים, והינס בני דודו של מוחמד.

ביוס 6.7.2014 הגישה בעלת הסימניס את תגובתה לבקשה, ביוס 13.12.2015 הגישו המבקשיס את תשובתם לתגובה.

הרקע להליך

מוחמד, שלושת אחיו והמבקשים, היינו בני דודיהס, היו מעורביס בעסק משפחתי של מכירת קפה שנוסד על ידי אבותיהס מוסא (אביו של מוחמד ואחיו) ומחמוד (אביהס של המבקשים). בשנות השמונים, לשותפים היו שלושה בתי עסק: ברחוב בית הבד בירושלים כאמור, ברמאללה ובאבו דיס.

בשנת 1994 נתגלעה מחלוקת בין מוחמד לבין אחיו והמבקשים. עקב כך, קיבל מוחמד את הבעלות הבלעדית על החנות ברמאללה. בין שלושת אחיו של מוחמד לבין המבקשים נותר שיתוף פעולה עסקי הן בחנות ברחוב הבד והחנות באבו דיס, והן בחנות נוספת שנפתחה ברמאללה.

בשנת 2000, הקימו המבקשיס ושלושת אחיו של מוחמד, חנות נוספת ברחוב צאלח א-דין 19 בירושלים. בשנת 2008 חדלו אלו משיתוף הפעולה העסקי ביניהס. כפועל יוצא, מפעילים כיוס המבקשים חנות קפה אחת בלבד ברחוב בית הבד בירושלים.

עיקר טענות וראיות המבקשים

ראיות המבקשיס כללו את תצהיריהס של מר מאזן אזחימאן ומר ריאד גאזי חלאק, בעל בית קפה הנמצא בקרבת בית העסק אשר בבעלות המבקשים ברחוב בית הבד בירושלים, ואשר רוכש קפה גולמי ממנו.

הראיות בתשובה מטעס בעלת הסימניס כללו את תצהירו של מר נאסר מוחמד מוסא אזחימאן, שותף ומורשה חתימה אצל בעלת הסימנים.

ביוס 28.9.2016 התקיים דיון בפני וכן נערכו חקירותיהס הנגדיות של העדיס מר מאזן אזחימאן (להלן: "מאזן"), מר ריאד גאזי חלאק ומר נאסר מוחמד אזחימאן (להלן: "נאסר").

כאמור, המבקשיס טועניס כי הס משתמשים בסימן בו מופיעה דמות הנושאת מגש עס פינג'אן וכוס קפה ובצידה כתוביות באנגלית ובערבית "00755 5'א1211/]8" לסימון מוצרי הקפה שלהם, מאז שנת (1980, סימניס אשר זהים לסימני המסחר הרשומיס הנדוניס בהליך זה. לטענתם, סימניס אלו רכשו מוניטין רב בקרב אוכלוסיית ירושליס המזרחית וסביבתה.

המבקשים טוענים כי הוגי הסימניס ומעצביהס היו אביהס ודודס בשנות ה-50 של המאה הקודמת, וכי הס (המבקשים) ירשו כדין את הזכות לעשות בו שימוש מאביהם, מחמוד אזחימאן.

המבקשים טועניס כי סימני המסחר משולליס אופי מבחין כנדרש בסעיף 8 לפקודה, שכן לטענתם לא קיים כל בידול בין הסימניס הרשומים לבין הסימן שבו עושיס הס שימוש.

בנוסף, המבקשים טועניס כי הבקשות לרישום סימני המסחר הרשומיסם הוגשו בחוסר תוס לב מטעמיס הגנתייס בלבד, וכי מטרתן הייתה לפגוע בזכותס הקניינית של המבקשיס בסימניהס. עוד לטענתסם, בעת הגשת הבקשות לרישום סימני המסחר, היה מוחמד (אשר הגיש את הבקשות) מודע היטב לשימוש שנעשה על ידי המבקשים בסימנים, ולמרות ואת בחר בחוסר תוס לב להסתיר עובדה ו מרשס סימני המסחר. בנוסף, המבקשים טועניס כי העברת הבעלות כאמור בסימניס הרשומיס ממוחמד לבעלת הסימניס נעשתה בחוסר תוס לב.

עוד טועניס המבקשים כי סימניהס הינס מוכריס היטב ומזוהיס עמס וכי הותרת הסימניס הרשומיס על כנס עלולה לגרוס לתחרות בלתי הוגנת ולהטעיית הציבור בניגוד להוראות סעיפים 6(11) ו-13(11) לפקודה. לטענתם, ציבור לקוחותיהס הס תושבי מזרח ירושלים, אשר מזהיס את מוצריהס באמצעות הסימניס הללו המוטבעיס על מוצריהס.

בנוסף המבקשים טועניס כי לאחר שחדל שיתוף הפעולה העסקי כאמור בשנת 1994 ובמסגרת הסדרי ירושה, נערך הסכס בין מוחמד לבין המבקשים ויתר בני משפחתם, לפיו הס סוותריס על כל זכות שיש להס בחנות הממוקמת ברמאללה. לטענת המבקשים, על פי אותו הסכס ויתרו הס על זכויותיהס בחנות זו בלבד, וכי מוחמד ויתר על וכויותיו בשאר החנויות.

המבקשיס טועניס כי עדותו של נאסר הינה עדות מפי השמועה, אשר אינה מהווה ראיה קבילה לנסיבות עריכת ההסכם, שכן לא נכח במועד החתימה עליו, בשונה מאביו מוחמד.

בנוסף, המבקשים טועניס כי לבעלת הסימניס לא הייתה כוונה לעשות שימוש בסימניס בתוס לב ושלמעשה לא עשתה שימוש בו בתוס לב כהוראת סעיף 41 לפקודה. לטענתם, בעלת הסימנים אינה נוהגת לעשות עסקיס בישראל, וכי היא השתתפה בהטלת חרם על כל תוצרת ישראלית. לטענתם, סניפי בעלת הסימנים ממוקמים כולס בשטחי הרשות הפלסטינית ולא קיימיס בבעלותה סניפיס באזור ירושלים כנטען.

המבקשים טועניס כי כל הפרסומיס והשידוריס שבהס משתמשת בעלת הסימנים לשיווק מוצריה מכווניס לקהל הפלסטינאי וכלל אינס מיועדיםס לציבור הישראלי.

לחלופין, עותריס המבקשים לרישום סימן המסחר אשר הוגש כבקשה מס' 263714 על שמם, וזאת לצד הסימניס הרשומיס שמחיקתם וביטולס נתבקש, באס תדחה בקשתס למחיקה ולביטול סימני המסחר הרשומיס.

עיקר טענות וראיות בעלת הסימנים

מטעס בעלת הסימנים נטען כי אינה מתכחשת לקיומו של קשר משפחתי בין הצדדיס להליך זה. יחד עס זאת, נטען כי לא עלה בידי המבקשיס להוכיח טענתס לפיה רכשו הס זכות בלעדית לשימוש בסימנים בישראל.

בעלת הסימנים מדגישה כי ביוס 2.7.1998 הוגש לרישום על ידי מוחמד, סימן מסחר הדומה לסימנים הרשומים, וביוס 5.12.1999 אף נרשם על שמו כסימן מסחר 120722. לגישתה, מעולס לא הוסדרו הזכויות בסימני המסחר נשוא ההליך, ודאי שלא טרס רישום סימן מסחר 2 על שם מוחמד בשנת 1999.

בעלת הסימניס טוענת, כי המבקשיס ושלושת אחיו של מוחמד, הגישו ביוס 14.7.2003 בקשה לרישום סימן מסחר (מס' 165652) הדומה במתכונתו לסימניס הרשומים. בקשה זו סורבה על ידי מחלקת סימני המסחר עקב הדמיון בין הסימן המבוקש לבין סימן מסחר מס' 120722 שהיה כבר רשום על שס מוחמד. עוד לטענתה, בקשה זו נזנחה על ידי המבקשים, אשר אף לא פעלו באותה עת לביטול סימן מס' 120722 הרשום על שס מוחמד. מכאן לטענתם יש ללמוד על חוסר העניין ברישום סימן על שס המבקשים. בנוסף ולטענתה, אף הבקשה למחיקה ולביטול סימני המסחר נשוא ההליך, הוגשה בשיהוי ניכר.

בעלת הסימניס צירפה כראיה מסמך אשר כותרתו "הודאה בתצהיר" (המנוסח בערבית), הנושא תאריך 3.10.1994. לטענתה, במסגרת מסמך זה, ויתרו המבקשים על וכויותיהסם בסימני המסחר בחנות ברמאללה לטובתו של מוחמד. לגישתה, מסמך זה אינו מתייחס כלל וכלל לזכויות בחנות הממוקמת במזרח ירושלים, או לחלוקה כלשהי של הזכויות בשימוש בסימן. יתרה מכך, בעלת הסימניס טוענת כי מאזן היה שותף לפתיחת שתי חנויות נוספות ברמאללה. לטענתה, בעשותו כך, מתחזקת המסקנה כי ההסכם התייחס אך ורק לזכויות בחנות אחת ברמאללה כאמור לעיל.

בעלת הסימניס טוענת כי משקיעה היא משאבים רביס בפרסוס ושיווק מוצריה הנושאיס את הסימניס בישראל. לטענתה, מאמצי הפרסוס כולליס פרסומות באמצעות תחנות רדיו אשר להס אזורי כיסוי אף בישראל, עיתונות כתובה המופצת ונקראת בישראל, ערוצי טלוויזיה הנקלטים בישראל, שלטי חוצות וכד'. עוד נטען כי בעלת הסימניס הקימה חברה ישראלית, "חברת מוחמד אזחימאן ושות' בע"מ', אשר משווקת את מוצריה ברחבי ישראל. עוד נטען כי לאור ההצלחה של מוצריה, למד הצרכן הישראלי לזהות את מוצריה ולוּהותס עמה ועס מוצריה.

7. לגישת בעלת הסימנים, טענת המבקשיס לחוסר תוס לב ברישום הסימניס דינה להידחות. ראשית, הטענה כי בעלת הסימן השתתפה בחרס על מוצריס ישראליים אינה נכונה ואף מהווה הרחבת חזית שכן נטענה לראשונה בסיכומי המבקשים. בנוסף, נטען כי על מבקש סימן מסחר לא מוטלת חובת דיווח לרשום סימני המסחר באשר למתחריס העושים שימוש בסימני מסחר דומים.

8. בעניין הבקשה לביטול הסימניס מחמת העדר שימוש, טוענת בעלת הסימנים כי המועד הרלוונטי לבחינת השימוש בסימן הוא שלוש שניס עובר למועד הגשת הבקשה לביטול הסימן. מאחר שלא עברה תקופה זו, דין הבקשה הוא סילוק על הסף.

דיון והכרעה

מחיקת סימני המסחר הרשומים

9. כאמור, בפני הליך למחיקת סימני המסחר מכוח סעיפים 38(א) ו-39 לפקודה. סעיף 38(א) לפקודה קובע כדלקמו:

"בכפוף להוראות פקודה זו, מי שנפגע על ידי שתרשומת פלונית לא נרשמה בפנקס או נשמטה ממנו, או נרשמה בו בלי סיבה מספקת, או נשארה בו שלא כדין, או חלו בה טעות או פגם, רשאי להגיש לרשם בקשת תיקון, בדרך שנקבעה."

0. אין מחלוקת כי המבקשים, בהיותס מתחרים של בעלת הסימנים, עוניס להגדרת אדס שנפגע (לשון סעיף 38(א) לפקודה). על כן, רשאיס הס להגיש בקשה זו למחיקת הסימניס הרשומים על שם בעלת הסימנים (לפרשנות המונח ככוללת מתחרה עסקי של בעל סימן מבוקש לרישום הסימן ראו ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, פ"ד סאן3)).

1. סעיף 39 לפקודה קובע הוראות בעניין אופו הגשת בקשה למחיקת סימני מסחר רשומים וזו לשונו:

"(א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שוישום הסימן יוצר התחוות בלתי הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף28.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת... "

2. הבקשה למחיקת הסימניס ולביטולס הוגשה במסגרת חמש השנים ממועד רישומם ומכאן כי יש לדון בה לגופו של טענות.

3. אציין כי עניין לנו בזזכות קניינית של בעלת הסימן שאין לכרסס בה בנקל. בפסיקה נקבע לא אחת כי נטל השכנוע להצביע על העדר תוקף רישום סימן מסחר כלשהו, מוטל על כתפי העותר למחיקתו מן המרשם, שכן עצס רישום הסימן מהווה ראיה לתקפותו. עמד על כך בית המשפט העליון בבג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל -ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1) 309 (להלןו: "עניין קליל"):

"הנטל להראות, שסימן הינו כשר לרישום, הוא על מבקש הרישום, אך הנטל להראות, כי סימן שנרשם אינו כשר לרישום, הוא על מבקש מחיקתו. רישומו של הסימן משמש ראיה לכאורה לתקפותו (ראה סעיף 64 של הפקודה), ולכן על המבקש לטעון אחרת נטל השכנוע. על טענה זו של ד"ר חשין אין חולק. אך כבכל עניין, שבו מוטל נטל השכנוע על צד זה או אחר, נטל הבאת הראיות עשוי לעבור מצד אחד למשנהו. אם הצד שעליו נטל השכנוע הביא ראיה לכאורה, שהרישום נעשה שלא כדין, כי אז עובר הנטל למשנהו, בענייננו לבעל הסימן, לסתרה. אכן, ספק אם יישאר לאו מכלול הראיות, יפעל לטובת בעל הסימן" (עמ' 318 לפסק הדין)

הדמיון בין הסימנים הרשומים לבין סימן המבקשים

4. לצורך הכרעה בסוגית החשש לדמיון המטעה יש להחיל את המבחן הידוע בכינויו "המבחן המשולש". מבחן זה מורכב ממספר מבתני עזר ואלו הס: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות, ערוצי השיווק וחוג הלקוחות, מבחן יתר נסיבות העניין, ומבחן השכל הישר (רע"א 2 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, נו(2) 438, 453-451 (2003); ע"א 210/65 בנק אגוד לישראל בע"מ נ' בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד יט(2) 673 (1965); ע"א 715/68 פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד כג(2) 3 (1969).

בעניינו, כלל אין מחלוקת בין הצדדים כי קייס דמיון רב עד זהות בין הסימניס הרשומים לבין הסימן המשמש את המבקשים. הן הסימנים הרשומים והן סימן המבקשים כוללים דמות הנושאת מגש עס פינג'אן וכוס קפה ובצידה כתוביות באנגלית ובערבית 5'א3]אז?ץז"

7 בנוסף, אין מחלוקת כי סימני המסחר בהס עושים הצדדיםס שימוש, נועדו לשמשס לאותו סוג טובין דהיינו מוצרי קפה ולאותו ציבור לקוחות.

אולס לא די בכך. ואת משוס שעל המבקשיס להוכיח כי סימני המסחר הרשומיס על שס בעלת הסימניס משוללי תוקף בהתבסס על אחת או יותר מעילות אי הכשירות לרישום, המנויות בפקודה. אלו ידונו עתה להלן.

האם סימן המבקשים הינו מוכר היטב?

בפי המבקשיס הטענה כי סימנס מוכר היטב כמשמעות הדבר בדין, ומשכך, יש למחוק את הסימנים הרשומיס בהתבסס על סעיף 13(11) לפקודה שעניינו הוהות או הדמיון המטעה שקייס בין סימן מסחר (מבוקש או רשום) לבין סימן מוכר היטב בלתי רשום. על פי לשון הסעיף, יחשב בלתי כשיר לרישום:

"סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר".

סעיף 1 לפקודה מגדיר סימן מוכר חיטב, כדלקמן:

"סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר בסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השהפרסום שנקט המבקש (ראו סעיף 1 לפקודה דלעיל). קשר זה נעדר בענייננו.

5. הנה כי כן, אין בראיות המבקשים כדי להצביע על כך כי המדובר בסימן שזכה להכרה והוקרה בתודעתם תושבי מזרח ירושלים. לפיכך, אני קובעת כי סימן המבקשים אינו מוכר היטב בהתאם לסעיף 1 לפקודה. משכך אף אין מקום לדון בטענות המבקשים המתבססות על סעיף 1) לפקודה.

תחרות בלתי הוגנת במסחר וחשש להטעיית הציבור

6. טענת המבקשים לתחרות בלתי הוגנת והטעיית הציבור נסמכת בין היתר על סעיפים 6(11) ו- 2 לפקודה. סעיף 6(11) לפקודה קובע כי אין להתיר רישום סימן מסחר:

"שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר".

7. סעיף 12 לפקודה קובע כי:

"הרשם רשאי לסרב לבקשת רישומו של סימן מסחר הזהה עם שמו של אדם אחר או של עסקו או הדומה לאותו שם, לרבות שם עסקו, או המכיל שם זהה או דומה כאמור, אם יש בסימן כדי

להטעות את הציבור או לגרום התחרות בלתי הוגנת. "

8. כותב המלומד ע. פרידמן, בספרו "סימני מסחר, דין, פסיקה ומשפט משווה" מהדורה שנייה, 2005 בהוצאת פרלשטיין - גינוסר לעניין אופי סעיף 6(11) לפקודה:

"הוראת הסעיף מתייחסת לסימנים שאינם רשומים ולמעשה מכניסה אל תוך קבוצת האיסורים את עוולת "גניבת עין" אשר יסודותיה הנם הוכחת מוניטין כתנאי סף מקדמי ומהותי ורק לאחר מכן בחינת קיומה של סכנת ההטעיה, בהתאם להיקף ההגנה הנובע מהאופי המבחין המולד של הסימן המקורי".

9. לעניין זה ראו גם: א. ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", תשל"ג - 1973 בעמ' 31.

0. בהחלטתו בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 127648 "3" (מעוצב) גוטקס מודלס

בע"מ נ' =1את, סעיף 18 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 4.1.2005) התייחס כב' הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) ישראל אקסלרד לרכיב המשותף שבעילות העדר כשירות סימני מסחר המנויות בין היתר בסעיפים 6(11) ו- 12, והוא הוכחת המוניטין בסימן קיים מכוחו מוגשת ההתנגדות לרישום סימן מבוקש. בנוסף ראו החלטתו בבקשה למחיקת סימני מסחר

מס' 136631, 136632 "211511" המשביר מחסני אופנה בע"מ נ' פוש ליין בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 31.10.2004) בפסקה 7:

"המשותף לעילות פסלות אלה (בין היתר סעיפים 6(11) ו- 12 לפקודה י.ש.כ) הוא כי המבוססות בדרך כלל על כך שלגורם אחר, שאינו בעל הסימן, קיימים מוניטין בסימן או בסימן דומה, עובדה העלולה להוביל להטעיית ציבור הלקוחות הרלוונטי ואולי גם לתחרות בלתי הוגנת במסחר... והדבר ברור: מקום שהטענה בדבר קיומה של סכנה להטעיית הציבור או לתחרות בלתי הוגנת מבוססת על קיומם של מוניטין בסימן בבעלות הטוען, הרי בהיעדר מוניטין - לא קיימת סכנת הטעייה. "

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

1. הנה כי כן, על מנת להוכיח כי מתקיימת עילת העדר כשירות לרישום לפי סעיפים 6(11) או 12, יש להוכיח קיומו של מוניטין בסימן. במילים אחרות, על המבקשים היה להוכיח כי הסימן נשוא ההליך מזוהים עם ולא רק בעלות הסימן בקרב ציבור הצרכנים הרלוונטי.

2. כאמור לעיל, מסקנתי היא כי הסימן נשוא ההליך אינו מוכר היטב עם המבקשים. ואת כיון שלא הוכחו התנאים הקבועים בסעיף 1 לפקודה ובפסיקה. לאור דלות ראיות המבקשים, אף לא השתכנעתי כי עלה בידיים להצביע על קיומו של מוניטין כלשהו בסימן נשוא ההליך. משום שלא עלה בידי המבקשים להוכיח קיומו לם המוניטין בסימן נשוא ההליך, אין אלא לקבוע כי לא מתקיים התנאי המקדמי לאורו ניתן להמשיך ולבחון אם יש בהותרת הסימן הרשום על ידי בעלת הסימן משום תחרות בלתי הוגנת במסחר ביחס למבקשים או הטעיית הציבור כדרישת סעיפים 6(11) ו-12 לפקודה.

סימני המסחר ככוללים שם משפחה

3. בנוסף, המבקשים טוענים כי סימני המסחר הרשומים אינם כשירים לרישום שכן נעשה במסגרתם שימוש בשם משפחתם. טענה או מסתמכת לכאורה על סעיף 11(11) לפקודה הקובע כי לא יהא כשיר לרישום:

"סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או9;"

4. סימן מסחר רשום מס' 234876 הינו סימן מסחר מעוצב כאמור לעיל. לאור לשון סעיף 11(11), סימן המוצג "בדרך מיוחדת" מהווה חריג לסימני מסחר המורכבים משם משפחה. כך גם

לגבי סימן מסחר רשום מס' 234877 "0075 5'א]/1211". מקובל עלי העיקרון לפיו הוספת רכיב כלשהו לסימן מסחר, שמטרתה להוסיף הבהרה לסימן שהוא משפחה, תמנע בדרך כלל הטעייה (ראו ע1608718/ 85וחסר[1 .7. בספרו ג 113061185 תס עוזיזג 66

(.60 ''4) מ10ז61ק וה 60 והות ,813:11 בעמ' 13-29)(להלן: "מקארתי")):

506 10 )וסנת 10 60ע601ע ת01)6 15 ע₪56 עסנתטן 6תיד" ]1518 ...6וחבּת 115[ 01 5386 שח51ט)ח60 1ח656י ₪15 6161

65 01 1001101631105 010101601

10

6 01 1600018 ]0 6010 יס 5126 ,51716 1[16 חן 6386 ב (2) .36 [8 6150

".ז1)0הווז שחוץ]1זה[6 5016 01 6[₪510ת1 6וזד (3)

5פ. לעניין וּה, ראו הערת שוליס 8 בעמ' 13-29 לספרו של מקארתי, בהס מצוטטת פסיקה שניתנה בארה"ב לפיה הוספת תיאור הסחורה הנמכרת לשם משפחתו של מבקש סימן המסחר, עשויה להיחשב כהצגתו "בדרך מיוחדת" כאמור ולזכותו בכשירות לרישום:

4 371 11055 340 שחוו1] .יט .600 קוכ) סוסוסק ומותז" 1זוווף6ז)| (1960) 476 .0.5.0 124 335 26.ת.את 1 100606ח6ז1]]6 ץ[ז 6]60‏ 50 26 6תזסת- 000]55ת06]6 .106 ,62108105 110000705 ;(0160חזוחו]0 15 חסזוק0660 3 26.ז.\ 52 ,291 .מחז] 236 ,.קזסי) 101165 05יזםקוסו1 זו ] 10 001ת06]6 60וס6ז) (1952) 107 .0.ע.5.ש 93 6וחזסת 6הז ז6)] " אזס? שוסצ1 ][0ס" =6יזסקר 186 ץ!זה6מוחזסיוט 6 ;1018508 .ץ .106 ,ה50 :6 הספההס1. .6 .5 ;(" 05זסקוס1ז" ]0 (1940 -זוכ) 20) 82 .0.ק.5.ש 48 427 7.20 חו ]ק66א6 ה0ספ5חה0[. סוחס 5ו[ פחזפגוה חזסז] 60חזס[חס סז הזעו 5ש סל וח " 01006" טיזסע 6וזז וזו הסנזס הז 60 2) 666₪וו00ז2 | הס8חה0[ 6הז על 1006" :הסחהחם|קאס = 8ו001ו16ק605 0חם 6ףזם! ע]!סווף6 6קש חז ",-צ.א ‏ סום]]וום 0 ,חז[%ח0) .ץש 2100]6!0 ;(חסוחוקס חז הזזס] 561 הסוזסחוו[חז ]0 156 0001051 חסזו6הוו[חו) (1944 605 .קוו5) 906 5.20.צ.א .05 ה0ס1 ;(" 1701165" הזעו הסזו6הוו[חס6 חז .211 .0 52 ,488 20.שז.א 1 ,150 .הו 300 ,מססז שי שחז מז ץ|מס 60שוס!!ם .05תמ 100% ]0 0056 (1942) 264 יזס " וזו היד" סש סז וו הס ןח 60

(הדגשה אינה במקור י.ש.כ.) " ;(" שחז'זסו5!סו[טוז"

6.. הוספת המילה 000785 לצידה של המילה 5'א/]/12.111 מתארת באופן ברור את טיב הסחורה שהסימן מסמנים, דהיינו, מוצרי קפה. ניתן גס לראות מהסימן המעוצב כי בעלת

הסימן משתמשת במילה 0002705 באותיות גדולות ובגודל גופן זהה למילה

פא ]/11/. כל אלה יש בהס להציג את סימן המסחר "בדרך מיוחדת", באופן אשר ימנע

את המסקנה כי אינו כשיר לרישום בשל העובדה כי מכיל הוא שם משפחה כאמור בסעיף 1) לעיל.

בהקשר זה יובהר היטב כי הותרת רישום סימני המסחר על כנס אינה פוגעת בזכותם של המבקשים לעשות שימוש בשם 55 6071 5'א ג 1₪ח2!, ובלבד שהמדובר בשימוש אמיתי. זאת לאור הוראת סעיף 47 לפקודה הקובעת כדלקמן:

"רישום לפי פקודה זו לא ימנע אדם מהשתמש שימוש אמיתי בשמו או בשם עסקו, או בשמו הנאוגדפי של מקום עסקו, שלו או של קודמיו בעסק, או מהשתמש בהגדר אמיתי של מהותם או איכותם

של טובין שלו."

לאור כלל האמור לעיל, נדחית טענת המבקשים לאי-כשירות סימני המסחר הרשומים בהתאם לסעיף 11(11) לפקודה.

טענת המבקשים לפיה נרשמו הסימנים בחוסר תום לב

.9

.0

.1

.2

כלפי בעלת הסימן הועלתה טענה בדבר חוסר תום לב בעת רישום הסימן בהתאם לסעיף 9(1) לפקודה. כאמור, בהתאם לעניין קל נטל ההוכחה באשר הטענה לפיה הסימנים נרשמו בחוסר תום לב מוטל על כתפי המבקשים. רף ההוכחה במקרה זה הינו גבוה יחסית, שכן המדובר בטענה אשר בבסיסה נעוצה התנהלות בלתי תקינה של בעל סימן מול רשם סימני המסחר (ראו למשל: החלטה בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 238007,

3 11101105 [ה1'ז16ח1 01 10511006 נ' לשכת המבקרים הפנימיים - ישראל (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 30.11.2015)),

המבקשים טוענים כי על פי ארבעת המסמכים המשפטיים שנחתמו בחודש אוקטובר של שנת 4 חילקו הצדדים את תחומי הפעילות העסקית ביניהם. מסמכים אלו הוגשו בהליך במסגרת ראיות הצדדים והנוגעים לכאורה לחלוקת הזכויות ביניהם. כך שהמבקשים קיבלו את הבעלות הבלעדית להפעיל את החנות בירושלים, ומוחמד קיבל בלעדיות להפעיל את החנות ברמאללה.

הצדדים חלוקים ביניהם באשר לאופן פרשנות המסמכים המשפטיים הנ"ל. בעלת הסימן טוענת כי מסמכים אלה נוגעים אך ורק לזכויות בחנות ברמאללה, ואינם כוללים מעבר לכך שום התייחסות לשאר החנויות או לאופן חלוקת הפעילות העסקית בין הצדדים.

מעיון מעמיק במסמכים המשפטיים הנ"ל ולאחר שמיעת עדות המצהירים אשר נחקרו בחקירה נגדית בפני, עולה בבירור כי לא עלה בידי המבקשים לעמוד בנטל הוכחה לפתח ולהוכיח כי המסמכים הללו מצביעים על חלוקה מסוימת של זכויות הבעלות בסימני המסחר

נשוא ההליך. המסמכים אינם כוללים כל תייחסות לחנויות האחרות, ואינם מזכירים כלל, חלוקה גאוגרפית מסוימת אף לא אזכור לפעילות העסק בירושלים.

בנוסף, מאזן הודה בחקירתו הנגדית כי היה שותף לפתיחת חנות נוספת ברמאללה שנפתחה לאחר שנת 1994 (עמ' 13 לפרוטוקול הדיון מיועד 28.9.2016). המבקשים טוענים כי חנות חדשה זו נפתחה תחת סימן אחר השונה כלל ועיקר מן הסימן שבמחלוקת ולכן ההסכם שנחתם בין הצדדים אינו חל על חנות זו. בהתנהלותם זו של המבקשים יש לדעתי בחיזוק למסקנתי לפיה ההסכמים הנ"ל נחתמו ביחס לחנות המקורית ברמאללה בלבד.

מאחר שלשון ההסכמים ברורה לטעמי ואינה מעידה על כוונת הצדדים לחלק את הפעילות של העסק מעבר לחנות הספציפית ברמאללה, מתייתר הדיון בטענת המבקשים לפיה עדותו של נאסר חינה מפי השמועה מחמת שלא נכח במועד חתימתם ולכן אין בידו לפרשס.

המבקשים טוענים עוד כי על מוחמד (מבקש סימן המסחר במקור) מוטלת הייתה החובה לדווח לרשם סימני המסחר על השימוש שנעשה בסימן מטעמי המבקשים, ביחס לחנות הממוקמת ברח' בית הבד בירושלים. מנגד, טוענת בעלת הסימן כי אין הדין מטיל עליה כל חובה לפרט באשר לכלל מתחריה בשוק העושים שימוש בסימניס דומים או זהים. עוד מתייחסת בעלת הסימן לכך שכבר נרשם על שמה בעבר סימן מסחר (מס' 120722) הדומה עד מאד לסימניס הרשומים על שמה כיוסם, והמבקשים בחרו גס או שלא להתנגד לרישומו או להגיש בקשה למחיקתו.

ככלל, לא מוטלת על מבקש רישומו של סימן מסחר החובה ליידע את רשם סימני המסחר באשר לשימוש מתחריס בסימן המסחר (בקשה לביטול ולמחיקת סימן מסחר מס' 69909 "במבינו" (מעוצב) (פורסם באתר רשות הפטנטים, 29.3.2004));

"קיומם של משתמשים נוספים בסימן המבוקש לרישום הינו מצב שכיח מאוד. לעיתים, עצם השימוש על ידי אחרים הוא שמדרבן את בעל הסימן להגיש בקשה לרישום סימנו, על מנת לעגן את זכויותיו ולאפשר לעצמו, לכשירשם הסימן, לנקוט בהליכים נגד אלה אשר מפרים את זכויותיו בסימן. [...] הטלת חובה למסור לרשם, בשלב הגשת הבקשה לרישום, מידע בדבר משתמשים אחרים תהיה חסרת משמעות, שכן הרשם או בוחן סימני המסחר חסוים הם באותו השלב את הכלים הנדרשים כדי לבחון את משמעותו של אותו השימוש וכדי להשוות את זכותם של המשתמשים השונים, כולל המבקש, בסימן המבוקש." (פס' 39 להחלטה).

בהקשר זה יש לאבחן את חובת מבקש רישום סימן המסחר, ליידע את בוחן סימני המסחר (במידה ומידע זה הינו בידי המבקש) בדבר קיומה של בקשה לרישום סימן מסחר דומה או זהה. ראו: החלטה בעניין בקשות מתחרות מס' 118643 ו-120406; בקשה לביטול סימן 4 ("פישר-1501118ע") (במתכונות שונות) חביב רבני נ' ‏ [ט13111650[0\ 150107 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 25.2.2004) (בפסקה 8 להחלטה) (להלן: "עניין פישר").

למען דיון בטענות הצדדים להלן פירוט הבקשות אשר הוגשו מטעמם הצדדים בציון המועדים הרלוונטיים: כאמור לעיל, ביוס 5.12.1999 נרשום על שם מוחמד סימן מסחר מס' 120722 אשר נראה כך:

ביוס 14.7.2003 הגישו המבקשים ושלושת אחיו של מוחמד בקשה לרישום סימן מסחר מס' 2 אשר נראה כך:

בקשה זו נונחה ביוס 31.10.2004 ככל הנראה עקב השגה שהעלתה מחלקת סימני מסחר בעטיו של חשש לדמיון מטעה בין הסימן המבוקש לבין סימן מסחר רשום מס' 112.2010)).

8. יחד עס ואת, כאמור לעיל, על פי לשון הפקודה ניתן להגיש בקשה לביטול סימן מסחר עקב אי שימוש, רק לאחר חלוף שלוש שנתיים מיום רישומו. בעניין זה ראו: החלטת רשם סימני המסחר (כתוארו אז) ד"ר מאיר נועס בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 138834 מיגדור בע"מ נ' בוריס גייל ואולג קולדובלסקי (פורסמה בנבו, 16.5.2005);

"הזכות המוקנית לאדם עם קבלת סימן המסחר מותנית בשימוש שיעשה בו. לפיכך, סימן מסחר שלא נעשה בו שימוש בסוג המוצרים בהם נרשם הסימן בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול, יבוטל, אלא במקרים חריגים בהם יוכח כי העדר השימוש נבע מנסיבות מיוחדות. לשון החוק קובע, כי המועד הקובע לעניין שלוש השנים, הוא מועד הגשת הבקשה לביטול, ולא מועד מאוחר מכן, ולכן ככלל, עילה זו, אינה יכולה שתעלה טרם חלפו שלוש שנים מיום רישום הסימן. " (פס' 57 להחלטה)

9. בענייננו, סימני המסחר נרשמו בפנקס סימני המסחר ביום 2.5.2012, והבקשה לביטול הוגשה ביום 5.3.2014. כלומר, במועד הגשת הבקשה לביטול הסימנים הרשומים, לא ניתן היה לבחון את שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול, שכן הבקשה הוגשה כשנה וחצי לאחר רישומו.

0. לפיכך, הריני להורות על סילוקה על הסף של הבקשה לביטול הסימן הרשום מחמת העדר שימוש בהתאם לסעיף 41 לפקודה. אציין, כי אין בקביעתי כאמור לחוסר מהמבקשים להגיש בקשה לביטול הסימניס עקב אי-שימוש בהם, כל עוד זו תוגש לפחות שלוש שנים מיום רישומו. משכך, מתייתר הדיון בטענות המבקשים לפיה לבעלת הסימנים אין ולא הייתה כוונה לשווק מוצריה בישראל.

סוף דבר

1. לאור האמור לעיל, ולאחר שנמחקה הבקשה לביטול הסימניס הרשומים, הריני קובעת כי המבקשים לא עמדו בנטל ההוכחה המוטל עליהם, להראות כי דין סימני המסחר הרשומים להימחק מהמרשם. הריני דוחה אכן את הבקשה למחיקת סימני המסחר הרשומים מס' 6 ו-234877.

2. איני מוצאת מקום לדון בבקשת המבקשים לרישום הסימן שנתבקש על ידם, לצד הסימנים הרשומים שמחיקתם וביטולם נתבקשים במסגרת ההליך דנן. ראשית, נעדרת התייחסות בעלת הסימנים לבקשה זו. בנוסף, הליך וה אינו עוסק כלל בבקשה החדשה שהגישו המבקשים לרישום סימנס ולפיכך אין ואת מן הראוי שהחלטה בהליך תעסוק בעניין וּה.

3. מכוח סמכותי לפי סעיף 69 לפקודה לפסוק הוצאות סבירות בקשר עם ניהול ההליך שהתקיים בפני, ולאור כלל השיקולים הקבוע בדין לפסיקת הוצאותיו של בעל דין, הריני קובעת כי המבקשים יישאו בכלל הוצאות בעלות הסימנים בסך 8,000 ₪. סכום זה ישולס תוך יום ממועד מתן ההחלטה, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

יערה שושני כספי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושליס ביום י"1 שבט תשע"ז 4 פברואר 2017

סימוכין: 690 5