סימן מסחר 238007 ו - 249443

ההחלטה:

בקשות מתחרות לרישום סיימני מסחר

המבקשת 1: ע"י ב"כ משרד עו"ד גלוזמן ושות'

המבקשת 2: לשכת המבקרים הפנימיים - ישראל ע"י ב"כ משרד עו"ד גדעון פישר ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשות לרישום סימני מסחר מס' 238007 ו- 249443 בגינן נפתח הליך תחרות לפי סעיף 9 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").

בקשה לרישום סימן מסחר מס' 238007 "אס דזספטג .זה אאתדאז פמועודא6" (מילולי) (להלן: "סימן מבוקש מס' 238007") הוגשה כסימן שירות על ידי גרת החלטה בבקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 198634, 198635 ו - 197103 (אנטיפוד השקעות בע"מ נ' יקבי ירושלים אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים 28.4.2011), שס דן כב' סגן רשם סימני

המסחר (כתארו אז) נח שלו שלומוביצ' בנושא כשירות סימני המסחר "ץזסתנשו 167159161" במסגרת הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה, לאור היותו ציון גיאוגרפי שהינו תיאורי.

במקרה שבפני טענו המבקשות בנושא כשירות הסימנים המתחרים לרישום. במסגרת זו, הועלו על ידי הצדדים טענות המתייחסות לתנאים הקבועים בהוראות הפקודה, ובין אלו לסעיפים 8, ו - 10(11) לפקודה. בנוסף וכאמור לעיל, במעמד דיון ההוכחות שהתקיים בפני ביקשו הצדדים להתייחס בסיכומיהם למעמד הסימנים המבוקשים על ידי כסימנים מאשרים ולכשירותם לרישום ככאלה לאור פסה"ד בעניין חיות משק (ראו: פרוטוקול הדיון, עמ' 2 שורות 13-18). הצדדים אכן התייחסו בסיכומיהם לסוגיות דלעיל, כפי שאף עשו במסגרת ראיותיהם בהליך. במעמד זה, אף נמסר לצדדים כי במסגרת ההחלטה שתינתן בעניינם, אדרש לדיון בשאלת ההשגות שהועלו כנגד הסימנים המבוקשים כסימנים מאשרים ורק במידה שיעלה כי התגברו על אלה, אדון בסוגיית התחרות בין שני הסימנים (ראו: פרוטוקול הדיון עמ' 74 שורות 14-27 ועמ' 75 שורות 12).

הנה כי כן, נתקיימו התנאים הקבועים בפסיקה לצורך דיון בכשירות הסימנים המבוקשים לרישום כסימנים מאשרים. ואת ייעשה בטרס אדרש לצורך בהכרעה בהליך התחרות לגופו.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כשירות הסימנים המבוקשים לרישום כסימנים מאשרים

6. סימן מאשר מוגדר בסעיף 1 לפקודה כדלקמן:

"סימן מאשר " - סימן המיועד לשמש בידי אדם, שאינו מנהל עסק, לאישור מקורם של טובין פלוני שיש לו עניין בהם, מרכיביהם, דרכי ייצורם, איכותם או תכונה אחרת מתכונותיהם, או לאישור טיבו, איכותו או סוגו של שירות פלוני שיש לו עניין בו;

7. אין חולק כי בענייננו המדובר בסימני מסחר אשר נועדו לשמש הן את המבקשת 1 והן את המבקשת 2 עבור תכניות בחינה, הכשרה והסמכת מבקרים פנימיים. מן הראיות המונחות בפני עולה כי אין המדובר בסימנים המבוקשים עבור סימון שירות גרידא הניתן על ידי מי מהמבקשות. עסקינן בסימנים שמטרתן היא לאשר את מהות וסוג השירות המוענק מטעם המבקשות - קרי תכנית הכשרה והסמכה למבקרי פנים. לפיכך, אין אלא לקבוע כי המדובר בסימנים מאשרים כהגדרתם בסעיף 1 לפקודה.

8. סעיף 14 לפקודה קובע את התנאים לרישום סימנים מאשרים ולשונו היא זו:

(א) הרשם רשאי לרשום סימן מאשר, אם הוא שוכנע שיש ביכלתו של בעל הסימן לקיים את התכונות שאותו סימן מיועד לסמנן.

(ב) סימן מאשר ניתן לרישום אף אם אינו בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א).

(ג) לא יועבר סימן מאשר אלא לאחר קבלת רשות לכך מן הרשם.

9. יושם אל לב, כי סעיף 14(ב) לפקודה קובע כי סימן מאשר ניתן לרישום אפילו אינו בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א). הוראת סעיף 8 לפקודה קובע כדלקמן:

"8. (א) אין סימן כשיר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין).

(ב) הרשם או בית המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום."

0. לסוגיית היקף הפטור הניתן לכאורה לסימנים מאשרים מהצורך בהוכחת אופי מבחין הנחו לפי סעיף 8(א) לפקודה ולקשר בינו לבין סעיף 10(11) לפקודה, נדרש בית המשפט בפסה"ד בעניין חיות משק.

פס"ד חיות משק

1. כאמור לעיל, בעת בחינת הבקשות לרישום הסימנים מס' 238007 ו - 249443 נשוא הליך וּה, טרס ניתן פסק הדין בעניין חיות משק. פס"ד וה התייחס לתנאי כשירות לרישום של סימנים מאשרים, לפיכך יש להידרש לדעתי להשלכות פסיקה זו על שאלת כשירות הסימנים המבוקשים שבפני, המצויים כאמור, בהליך תחרות, אף שלא נבחנו לאור ההלכה שניתנה בפסה"ד האמור.

2. בפס"ד בעניין חיות משק התייחס באריכות כב' השופט עמירם בנימיני להוראת סעיף 14(ב) לפקודה שהובאה לעיל, בקשר עס הסימן המאשר ביצי חופש'. בפסק הדין נקבע כי על אף האמור בהוראת הסעיף, סימנים מאשרים אינם פטורים מן הצורך להיות בעלי אופי מבחין כנדרש בסעיף 8 לפקודה. הוסבר כי סימנים מאשרים אמנם אינם נדרשים להיות בעלי היכולת להבחין בין טובין או שירות של יצרן אחד לבין טובין או שירות של יצרן אחר. יחד עם זאת, עלי השם להיות בעלי אופי מבחין, בין טובין המאשרים על ידי בעל הסימן, לבין אלה המאושרים על ידי אחרים. לשון פסק הדין (בעמ' 13-14):

"נשאלת אם כן השאלה כיצד יש לפרש את הוראת סעיף 14(ב) לפקודת סימני המסחר, הקובעת כי סימן מאשר "ניתן לרישום אף אם אינו בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף 8(א)". נראה כי אף שיש מידה של חוסר בהירות בנוסחו של הסעיף, לא ניתן להימנע מן המסקנה כי הכוונה בסעיף 14(ב) לא היתה לפטור בצורה גורפת סימן מאשר מן הצורך להיות בעל אופי מבחין, אלא רק לקבוע כי סימן מאשר איננו חייב להיות "בעל אופי מבחין כנדרש לפי סעיף8(א)" (הדגשה שלי: ע.ב.). הדרישה בסעיף8(א) הינה שסימן המסחר - "יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין טובין של אחרים". דרישה ספציפית זו אינה רלבנטית לסימן מאשר, שהרי בעליו של סימן מאשר איננו בעל טובין ואף איננו מנהל עסק, כפי שעולה מהגדרת "סימן מאשר" בסעיף1 לפקודה (כך גם התובעת עצמה).

מכאן, שסעיף 14(ב) נועד לפטור סימן מאשר מן הצורך להיות "בעל אופי מבחין" מן הסוג הנדרש בסעיף 8(א) לפקודה, אך הוא איננו פוטר סימן מאשר מן הצורך הבסיסי של כל סימן רשום להיות בעל אופי מבחין. "

[...] מו האמור לעיל עולה כי סימן מאשר אינו פטור מן הצורך להיות בעל אופי מבחין. אולם, הוא אינו צריך להבחין בין טובין של יצרן מסוים לבין טובין של יצרן אחר, אלא בין טובין "מאושרים" על ידי בעל הסימן, לבין טובין שאינם מאושרים על ידו."

3. בנוסף קובע פסק הדין הנ"ל (בעמ' 14) כי ככל סימן מסחר, אף סימן מאשר כפוף להוראת סעיף 10(11) לפקודה הקובעת כדלקמן:

"סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או9."

כך, לפי הוראת סעיף 10(11) לפקודה, ולאור פסה"ד בעניין חיות משק, סימן מאשר לא ירשום במידה שהינו תיאורי או שהינו גנרי/מקובל במסחר. זאת, למעט אס רכש אופי מבחין ברבות השניס כמשמעותו בסעיף 8(ב) לפקודה.

בפסק הדין בעניין חיות משק (ס' 24-26, בעמ' 12-15) שב וחזר בית המשפט (תוך הפנייה, בין היתר, לפסה"ד המנחה שניתן בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע''מ - עיתון "משפחה" נ' אס. בי. סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה" (פורסם בנבו, 23.5.2001)). לקטגוריות המקובלות לסיווג סימני מסחר, היינו סימנים גנריים, תיאוריים, מרמזים, שרירותיים ודמיוניים. ביהמ"ש שב והסביר (בעמ' 4) כי סיווגו של סימן מסחר לקטגוריה מסוימת נוגעת לשאלה האס הסימן כשיר לרישום. עוד הודגש כי לרוב, סימן המקובל במסחר/גנרי לא יהיה כשיר כלל לרישום.

ביהמ"ש אף חזר וציין (ס' 28 בעמ' 14) כי ככל שהסימן הינו תיאורי יותר, כך יידרש רף גבוה של הוכחת אופי מבחין נרכש כתוצאה משימוש בסימן בפועל. בעשותו כן, הפנה ביהמ"ש לבג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת בע"מ נ' רשם הפטנטים והמדגמים, פ"ד מב(1) 309, פסקה 3, שם נפסק כי על מנת להפקיע מן הציבור סימן שהוא תיאורי, יש צורך בכמות נכבדה של ראיות לצורך רישומו.

ביחס לסימן המאשר "ביצי חופש' נקבע כי הינו חסר אופי מבחין אינהרנטי כדרישת סעיף 8(א) שהינו יותר תיאורי מאשר מרמז וכי הינו גנרי/מקובל במסחר (וכי לא קייס לו הלכה מעשה למעשה תחליף בשפה העברית) ויש להותיר את השימוש בו הנחלת הכלל. עוד נקבע כי לא הוכח כי הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש, דבר שיכול היה לרפא את היותו תיאורי ומקובל במסחר.

סיכום של דברים: על סימן מאשר לעמוד בתנאי הוראת סעיף 8(א), כך שיוכח כי הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי. בנוסף עליו למלא אחר תנאי סעיף 10(11) לפקודה, קרי שיוכח כי אינו תיאורי ביחס לטובין/שירותים בגינס נתבקש לרישום ושאינו מקובל במסחר/גנרי (זולת אם רכש אופי מבחין במידה הנדרשת). עמד הסימן המאשר בתנאים דלעיל, או - אז יש לעבור לבחנו לאור הוראות סעיף 14 לפקודה.

לגופו של עניין

לאור הראיות המונחות בפני, אין בידי לקבל את טענת המבקשת לפיה סימן מס' 238007 המבוקש על ידה - זסז01ט4/ [08ז6זח1 00711160 - הינו סימן שירות גרידא. כאמור, ניכר כי השימוש בו עושה המבקשת 1 בסימנה הינו כבסימן מאשר, ולפיכך יש לבחנו ככזה. כאמור לעיל, מסימן מאשר נדרש אופי מבחין שהינו "ייחודי" לסימנים מאשרים (קרי שיבחין בין טובין או שירותים המאושרים על ידי בעל הסימן לבין אלו שאינם מאושרים על ידו). לפיכך, לסוגיית רכישת אופי מבחין אינהרנטי "רגיל" בסימן המבוקש מס' 238007 אין כל חשיבות ומתייתר הדיון בה.

אין בידי לקבוע כי הסימן המבוקש מטעם המבקשת 1, בהיותו סימן מאשר, הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי. זאת משום שאין בכוחו להבחין בין השירות המאושר על ידי המבקשת 1, לבין שירות דומה המאושר מטעם גופים אחרים. בנוסף, הסימן הוגש ללא צירוף לוגו או סימן אחר המיוחס למבקשת 1. ודוק, המבקשת 1 הינה בעלת סימנים מעוצבים אשר משמשים אותה תדיר, כפי שעולה מהראיות שהגישה בהליך זה. כך, בתצורתו הנוכחית אין בסימן המבוקש דבר אשר מייחד או מבדל אותו מהסמכה המוענקת על ידי גופיס אחריס בישראל המעביריס הכשרה עבור מבקרים פנימיים. כך, המתכונת בה הוגש הסימן המבוקש מטעם המבקשת 1 אינה מאפשרת לצרכן הרלוונטי (קרי אדס המתעניין בתכנית לימודי ביקורת פנים) להבחין בין תכנית הכשרה המועברת על ידי המבקשת 1 לבין תכניות הכשרה דומות המועברות מטעם גורמים אחרים. אם כן, אין אלא לקבוע כי הסימן המאשר המבוקש מטעם המבקשת 1 אינו בעל אופי מבחין כהוראת סעיף 8 לפקודה וכנדרש בפס"ד בעניין חיות משק.

בנוסף, המדובר בסימן שמטרתו הינה לתאר במישרין את השירות עבורו נתבקש הסימן לרישום, היינו - הכשרה שמטרתה הסמכת מבקרים פנימיים - ולפיכך אינו כשיר לרישום לאור סעיף 10(11) לפקודה. לשונו של סעיף 10(11) לפקודה מלמדת כי סימנים אשר מורכבים מאותיות או ספרות העשויות להיות שבח או תיאור של הטובין נושא הסימן או של תכונותיהם, יקשו על הצרכן להבחין במקור הטובין ולפיכך, סימנים כאלה נדרשים להישאר פתוחים לשימוש הציבור ואין לייחדס לאדס מסוים. כמו כן, הסימן המבוקש מטעם המבקשת 1 אינו מעוצב, והמיליס המרכיבות אותו הינן מילים מילוניות. כידוע, מילים מילוניות לא יופקעו בנקל מרשות הציבור (ראה ע"א 2673/04 קופי טו גו שיווק (1997) בע''"מ

נ' ישראל שקד (פורסם בנבו, 15.4.2007)). צירוף המיליס "ץסוו0טה 116081 607111160" מורכב משלוש מילים מתארות. המילה "611166" מתארת הסמכה שאדס רכש; המילה

"[הַז6זת1" מעידה על כך שמדובר בעניין פנימי; ואילו המילה "זְסזוַ0ְטא" הינה שס תואר למי שהוסמך לערוך ביקורת. לפיכך, הסימן המבוקש כצירוף, הן בכללותו והן לאחר פירוקו לרכיבים, הינו צירוף מתאר גרידא.

בנוסף, מאחר שהסימן המבוקש מטעם המבקשת 1 הינו סימן מילולי, אין כל צידוק להפקיע את השימוש בו מציבור העוסק בהסמכת מבקרים פנימיים. הדעת אינה סובלת כי גוף אשר יחפוץ בהכשרה והסמכת מבקרים פנימיים (או מבקר פנימי אשר יוכשר על ידי גוף זה או

אחר), יהא מנוע ואף צפוי לסנקציות משפטיות אם ישתמשו בצירוף " 10167081 011160:)" ץסזוט/ ". בהקשר זה, אין בידי לקבל את טענת המבקשת 1 לפיה ניתן להחליף את המילה

"60" (שמקורה כידוע במילה "6171116816₪:") ואף המבקשת 1 עושה שימוש בהטיות השונות של מילה זו, כפי שעולה מראיותיה) במיליס אחרות בשפה העברית, אשר הינן בעלות משמעות והה. ואת מאחר שהמבקשת 1 לא הוכיחה כי נעשה שימוש, במילה נרדפת אחרת

למילה "0071160" הן בישראל והן מחוצה לה, לתיאור ההסמכה המוענקת למבקרים פנימיים (או אף עבור ההסמכה בתחומי עיסוק אחרים).

בנוסף, מן הראיות המונחות בפני, לא התרשמתי כי הסימן - כשלעצמו - רכש אופי מבחין ברבות השניס בקרב הצרכן הישראלי, כך שהצירוף "ז0ז4001/ 116081 067111100" הפך להיות מזוהה עם המבקשת 1 או עם שירותים/הכשרות המוענקות על ידה. בישראל, השימוש שנעשה בסימן, הינו לרוב לצד סימנים אחריס של המבקשת 1 ולא הוכח כי נעשה בו שימוש עצמאי. לאור דלות הראיות שהוגשו במסגרת ההליך בדבר השימוש שנעשה בישראל בסימן המבוקש, מסקנתי זו בדבר העדר אופי מבחין נרכש בסימן המבוקש מטעם המבקשת 1, לא תשתנה אפילו יקבע כי השימוש בסימן המבוקש בישראל, נעשה שלא במישרין אלא באמצעות המבקשת 2.

כמו כן, נוכח אופי השימוש בסימן המבוקש לצד סימנים אחרים מבית היוצר של המבקשת 1, ובהעדר ראיות מתאימות, אין בידי לקבל את טענתה החלופית, לפיה הסימן המבוקש מוכר לצרכן הישראלי, מכח היקפי הפרסום והשיווק של הסימן המבוקש בחו"ל. סוף דבר, אין זאת כי הסימן המבקש מטעם המבקשת 1 אינו כשיר לרישום אף לאור הוראת סעיף 10(11) לפקודה.

סבורה אני כי לאור האמור לעיל, מתייתר הדיון בשאלה האס עמדה המבקשת 1 בתנאי הקבוע בסעיף 14(א) לפקודה. המבקשת 1 לא המציאה ראיות מתאימות מהן ניתן ללמוד מהו אופן ההכשרה המועברת על ידה ובאיזה אופן אוכפת היא את כלליה על מבקרים פנימיים אשר הוסמכו על ידה. אפילו היה נקבע כי המבקשת 1 הדגימה את:כולותיה לקיים את התכונות המאושרות באמצעות הסימן המבוקש - היינו להכשיר מבקרים פנימיים - שהרי לא היה בכך כדי לסייע לה מקום בו אין הסימן המאשר כשיר לרישום לאור סעיפים 8(א) ו - 11 (10) לפקודה.

לבסוף, הסימן המבוקש לרישום מס" 238007 אינו ראוי לרישום אף שהרי, המדובר בסימן מילולי, ולפיכך רישומו עלול לגרוס לגופיס מאשריס אחרים להימנע מעשות שימוש בצירוף המילים "מבקר פנימי מוסמך", אשר מהווה חלק בלתי מבוטל מהסימן המבוקש. אין אלא לקבוע כי אף כאן, המדובר בצירוף שיש להותירו בנחלת הכלל.

אף כאן, צירוף המיליס "מבקר פנימי מוסמך" הינו תיאורי, שכן נוגע הוא במישרין לשירות בגינו נתבקש רישומו ("שירותי בחינות והסמכה, פיתוח, תפעול ופיקוח בחינות למועמדים להסמכה מקצועית בביקורת פנימית"). כאמור לעיל, על פי הקבוע בפס"ד בעניין חיות משק, סימן מאשר שהינו תיאורי אינו בלתי כשיר לרישום אפריורית. אלא שעליו להוכיח כי רכש אופי מבחין ברבות השנים, כקבוע בסיפא לסעיף 10(11). מן הראיות שבפני עולה כי המבקשת 2 אינה עושה שימוש בסימן המבוקש על ידה, ואף לא עלה בידי המצהיר מטעמה להצביע

אחרת. כך, אין הסימן המבוקש עומד בדרישות סעיף 10(11) לפקודה. לו היה הסימן המבוקש מוגש במתכונת מעוצבת, שאת יתכן וניתן היה לאשר את רישומו.

אכן נכון, המבקשת הגישה ראיות אשר יש בהן כדי לעמוד בתנאי הקבוע בסעיף 14(א) לפקודה. היינו, המבקשת 2 הראתה כי יש ביכולתה להכשיר ולהסמיך מבקרים פנימיים. ואת לאור שלל הראיות שהגישה מטעמה וכן נוכח תקנון אשר הוצג במהלך דיון ההוכחות שהתקיים בפני. אף על פי כן, אין בכך כדי לסייע לה שעה שהסימן המבוקש כלל אינו כשיר לרישום כסימן מסחר, שאז ודאי שאינו כשיר לרישום כסימן מאשר.

מסקנתי אם כן, היא כי אף לא אחד מן הסימנים כשיר לרישום. לפיכך, מתייתר הדיון בשאלת התחרות בין הסימנים לפי סעיף 29 לפקודה, היינו שאלת זכותו של מי מבעלי הסימנים עדיפה על פני רעהו.

אציין כי אפילו הייתי דנה בשאלת התחרות בין הסימנים, שגם מסקנתי הייתה דומה, כפי שיפורט מטה.

מידת השימוש שעשו המבקשות בסימן המבוקש

הן המבקשת 1 והן המבקשת 2 לא הצביעו על היקפי שימוש משמעותיים בסימנים המבוקשים.

בדיון ההוכחות שהתקיים בפני, הגישה המבקשת 1 ראיות המעידות לטענתה על פרסומים של הסימן כמזאהה עסק המבקשת עוד משנת 2005. עיון מעמיק בתוכן המקצועי שהגישה

המבקשת 1 מביאני למסקנה כי השימוש בסימן "ז0סז01גו/ [1608ח1 261111100)" נעשה לצד

סימני המסחר האחרים של המבקשת 1, ובעיקר הלוגו שבבעלותה (ראו למשל: פרסומת בעיתון מחודש אפריל 2006, עמ' 102). שימוש נוסף שעושה המבקשת 1 בסימן המבוקש הוא

לצורך תיאור ההסמכה המוענקת על ידה או התכנית שהיא מעבירה למשל: שתוו]ַ6ש6" "ותא ז0ז01ט1/ [8ות0זת1 62071160 116 108 6עהק6עק 0+ 660 טסץ ;"מסהַת00516

ץסז טג [8ת07זה1 026711160" אר "ותהעשסזק זסז01ט\/ [התז6זת1 2071160" . משכך, קיים קושי להסיק מן הפרסומים שהגישה, על השימוש בסימן המבוקש כבסימן מסחר.

אפילו הייתי קובעת כי השימוש בסימן המבוקש מטעמה המבקשת 1 נעשה בישראל באמצעות המבקשת 2 לא היה בכך לסייע. גם משום שלא הוכח כי המבקשת 2 עשתה שימוש שאינו תיאורי בסימן המבוקש מטעמה המבקשת 1.

באשר למבקשת 2, גם צירפה היא לתצהירה ראיות בדבר קיומה משנת 1962 אך לא הראתה כל שימוש שנעשה בסימן כפי שהוגש לרישום היינו, "מבקר פנימי מוסמך מטעם

לשכת המבקרים הפנימיים-ישראל", טרס או לאחר בקשת רישום הסימן. במהלך הדיון שהתקיים בפני, הגישה המבקשת 1 הוצגו, שממנו עולה השימוש שהיא עושה בשם "לשכת המבקרים הפנימיים" - הוא שמה של המבקשת 1 הרשומה כאמור כעמותה. איני סבורה כי די בכך כדי להראות שימוש בסימן המבוקש לרישום אשר כאמור אינו מתמצה בשם הנ"ל.

לאור הדברים הללו, לא הוכח ולפיכך לא ניתן לקבוע כי מידת השימוש שעשתה מי מן המבקשות בסימן בישראל, עולה על השימוש שעשתה רעותה בסימן המתחרה.

תוס ליבו של המבקשות בבחירת הסימן המבוקש

כידוע, מבחן זה מתמקד בשני שלבים המתייחסים לפעולות מבקשי הסימנים. השלב הראשון הוא השלב בו נבחר הסימן, והשלב השני, הוא שלב השימוש בסימן, לאחר שהושלמה בחירתו. לא התרשמתי כי מי מן המבקשות נהגה בחוסר תוס לב בבחירת הסימן המבוקש מטעמה או בשימוש בו.

יוזכר כי רף ההוכחות הנדרש להוכחת התנהלות חסרת תוס לב גבוה הוא, ולא די להעלות טענה שאינה נתמכת בראיות מובהקות, לפיה נהג מאן דהוא בחוסר תוס לב ברישום הסימן המבוקש על ידו.

לטענת המבקשת 1 בין המבקשות נחתמו הסכמים בשנים 1980, 2004 ו- 2007 בדבר וכויות יוצרים של המבקשת 1 בתכניתו אותם אישרה למבקשת 2 להעביר, כאשר שימשה לטענתה כנציגות מקומית מטעמה המבקשת 1. בנוסף טענה המבקשת 1 כי המבקשת 2 נדרשה לפעול לרישום סימן המסחר של המבקשת 2 אך לא עשתה כן ומאידך פעלה לרישום הסימן המבוקש על ידה לאחר שנהנתה מהמוניטין שבנתה המבקשת 1 בישראל.

מנגד, טענה המבקשת 2 כי למבקשת 1 סימן מסחר מס' 154515 (מעוצב), אשר היה רשום על שמה (נמחק עקב אי תשלום אגרת חידוש) בסוג 35. סימן זה, כך נטען, כולל את צירוף המיליס "ז0ו8001 [16708ת1 6671060" (המהווה את הסימן המבוקש מטעמה המבקשת 1) בצירוף רכיבי טקסט נוספים וכן לוגו, וכי הסימן נרשם תוך מתן הודעת הסתלקות מטעמה המבקשת 1 לפיה "רישום סימן זה לא יתן וכות לשימוש ייחודי [88ז6זח1 07011100-)" "ז0ז01גוג.. לפיכך, לטענתה רישום הסימן המבוקש מטעמה המבקשת 1 היא מהלך הנגוע בחוסר תוס לב בניסיון לקבל בלעדיות על צירוף המילים הנ"ל.

אין בידי לקבוע כי סימן המבקשת 1 הוגש לרישום בחוסר תוס לב. המבקשת 1 סיימה ביוזמתה את הקשר המסחרי עם המבקשת 2 בשנת 2011. מעט לפני כן, פעלה לרישום הסימן המבוקש על שמה. מבלי לקבוע דבר בעניין זה, איני רואה בכך בהכרח פסול. לא הוכח בפני ברמה מספקת כי רישום הסימן המבוקש מטעמה המבקשת 1 כל מטרתו הייתה לזכות ביתרון

משפטי על פני המבקשת 2 במסגרת ההליכים המשפטיים שהתנהלו ביניהן בערכאות אחרות. בנוסף, איני סבורה כי הניסיון לרשום כסימן מסחר את צירוף המיליס : [18ת1016 2071100)"

"ז0ז101וג/ עולה כדי התנהלות חסרת תוס לב מצד המבקשת 1, אם כי מוצאת אני טעם לפגם בכך לאור הודעת ההסתלקות להסכימתו, שעה שנרשם על שמה סימן מסחר מס' 154515.

באופן דומה, מן הראיות שבפניי עולה כי אף המבקשת 2 בחרה בתוס לב את הסימן המבוקש על ידה. למעשה, עוד בהסכם שנחתם בין המבקשות משנת 1980 הותנה כי המבקשת 2 תהא קרויה "לשכת המבקרים הפנימיים בישראל". שם זה מהווה חלק מהסימן המבוקש מטעמה המבקשת 2. הרכיב הנוסף בסימן המבוקש על ידה קרי, "מבקר פנימי מוסמך" הוא כאמור רכיב תיאורי שממילא אינו מקבל הגנה כשלעצמו, ולפיכך אין ליחס לרצונה להוסיפו לשמה חוסר תוס לב. כמו כן, לא השתכנעתי במידת ההוכחה הנדרשת כי הסימן המבוקש לרישום מטעמה המבקשת 2 נבחר על ידה על מנת ליהנות מפרי המוניטין של סימן המבקשת 1, שכן כאמור לעיל כלל לא הוכח קיומו של מוניטין בסימן בישראל.

הנה כי כן, לא עלה בידי מי מהמבקשות להוכיח ברמת הודאות הגבוהה הנדרשת, כי סימן המסחר שנתבקש מטעם רעותה נבחר או שנעשה בו שימוש בחוסר תוס לב.

מועד הגשת הבקשה לרישום

מן החומר שבפני עולה כי המבקשת 1 הגישה את בקשתה לרישום סימן מבוקש מס' 238007 ביום 12.1.2011, ואילו המבקשת 2 הגישה בקשתה לרישום סימן מסחר מס' 249443 במועד מאוחר יותר ביום 13.9.2012. מכאן שלפי מבחן זה ידה של המבקשת 1 על העליונה. וזאת, מבחן זה הינו בעל המשקל הנמוך ביותר מבין המבחנים להכרעה בעניין עדיפות הזכות בסימן מסחר. בנסיבות העניין שבפני, שעה שבין המבקשות התקיים קשר מסחרי מסוג מסחרי במשך שנים ארוכות, איני סבורה כי צודק וראוי יהא להכריע בשאלת עדיפותו של סימן מבוקש אך ורק על פי מועד הגשת הבקשה לרישום.

סוף דבר, לאור המסקנות דלעיל, ולו היו הסימנים המבוקשים כאילו לרישום כסימנים מאשרים, קיים היה קושי רב לקבוע כי יש להעניק לאחד מהם את הבכורה על פני חברו.

סוף דבר, משנמצא כי הסימנים המבוקשים כאילו לרישום כסימנים מאשרים על פי הפקודה והפסיקה הרלוונטית, ובנוסף, משנמצא כי אפילו היו כאילו לרישום, אין כל צידוק ראוי - על פי המבחנים הקבועים בפסיקה - לבכר אחד מהם על פני רעהו, הריני לקבוע על סגירת תיקי הבקשות לרישום סימן מסחר מס' 238007 ו- 249443.

הריני להורות עוד כי כל צד יישא בהוצאותיו.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר יערה שושני כבספי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום | י"ו כסלו תשע"ו 0 נובמבר 2015