סימן מסחר 240117 ו- 253416

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימני מסחר

המתנגדת: ג צשאג ד הצ זה דוה אתא 5- זה ]אס צאאזאאג זה- זה דג אתפז ז [המסטטבּא) דג. זזז תק זה צו

0) 101116 8 ותטהוותט[/.)

ע"י ב"כ: ש. הורוביצ ושות' ועו"ד איתן

שאולסקי

המבקשת: אקסטל בע"מ

ע"י ב"כ: גילת, ברקת ושות', עו"ד

ה ח ל ט ה

1. ענייננו בהתנגדות לרישום סימני מסחר (מעוצבים) מספר 240117, 253416 המהווים דמויות של חריץ ובליטה (בהתאמה) על גבי פרופיל אלומיניוס (להלן: "הסימנים המבוקשים.

הסימנים נראים כך:

בקשה לסימן מסחר 240117

בקשה לסימן מסחר 253416

2 בהחלטה יום 30.11.2017 שהכריעה בדבר סילוק ההתנגדות על הסף נקבע כי חלק מהטענות שהועלו בהתנגדות כנגד רישום הסימנים המבוקשים לא יידונו בשנית בהליך ההתנגדות הנוכחי, שכן בהתדיינות הקודמת שבין הצדדים היה כדי להקניס מחסום בפני התדיינות חוזרת בסוגיות אלה. הסוגיות לגביהן ניתנה הכרעה קודמת היו שאלת אופייס המבחין של סימני המסחריים של אקסטל (הסימנים המבוקשים); שאלת הדמיון המטעה בין הסימנים המבוקשים לסימני של חברת שרמר; רלוונטיות תוס ליבה של אקסטל בהגשת הבקשות

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לרישום הסימנים המבוקשים (ר' התנגדות לרישום סימני מסחר 240117 ו- 253416-, ]אס צאתזאה. זה- זה ג את ז 4 צש אה דה צ\. זה ד אה

(.20) 101116 :8 ותטהונתט[\/ [המסוזבא) דג. זז סע זה צ\ נ' אקסטל בע"מ (בקשה לתיקון כתב טענות ובקשה למחיקה על הסף) (פורסם באתר רשות הפטנטים, 30.11.2017) (להלן: "ההחלטה מיום 30.11.2017").

על כן, בהמשך להחלטה הקודמת, עיקרה של החלטה זו הוא אך בשאלת הצורך בהוספת הודעת הבהרה או ויתור בפנקס ביחס להסימנים המבוקשים, והאם די בהודעות המלוות את הסימנים המבוקשים כפי שהוגשו לרישום כעת (ר' סעיפים 32 ו- 37 להחלטה יום 7). כן ר' סעיף 36 :

"לאוד האמור לעיל איני ספק כי יהיה בניהול ההתנגדות כדי למנוע את דישום הסימנים בסופו של יום ואולי ייתכן כי יעלה בידי המתנגדת לשכנע כי יש מקום להגדיר בפנקס את סימני אקסטל באופן גרפי או באופן מילולי כך שההגנה שתינתן לאחר רישום לא תתייחס על חריצים ובליטות שאינם את סימנים של אקסטל, אשר לגביהם הוחלט כי ראו אופי מבחין".

לצורך הדיון בשאלה זו התייצבו הצדדים להשמעת טענותיהם בעל פה בפני יום 29.11.2018.

בתמצית, טענה המתנגדת כי סוגיה זו הינה מרכזית ומהותית וכי יש להוסיף הגדרות גרפיות ומילוליות מדויקות לסימנים המבוקשים. המתנגדת טוענת כי חריצים ובליטות משמשים, בין היתר, למטרות פונקציונליות, ועל כן על ההודעה לתת ביטוי לכך שהסימנים המבוקשים לא יגבילו שימושם פונקציונליים בהפרופילים שמקורו אינו אקסטל. כן טענה כי קיימת מגבלה על כמות סימני הזיהוי שניתן להוסיף על גבי פרופילים בכלל, וזאת בשל מידותיהם. עוד הוסיפה כי רישום סימני מסחר ביחס לחריצים ולבליטות של הפרופילים אלומיניוס היא עניין חריג בתחום סימני המסחר ועל כן ככל שנעשה רישום שכזה עלו להיות מוגדר, ספציפי וממוקד באופן שלא ימנע מיצרנים אחרים לסמן את הפרופילים מתוצריה (כמתחייב על ידי מכון התקנים) ומלשווק את תוצריה בישראל. על כן סבורה המתנגדת כי יש להגדיר את הסימנים המבוקשים בצורה מדויקת שתכלול את מידותיהם, או שתכלול שרטוטים והגדרות שתהיינה ברורות לכל בעל מקצוע בתחום.

המתנגדת ביקשה כי רישום הסימנים יוכפף לשלושה תנאים: הראשון כי הצגה הגרפית של הסימנים המבוקשים תהא זהה להצגה במרשם מכון התקנים וכי תכלול את הפרמטרים הממדים הכוללים במרשם זה; כי יתווסף מלל התואם את השרטוטים; ולבסוף כי תתווסף בהרה שהסימנים מיועדים לסימון משטחים שאינם משמעותיים על גבי הפרופיל וכי לא

יהיה ברישום הסימנים כדי למנוע שימושים פונקציונליים בחריץ אורכי או בתבליט אורכי כלשהו.

לטענות אלה השיבה המבקשת כי הסימנים המבוקשים קובלו לרישום כפי שהוגשו וכן כי כבר נדונה בקשה לביטול קבלת מצד המתנגדת בעבר, שבה לא נכללו טענות בדבר היעדר ספציפיות, היעדר של מימדים מדויקים של הפרופילים או היעדרה של הערת הבהרה ביחס לסימנים. המבקשת טוענת כי המתנגדת מושתקת מלהעלות טענות אלה גם משום שטענה טענות סותרות בהליך חד צדדי בנושא רישום סימן המסחרי המבוקש בשנת 2012 בפני ערכאה זו. בבקשה לרישום סימן של המתנגדת בעבר הציעה בעצמה להוסיף הערה המבהירה כי הסימן מיועד לרישום על גבי המשטחים הלא משמעותיים של הפרופיל.

עוד הוסיפה המבקשת כי מכון התקנים אינו מחייב עוד לרשום בפנקס סימני המסחר את סימון הפרופילים ואין סיבה למנוע את רישום הסימנים המבוקשים המייצגים את המבקשת עוד משנת 1998. המבקשת טוענת כי אין מניעה לרשום את הסימנים המבוקשים כפי שקובלו, בצורת חתך רוחבי של הפרופיל לאחר שנקבע כי הסימנים הם בעלי אופי מבחין. לטענת המבקשת, הודעת הסתלקות נועדה לסימני מסחר שאינם בעלי אופי מבחין ועל כן אין מקומה של הודעה מסוג זה בענייננו.

עוד הבהירה המבקשת כי הסימנים המבוקשים שהם פרופילים המסומנים בבליטה או בחריץ, של הפרופילים כפי שמופיעים בשרטוטים מכון התקנים (שהוגשו כמוצג במהלך הדיון וסומנו מ"בע).

אוסיף כי מכתבי הטענות מצד המבקשת עולה כי אינה מתנגדת להוספת הערה כי הסימנים המבוקשים נועדו לשימוש על גבי המשטחים הלא משמעותיים של הפרופילים בלבד.

בהקשר זה טענה המתנגדת כי אמנם נוסח מעין זה נחוץ בגוף הודעת ההבהרה אך אינו מספק, שכן, גם בקרב המומחים בתחום הפרופילים יש קושי להבחין בין משטח משמעותי למשטח לא משמעותי על גבי הפרופיל.

סבורה אני כי אין המתנגדת יכולה להישמע בטענתה זו לאחר שיום בעצמה רישום של הודעה בנוסח והבבקשתה לרישום סימן המסחר 240139 שנדונה בין הצדדים בהתדיינות הקודמת. ככל שסברה כי הודעה זו אינה מבהירה באופן מספיק לבעלי המקצוע בתחום מהי מהות ההגנה שמקנה הסימן, הרי שהיה עליה להעלות קושי זה בדיון בפני הרשם יום 2 שיום ביקשה כי תתווסף הודעה כאמור. לעניין העלאת טענות סותרות בהליכים שונים

נאמר בעניין ע"א 513/89 \/.5 .2105 1.165-מוא/. נ' 4/5 1600ז6זם1, פ"ד מר(4) 133, בעמ' 6:

.3

4

.5

.6

"סוגיה זו, שעניינה כוחו של בעל דין לטעון טענות סותרות בהליכים שונים, נדונה בדומה בפסיקה האנגלית והאמריקנית, כבר חז"ל עסקו בה, והיא גם זכתה להתייחסות בפסיקה בישראל,

הכלל העולה ממקורות אלה כולם הוא, כי בעל דין שטען טענה בהליך אחד וטענתו התקבלה, מושתק מלהתכחש לטענתו גם בהליך נגד יריב אחד (שעניינם לא נוצר מעשה -בית-דין) ולטעון טענה הפוכה. השתק מסוג זה חל לא רק במקרה כמו זה שלפנינו, שבו זכות אחת מוציאה את הזכות האחרת, אלא גם כאשר לבעל דין נתון כוח לבחור, על -פי העדפתו, בין זכויות. גם זכה בזכות אחת

אין הוא יכול לדרוש את הזכות האחרת (תודת הבתלרה ( מ10ז6!66)).

במשפט האנולי נקבע עוד מקדמא דנא העיקרון כי ")סח קסוח הספזסק ם ‏ " שוספקיז 0חם 6וסססזקקם, שזהו תדגומה של האמרה הלאטינית [סווף

סלסיזקסיז זסוז סטסיזקקם שפירושו "איני מתנכר לדבר אשר לו אני מסכים".

לפיכך איני מקבלת טענה זו של המתנגדת כי בעל מקצוע אינו יודע להבחין ביו המשטחים המשמעותיים של הפרופיל לבין אלה שאינם כאלה.

עוד אציין כי לו היו הסימנים אלה בעלי מאפיינים פונקציונליים, דהיינו כאלה הנוגעים לתפקוד הפרופיל, הרי שלא היו כסימן לרישום כסימני מסחר כלל. לפיכך ברור כי מדובר בסימון לצורך זיהוי מקור התובין בלבד ולא בסימון למטרות אחרות ואין כל צורך לציין עובדה זו

משהסכימה המבקשת כי הסימונים כפי שהם מופיעים במב/1 הם סימני המסחריים (החריץ והבליטה), אין מניעה להוסיף הערה בפנקס ביחס לשני הסימנים כדלקמן:

א. לסימן מסחר 240117: סימן זה מתייחס לחריץ אורכי בעומק 0.3 מ"מ, במפתח של 90 מעלות ובעל רדיוס כיפוף של 0.17 מ"מ ביחס למישור הפרופיל, על גבי המשטחים הלא משמעותיים של הפרופיל.

ב. לסימן מסחר 253416: סימן זה מתייחס לבלט אורכי בגובה 0.3 מ"מ, במפתח של 90 מעלות ובעל רדיוס כיפוף של 0.17 מ"מ ביחס למישור הפרופיל, על גבי המשטחים הלא משמעותיים של הפרופיל.

אציין כי הודעת הבהרה דומה נרשמה ביחס לסימני שרמר שמספריהם 240081 ו- 240082 ובכך תושג גם אחידות בנוסח הודעות ההבהרה האמורות.

7. טענה נוספת שהועלתה במהלך הדיון התייחסה למועד הגשתו של סימן מסחר 240117 לרישום, 24.8.2011. במועד ההגשה כלל הסימן שני פרופילים, האחד עם שקע (חריץ) והשני עם בליטה. המתנגדת טוענת כי מועד הגשת הבקשה אינו המועד בו הוגשה הבקשה לראשונה לרשות אלא המועד בו פוצל הסימן לשתי בקשות. בבקשה 240117 נותר סימן השקע ואילו בבקשה 253416 נתבקש רישום של סימן הבליטה. בקשה 253416 קיבלה את מועד הגשתה, 3 ואילו סימן החריץ נותר עם תאריך ההגשה המקורי, 24.8.2011.

8. אין בידי לקבל טענה זו, שהרי הבקשה לרישום הסימנים 240117 כללה במועד הגשתה שני סימני מסחר שאין נקבל כסימן מסחר אחד. עיון בבקשה העלה בבירור כי עסקין בשני הפרופילים המסומנים האחד עם חריץ והשני עם בליטה ועל כן היה ברור כי עסקין בשני סימנים ולא בסימן אחד. על כן, הפרדת הבקשות לרישום שני הסימנים מהווה הדרך הנכונה לרישום שתי בקשות אלה.

9. פיצול הבקשות עומד בהוראות סעיף 22א לתקנות סימני מסחר, 1940 באשר אינו מרחיב את היקף ההגנה הניתן על ידי כל אחד מן הסימנים ואף לא חייב ביצוע חיפוש ובחינה נוספים.

0. סוף דבר, ההערות שבסעיף 15 יתווספו למרשם סימני המסחר ביחס לסימני מסחר 240117 ו- 6.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום ה' טבת תשע"ט 3 דצמבר 2018

סימוכין: 3 5