סימן מסחר 240901

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 240901

(בקשה להגשת ראיה נוספת)

המתנגדות : סוויט ריאלאטי שווק ממתקים בע"מ

ע"י ב"כ בוסתנאי, עורכי-דין

המבקשת: ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

החלטה

1. בפני בקשה שהוגשה מטעס המבקשת להגשת דוגמה פיזית של מוצר המבקשת, אשר שווק על ידה בעבר והוא עטוף באריותו המקורית (להלן: "הבקשה להגשת ראיה נוספת"). תגובת המתנגדות לבקשה זו הוגשה, כמו גם תשובת המבקשת לתגובת המתנגדות.

2. הבקשה להגשת ראיה נוספת הוגשה במסגרת הליך התנגדות לרישום סימן מסחר תלת מימד המתייחס לסוכריה על מקל שצורתה היא מברשת צבע כחולה. במסגרת ההליך תקיימו דיון הוכחות והצדדים מצויסים בשלב הגשת סיכומיהם.

תמצית טענות הצדדים

3 לטענת המבקשת, יש להתיר לה להגיש את דוגמת המוצר (הסוכרייה על מקל בצורת מברשת צבע באריותו הקודמת, היינו בעטיפה עליה מאוירת דמות ליצן - להלן: "המוצר באריזה המקורית") הנראה בסעיף 17 לנספח .1 לתצהיר מר מדינה, העד מטעם המבקשת. לגרסתה, במהלך החקירה הנגדית של מר שוקי רובין, מטעס המתנגדות, ביקש ב"כ המבקשת לעמת את העד על גרסתו לפיה המוצר המבוקש לרישום שונה מזה המשווק בפועל על ידי המבקשת. לכן, ביקש להציג לעד תרשים המשווה בין סימן המסחר שהוגש לרישום לבין המוצר בפועל של המבקשת (תרשים ההשוואה הוגש לבסוף כמוצג מב/6). בשלב זה, הביע ב"כ המתנגדות את התנגדותו וגרס כי המוצר הנחזה במוצג מב/6 אינו המוצר המשווק כיום על ידי המבקשת. לטענת המבקשת, במסגרת סיכומיהן העלו המתנגדות טענה חדשה לפיה מוצר המבקשת עבר שינוי והמוצר שתמונתו צורפה בסעיף 17 לנספח .1 לתצהיר מר מדינה, שונה מן המוצר המשווק בפועל על ידי המבקשת, וכי כלל הראיות שהציגה המבקשת נוגעות למוצר ששווק על ידה בעבר ולכן מחוסרות כל נפקות. לטענת המבקשת, המוצר המשווק מטעס המבקשת מאז שנת 2007 הוא אותו מוצר בדיוק, למעט האריוה שהשתנתה (דמות הליצן הוסרה - להלן: "המוצר באריזה החדשה"). לגישת המבקשת, המדובר בטענות חדשות מפי המתנגדת המהוות הרחבת חזית וכי על מנת להתמודד עמן, יש להתיר לה להגיש את הראיה הנוספת.

המתנגדות מעירות לדחיית בקשת המבקשת להגשת ראיה נוספת מטעמה. לגישתן, המדובר בהרחבת חזית ובניסיון בלתי תמיס לשינוי ראיות ושינוי גרסה עובדתית. לגישתן, מוצר המבקשת הוא זה אותו היא עצמה הציגה במסגרת ההליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים (ולראיה, כתב תביעה שהוגש מטעס המבקשת בחודש אוגוסט 3 במסגרת הליך ת.א. 25234-08-13, אשר צורף כנספח .1 לתצהיר מר מדינה, העד מטעס המבקשת). לשיטת המתנגדות, המבקשת מנסה להציג מוצר אחד, כאילו היה זה אותו ששווקה מאז ומתמיד. עוד נטען כי הייתה זו המבקשת, ולא המתנגדות, שטענה במהלך דיון ההוכחות שהתקיים בעניינה, שהמוצר המשווק על ידה עבר "גלגוליס" שינוי ברבות השנים. לטעמה, לו רצתה המבקשת להתייחס במסגרת ההתנגדות למוצר אחר, היה עליה להציגו במסגרת כתבי הטענות והראיות ולא לבקש לצרףו בשלב כה מאוחר. לפיכך ולטענתה יש לדחות את בקשת המבקשת.

דיון והכרעה

הכלל הנוהג הוא זה לפיו יש להעדיף הגשת ראיות על ידי בעלי דין כמקשה אחת (ראה: ת"א 2813-07 אוניפארם בע"מ נ' .6מ1 .0:0 :8 א166%א, פסקה 22 (פורסם בנבו, 3) עם צאת ניתן לחרוג מכלל זה בהתקיים התנאים המתאימים. הלכה פסוקה היא כי השיקולים שיש להתחשב בהם לעניין בקשה להגשת ראיה נוספת הם: עיתוי הבקשה, חיוניותה לחקר האמת ולעשיית צדק, הנוק שצפוי לכל אחד מהצדדים לו תאושר הגשת הראיה הנוספת, ויכולתו של הצד שכנגד להתמודד כראוי על הראיות החדשות (ע"א 189/66 ששון נ' "קדמה" בע"מ, בית חרושת למכונות וציוד [פורסם בנבו] בעמ' 479-480); רע"א 1297/01 מיבאלוביצ' נ' כלל חברה לביטוח בע "מ, פ"ד נה (4) 577, 0))..

בנוסף, יש להחידרש ללשון תקנה 41 לתקנות סימני המסחר 1940 (להלן: "התקנות") הקובעת כי בהליך התנגדות לרישום סימן מסחר המתנהל לפי הוראת סעיף 24 לפקודה, לרשם סימני המסחר מסורה סמכות להתיר הגשת ראיות נוספות מטעס המבקש או המתנגד, כדלקמן:

" 41. שום צד לא יניח דאיה נוספת אולס בכל משפט בפני הרשם, רשאי הרשם בכל זמן שהוא, אם ימצא זאת לנכון, ליתן למבקש או למתנגד רשות להגיש כל ראיה בתנאים אשר יישרו בעיניו בין בעניין ההוצאות ובין בעניין אחד."

אס כן לרשום סימני המסחר נתון שיקול דעת נרחב האס להתיר הגשת ראיה נוספת אס לאו, ואם כן באילו תנאים.

בענייננו מבוקשת הגשתו של המוצר באריותו המקורית. המוצר עצמו, ללא האריוה המקורית כבר הוצג בפני במהלך דיון ההוכחות באמצעות תמונה (ראה: מוצג מב/4). בין הצדדים נתגלעה מחלוקת, האס המדובר במוצר אשר שווק מאז ומתמיד על ידי המבקשת או שמא המדובר במוצר חדש. להכרעה במחלוקת זו קיימת נפקות, שכן המבקשת הביאה נתוני מכירות ופרסוס הנוגעים למוצר המשווק על ידה בישראל ברבות השניס (החל משנת 7) ונשאלת השאלה, מהו אותו מוצר ששווק על ידה מאז שנת 2007. כאמור לעיל, אין חולק כי במהלך השנים, שינתה המבקשת את אריותו של המוצר עצמו (ראה סעיף 20 לתצהיר מר מדינה, וכן נספח 1 לאותו התצהיר). יחד עס ואת, לא ברור אס המוצר עצמו - היינו הסוכרייה על מקל בהתייחס אליה הוגשה הבקשה לרישום סימן המסחר - השתנה ברבות השניס. ואת כמובן, מבלי להידרש בשלב זה לדיון בטענה האס הסימן שנתבקש הוא המוצר המשווק כיום או בעבר על ידי המבקשת.

במהלך הדיון שהתקיים בפני הוגשו כמוצגיס סוכריות על מקל המשווקות כיום על ידי המבקשת באריותן החדשה (סומנו כמב/5). יחד עס זאת לא קיימת בפני דוגמה פיזית של המוצר באריותו המקורית.

הבקשה לצירוף דוגמת המוצר באריזתו המקורית אכן הוגשה באיחור רב, בשלב הגשת סיכומי הצדדים. מן הראוי היה כי המבקשת תצרף את המוצר באריזתו המקורית, עוד בשלב הגשת ראיותיה. את ביחוד שעה שהעד מטעמה הוא זה שגרס במסגרת תצהירו כי המבקשת שינתה את אריזת המוצר שנתייסם קודס למועד הגשת התצהיר היינו בשנת 3.

יחד עס זאת, סבורה אני כי הראיה שהגשתה נתבקשה עתה עשויה להיות חיונית לחקר האמת ולעשיית צדק. ואת ובלבד שיוגש מוצר המבקשת באריותו המקורית; שניתן יהא

ללמוד ממנה בנקל כי אכן המדובר במוצר ששווק על ידי המבקשת קודס לשינוי אריותו ושיהא והה לתמונה שהוגשה במסגרת תצהיר מר מדינה נספח .1 סעיפים 14 ו - 17. בנוסף, מן הראוי כי לראיה הנוספת יצורף תצהיר מטעס המבקשת, אשר יתמוך במהימנותה ותקפותה ולא יעסוק בעניינים אחרים זולת עניין וּה. בנוסף, יש לאפשר למבקשת להתמודד כראוי על טענת המתנגדות, לפיה מוצר המבקשת עצמו באריותו החדשה שונה מזה אשר שווק על ידה בעבר באריותו המקורית. איני סבורה כי בכך שאיעתר לבקשה להגשת המוצר באריזתו המקורית יגרס נזק כלשהו למתנגדות. ברי כי למתנגדות תשמר הזכות להעלות טענות כנגד תקפות הראיה הנוספת ומהימנותה ובמידת הצורך, להגיש בקשה לחקירת המצהיר מטעם המבקשת בסוגיה וו בלבד. את הצורך בהגשת תגובת המתנגדות לראיה שתוגש, ניתן יהא לרפא לדעתי באמצעות פסיקת הוצאות לטובת המתנגדות.

לאור כל האמור לעיל, בהתייחס לכלל השיקולים הקבועים בפסיקה ובהתאם לסמכותי מכוח תקנה 41 לתקנות, הריני להתיר את הגשת הראיה הנוספת מטעס המבקשת, בכפוף לתנאים שפורטו לעיל בפסקה 11 וזאת תוך 14 ימים מהיום. הראיה הנוספת תועבר למתנגדות במועד הגשתה למזכירות בית הדין. המתנגדות תגיש את תגובתן לראיה הנוספת תוך 14 ימים ממועד קבלתה אצלן.

בשלב זה, איני עושה צו להוצאות. המתנגדות תהנה רשאיות להגיש בקשה לפסיקת הוצאותיהן בגין הצורך להגיב לראיה הנוספת, במועד הגשת תגובתן כאמור לעיל.

יערה שושני כספי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום י"ד סיון תשע"ו