סימן מסחר 244886

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות לרישום סימני מסחר מס' 6, 244886 (בקשה לרישום מקביל בחלוקה גיאוגרפית)

המבקשת 1: אורבניקה חברה להשקעות בע"מ

באמצעות ב"כ אילן הלוי עו"ד

המבקשת 2: נוב אחזקות אור יהודה (1989) בע"מ

באמצעות ב"כ עו"ד דן בר-אל ושות' עו"ד

1. עניינה של הבקשה שבפני הוא אישור הסכם מיוש 7.2.2012 לרישום מקביל של סימני מסחר

על פי הוראת סעיף 30 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"). המבקשת 1 והמבקשת 2 (להלן יחד: "המבקשות") הגישו בקשות לרישום סימני מסחר אשר ביניהם קיים דמיון מטעה ולפיכך הוחל בגין הבקשות הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה.

המבקשת 1 הגישה בקשה לרישום הסימן "אורבניקה" (ללא עיצוב) בסוג 36 "עסקי מימון, עסקי כספים, עסקי נכסי דלא ניידי" וכן בסוג 37 בגין "הקמת מבנים, תיקונים ושירותי התקנה". המבקשת 2 הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "משכנות אורבניקה בונים על איכות" (מעוצב) בסוג 37 בגין "הקמת מבנים". סימן המבקשת 2 נראה כך:

בפני בקשה לאישור הסכם דו-קיוס שנחתם בין המבקשות, לפיו ההגנה אשר תוענק להן במסגרת רישום הסימנים המבוקשים תוגבל גיאוגרפית, כך שמבקשת 1 תורשה לעשות שימוש בסימן בשטח הערים תל אביב-יפו, רמת גן וגבעתיים וכן בפרויקטים של תמ"א 38, בעוד שהמבקשת 2 תוגבל לשימוש בסימן אך ורק בשטחי הערים פתח תקווה, כפר סבא

וראשון לציון. לטענת המבקשות החלוקה הגיאוגרפית תואמת את אזורי הפעילות שלהן הלכה למעשה ערב חתימת ההסכם.

הבקשה לרישום המקביל של סימני המסחר הוגשה למחלקת סימני המסחר על ידי המבקשות במשותף, ונדחתה במסגרת מכתבי מנהלת המחלקה מתאריכים 2.4.2012, 2 ו-18.10.2012. לגישת מנהלת המחלקה רישום המקביל של סימני המסחר עלול להביא להטעיית הציבור. ואת משום ששירותי בניהם בעלי אופי מקומי שכן לקוח פוטנציאלי עשוי לחפש דירה הן באזור ת"א והן באזור ראשון לציון ועל כן עשוי לטעות ולסבור כי מקור השירותים זהה. ביוס 25.7.2012 בעקבות חלופת תכתובות בין ב"כ המבקשת 1 למנהלת המחלקה, סורב פעס נוספת רישום המקביל של סימני המסחר המבוקשים. מנהלת המחלקה חזרה והסבירה כי חלוקה גיאוגרפית מתאפשרת רק במקרים חריגים מאד שנקבעו בהחלטת רשם, ואשר אם מתקיימים בנסיבות העניין. בעקבות התכתבות נוספת בין ב"כ המבקשת 1 לבין מנהלת המחלקה, נדחתה פעם נוספת ביוס 18.10.2012 הבקשה לרישום מקביל של סימני המסחר שהוגשו לרישום.

ביוס 26.12.2012 הודיעו המבקשות, באמצעות ב"כ המבקשת 1, כי ברצון להשמיע טענותיהן בפני הרשם. עקב תקלה במזכירות בית הדין לא נקבע דיון בעניינם, וביוס 19.11.2013 נתבקשו הצדדים לאשר כי עדיין האם להשמיע טענותיהם. ביוס 2.12.2013 אישרו הצדדים שכך הוא רצונו, ולפיכך נקבע הדיון ליוס 29.12.2013. הדיון נדחה לבקשת הצדדים, ודיון חלופי התקיים בפני ביוס 11.5.2014 במעמד הצדדים.

בהמשך לדיון, וביוס 11.6.2014 הגישו הצדדים תצהירי עדות מטעמם. בשס המבקשת 1 הוגש תצהיר מר זיו אלון, בעל מניות ומנהל המבקשת 1. מר ויו הצהיר כדלקמן:

א. במרוצת השנים החל משנת 1991 הקיים מר ויו שלוש חברות (ביניהן המבקשת 1) אשר שם כולל את השם "אורבניקה". מאז הקמתן עוסקות החברות ביישוב והקמת פרויקטים למגורים בעיקר בעיר תל אביב. בנוסף החברות רוכשות מקרקעין ומוכרות אותן ללא ביצוע פרויקט. בנוסף החברות מצויות בהליכי מו"מ לבנייה ו/או תכנון מספר פרויקטים למגורים בתל אביב במסגרת תמ"א 38. תחום ההתמחות של מר זיו הוא תל אביב "וסביבתה הקרובה".

ב. המבקשת 1 והמבקשת 2 פועלות גיאוגרפית באזורים נפרדים, ובנוסף, למבקשת 2 אף כל פעילות בתחום תמ"א 38.

ג. ההסכם דו-קיוס שהוגש לאישור מיושס בפועל במשך תקופה ארוכה לשביעות רצון המבקשות, ללא כל מחלוקת או תקלה.

המבקשת 1 מוכנה להחיל את החלוקה הגיאוגרפית גם על פרויקט תמ"א 38 במסגרתו יש לה פעילות עסקית.

המוניטין אותו רכשו כל אחת מן המבקשות הינו מקומי ולא ארצי או בינלאומי. המבקשות מספקות מוצר (ולא שירות) הינו דירת מגורים, אשר הינה בעלת אופי מקומי.

הסכם דו-קיוס שהוגש לאישור עומד בתנאים שנקבעו בהחלטות רשם קודמות לעניין רישום מקביל בהגבלה גיאוגרפית למניעת הטעייה.

ציבור הצרכנים לא יוטעה ויבלבל בין הסימנים. זאת מכיוון שלקוח המחפש דירה בעיר אחת אינו מחפש לחלופין דירה בעיר אחרת, ומכל מקום מקובל להניח כי הלקוח עורך בדיקה מקדימה קודם לרכישת דירה.

מצבו של ציבור הצרכנים לא ישתנה לרעה בעקבות קבלת הבקשות לרישום מקביל.

המבקשות ראויות לכך כי תינתן להן הגנה על סימני המסחר שנתבקשו לרישום, על מנת שתוכלנה למנוע מצדדים שלישיים לעשות שימוש בהם.

מטעמם המבקשת 2 הוגש תצהיר מר גיא גפני, מנהל בפועל ומורשה חתימה במבקשת 2. מר גפני הצהיר כדלקמן:

א. פעילות המבקשת 2 מתמקדת בעריס פתח תקווה, כפר סבא וראשון לציון.

ב. ההסכם שנחתם בין המבקשות מכסה היבטים הרכיבים הקשורים בפעילות המבקשות, על מנת לאפשר לכל אחת מהן פעילות עסקית נפרדת ועצמאית.

ג. ההסכם מיושס בפועל במשך תקופה ארוכה לשביעות רצון המבקשות, וככל הידוע להן מבלי שהציבור טעה ובלבל ביניהן.

ד. השירותים המוענקים על ידי המבקשות הם שירותי יישוב ובניית פרויקטים ואין המדובר במוצר מדף. לפיכך, לא קיים חשש להטעיית הציבור שכן הצרכן נוהג לבצע בדיקות מקדימות רבות לפני ההתקשרות.

ה. קיימת חלוקה גיאוגרפית ברורה ותחומה היטב ביחס לפעילות המבקשות.

ז. הפרויקטים של המבקשת 2 מבוצעים באופו קבוע באמצעות צד ג' שהינה חברה קבלנית בשם מ.י. דביר בע"מ, ושמה מופיע בשילוט ובפרסומים כגורם מבדל נוסף בין סימני המבקשות.

דיון והכרעה

הסוגיה בה יש להכריע היא האם יש בחלוקה הגיאוגרפית עליה הסכימו הצדדים כדי להתיר רישום מקביל של הבקשות לרישום סימני המסחר שנתבקשו לרישום חרף היותם דומים כדי להטעות?

סעיף 30(א) לפקודה מעניק לרשם סימני המסחר את שיקול הדעת לאפשר רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, זה לצד זה, לגבי סחורות זהות או דומות, אם ימצא כי נעשה שימוש מקביל בסימני המסחר בתוס לב, או לנוכח קיומן של נסיבות אחרות המצדיקות רישום כאמור. לשון הסעיף היא כדלקמן:

"30. (א) ראה הדשם שהיה שימוש מקביל בתוס לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחדות המצדיקות לדעתו רישומםצור את הבידול הרצוי בין הסימנים. ואת משוס שסימן מסחר מס' 6 אינו מעוצב ולמעשה הגנתו מתפרשת על כלל העיצובים האפשריים לשסם "אורבניקה". אף אין ממש בכך שהמבקשת 2 עושה שימוש בסימנה לצד עם חברה אחרת כדי ליצור את הבידול הנדרש בסימני המסחר כפי שהוגשו לרישום. מן הראוי היה כי הסימן אשר הוגש לרישום על ידי המבקשת 2 ישקף את הסימן בו עושה היא שימוש, קל וחומר נוכח טענתה כי על הרישום לשקף את פעילותן המסחרית של המבקשות.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

0. לאור כלל המסקנות אליהן הגעתי, אין בידי להעניק משקל רב להסכם דו-צדדי אשר הושג בין המבקשות, על פיו מוסכם כי יעשה שימוש בסימני מסחר הדומים כדי להטעות. ייתכן שונים היו פני הדברים, לו היו בפני סימני מסחר מעוצבים המכילים את השם "אורבניקה", אך השוני מהותי והמהותי. או- או קטן היה החשש להטעיית הציבור וניתן היה להעניק משקל רב יותר להסכם אשר מצוי בפני.

1. לאור האמור, איני סבורה כי יש בהגבלה הגיאוגרפית כדי לאיין את החשש להטעיית הציבור שיש ברישום המקביל של סימני המבקשות. בהעדר ראיות לבידול בפועל בין הסימנים, ובהתחשב בכך כי יש להחיל את הוראת סעיף 30(א) לפקודה לאישור רישום מקביל במשורה (כעולה מעניין גרייטשייפ ומעניין ארומה), איני סבורה כי יש להתיר את הבקשה לרישום מקביל של סימני המסחר נשוא ההסכם שבפני. נכונה וצודקת אס כן הייתה עמדת מנהלת מחלקת סימני המסחר בעת שסירבה לאשר את רישום המקביל של סימני המסחר, וזאת לאחר ששקלה את חלטתה מספר פעמים וחזרה ונימקה את עמדתה.

2. נוכח כל האמור לעיל, הנני דוחה את הבקשה לרישום מקביל של סימן מסחר מס' 244886 לצד סימן מסחר מס' 233056. הריני מורה לצדדים להגיש ראיותיהם בהליך התחרות תוך חודשיים ממועד החלטתי ועד ליום 24.9.2014.

יערה שושני כספי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום | כ"ו תמוז, תשע"ד

4 יולי, 2014