סימן מסחר 246560

ההחלטה:

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר

("5\18 זתת", " גז\ז5 ז זתם 6דדאז")

מבקשת סימן מסחר מס' 246560 קנדי חשמל ונכסים בע"מ (מבקשת1):

ע"י ב"כ ד"ר יצחק הס ושותפיו מבקשת סימן מסחר מס' 251952 ...5 60 )ג אחד (מבקשת2):

ע"י ב"כ וולף, ברגמן וגולר

ה הח ל ט ה

1. ענייננו בבקשות מתחרות לרישום סימני המסחר שבכותרת הכוללים שניהס את הרכיב בליסימה. בשל הדמיון בין הסימנים, בסוגי הסחורות לגביהם הוגשו לרישום ובמועדי ההגשה, נפתח הליך תחרות ביניהם, בהתאם לסעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל על ההחלטה האמורה בע"א 48837-03-14 5 %ע0אסת 5085א105 נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח' (פורסם בנבו, 22.2.2015). בית המשפט דגש על חשיבותה של מניעת

הטעיה בקרב הציבור במסגרת כלל השיקולים המובאים בחשבון בבחינת הסכם לפי סעיף 30 לפקודה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"כפי שכבר הוזכר לעיל, נפסק בפרשת מחלבות יוטבתה באשר לפרשנותו של סעיף 30 לפקודה כי, בהחלטות לפי סעיף זה יושם דגש על הצורך להגן על ציבוד הצרכנים מפני סימנים דומים העלולים לגלום לתחרות מסחרית בלתי הוגנת. (ראו שם, בסעיף מ' להוות דעתו של כג' השופט א. לובינשטיין). לא במקרה המערערת והמשיבה שהגיעו להסדר, מעוניינות בהסדר שביניהן לרישום מקביל, שכן בכך הן וצורות מצב של שליטה בשוק וצמצום הפנייה לתחרות אחדות בשוק. התוצאה היא פגיעה בתחולת החופשית ופוטנציאל לתחרות מסחרית בכתי הוגנת",

0. כאמור, מוסמך הרישום להתיר את הרישום "בתנאים ובמגבלות שיראה לנכון". לאור בקשותיהם של הצדדים נשקלה אפשרות זו ואף הוצע לצדדים כי יירשמו סימניהם במגבלות מסוימות. עם זאת, עם סירובם לקבל את ההגבלות שמצאתי לנכון להטיל על מנת למנוע הטעיה, סבורני כי אין בבקשות כפי שמצויות בפני היום כדי להתגבר על משוכה זו.

1. יודגש, כי בבחינת רישום המקביל של סימנים (בדומה לבחינת עדיפותו של האחד על פני האחר לפי סעיף 29 לפקודה) ייבחן תוס הלב של הצדדים. ר' לעניין גם ההחלטה בעניין ביומטריקס, בפסקאות 13-14.

2. ודוק, על מנת שיישקל בחיוב רישום המקביל של סימנים העונים על ההגדרה שבסעיף 30, על הצדדים לעמוד בנטל הבאת הראיה שיהיה בו כדי להוכיח את הנסיבות המיוחדות שיצדיקו את הרישום. ר' דברי כבוד השופטת י' שיצר בפסק הדין בעניין עש"א 64734-10-13

"לאשית יש לציין כי הסמכות שבסעיף 30 היא סמכות שברשות ולא סמכות שבחובה, ובמאזן הראיות הכולל כפי שפורט לעיל, המדעת לא הרימה את נטל הראיה המוטל עליה להוכיח "נסיבות מיוחדות" המצדיקות רישום מקביל כלשון סעיף 30 לפקודה, כשם שגם לא הוכיחה עדיפות על פני המשיבה לפי סעיף 29 לפקודה. אדרבא, דווקא "הנסיבות המיוחדות" (כלשון סעיף 30) של המקרה דנן מצדיקות שלא יאושר רישום מקביל לשתי החברות",

3. מן האמור לעיל עולה כי קיים חשש להטעיה מרישום המקביל של הסימנים ובהעדר הוכחת נסיבות מיוחדות שיהיה בהן כדי לשכנע כי יש מקום להורות על רישום מקביל, הבקשה לאישור ההסכם נדחית.

על מנת לקבוע את עדיפותו של בקשה אחת לרישום סימן מסחר על פני בקשה מתחרה לה נתבסס על שלושה מבחנים שהותוו בפסיקה: מועד הגשת הבקשות לרישום הסימנים; היקף השימוש שעשה כל אחד ממבקשי הסימנים בישראל; תוס הלב בבחירת הסימן המבוקש ובשימוש בו (ר' ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה משק שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית (פורסם בנבו, 30.4.2007); ע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 9.10.2007) (להלן: "סבון של פעם"); בקשות לרישום סימני שירות מס' 0 ו- 166845 "כוכב נולד" (לא מעוצב) (הליך לפי סעיף 29) (פורסם באתר רשות הפטנטים, 5)) (להלן: "עניין כוכב נולד");

בהקשר זה יצוין כי על הצדדים מוטל נטל והה להוכחת העדיפות בסימניהם (ר' בג"צ 460/87 פז זא 65שא0 6 ז זע נ' רשם הפטנטים ואח', פ"ד מ"ב,1), 485)). יתר על כן, נפסק בעבר כי צד אשר לא הוכיח טענותיו העובדתיות לא יוכל לקבוע עדיפות במסגרת הליך מסוג וה (ר' הליך לפי סעיף 29 בקשות 124738-9 ו- 127410, 127415 " 1.0

הת בע" (מעוצב) (הליך לפי סע' 29), מוסיקה פלוס נ'21011) מ1[ז130 231406 006[ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 4.6.2007)).

מבין שלושת מבחנים אלה, מבחן היקף השימוש ומבחן תוס הלב המרכזיים. ראה לעניין וה דברי המלומד א. ח. זליגסון "דיני סימני מסחר ודיניס הקרוביס להם", עמ' 53 (תשל"ג - 3):

"מה יהיו המבחנים שלפיהם יקבע הרשם זכות עדיפות? כאמור לא הגשת הבקשה קובע בדרך כלל, אלא יצירת הזכות החומרית ע"י עצם התחלת השימוש. התחיל מבקש להשתמש בסימנו מזמן והשני כלל עוד לא השתמש בסימן, יזכה הראשון. אבל אם שניים התחילו להשתמש בסימניהם, אפילו לא בדיוק באותו המועד, נעשית קביעת זכות העדיפות מסובכת. אס אחד הצדדים התחיל להשתמש בסימן שלא בתום לב (כאמור בבג"ץ 47/43) שוב תהיה התוצאה בלורה".

רק במקרי חריגים יינתן משקל מכריע למבחן מועד הגשת הבקשות (ראה עניין כוכב נולד בסעיף 14). גם בענייננו לא מצאתי כי יש לייחס למבחן ה משקל מכריע.

תוס הלב בבחירת הסימנים

המבקשת 1 הגישה ראיות בשאלת תוס הלב בבחירת הסימן. לעניין זה הוגש תצהירו של מר יוני צדוק אשר נתבקש כ-12 שנים לפני מתן התצהיר, על ידי מנהל המבקשת 1, מר הרוני, לעצב את הסימן המבוקש לרישום. מר צדוק נחקר על תצהירו והעיד כי הסימן נבחר על ידי מר הרוני וכי מעבר לכך אינו יודע מדוע נבחר סימן זה.

מר הרוני נחקר גם הוא בשאלה מדוע בחר בסימן המבוקש. בשאלות שנשאל בחקירתו הנגדית נרמז כי הכיר את המבקשת 2 ובחר בסימן מסיבה זו. דעתי אינה נוחה מן השאלות שנשאל מר הרוני לאור העובדה שבא כוח המבקשת 2 ייצג בעבר את מר הרוני בעניין זה וסביר כי מידע שהגיע אליו מייצוג זה שימש אותו לניסוח אותן שאלות. מכל מקום, לא הוכח כי הסימן נבחר לאור היכרות של המבקשת 1 עם פעילותה של המבקשת 2 וזה אף לא סביר שהרי במשך כל שנים לא פעלה המבקשת 2 בשוק הישראלי ולא נהנתה בו ממוניטין כלשהס.

9. על תוס הלב בבחירת הסימן של המבקשת 2 לא הוגשו, כאמור, ראיות. בא כוח המבקשת 2 טען כי הרכיב 1/1186 בסימן הינו שס החברה ואולס שמה של המבקשת 2 הינו שונה ולא

הובא לכך כל הסבר. עוד נטען בסיכום הטענות של המבקשת 2 כי הרכיב ‏ 1/1186 הינו "סימן מסחר מפורסם המזוהה עימה ותוכל להיווכח בכך מחיפוש במאגרי מידע המפמים את המחפש למבקשת מספר 2, מוצריה ועסקיה ". ואולס משלא הוגשו כל ראיות לתמיכה בטענות אלה, הן לא הוכחו.

0. מכאן שניתן לקבוע כי המבקשת 1 בחרה בסימנה בתוס לב. לצד המבקשת 2 לא הובאו ראיות מהן ניתן להסיק על תוס לבה.

היקף השימוש שעשה כל אחד ממבקשי הסימנים בישראל

1. לעניין היקף השימוש בסימן של המבקשת 1, העיד מר הרוני על שימוש רצוף במשך 12 שנים בסימן המבוקש לסימון מכשירים חשמליים לטיפוח השיער. עוד העיד כי אלה משווקים בפריסה ארצית ברשתות הפארס וברשתות השיווק. מר הרוני צירף לתצהירו חשבוניות רבות משלוש השנים האחרונות מהן עולה כי המוצרים נמכרו לרשתות שיווק (של כ- 700,000 פריטים ומחזור מכירות בסך 35-40 מיליון שקלים חדשים) וכן צילוס המוצר הנושא את הסימן המבוקש. טענות אלה לא הופרכו בחקירתו הנגדית.

2. המבקשת 2 לא הגישה ראיות על פעילותה וממילא לא נטעו כי היא פעילה בישראל. לא הוגשו ראיות לעניין הפעילות מחוץ לישראל וכל שנטען מפי בא כוחה הוא שהיא פעילה ב-42 מדינות. כי אין בא כוח יכול להעיד במקום לקוחו (ראה ד"ר גבריאל קלינג אתיקה בעריכת דין, תשס"א-2001, בעמוד 372 (להלן: "קלינג")). בהקשר זה לא אוכל ללמוד מן המפורט בהסכם שבין הצדדים לגבי שימוש בהווה בסימן או שימוש עתידי בו. כל שניתן ללמוד אודות הטובין הנושאים את הסימן הוא מרשימת הסחורות שבגינן נתבקש רישום

הסימן. לעניין זה, ראה סעיף 37 להחלטה בעניין 08 דס]אסדז\ג :

"הבסיס להגשת בקשה לרישום סימן מסחר הינו שימוש בסימן או כוונה להשתמש בו. בפירוט הטובין שבבקשה מצהיר המבקש לגבי אלו טובין הוא משתמש או מתכוון להשתמש בסימן המסחר. בבחינת הבקשה, לעניין סעיף 29, אין לו לבחן אלא מה שדואות עיניו בטופס הבקשה. אין הוא רשאי להניח, כי היקף הטובין לגביהם יעשה שימוש בסימן, היה קטן יותר מהיקף פדיון הסחורות, אפילו הניח בפניו המבקש חומר ראיות שמצביע על כך. ככל שפרטת הסחודות בבקשת סימן מסחר מנוסחת באופן גדול יותר, כך גדל נפת השוק שמבקש בעליה להגביל, ע"י המונופולין שיקנה לו רישום סימן המסחר. בהתאם לכך גדל הסיכון שהבקשה תיחשף להליך על פי סעיף 29 או להשגה ע"פ סעיף 9(11) - השולל רישום סימן הדומה לסימן שנרשם כבר לגבי טובין מאותו הגדר. אילו למשל, היתה המבקשת 1 מגבילה את בקשתה, מלכתחילה, למכונות ניקוב ומסמור למיניהן, כפי שעשתה לאחד פתיחת הליכי סעיף 29, במקום להתפרש על כלל הטובין שבסוג 07, היתה נמנעת, ככל הנראה, מפתיחת ההליך הקודם".

3. למר הרוני המעורב בשוק הרלוונטי לא ידוע על שימוש שעושה המבקשת 2 בסימן בישראל מיום הגשת בקשתה לרישום הסימן לפני כארבע שנים ועד היום ועל כן אין וה ברור כי קיימת כוונה להתחיל ולהשתמש בסימן בישראל.

4. מן האמור עולה כי המבקשת 1 הינה היחידה שעושה שימוש בסימן בישראל. מכאן שידה של המבקשת 1 על העליונה במבחן זה.

5. המבקשת 1 הגישה את הבקשה לרישום הסימן לפני המבקשת 2. המבקשת 1 עשתה שימוש בסימן במשך תקופה ממושכת. איני סבורה כי מחקירתו הנגדית של מר הרוני עלה כי בחר בסימן בחוסר תוס לב אף אם היה נסיון לרמוז כך באותה חקירה.

6. עם זאת במהלך אותה חקירה עלה כי בא כוח המבקשת 2, עו"ד ברגמן, ייצג בעבר את מר הרוני. עוד עלה מן החקירה כי עו"ד ברגמן הוא שפנה למבקשת 1 והציע לה להגיש את סימנה לרישום בישראל. אין ה ברור אם המידע על הבקשה לרישום של חברת קנדי הגיע אליו בשל הייצוג שיצג את מר הרוני בעבר (ר' פרוטוקול הדיון בעמוד 32 שורה 22 - עמוד 33 שורה 13).

7. בשל ההיכרות בין עו"ד ברגמן נחתם ההסכם בין המבקשות, במסגרתו ייתכן כי עו"ד ברגמן ייצג את שני הצדדים:

"ת: | תשמע הוא נמצא , אתה , הנענו למצב כזה והוא כנראה דצה להשתמש בשירותים שלי זה מה שאני מבין , אין לו , אנמי משתמש בסימן . זה מה שאתה המלצת לי",

וכן בעמוד 35, שורה 5- עמוד 35 בשורה 10:

"ש: התמנו על הסכם המלצת לי , הסכמתי היה הסכם מסחרי שראיתי אותו כלכלי וגם לא לצינו להיכנס לאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו , אתה היית היועץ שלי הקשבתי לך , הלכתי לפי מה ש - ,

כב' סגנית הרשם :אני לא מבינה עורך דין ברגמן ייצג אותך גם בתקופה של ההסכם?

העד , מר הרוני : לא היה לי עודך דין אני מכיר אותו אז אמרתי לו מה עושים למה הוענו למצב כזה 2 הוא אומר הכי טוב בשבילך תעשה 1 2 3 חשבתי התייעצתי הסכמתי,

כב' סגנית הרשם :אז עודך דין ברגמן ייצג את שני, סליחה, אדוני ייצג את שני הצדדים בתקופת ההסכם?

העד , מר הרוני : לא הוא לא ייצג , צילה, עו"ד ברגמן : בוודאי שלא, עודכת הפטנטים צילה היא זו שייצגה ,

העד, מר הרוני : | צילה, אבל אנחנו היינו גם בקשר מתוך היכרות שלי איתו ולא ציפיתי שהוא יעשה לי ככה לא ציפיתי שהוא יגיע איתי לרמות כאלה .

ש: אולי (ברתי אני רק אבהיר בשביל זה אני גם אמדתי מקודם את מה שאמרתי היחסים של איתן ושלי אנחנו מכירים כבר עוד שמים אס לא למעלה מכך וייצגתי אותו בתיקים אחרים . איתן כועס עכש:ו אני מבין אז אמר מה שאמד אבל יחסים שלנו במשך כל השנים היו טובים ,

כב' סגנית הרשם :לא, היחסים לא מעניינים אותי, זה לא דלוונטי,

כב' סגנית הרשם :רציתי לדעת אס בחתימת ההסכם , עו"ד לוין :| לא , הוא כועס איתן כועס ,

כב' סגנית הרשם :אדוני ייצג את שני הצדדים .

העד , מר הרוני : לא אני מתדגש כי אני לא דגיל לשבת ,

עו"ד ברגמן : לא בוודאי שלא בוודאי שלא .

עו"ד ברגמן : אבל גברתי היות (אנחנו מכירים כבר הרבה שנים אז איתן בהסכמתה של צילה צלצל אליי כמה פעמים ושוחחנו וצילה הייתה כמובן לא בסוד העניינים הייתה בעניינים ואמרה את מה שהיא צריכה לומר,

כב' סגנית הרשם :אוקי,

עו"ד ברגמן : ובסופו של דבר נכון היה קשר ישיר בין איתן לביני",

8. לטעמי, גם אס סברו הצדדים שההסכם לרישום הסימנים במקביל יאושר ויחסיהם

המסחריים יעלו יפה, ראוי היה כי אותו ייצוג כפול או אף תחושת ייצוג כפול חיו נמנעיס. בהקשר זה כתב המלומד ד"ר ג. קלינג כי:

"עורך דין שהכין חוזה לשניים שהיו לקוחותיו אינו יכול לטפל, בשם אחד מהם, באכיפת החוזה. גישה זו מתבססת על ההנחה שתביעה לאכיפת החוזה והכנתו הם עניין אחד. אומנם ניתן היה לפרש את ה"עניין" על דרך הצמצום, לראות כ"עניין" רק את עצם הכנתו של החוזה ולהתייחס לאכיפתו כאל עניין אחד. כאמור, בהקשר זה ראוי ליתן למושג "ענמין" פירוש רחב כדי למנוע תופעה, שמי שבשבילו הכין עורך הדין את החוזה, ימצא את עורך הדין מתייצב נגדו. עם זאת אין מניעה, כי עורך הדין יסביר לצד שאינו מתכוון לקיים את התחייבויותיו את המשמעות של הפדת חוזה". (ראה קלינג, בעמוד 173).

9. גם התחושה כי נעשה שימוש במידע שמצוי בידי בא כוח המבקשת 2 בשל הייצוג הממושך של מר הרוני במסגרת הליך זה שהפך לאדוורסרי אינה תחושה נוחה. לעניין שימוש של עורך דין במידע שהגיע אליו מלקוח לשעבר נגד אותו לקוח ראה (קלינג, בעמ' 172).

0. סוף דבר, הבקשה לרישום מקביל של הסימנים בהתאם לסעיף 30 נדחית בואת.

1. הליכי בחינת הבקשה של המבקשת 1 לרישום סימן מסחר מס' 246560 יימשכו. הבקשה לרישום סימן מסחר מס' 251952 נדחית בואת.

2. לאור ההסכמות בין הצדדים, איני עושה צו להוצאות.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים היום כה ת