סימן מסחר 259178, 259179

ההחלטה:

-התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 259179, 259178

המתנגדת: בהזהו [ \/ 1173 ] סינוסזבּיזסטב. 1 באמצעות ב"כ לוצאטו את לוצאטו, עו"ד

המבקשת: ד"ר שפירא אייל בע"מ באמצעות ב"כ ג'ני מזור-גורדון, עו"ד

1. בפני התנגדות לרישום סימני מסחר מילוליים מס' 259178 "אלה" ו- 259179, "1ז" (להלן: "הסימנים המבוקשים") אשר הוגשו לרישום על ידי חברת ד"ר שפירא אייל בע"מ (להלן: "המבקשת") ביוס 29.9.2013. המבקשת מפעילה מרפאה למתן שירותי רפואה אסתטית וכירורגיה פלסטית, תחת השם "אלֶה". הסימנים המבוקשים מתייחסים שניהם לפרטות טובי זהות בסוג 44.

2 ביוס 14.2.2016 הוגשה הודעת ההתנגדות בגין הסימנים המבוקשים על ידי חברת הזזה \/ 118 0116ז1.8078 (להלן: "המתנגדת"), אשר הינה חברה פרמצבטית העוסקת במחקר, פיתוח ושיווק תרופות ותכשירים בתחומי רפואת נשים ואנדוקרינולוגיה. המתנגדת מייצרת ומשווקת גלולות למניעת הריון בלתי רצוי ("גלולות היוס שאחרי") בשם ".זז" (להלן: "גלולות 'ג.1.1ת'"). בבעלות המתנגדת סימני המסחר (המילוליים)

3 "ג" וסימן המסחר 234411 "אלה" הרשומים בישראל בסוג 5 (להלן: "סימני המתנגדת").

3 ביוס 16.6.2016 הגישה המבקשת כתב טענות שכנגד. עסק סבב ראיות הצדדים, ביוס 7 התקיים בפני דיון הוכחות במסגרתו נחקרו בחקירה נגדית כלל המצהירים מטעם הצדדים (למעט החוקרת הפרטית שנשכרה על ידי המתנגדת, ועל כך אפרט מטה). סיכומי הצדדים הוגשו ולפיכך בשל התיק למתן החלטה.

4. בהחלטה זו פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 תקרא להלן: "הפקודה". פרוטוקול הדיון מיוס 25.6.2017 יכונה להלן: "פרוטוקול".

תמצית טענות הצדדים

המתנגדת

לטענת המתנגדת, החלה היא את דרכה בשנת 1996 בצרפת, כחברה פרמצבטית פורצת דרך במחקר ופיתוח תרופות ותכשירים בתחומי נשים ואנדוקרינולוגיה. לדבריה, תכשיריה נמכרים בהיקפים נרחבים ומשווקים בכ-70 מדינות ברחבי העולם, ובכללן ישראל.

המתנגדת גורסת כי סימניה "1.1.4" ו- "אלה" הפכו ברבות השנים למוכרים היטב ומזוהים עמה, כהגדרת המונח בסעיף 1 לפקודה. לגישתה, לסימנים מוניטין נרחב ברחבי העולם כמו גם בישראל. ואת הן בקרב הקהילה הרפואית והמדעית, והן בקרב ציבור הנשים בישראל. כמו כן, מציינת המתנגדת כי הסימן ".1.1" נרשם על שמה בעשרות מדינות בעולם. לפיכך ולגישתה, הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום לאור הוראת סעיפים 13(11) ו- 14(11) לפקודה.

המתנגדת גורסת עוד כי הסימנים המבוקשים זהים לגמרי לסימני הרשומים על שמה, ולפיכך אינם כשירים לרישום בהתאם להוראת סעיף 9(11) לפקודה. בהקשר זה טוענת המתנגדת כי תכשירים רפואיים בסוג 5 (פרטות הסחורות המנויה בסימניה) ושירותים רפואיים בסוג 44 (המנוסים בפרטות הסימנים המבוקשים) הינם בבחינת טובי/שירותים 'מאותו הגדר', כלשון הפקודה. בתמיכה לטענתה זו, הציגה המתנגדת פסקי דין שניתנו באירופה, אנגליה וארה"ב.

המתנגדת טוענת כי ערוצי השיווק באמצעות משווקת המבקשת את שירותיה הרפואיים,

אתם ערוצי שיווק באמצעות משווקת היא את גלולות ".51.1" אותן היא מייצרת. עוד נטען כי המדובר באותו חוג לקוחות ייעודי אליו מכוונות הן המבקשת והן המתנגדת.

בנוסף, טוענת המתנגדת כי עלה בידה להוכיח כי שימוש המבקשת בסימנים המבוקשים אף יוצר הטעייה בפועל של ציבור הצרכנים בישראל. זאת משום שלטענתה, גלולות ".1 [="

ודומיהן וכן שירותים רפואיים/כירורגיים, מסופקים על ידי המבקשת תחת אותה קורת גג מבלי שתהא אבחנה ביניהם.

טוענת עוד המתנגדת כי סימני המבקשת משוללים אופי מבחין ולפיכך אינם כשירים לרישום לפי סעיף 8(א) לפקודה.

לבסוף, נטען כי סימני המבקשת אינם כשירים לרישום בהתאם לסעיף 6(11) לפקודה שכן מעבר לחשש להטעיית הציבור, בחירתם נגועה בחוסר תוס לב ומעודדי הס תחרות בלתי הוגנת במסחר.

המבקשת

המבקשת טוענת כי היא משתמשת בסימנים המבוקשים באופן רציף ועקבי, כשמס המרפאה המופעלת על ידה, עוד מאו הקמתה בשלהי שנת 2013. לטענתה, במרפאת "אלה" ניתנים מכלול פתרונות חדשניים וטיפולים אסתטיים בתחומי כירורגיה פלסטית, אסתטיקה רפואית, רפואת לייזר, פלסטיקה גניקולוגית וכירורגיה משחזרת.

לגישתה, השם "אלה" נבחר בתוס לב, מבלי שהמבקשת הכירה את הגלולות המיוצרות על ידי המתנגדת. לטענתה, המדובר במילה מילונית, שהיא גם פרטי נפוצים בישראל וכן שם של עצם (אלה ארצישראלית, אלת המסטיק וכד'). כתימוכין, מציינת המבקשת כי גם הלוגו תחתיו היא פועלת, אשר עיצובו התעדכן בתחילת שנת 2016 כחלק משינוי מיתוג שעברה המבקשת, כלל תמיד איור של עצם.

בהקשר וה טוענת המבקשת כי עלה בידה להוכיח את מאמצי השיווק והפרסום בהקשר ביחס לסימנים המבוקשים. לגישתה, כתוצאה ממאמצי אלה, רכשו הסימנים מוניטין רב.

עוד טוענת המבקשת כי לא עלה בידי המתנגדת להוכיח כי סימניה "118" "אלה" הפכו ברבות השנים למוכרים היטב כמשמעות הדבר בפקודה. בין היתר ולגישתה, המתנגדת לא הוכיחה כי השקיעה מאמצי אכיפה בקשר לסימניה. המתנגדת אף גילתה אדישות מוחלטת כלפי מרפאת "אלה" המנוהלת על ידי המבקשת, אלא לאחר פרסום דבר קיוונו של הסימנים בפנקס, וכשלוש שניס לאחר שהמבקשת החלה לפעול תחת הסימנים המבוקשים. כמו כן,

גורסת המבקשת כי הסימנים "118" "אלה" אינם ייחודיים וכי נמצאו רישומים בפנקס על

ידי עסקים אחרים, בין היתר בתחום רפואת הנשים, דבר אשר מצביע על כך כי אין המדובר בסימן המזוהה בוודאות עם המתנגדת.

לבסוף, טענת המבקשת כי לא קיים חשש להטעיה בין הסימנים הרשומים לבין הסימנים המבוקשים. המבקשת סבורה כי הסימנים המבוקשים אינם זהים לסימני המתנגדת בצליל ההגייה, שכן את שם התרופה המשווקת על ידי המתנגדת הוגש במלעיל ואילו את שם המרפאה של המבקשת הוגש במלרע.

בנוסף, לגישת המבקשת, השירותים הרפואיים הניתנים על ידה והמוצגים במסגרת הסימנים המבוקשים בסוג 44 והתכשיר לגביו נרשמו סימני המתנגדת בסוג 5, אינם "מאותו הגדר" כמשמעות הדבר בפקודה. עוד לגישתה, אין עסקין במוצרים חלופיים או משלימים. המבקשת אף מדגישה כי אין המדובר במוצרי מדף הנמכרים וה לצד זה, שלגביהם עלול הצרכן לטעות או לייחס קשר ביניהם. בתמיכה לטענתה ואף המבקשת הציגה פסקי דין שניתנו במדינות שונות.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עוד בהקשר הנ"ל נטען כי לא עלה בידי המתנגדת להצביע על הטעיה בפועל בין המבקשת למתנגדת כתוצאה משימוש בסימנים המבוקשים.

ראיות הצדדים

ביוס 19.10.2016 הגישה המתנגדת כראיותיה בהליך את תצהיר הגב' 261107 ₪116 (להלן: "גב' פרייה"), אשר תחום הקניין הרוחני במתנגדת מצוי באחריותה.

ביוס 25.12.2016 הגישה המבקשת כראיותיה שכנגד את תצהירו של ד"ר אייל שפירא (להלן: "ד"ר שפירא"), הבעלים והמנהל של המבקשת.

ביוס 26.2.2017 הגישה המתנגדת ראיות בתשובה ובהן תצהירה של הגב' אורית גזית (להלן: "גב' גזית"), המשמשת כסמנכ"ל שיווק ומכירות של חטיבת הפארמה בחברת כ.צ.ט. בע"מ, שהינה מפיצת מוצרי המתנגדת בישראל.

דיוןו והכרעה טענות מקדמיות

בתחילת הדיון שהתקיים בפני, העלו באי כוח המבקשת טענה לפיה הדברים אשר הוצהרו על ידי גב' פרייה, המצהירה מטעמ המתנגדת הינם בגדר עדות מפי השמועה. לעניין זה הפנתה המבקשת לסעיף 18 לתצהיר הגב' פריה ולנספח 5 שבו, אשר הינו דוח חקירה מאת חוקרת פרטית בשם הגב' אורית דולינגר (להלן: "הגב' דולינגר"). במסגרת הדוח, אותו אימצה כאמור הגב' פרייה כנספח לתצהירה, צוין כי במסגרת חקירה סמויה ביקרה הגב' דולינגר במרפאת המבקשת, שם סופקו לה גלולות למניעת הריון מסוג "מינולט". הדוח צורף לתצהיר הגב' פרייה בתמיכה לטענה כי המבקשת המעניקה שירותי רפואה פלסטית וכירורגית, אף מספקת מרשמים לגלולות בתחום הגניקולוגי.

הכלל בדבר עדות מפי השמועה קובע כי עדות בבית המשפט צריכה להינתן בידי העד אשר קלט בחושיו שלו את הדברים עליהם מוסר עדותו. ואת משום שהמוסר בעדות דברים אשר הגיעו לידיעתו "מפי השמועה" אינו יכול לערוב לאמיתות הדברים (ראו: י' קדמי, על הראיות (כרך ראשון), מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד, 2003), עמ' 481). בענייננו, אין משמעות ראייתית לחקירת הגב' פרייה על החקירה שבוצעה על ידי הגב' דולינגר שכן אין המדובר במידע אשר הינו מצוי בידיעתה האישית. מסיבותיה שלה, בחרה המתנגדת שלא לדאוג להתייצבות החוקרת גב' דולינגר לחקירה נגדית, ולפיכך, מן הראוי היה ליחס משקל נמוך לדוח שהוגש מטעם החוקרת (ראו: י. קדמי, על הראיות, חלק שלישי, עמ' 1706 (2003), ע"א 9 גולדווסר נ' קרביף, פ"מ מו(1) 485).

עסק ואת, בסעיף 22 לתצהירו, התייחס ד"ר שפירא לדוח שהוגש מטעם גב' דולינגר, והצהיר מפורשות כי הגב' דולינגר ביקרה במרפאתו וכי במענה לבקשתה המפורשת, אכן סיפק לגב' דולינגר מרשם לגלולות למניעת הריון, מסוג מינולט, כפי שנטען במסגרת הדוח. אי לכך, על סמך דבריו של ד"ר שפירא, המהימנים בעיני והידועים לו מידיעה אישית, ניתן לקבוע כי אכן סופק לגב' דולינגר מרשם לגלולות "מינולט" על ידי ד"ר שפירא. יודגש כאן כי אין המדובר בגלולות המתנגדת, המיוצרות תחת השם "..1.1ת", כפי שאף אישרה ואת הגב' פרייה בחקירתה הנגדית (ראו: פרוטוקול, עמ' 16, שורות 14-21).

כמו כן, במהלך דיון ההוכחות שהתקיים בפני, התנגדה המבקשת לכך שתצהיר הגב' גזית ייכלל בחומר ראיות המתנגדת. ואת מאחר שלדבריה היה על המתנגדת להגישו כחלק מהראיות הראשיות ולא במסגרת ראיותיה בתשובה. לפיכך ולגישתה, תוכן תצהיר הגב' גזית מהווה הרחבת חזית הדיון ולא עומד בהוראת תקנה (40 לתקנות סימני מסחר, 1940 (להלן: "התקנות").

לפי תקנה 40 לתקנות, ראיות בתשובה יצטמצמו אך ורק בעניינים שהס ממין התשובה. תקנה זו נועדה להגשיים תכליותיו של הכלל האוסר שינוי והרחבת חזית. תכליות אלו עניינן חתירה לדיון יעיל וממוקד נטול עיוות דין, בכך שניתנת לבעל דין האפשרות להתמודד כראוי הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית עס הסוגיות העולות כנגדו בכתב הטענות (ראו: ע"א 7 יודפת מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נ' נגוהות בע"מ, פס' 19 (פורסם בנבו, 12.7.2011)).

בענייננו, לא השתכנעתי כי תצהיר הגב' גזית מהווה הפרת הכלל האוסר על הרחבת חצית, שכן נמצא כי במסגרת תצהירה השיבה היא לאמור בסעיפים 17 ו- 27 בתצהיר ראיות המבקשת.

זאת, לעניין אופן שיווק גלולות "1.1.8" וכן לענין טענת המתנגדת בדבר מאמצי השיווק ופרסום סימניה. הבקשה אם כן להוציא את תצהיר גזית מתיק ההליך נדחית בזאת.

לגופו של עניין

האם סימני המתנגדת מוכרים היטב?

על מנת להכריע בשאלה האם סימני המתנגדת אינם סימני מסחר מוכרים היטב כהגדרת סעיף 1 לפקודה, יש לבחון האם הינם מוכרים היטב בישראל. לשון הסעיף:

סימן מסחר מוכר היטב - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שנמצא בבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר

כתוצאה ממאמצי השיווק; "

כוכור, קביעת מעמדו של סימן כסימן מסחר מוכר היטב תיעשה באמצעות מספר מבחני עזר שגובשו בפסיקה, בין היתר במסגרת פסק הדין בעניין ע"א 9193/03 460013₪/ נ' אבסולוט שוז, (פורסם בנבו 19.7.2004) (להלן: "עניין 'אבסולוט'"). בנוסף לעניין זה ראו: ההחלטה בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 "א\ דאתק", .5.8.1 אב דאתץ נ' זזה 5ה

זז זא אשר העידה מטעמה המתנגדת (ראוו: פרוטוקול, עמ' 0 שורות 31-33).

על מעמד סימני המתנגדת בישראל, אף לא ניתן ללמוד מנספח 2 לתצהיר הגב' פרייה המכיל טבלה המתייחסת לנתוני המכירות של גלולות "ג.1.1ם" ו - "מאסג.11". ראשית, הנתונים אינם מאומתים על ידי רואה חשבון כנדרש ועל כן משקלו הראייתי נמוך. מעבר לכך, נעדר מהנתונים הפילוח המתאים, ולפיכך לא ניתן ללמוד על היקפי השימוש בגלולות

"ג 1.1" במדינת ישראל (ראו גס: פרוטוקול, עמ' 7, שורות 15-19).

המתנגדת אף נמנעה מלהציג נתונים באשר להשקעתה הנטענת בפרסוס וקידוס הסימן ".1.1". בהתאם להוראת סעיף 1 לפקודה יש במידע זה כדי להצביע על מאמצי השיווק שנקט בעל סימן מסחר, לצורך החדרתו לתודעת ציבור הצרכן הרלוונטי. למעט סעיף 8 בתצהיר הגב' פרייה, שס נטען בעלמא כי המתנגדת נדרשה להוצאה של מאות אלפי שקלים בשנה על קידוס ושיווק סימני "₪1.1.8", לא סופק כל דוח אובייקטיבי בעניין וה. נספח 4 אשר צורף לתצהיר הגב' פרייה מכיל עלוני הסבר המיועדים לרופאים, וכן ידיעה אחת מזערית בעיתון ידיעות אחרונות אשר מציינת את שיתוף הפעולה בין האגודה הישראלית לתכנון המשפחה לבין חברת כ.צ.ט. לשם העלאת המודעות לקיומן של גלולות ".1.1". ראיה נוספת שהציגה המתנגדת כבסיס לטענתה בדבר ההוקרה לה זוכיס סימניה, היא בדמות שלושה אזכורים במהדורת החדשות בטלוויזיה (ראו: תצהיר גזית, נספת 1). יצוין כאן כי אף פרסומים בעיתונות במסגרתם מדווחת החברה כי תכשיר זה או אחר אושר לשיווק על ידי רשויות הבריאות, אינם בבחינת "מאמצי שיווק" כקבוע בסעיף 1 לפקודה.

איני סבורה כי די בחומר שצורף מטעמה המתנגדת כדי להצביע על מאמצי פרסוס ושיווק נרחבים של סימניה, כפי שטענה.

לבסוף, יצוין כי המתנגדת לא הצביעה על מאמצי האכיפה בהס נקטה בישראל על מנת להגן על סימניה ברבות השנים. למעשה, במשך שניס ארוכות פעלה מרפאת "אלה" בבעלות ד"ר שפירא, וזאת מבלי שהמתנגדת תפעל כנגד השימוש בסימן "אלה". רק בחודש יוני 2016, שלחה המתנגדת למבקשת מכתב התראה, וזאת לאחר שלוש שניס בהן עשתה המבקשת שימוש בסימן זה.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הנה כי כן, הריני לקבוע כי לא עלה בידי המתנגדת להוכיח טענתה, לפיה סימניה רכשו מוניטין והפכו מוכרים היטב בקרב הציבור הרלוונטי, היינו ציבור הרופאים או ציבור הנשים בישראל.

משום הגעתי למסקנה כי סימני המתנגדת אינם מוכרים היטב כהגדרת סעיף 1 לפקודה, יש לדחות את עילות ההתנגדות המבוססות על סעיפים 13(11) ו-14(11) לפקודה. כך, נדחית טענת המתנגדת לפיה סימניה הרשומים בסוג 5 זכו להוקרה והכרה כה נרחבת, עד כי יש בכוחם למנוע רישום סימני זהים או דומים המבוקשים לרישום בסוג 44.

חשש לדמיון מטעה

סעיף 9(11) לפקודה קובע כי לא יירשם סימן מסחר הדומה לסימן מסחר רשום באופן העלול להטעות וזאת כדלקמן:

"11. סימני אלה אינם כשדים לרישום:;

(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא דשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"

קיומו של חשש להטעיה לפי סעיף 9(11) ייבחן על פי המבחן המכונה "המבחן המשולש". מבחן זה אשר נתגבש ונטמע בפסיקה, כולל את מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וצינורות השיווק ומבחן יתר נסיבות העניין. אל המבחנים האמורים צורף מבחן השכל הישר כמבחן משנה (ראו: ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ, פד יח(3) 275 (1964); רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופרהב, פ"ד נז(2) 438, 453-451 (2003); ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע "מ נ' אס.בי.סי. פרסוס, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3) 933 (2001)).

מבחן המראה והצליל

במקרה דנן, אין חולק כי הסימנים המבוקשים זהים מבחינה ויזואלית לסימני המתנגדת. ואולם, לשיטת המבקשת, מבחינה פונטית קיים ביניהם שוני המתבטא באופן ההטעמה כמוסבר לעיל. בטענה זו אין ממש. ראשית, ספק אם הצרכן ידע לערוך הבחנה זו. כמו כן, לא הונחו בפני כל ראיות התומכות בטענה. הנה כי כן, יש לקבוע כי המדובר בסימנים זהים זה לזה.

מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

8. השאלה המרכזית הניצבת בפני היא אם השירותים הנתבעים במסגרת בקשות המבקשת

בסוג 44 והטובין לגביהם נרשמו סימני המתנגדת בסוג 5 משתייכים ל"אותו הגדר". שאלה זו תוכרע לאור הפרשנות המיוחסת בפסיקה למונח "טובין מאותו הגדר". יושס אל לב כי עסקינן בטובין מחד (היינו גלולות) ושירותים מאידך (שירותי רפואה וכירורגיה פלסטית). כידוע, אף טובין ושירותים עשויה להיחשב כמשתייכים ל"אותו הגדר" (ראו: ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (פורסם בנבו, 4) (להלן: "ענין טוטו זהב"), כדלקמן:

"בנסיבות מסוימות, אין נפקא מינה אם בעל סימן המסחר מספק טובין ואילו הגודם האחר, העושה שימוש בסימן המסחר, הנו נותן שירות בקשר לטובין מאותו סוג. השאלה שצריכה להישאל היא אם מצויים אנו באותה "משפחה מסחרית" במסגרתה מתקיים החשש לפיו יסיק הצרכן עכ קשד או חסות מטעם בעל הסימן הדשוס על העושים בו שימוש. המשפחה המסחרית צריכה להיות מונדרת ממקדה למקדה, בהתאם למבנה השוק והשחקנים הפועלים בו."

על מנת להכריע אם המדובר בטובין/שירותים "מאותו הגדר", יש לבחון את הטובין/שירותים המפורטים בפרטות הסימני הרשומים למול הטובין/שירותים שצוינו בפרטות הסימנים המבוקשים (ראו: ארנסט חיים וליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, בעמ' 82-83, (התשל"ג) פסקה 103).

כאמור לעיל בפסק הדין בעניין טוטו זהב, הקביעה לעניין קיומה של קרבה מסחרית, תלויה בעובדות המקרה, ואין לדבר על כלל אחיד לפיו טובין/שירותים מסוג אחד, וטוביןו/שירותים מסוג אחר, בהכרח יחשבו לטובין "מאותו הגדר" כמשמעות הדבר בפקודה. כמו כן, יתכן שטובין/שירותים מאותו סוג יחשבו כי משתייכים לאותו "הגדר", בעוד שטובין/שירותים מסוגים שונים יחשבו כמשתייכים לאותו "הגדר".

יפים לעניין אלה הדברים שנכתבו על ידי המלומדיס ,תע61/שש1.16 810 16110 1365 ץק התס1 ,שַת1406[1 2810 חת10007-5008 5הוחסו1 בספר 01 ששטב1.3 5'ע611 14" (2011) .60 1511 , " 65נבּצ1 117306 מה 13145 6הצ'ד 307-308.סק :

6 6|655ו]]ז6/0 לחז 6105565 זח6יז6]]ו חז 60005 זה זסס[6 18 )1" 6 חזוזוו 501605 יזס 60005 01 11656 וח כזם!1וחז51 60510060 ".יזם]ווחז51 6 01 0ו ההווס] 06 קסחז 61055 5016

לעניין השיקולים שיש בהם להתחשב פרס הכרעה בשאלת השתייכותם של טובין/שירותים

לאותו "הגדר", אפנה לדברים שנכתבו במובאה הנ"ל באותם העמודים:

10

6 זוז 1160501005 5611665 יזס 0005 116 0ו ףהזזם!שיז 5'זסו6ם] [[ם..." וס יזוח זוז !שוחו ,6נו[6חז 111656 .1תוו0660 סומ1 ה06ז חז סז 6 ז6וו6טו חח 56 ]0 600 זוסהז ,56סכןזווט 060חוחז

.ץז 6016 סיס יזס זסו0 ג[606 ועו הסזזוו6קחזס6

]...[

:0551506 ]0 26 עסחז 5'ז0ז06] ]0 פסקק פהזשוסו!ס] 6ז 66ח6זז1 ;5011005 זס 0005 650661106 סז ]0 565 סז (1)

;50005 זס 60005 650661106 סו ]0 8'זס8וו 6חז (2)

50106 ]0 0615 "זס 00005 6וז1 ]0 6יזוווח [ססופקוכ 6הז (3)

600 56/1605 זס 0005ף 16 ה[סוג[ער הווסיזה!ז 615 חחםו6 6הסיזז שו (4) רד רז

לשו 106ו6סיזטן הז 6יזסו[ק 11015 ווח 60 6/ז56-]501 ]0 6056 חז (5) 'זס 50716 6ו!1 חס ,סחווס] 06 0 ע[6ו] זס ההגוס] עז[סטזו66ק5סיז שיזם ;65ט[5116 1ח6יז1]]6

חמ

חז סז 5011605 00 00005 6ש1ו66קפסיז שו השועו סו וח6וא6 שו (6) ]הווס066 סוחז 1086 קסחז הווח זה :זסוס 606 הזועו הסזזוו6קחזס6 ו זס ההשו 66ח5)0ח1 זס] ,60005 ש]ו61055 06סיז חז 1056 עוסו 5 שו ]ווק ז51וו0ח1 יזס] 061 56'זווס6 ]0 סו ,65 חקו 60 06 050יז

.8'ז56010 1ח6יז01]]6 זט 506 16 הז 56/1665 יזס

3. בעניין והדין באירופה אינו שונה, כפי שניתן ללמוד מפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט האירופי ([6=) 05066[ 01 600 חפס6ססזטם שהוצג על ידי המתנגדת 6-39/97 6898

(29.9.1998) ,.6ח] זעב | -הץ0!ס 6 -0וז6 | צ תחפוה % |אוהפטוטבּ א הסחה 6. שס נכתב

כדלקמן בסעיף 23:

6 05 ,5611005 00 00005 6 ]0 קזזם!ווחו5 6 0חז055058 הז" הסז55ו חס ) 16 0 618 הזח'זסטס) הז00חו1 60)זחלז חב ה6ח6יו1 5 111056 10 ח6]011יז 5ז0610] זההט6|6יז שו |[ ווס ה6וחוס טסו 6 = 006018 10 ה1%6 06 1]גוסו[5 65ט]50חז6) 56/1665 יזס וסו5] 5זס5וו 60 זו זו וס סו[ זסוחו ]הז 5ז0ו06] שו חח 56 [ס 60 זוסו!ז חס ['56סקזווט 060ח6זחז* 0ססיז

"6016 6יזם יס יזוס ו[606 הזעו הסזו1ו6קהזס6 הז סיזם ע6וז

4. סיכומו של דבר, השיקולים הרלוונטיים להכרעה בשאלה אם טובין/שירותים משתייכים ל"אותו הגדר" כמשמעות הדבר בפקודה אינם בבחינת רשימה ממצה, ואלו הס בין היתר:

אופי ומהות הטובין/שירותים; אופן השימוש ומטרת השימוש בטובין/שירותים; אופי המשתמשים בטובין/שירותים ; ערוצי השיווק ואופן השיווק (האם נמכרים וה לצד זה); מידת התחרותיות בין הטובין/שירותים וכן אם מדובר בטובין/שירותים חלופיים (בעלי ייעוד וחה או דומה), טובין/שירותים המשלימים זה את זה או טובין מאותה משפחה מסחרית.

במסגרת בחינת השיקולים לעיל, יש להתחשב אף בהתקדמות טכנולוגית אפשרית, התפתחות חיי המסחר והשתכללות דרכי השיווק וההפצה (ראו: בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר

לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר - בקשה לביטול ההליך .]8 1:וא .ם.]זא נ' \. זה ךז אסדה ]אס דט ה, סעיף 30ד' (פורסם באתר רשות הפטנטים, 11.3.1999).

לעניין טובין המשלימים זה את זה, יש לבחון אם קיים קשר חדוק ביניהם - היינו, שהאחד נחוץ או משמעותי לאחר, או שהצרכן עלול לסבור כי אספקת אותם טובין/שירותים מתבצעת באחריות אותו הגורם. לעניין זה אפנה להוראות בחינת סימני מסחר של המשרד האירופי

שעודכנו אך לאחרונה (1.10.2017) - הסוח( מה6קסיז:1 01 תסוזההוהזה3א6 "ז0] 211061165 ) ,6 3 -(כ213100) 211166) עה6קסזק [16[16608ה1 מסום(1 תה6קסזט ,168 6הד : 680 ,תסופט1ת60 01 000ג611א1.1 תה צז0ת106 6[סטסכ] :2 5660 ,הסטופסקקס

5 0ח 60005 01 הס8וז8קות0-) (להלן: "הוראות הבחינה במשרד האירופי"):

₪ 8 6זסו) ]1 60166 6יזם (1665/ז56 יזס) 0005 .3.2.4" ו 15 06 101 56056 6וזז מז וח6ו]ז ה66קח6 ה0סו6 הח 60 6 ]0 מסזו6ווםסיזק 6 זס] (1ה60ו]1ח517) זהסזזסקחוז יזס ([110ח0556) 55 111056 ]0 מסופ1שסיזט יזס 0005ף 11056 ]0 מסופזטסיזט יזס ,90005

" זו 506 116 הזזעו 165[

ומן הכלל אל הפרט. פרטות הסחורות בסימני המתנגדת (סוג 5) מתייחסת ל"תכשיר רוקחות, דהיינו אמצעי מניעה זמניים, שלאחר קיום יחסי מין או למצבי חרום". לעומת זאת, פרטות סימני המבקשת (סוג 44) מתייחסים לאלו: "שידותיס דפואיים וכירורגיים בתחום דפואת נשים ורפואה פלסטית; מתן מידע על שידותים רפואיים בתחום דפואת נשים ורפואה פלסטית; שירותי קליניקות בריאות ומרכזים בדריאות בתחום דפואת נשים ודפואה פלסטית; *עוץ בענייני רפואת נשים ורפואה פלסטית; מתן אינפורמציה על טיפולי בריאות בתחום דפואת נשים ודפואה פלסטית באמצעות הטלפון; ייעוץ מקצועי בתחומי טכנולוגיה רפואית וכירורגיה רפואית בתחום רפואת נשים ודפואה פלסטית; שירותי כירורגיה קוסמטית; שירותי רפואת נשים, גניקולוגיה; מתן טיפול רפואי, שידותי טיפול רפואי המסופקים על ידי מרפאות ומכזי בריאות, כולל בתחום דפואת נשים ודפואה פלסטית; שירותי דפואה ובריאות ניתנים על ידי רופאים בתחום דפואת נשים ורפואה פלסטית;"

8. הטובין בפרטות סימני המתנגדת מהותם אמצעי מניעה בשעת חירום, בעוד שפרטות סימני המבקשת מתייחסות לשירותים רפואיים בתחום רפואת נשים וכירורגיה פלסטית. דומה כי אין חולק כי גלולת חירום למניעת הריון, ושירותי רפואה פלסטית/אסתטית אינם משתייכים לאותה משפחה מסחרית. כאמור, פרטות סחורות סימני המבקשת כוללות אף שירותי רפואת נשים, ובין אלו מתן טיפול רפואי וייעוץ. אין להתעלם מכך ששירותי רפואת נשיים כוללים, באופן עקרוני, אף טיפולים כירורגיים לסיוע הריון לא רצוי. ואולם, כאמור לעיל מטרת הטובין בפרטות סימני המתנגדת הינה מניעת הריון בלתי רצוי עוד קודם לעיבור. הנה כי כן, ניתן לקבוע כי מהות הטובין בפרטות סימני המתנגדת ומטרתם, שונה ממהותם וייעודם של השירותים המפורטים בפרטות סימני המבקשת. מכאן נגזר באופן טבעי אף השוני באופן השימוש בטובין/שירותים.

9. אין לכחד כי כעקרון לתכשיר רפואי ולשירותים רפואיים, עשויה להיות מטרה טיפולית דומה. יחד עם זאת, אין בהכרח בקיומה של מטרה זו כדי להוביל למסקנה כי המדובר בטובין מאותו הגדר. שכן, הבדלים הקיימים ביניהם, מבחינת מהות הטובין ומקורו, גוברים על הקווי המשותפים ביניהם. בשל ההבדלים, הצרכן הרלוונטי, לא מצפה מרופא לפתח או

לשווק תרופה. כך נקבע בהחלטת המשרד האירופי בעניין .ס\ז מ66113110ת6:3 תו 661510 2.06 ,156[1010815606 טנוהשסתח1 , (צ'דזכ1. זב טא1) 9682( צ.₪ ץווקויז 6 .פש 7))))):

6 10 6וו ,160ח06 06 ז0תח60 את!ז] חוסוזס6 ₪ הפגוסהז חסטם" סיזווח הז 605ח6ז0]]ו0 186 ,156056 ף הוזטשיז ][ס [0ף הסוחחזס6 .515 עחם וזסזסטהווס ץ['ז6160 מזסויזס [סופו שו הזז ץ]01 050

1 0006600 10 "000610 ]266א6 זסח 0065 6!![מוון ]תםטס|סיז 6ד

".וז 0 01 זוה

(הדגשות אינן במקור, י.ש.כ.)

0. על פניו נראה כי בדרך כלל, לא נמצא דמיון ייעודי בין תכשירים רפואיים בסוג 5 לבין שירותי רפואה בסוג 44. על כך אף ניתן ללמוד מהוראות הבחינה במשרד האירופי, לשון ההוראות, פרק 2 סעיף 2:

חז הסט]סטחז ץ]זש60ו! סז 165חסקחזס6 [160ווו66תן תחת סימניה הרשומים. מעבר לכך, נתוניס ייעודיים הניתנים באמצעות אתר אינטרנט לגבי השימוש בגלולות מבית היוצר של המתנגדת, אין דינם כדין מתן שירותים רפואיים וייעוץ רפואי פלסטי או גניקולוגי מטעם המבקשת.

לעניין אופן השיווק בטובין/שירותים המנויים בפרטות דלעיל, יש להתייחס למידת המעורבות הנדרשת מצד הרופא/הגורס המטפל. לאחר שינוי סיווג גלולות "1.1.3" מתרופת מרשם לתרופה ללא מרשם, אין הכרח כי רופא יהא מעורב בתהליך רכישת הגלולה. מאידך, לצריכת השירותים שמעניקה המבקשת, נחוצה מעורבותו של רופא/כירורג פלסטי.

באשר לאופי משתמשי הקצה, לטענת המתנגדת, כל אישה בגיל הפריון עשויה להשתמש בגלולות ".1.1", ולפיכך ישנה חפיפה בין חוג הלקוחות שצורכת את הגלולה לבין חוג הלקוחות הבא בשערי מרפאת המבקשת. ד"ר שפירא העיד כי אמנס קהל היעד העיקרי של המרפאה הוא נשים, ברא טען הוא, וכך אף התרשמתי, כי קהל היעד הינו נשים באשר הן, כמו גם גברים (ראו: פרוטוקול, עמ' 34, שורות 6-20). מכאן כי לא ניתן לקבוע כי הטובין והשירותים המנויים בפרטות הסימניס נשוא ההליך, מיועדים לקבל לקוחות זהים, חרף החפיפה ביניהם. בהקשר זה, מסכימה אני עם המבקשת כי מקרה הבדל בין בחירת צרכנית המעוניינת לבצע ניתוח אסתטי שהינו ניתוח אלקטיבי ולשס כך מבצעת סקר שוק, לעומת צרכנית הנתונה במצב חירום וברשותה חלון זמן קצר מאוד לקבלת טיפול אפקטיבי באמצעות גלולות חירום (ראו: פרוטוקול, עמ' 28, שורות 10-16). הנה כי כן, קיים שוני באשר לאופי משתמשי הקצה בטובין המתנגדת ובשירותי המבקשת.

עוד בענייננו, הטובין המנויים בפרטות סימני המתנגדת, והשירותים הכלולים בפרטות סימני המבקשת, אינם מסופקים לציבור תחת קורת גג אחת. כפי שטענה המתנגדת עצמה, טובין המיוצרים על ידה משווקים ברשתות הפארס ובתי המרקחת, ללא צורך ברופא. ואת בעוד שאת השירותים הכלולים בפרטות סימני המבקשת לא ניתן לצרוך, אלא באמצעות רופא.

כמו כן, יש להדגיש כי לא הוכח בפני, כי קיימת תחרות מסחרית כלשהי בין גלולות חירום (המנויים בפרטות סימני המתנגדת) לבין שירותי רפואה/כירורגיה פלסטית (הכלולים בפרטות סימני המבקשת). אף לא התרשמתי כי המדובר בטוביו/שירותים משלימים. שכן לא הוכח בפני קיומו של קשר הדוק ביניהם, באופו שהאחד נחוץ או משמעותי לשימוש באחר.

בהקשר זה מקובלת עלי עדותו של ד"ר שפירא לפיה על אף שאינו עוסק בגניקולוגיה באופן שוטף, מכוח רישיונו לעסוק ברפואה בישראל אין מניעה חוקית כי באופן אינצידנטלי ישוס גלולות כאלו או אחרות לאור פנייה יזומה של לקוחה (ראו: פרוטוקול, עמ' 40, שורות 23-37). לטעמי, ולאור הדברים לעיל, אין במקרה שהוצג בפני לפיו רשם ד"ר שפירא מרשם לגלולת "מינולט" כדי להוות הטעיית לקוחה לסבור כי ד"ר שפירא הוא שמפתח ומשווק את גלולות "\. זזש"

לאור כלל האמור לעיל, מסקנתי היא כי הטובין המנויים בפרטות סימני המתנגדת והשירותים המנויים בפרטות סימני המבקשת, אינם משתייכים לאותו הגדר. יצוין כי עיינתי בכלל האסמכתאות שצירפו הצדדים לעניין הדין הזר, ולמעט אלו אליהן התייחסתי בהחלטה זו, לא מצאתי כי היה בהן כדי לתרום לדיון בנושא זה.

הנה כי כן, לא קיים חשש לדמיון מטעה בין סימני המבקשת לבין סימני המתנגדת. קל וחומר שלא ניתן לקבוע קיומה של הטעייה בפועל, כטענת המתנגדת. כמו כן מתייתר אף הדיון בכשירות הסימני המבוקשים בהתאם לסעיף 6(11) לפקודה.

למעלה מן הצורך אתייחס ליתר נסיבות העניין. בענייננו, המתנגדת מצביעה על כך שהמבקשת נמנעה מלהעיד את ד"ר אגמון, גניקולוג בכיר שהיה שותף במבקשת עת בחרה היא את הסימניס המבוקשים. לגישתה, על פי "כלל הראיה הטובה ביותר" ונטל ההוכחה בהליכי ההתנגדות, היה על המבקשת להעיד את ד"ר אגמון ומשבחרה שלא לעשות כן, יש להניח כי ידעו על קיומו של סימני המתנגדת. לעניין וה, התרשמתי כי לא היה לד"ר שפירא מניע נסתר שעקבותיו נמנע מלהעיד את שותפתו הקודם. השותפות בין השניים התפרקה וכיוון ד"ר שפירא הינו בעל המניות היחיד במרפאה.

סוף דבר, הסימניס המבוקשים כשירים לרישום לאור הוראות הפקודה והדין. לפיכך, אני דוחה את ההתנגדות ומורה על רישום הסימניס המבוקשים בפנקס סימני המסחר. מכוח סמכותי אשר בסעיף 69 לפקודה, בנסיבות העניין, בהתחשב בכלל השיקולים הקבועים בפסיקה לקביעת הוצאותיו של בעל דין שזכה בהליך, הריני מורה למתנגדת לשלם את הוצאות שכ"ט המבקשת בסך 35,000 ₪, לא כולל מע"מ. סכום זה ישולם תוך 21 יום מהיום, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההחלטה ועד למועד התשלום בפועל.

יערה שושני כספי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום י' טבת תשע"ח 8 דצמבר 2017

סימוכין: 0"