סימן מסחר 267843

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר 203

המתנגדת: בי.בי.בי מסעדות בע"מ ע"י ב"כ: צייגר ושות, עו"ד

המבקשת: ץכ) המבו ע"י ב"כ: בני כהן עו"ד

ה ח ל ט ה

1. לפני התנגדות לרישום סימן מסחר (מעוצב), מספר 267843 בסוג 33 לגבי "משקאות אלכוהוליים" (להלן: "הסימן המבוקש"), הנראה כך:

2. הבקשה לרישום הסימן המבוקש הוגשה ביוס 24.8.2014, בהתבסס על רישום בחו"ל (פינלנד) שמספרו: 248294 מיום 15.2.2010, על ידי חברת עכ) 3800810 (להלן: "המבקשת"). הבקשה קובלה ביוס 25.4.2018, וביוס 29.7.2018 הוגשה ההתנגדות לרישומו של הסימן המבוקש על ידי חברת בי.בי.בי מסעדות בע"מ (להלן: "המתנגדת").

3 לאחר החלפת כתבי טענות בין הצדדים ומשהוגשו ראיות, נשמעה ההתנגדות ונחקרו בחקירות נגדיות המצהיריס מטעס הצדדים בדיון שנערך ביוס 16.9.2019, במהלכו גס סיכמו הצדדים טענותיהם בעל-פה. פרוטוקול הדיון אושר על ידי הצדדים ביוס 3.11.2019.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

4. המבקשת היא חברה רשומה בפינלנד העוסקת בתחום ייצור ושיווק משקאות אלכוהוליים וגם משקאות כשרים וכשריס לפסח המיועדים לקהל היהודי-דתי. המבקשת רשמה את הסימן המבוקש בארה"ב ובפינלנד שניהם תחת סיווג 33 (משקאות אלכוהוליים).

המתנגדת היא חברה שתחום עיסוקה בהפעלת מסעדות ובמכירת זיכיונות להפעלת מסעדות תחת השמות "ם.ם.ם", "055" ו-"בורגרים". על פי המתנגדת רשומיס סימני המסחר הבאים:

1. סימן מסחר מס' 192204 "1055" (לא מעוצב) מיוס 6.4.2008 הרשום בסוג 30 לגבי "רטבים לסלט; קטשופ; חרדל; מיונז; הנכללים כולס בסוג 30 וכן בסוג 43 בגין: "אספקת מזון ומשקה; שירותי מסעדה ; הנכללים בסוג 43".

2. סימן מסחר מס' מספר 192207 7" (מעוצב- דמות חתול] כלב) מיוס 6.4.2008 הרשום בסוג 30 לגבי "רטבים לסלט; קטשופ; חרדל; מיונז; הנכללים כולס בסוג 30".

3. סימן מסחר מס" 222667 "51/1101 10555א" (לא מעוצב), הרשום מיוס 7.4.2011 בסוג 43 בגין: "שרותי מסעדות, שירותי טייק אויי; אספקת מזון ומשקה; הנכללים כולם בסוג 43"

עיקר טענות המתנגדת

טענתה המרכזית של המתנגדת (פרק ג.1 להודעת ההתנגדות) היא, כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם להוראת סעיף 14(11) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב -1972 (להלן: "הפקודה"). לטענת המתנגדת, הסימן המבוקש זהה מילולית לסימן הרשום של המתנגדת (סימן מסחר מס' 192204 "1005:5/") שהוא לשיטתה סימן מסחר מוכר היטב.

המתנגדת טוענת כי בסימן המבוקש לרישום יש כדי להצביע על קשר ישיר בין הטובין לגבי הסימן המבוקש (משקאות אלכוהוליים), לבין סימן הרשום של המתנגדת, המתייחס למסעדות, לאוכל ולמשקאות, וכי המתנגדת תיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש. לטענתה, יש קשר ישיר והדוק בין מסעדות או שירותי הסעדה לבין משקאות אלכוהוליים. עוד טענה בהקשר זה כי היא מוכרת במסעדותיה משקה בשם "מוזס מוחיטו" ולכן, על אף שסימן המתנגדת אינו רשום בסוג 33 (המתייחס למשקאות) עלול הסימן המבוקש לגרום להטעיה.

עוד טוענת המתנגדת, כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 6(11) לפקודה (פרק ג.2 להודעת ההתנגדות). לטענת המתנגדת, הסימן המבוקש עלול להטעות את הציבור, כך שהציבור ירכוש את מוצר המבקשת כאשר הוא יסבור שמדובר במוצר של

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

המתנגדת, אשר, לשיטתה, צברה מוניטין רב בשוק ההסעדה. המתנגדת מבססת את טענותיה בדבר הדמיון המטעה על המבחנים שנקבעו בפסיקה (סעיפים 3-4 להודעת ההתנגדות). לטענת המתנגדת, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית במתנגדת בשל דילול ופיחות המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר. עוד נטען כי השימוש בסימן המבוקש מהווה תחרות בלתי הוגנת.

עוד טוענת המתנגדת (סעיף 41 לכתב ההתנגדות) כי המבקשת אינה זכאית לרישום סימן מסחר מאחר שאין היא בעלת הסימן, ואין לה כלכות שבדין לסימן המסחר המבוקש.

המתנגדת מוסיפה כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 7(11) לפקודה, לפיו לא יירשם סימן הגנה עס סמל בעל משמעות דתית (פרק ג.3 להודעת ההתנגדות).

לטענת המתנגדת קיים חשש סביר ואף למעלה מזה כי השימוש שייעשה בסימן המבוקש יהיה בגדר גניבת עין כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות") (פרק ד' להודעת ההתנגדות), והטעיה של ציבור הצרכנים כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") (פרק ה' להודעת ההתנגדות).

עיקר טענות המבקשת

לטענת המבקשת המילה "10255" היא מילה מתארת, גנרית וכללית ולכן מדובר בסימן חלש (של המתנגדת). לתמיכה בטענתה זו הוסיפה כי קיים במרשם סימן נוסף "10555" הרשום בסוג אחר על פי חברה אחרת (ר' סעיף 31 בכתב הטענות בתשובה). עוד טענה, כי המתנגדת אינה עושה שימוש בשם 10255 כשלעצמו, וכי המוטיב העיקרי בסימן של המתנגדת המשמש אותה בפועל הוא סמל החתול, או השם 10255 מעוצב עס סימן * (ציור כוכב) בין האותיות 5-₪ (ר' סעיפים 9-13, סעיף 32 בכתב הטענות בתשובה). עוד נטען כי המתנגדת אינה מגנה על סימן כי אינה מוסיפה בצד הסימן את הסימל 8. כך או כך, לשיטת המבקשת, אין כלל דמיון בין שני הסימנים. המבקשת פירטה כי בסימן המבוקש החלק העיקרי הוא האיור

לטענת המבקשת אין דמיון מטעה בין סימניהם של הצדדים, גם על פי המבחן המשולש (סעיפים 0 לכתב טענותיה). לטענתה, במבחן המראה מהווה הציור בסימן המבוקש את עיקר הסימן בעוד שהשם הוא קטן באופן יחסי, בפונט שונה וממילא לא ניתנת הגנה חזקה על השם כשלעצמו (מבחן הצליל). המבקשת טוענת גם לשוני משמעותי בסוג הסחורות, חוג הלקוחות וצינורות השיווק, וכן במבחן השכל הישר.

המבקשת סבורה כי ככל שקיים למתנגדת מוניטין, הרי הוא בתחום המסעדנות כרשת המבורגרים, ומוניטין זה אינו רלוונטי לתחום העיסוק של המבקשת (ר' למשל סעיפים 15-17 לכתב הטענות בתשובה).

המבקשת מפרטת בסעיפים 18-19 לכתב הטענות את ההבדלים הגדולים, לשיטתה, בין המוצר אותו היא מבקשת לשווק תחת הסימן המבוקש לבין המשקאות המוגשים במסעדת 10255/. המבקשת טוענת, כי אין בכוונתה לרכוב על המוניטין של המתנגדת, נהפוך הוא, ככל שהציבור הרלוונטי למוצרי המבקשת ייקשר בין המתנגדת למבקשת הדבר יכול אף להזיק לה.

ראיות המתנגדת

ראיותיה של המתנגדת הוגשו באמצעות תצהירו של מר שרון שפירא, סמנכ"ל בקבוצת בי.בי.בי (להלן: "תצהיר שפירא"). התצהיר מהווה בעיקרו חזרה על טענות עובדתיות ומשפטיות שטענה המתנגדת בכתב טענותיה. לתצהיר שפירא צורפו בין היתר דוגמאות לפרסומיס שונים בהם נעשה שימוש בסימני המסחר של המתנגדת (נספח 3), תפריט המשקאות האלכוהוליים המוצע במסעדות המתנגדת (נספח 4). תפריט נוסף הוגש גם במהלך הדיון וסומן כמוצג "מת- 1". עוד צורפו העתקי של מסמכים ואישורי תשלומיס המעידים על הוצאות פרסום וקידום מכירות בקשר למותג "10055א" (נספחים 5 ו-6), העתקים של עמודיס רלוונטיים מסקר צרכנות שנעשה בתחום ההמבורגרים (נספח 7), העתקי כתבות וקישוריס שעניינים עסקים המשווקים משקאות ומסעדות תחת אותו מותג (נספח 8).

ראיות בתשובה מטעס המתנגדת הוגשו באמצעות תצהיר נוסף של מר שפירא, בו השיב על מספר טענות שהובאו בראיות המבקשת וכן צירף ראיות נוספות : העתקי של דוגמאות לשימוש

בסימן המסחר "1025/5א" לבדו (נספח 1 לראיות בתשובה), אסמכתאות נוספות המעידות על השקעה בפרסום סימן המסחר "102555" (נספח 2 לראיות בתשובה), העתקים מפרסומים ברדיו ובטלוויזיה, וכן צילומי מסך המעידים על כמות ה"לייקים" בדף הפייסבוק של

המתנגדת (נספחים 3-4 לראיות בתשובה), מהס ביקשה המתנגדת להוכיח על ההכרה הרבה לה זוכה סימן.

ראיות המבקשת

ראיותיה של המבקשת הוגשו באמצעות תצהירו של מר משה דוד, מנכ"ל המבקשת. התצהיר חוזר בעיקרו על טענות המבקשת בכתב טענותיה. אל התצהיר צורף נסח רישום החברה בפינלנד

(כפי שהוסבר בתצהיר) (נספח 2) - המסמך כתוב בשפה הפינית, ואולס נראה כי כלל אינו רלוונטי לרישום החברה אלא לרישום הסימן. כמו כן צורפו אישורי הרישום של הסימן המבוקש

בפינלנד בסיווג 31, 32, ו-33 ובארה"ב בסיווג 33 (נספחים 3 ו-4). על מנת לתמוך בטענה כי

המבקשת עושה שימוש נרחב בסימן, הובא לדוגמא הסכם זכיינות של המבקשת עס חברת משקאות בישראל (נספח 7). המצהיר אף צירף לתצהירו דוגמאות לאופן השיווק של המוצר, פרסומים להם וכה המוצר וכן תעודות כשרות (נספחים 8-10 ו-13). במהלך הדיון הגישה המבקשת גם דוגמא לבקבוק משקה אלכוהולי הנושא את הסימן המבוקש.

דיון והכרעה

9. עילות ההתנגדות, כאמור לעיל, עיקרן אי כשירות הסימן המבוקש לפי סעיפים 6(11) ו-9(11) לפקודה:

"11, סימנים אלה אינם כשרים לרישום:

(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר;

(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסמן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;

. המשותף לעילות שצוטטו לעיל (וגם לחלופות נוספות שבסעיף 11) הוא פוטנציאל ההטעיה המצוי בסימן המבוקש. כדברי כבוד השופטת ברלינר בפסקה 9 לפסק דינה בעניין ע"א

5 113 ,1203106 163 נ' ה8ו[36;) -5./\.)21 6116חו. 1 126113, פסקה 9 (פורסם בנבו, 6) (להלן: "עניין 20810 68))):

"הטעות והסכנה להטעיה היא נשמת אפו של הפקודה. זוהי הסכנה העיקרית עמה היא מתמודדת".

1. המבחן המקובל לבחינת קיומה של סכנת הטעיה, כלומר לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים, הינו "המבחן המשולש". המבחן כולל את מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות ; ומבחן נסיבות העניין (ראו ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט כפר סבא בע"מ נ' חברת ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275, 278 (1964)). אופן יישום של מבחנים אלו בכל מקרה ומקרה אינו נעשה לפי סטנדרטיס אחידי והוא מושפע מאופיו המבחין של הסימן הרשום

ומהיקף ההגנה לה הוא ראוי (ראו ע"א 4116/06 186 ע8/ש2816). נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, פסקה 16 (פורסם בנבו, 20.6.2007). המשקל שיש ליתן לכל אחד ממבחני

המשנה אף הוא אינו אחיד והוא משתנה בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של המקרה (ראו ענייו

פסקה 10).

יצוין כי לצד המבחן המשולש הוחל בפסיקה גם מבחן ה"שכל ישר" (ראו לעניין ה למשל עניין 6ד; רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע "מ נז (2) 8, 453 (2003)), בעיקר כאשר יש לבחון את האם קיים מסר רעיוני משותף בין הסימנים (ראו גם ע"א 8441/04 16 זסטס11ח0 נ' שגב, סעיף 9 (פורסם בנבו, 23.8.2006) (להלן: "עניין וח ").

בהקשר זה אעיר כי המתנגדת לא ציינה מפורשות את סעיף 9(11) בכתב טענותיה, אולס בשל המשותף לעילות לעיל וקיומו של סימן רשום של המתנגדת אליו התייחסה בטיעוניה, בדיון שלהלן יש כדי להידרש לשתי עילות ההתנגדות המתבססות על הטעיה בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת.

בטרס אשווה בין הסימנים (הסימן המבוקש וסימן מסחר 192204) אתייחס בקצרה להיקף ההגנה הראוי, לטעמי, סימן המילולי של המתנגדת.

היקף ההגנה הראוי לסימן המילולי 10255

הסימן "10255א" נרשם כסימן מילולי ללא עיצוב עבור שירותי מסעדות, שירותי טייק אוויי, אספקת מזון ומשקה כולם בסוג 43. ככלל, סימן שאינו מעוצב (מילולי) מקנה לבעל הסימן הגנה רחבה החלה על כלל העיצובים של המילה המוגנת (ראו התנגדות לרישום סימן מסחר 574852 (מעוצב) "1.1618 11.4 51ת", ]א בּמוומסת\/ 5000030 נ' תס פס 8 ,1/8 סעיף 69 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 23.1.2019) (להלן: "עניין

| |551₪5"). בנוסף, השם 10255 עבור פרטת הסחורות המבוקשת הוא שם שרירותי ובציר התאוריות נמצא במדרג גבוה ולכן גם מסיבה זו זכאי הוא לכאורה להגנה רחבה (ע"א 9 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה (3) 933, סעיף 11 (2001).

יחד עם זאת, סבורה אני שבקביעת היקף ההגנה לה ראוי הסימן, יש לתת משקל גם לכך שהמילה 5 היא שם פרטי של אדם וגם דמות תנ"כית מוכרת ואוניברסלית. במידה מסוימת 5 הוא שם "חזק" (כלומר, שם בעל משמעות, בין אם כשם פרטי, ובין אם כשם משפחה)

ועל כן לדעתי ראוי היה כי שם זה יישאר פתוח למסחר ברוח תכליתו של סעיף 11(11) לפקודה העוסק בכשירות רישום סימנים שמשמעותם הרגילה שם משפחה. ניתן גם לכלול את המילה

לציבור, דברים אלה נקבעו לראשונה על ידי בית המשפט העליון (ראו רע"א 7836/09 ג.ו.פ. שמש השקעות בע"מ נ' נעמה מנשה (פורסם בנבו, 13.12.2009));

"עס זאת, ישנם שמות אשר על אף שאין הס מתקשרים באופן ספציפי עס תחום מסוים, הרי מעצם טבעם אין לשייך אותם לקטגוריה של שמות שרירותיים. אלו מילים בעלות "ניחוח אוניברסלי", אשר נתקשה מאוד לקבוע כי יכול אדם לנכס אותן לעצמו ולשלול אותן מהציבור",

משכך, לא סביר בעיני כי העובדה שהמתנגדת רשמה את הסימן "10255א", תמנע מהציבור את השימוש בשם זה. במערכת האיזון בין אינטרס של בעל הסימן לזה של הציבור, מתאפשר

קיומו במרשם של סימן מילולי כדוגמת "10255" אולס ההגנה, בהיותה פרי של איזון

אינטרסיס, הינה יחסית בלבד, ולאור מאפייניו הייחודיים של סימן והעליה עמדתי לעיל, הינה מוגבלת.

מבחן המראה והצליל

מבחן המראה והצליל הוא המבחן המרכזי מבין מבחני ה"מבחן המשולש". המבקשת מעוניינת לרשום את סימן זה כסימן מעוצב הכולל את השם 102555 שמעליו איור גדול. למתנגדת

כאמור, סימן מילולי רשום לגבי המילה 1025:5/א. ברי כי במבחן הצליל, צליל ההגייתו של הסימן המבוקש הינו זהה לחלוטין לאופן ההגייה ולצליל של סימן הרשום של המתנגדת.

במבחן המראה, כלל הוא כי סימן שאינו מעוצב מקנה הגנה רחבה יותר החלה על כלל העיצובים של המילה המוגנת. ההשוואה בין סימן מילולי לבין סימן מעוצב תתבצע על ידי השוואת הרכיב המילולי והתעלמות מעיצובו. לאחר השוואת החלק המילולי בסימן, יש לבחון את יתר החלקים על מנת להכריע בשאלת הדמיון במראה הכולל של הסימנים. חריג לכלל זה יימצא כאשר עיצוב הרכיב המילולי הנו כה ייחודי עד שהוא מאפיל על הדמיון המילולי (ר' עניין

סעיפים 7-9). בענייננו, הסימן המבוקש כולל ציור דומיננטי מאוד של דמותו של משה רבנו אוחז במטה בעת חציית יסוף. חלקו של הכיתוב 10255 מתוך כלל הסימן הוא קטן ומהווה על פי המבקשת כשביעית ממנו (ערך דומה מאוד לזה התקבל בבדיקה של6. השם 10255 כתוב באותיות אנגלית רישיות ומעוצבות, כך שהסימן המעוצב נופל לטעמי

בגדר העיצוב הייחודי המאפיל על הדמיון המילולי בין הסימן המבוקש לזה של המתנגדת.

יצוין כי אף שככלל ההשוואה במבחן המראה צריכה להיעשות בין הסימן הרשום בפנקס

לבין הסימן המבוקש לרישום ולא על פי השימוש בפועל בסימן, הרי שבענייננו לאור הייחודיות

של הסימן המבוקש מחד, ומאידך היקף ההגנה המצומצם שיש לתת לסימן המילולי

"0055" יש מקום לבחון גם את אופן השימוש בסימן המילולי.

על פי הראיות שהובאו בפני (ראו למשל נספח 1 לראיות בתשובה) נראה כי ברב המצבים הצרכן אינו נחשף לסימן המילולי של המתנגדת "0055" כשהוא נטול עיצוב לחלוטין (תפריטים, שילוט, פרסומות ועוד). אמנם במספר מקריים נעשה שימוש במילה "מוזס" בעברית באופן לא מעוצב אך בכל פעם שבו נעשה שימוש במילה 1/0255 הוא מופיע בכיתוב מסויס מאוד(מעוצב באופן ייחודי) עס, וללא דמות החתול/כלב. כפי שניתן לראות להלן:

המתנגדת עושה שימוש נרחב בשם "10585" בעיצוב ייחודי, אשר בשל היקף ההשקעה והפרסום בו, יש סבירות גבוהה שנצרבת בתודעתו של הצרכן בצורתו המעוצבת. מסיבה זו ובשיס לב להיקף ההגנה המוגבל שיש לתת לסימן של המתנגדת, המשקל שיש לתת לדעתי בנסיבות אלה למבחן הצליל הוא קטן יחסית ויש לייחס משקל גדול יותר למבחן המראה.

מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות

הסחורה המשווקת על ידי מבקשת הסימן היא משקאות אלכוהוליים. המבקשת מציינת, והמצהיר מטעמה אישר ואת בחקירתו הנגדית, כי משקאותיה הם משקאות כשרים הנמכרים בבקבוקיס בעיצוב מהודר (ראו למשל פרוטוקול הדיון מיוס 16.9.2019, עמוד 45, שורות 13-7).

יחד עם זאת, לצורך מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות אתייחס למשקאות אלכוהוליים כקבוצה כללית שכן הסימן המבוקש אינו מוגבל לקטגוריה ספציפית של משקאות אלכוהוליים (כשרים).

יצוין כי המתנגדת טענה בהקשרים שונים כי לא הוכח כדבעי היקף השיווק של המשקאות תחת הסימן המבוקש וכןש לתחומים קרובים". אינני יכולה להסכים עם האופן בו קורא מר שפירא את תוצאות הסקר ואת המסקנה שהוא גוזר ממנו. "למקרא" הדו"ח לא ניתן לדעת כי אכן הנתון נשלף מזיכרונו של הנסקר או שמא לפני שאלה 9 שתוצאותיה מוצגיס בתרשים 9 היו שאלות נוספות אשר במתכוון או לא במתכוון "שתלו" במוחו של הנסקר שמות מסוימים. יחד ואת, אינני חולקת על כך כי "10055א" הוא מותג מוכר בתחום המסעדנות, גם לתוצאות הסקר.

אולס, לא כל סימן מסחר מוכר אשר צבר מוניטין הינו בגדר "סימן מסחר מוכר היטב". הרף הראייתי להוכחת היותו של סימן מסחר מוכר היטב הוא רף ראייתי גבוה בו לא עמדה המתנגדת. חומר הראיות שהובא בפני אינו ממלא את המבחנים שאוזכרו לעיל.

גם במבחן מידת השימוש בסימן ומשכו; וכן מידת הפרסוס שניתן לו ומשכו; ביחס לניקף הגיאוגרפי של גורמים אלה נראה כי המתנגדת לא עמדה בסף הנדרש להוכחה כי סימנה המסחרי הוא סימן מסחר מוכר היטב.

הנתונים שהציגה המתנגדת באשר להיקף הפרסוס אינם מבססים טענה לפיה סימנה של המתנגדת הוא "סימן מסחר מוכר היטב". הנספח 5 אשר צורף לתצהירו הראשון של מר שפירא מוכתר בכותרת "השקעה פרסומית במותג מוזס" לא ברור מי ערך את מסמך זה. על פי נספח 5 תקציב הפרסוס לשנת 2018 מוערך בכ- 4 מיליון ₪ אולס באישורי התשלום שצורפו בנספח 6 נראה כי ההשקעה בפועל בפרסום הייתה בהיקף של כ- 500 אלף ₪. בנספח 2 לתצהיר שפירא בתשובה, הובאו הצעות והזמנות פרסוס שונות אשר על פי סעיף 4 לתצהיר משקפות השקעה של 1.5 מיליון ₪ בשנה. ואקבל נתון זה כעובדה (על אף שלא הובאו עדויות לתשלום בפועל) הרי אין בידי נתונים השוואתיים על מנת לקבוע שמדובר בפרסוס מאסיבי לאורך שניס אשר תוצאתו דרגת מוכרות גבוהה ביותר.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

ההשוואה היחידה בין רשת "025.5" לרשתות המתחרות, מובאת בסעיף 5 לתצהיר התשובה שבו מתייחס מר שפירא למספר ה-"לייקים" כמדד לעוצמת "ההכרה וההוקרה לזכות הסימן". מההשוואה שעורך מר שפירא מסתבר שלעמוד הפייסבוק של רשת "מקדונלד'ס", אשר לא יכולה להיות מחלוקת שסימנה הוא סימן מסחר מוכר היטב (ראו סעיף 11 בע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נח(4) 314 (2004)), יש מחצית מכמות ה"לייקים" שיש

לעמוד הפייסבוק המסחרי של "10255א". נראה כי נתון אך מלמד דווקא שמדד ה"לייקים" אינו יכול לשמש בענייננו מדד המשקף את עוצמת המוכרות ולא ניתן להסיק ממנו כי הסימן

"0055" הינו סימן מסחר מוכר היטב.

בהקשר למבחן ה"היקף הגיאוגרפי", סימנה של המתנגדת אינו מתיימר להיות מותג בינלאומי וברמה הארצית לרשת "10255א" כ-11 סניפים ברחבי הארץ, ולכן ספק בעיניי בכך כדי לבסס ההיקף הגיאוגרפי רחב של ההכרות וסימן המסחר.

לאור האמור אני סבורה כי המתנגדת לא בעמדה בנטל להוכיח כי סימנה הוא "סימן מסחר מוכר היטב" משכך אין לקבוע כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בשל סעיף 14(11) לפקודה.

אעיר כי ממתיגעתי לתוצאות אלה בהתייחס לסימן מסחר 192204 "5 1025/א", נכונות הן לגבי סימן מסחר "א110. 51 1055" שמספרו 222667.

טענת המתנגדת לעניין אי-כשירות הסימן המבוקש לרישום על פי סעיף 7(11) לפקודה

בכתב טענותיה טענה המתנגדת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום גם לפי סעיף 7(11) לפקודה. אמנס בסיכומיה לא חזרה על טענה זו וייתכן כי עילת התנגדות זו נזנחה, אולס, למען שלמות התמונה אתייחס בקצרה לעילה זו.

סעיף 7(11) לפקודה קובע כדלקמן: "סימנים אלה אינם כשירים לרישום:

(7) סימן הזהה עם סמל בעל משמעות דתית בלבד, או הדומה לו;

תכלית סעיף 7(11) לפקודה הינה למנוע פגיעה ברגשות הציבור הדתי (ר' למשל ע. פרידמן "סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה", מהדורה שנייה (התשס"ה - 2005) בעמוד 216). תכלית זו היא אכן תכלית ראויה שיש להניח שעמדה בבסיס חקיקתו של סעיף זה. ואת זאת, אין בתכלית זו לבדה כדי להסביר את האיסור הגורף על שימוש בסמלים בעלי משמעות דתית

כסימני מסחר, גם כאשר אין בהס כדי לפגוע ברגשות הציבור הדתי. לדעתי, סעיף 7(11) נועד להשאיר סמלים דתיים בנחלת הכלל ולמנוע הענקת זכות בלעדית לשימוש בסמל דתי לגורם אחד. (הרחבה לעניין תכליות השונות של סעיף 7(11) לפקודה ר' בקשה לרישום סימן מסחר 2 "הזוהר - הוצאה לאור" סעיפים 30-37 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 26.06.2013)).

אבחן כעת האם הסימן המבוקש נופל בגדר סעיף 7(11).

אין מחלוקת בין הצדדים שהסימן 10255 כשלעצמו אינו סמל בעל משמעות דתית בלבד. המתנגדת אף הדגישה כי אין כל קשר בין סימנה לבין משה רבנו. השאלה המתבקשת היא האם הסימן המבוקש בכללותו (בצורתו המעוצבת) הוא סמל? והאם הוא סמל בעל משמעות דתית בלבד שרישומו ייפגע בתכליות שעומדות בבסיס סעיף 7(11) לפקודה?

סמל בהגדרתו הוא סימן המייצג דבר מה (מתוך מילון | "רב מילים": 11/0618011.857. ס6. ות111ההטפי. עוע//:365) כלומר מדובר בייצוג מוחשי אשר צורתו או מקורו קשורים, מטעמס או מכוח המסורת, לדבר אותו הוא מייצג. לדוגמה, כיוס מגן דוד הוא סמל המייצג של היהדות, והצלב הוא סמל המייצג של הנצרות. וסביר שאם נשאל את

הציבור מה הסמל של יהדות או מהו הסמל של נצרות התשובה ברב המקריס תהיה אחידה.

מכאן, שקיים ייצוג מקובל ומוסכם ליהדות או לנצרות.

לגבי המילה 10255א, ובהקשר של משה רבנו, לא ידוע לי, ולא הובאו בפני ראיות המצביעות על קיומו של סימן המהווה סמל המייצג את משה רבנו. קיימים סיפורים מקראיים לא מעטיס המקושרים למשה רבנו כגון משה בתיבה, משה והסנה, משה ופרעה ומכות מצרים, משה וקריעת יסוף, משה ולוחות הברית, משה על הר נבו ועוד. לסיפורים אלה יש מספר עצום של מייצגים חזותיים אשר ספק אם ניתן לקבוע שמי מהם מהווה סמל למשה רבנו.

המבקשת בחרה תמונה אחת מתוך מספר עצום של תמונות המתארות סיפורים מקראיים המקושרים למשה רבנו, בחירה זו אינה מהווה לטעמי, שימוש בסמל. ואפילו היו התמונות השונות סמלים של משה רבנו, הרי בפני הציבור קיימות אינספור תמונות שיכולות לשמש אותו על מנת לייצג את משה רבנו, ולכן סימנה של המבקשת אינו מעניק לה זכות בלעדית לשימוש בסמל דתי, שימוש החותר תחת תכליתו של סעיף 7(11) לפקודה.

אני סבורה שאין בסימן המבוקש כדי לפגוע ברגשות הציבור הדתי. מדובר בסימן אסתטי מהודר אשר לטעמי מכבד את משה רבנו ולא נראה שיש בו כדי לפגוע ברגשות הציבור. זאת ועוד, העובדה כי המוצר נושא הסימן מיועד לקהל שומרי מסורת מהווה בה תמיכה נוספת למסקנתי זו.

לאור האמור, הסימן המבוקש אינו דומה או דומה לסמל בעל משמעות דתית ואין בו כדי לפגוע בתכליות העומדות בבסיס סעיף זה, ולכן כשיר לרישום גם מסיבה זו.

טענות נוספות של המתנגדת

שלוש עילות נוספות לאי-כשירות לרישום סימן מסחר: תחרות בלתי הוגנת, רכיבה על מוניטין ודילול, שהועלו על ידי המתנגדת מעוגנות בסעיפים 6(11) ו- 14(11) לפקודה. להלן אתייחס בקצרה לעילות אלה.

יודגש כי המתנגדת אינה טוענת כי בחירת ה-10255 על ידי המבקשת נעשתה בחוסר תום לב, אלא שלטענת המתנגדת סימנה רכש מוניטינו בעוד שהמבקשת לא הוכיחה כי יש לה כוונה לעשות שימוש ולא השקיעה בקידוש סימנה. כך במסגרת סיכומיה, פרוטוקול הדיון עמוד 9 שורה 23- עמוד 70, שורה 2:

"אני לא מטיל כאן ספק בתום הלב שלהם, אבל הם צריכים להוכיח ולבוא ולהדאות שיש להם כוונה לעשות בזה בכלל שימוש, שהס עושים בזה שימוש, שאכפת להם בכלל מהש- הזה. הם לא עשו כלום ולא הוכיחו כלום. ושוב, אני משווה את זה למידת ההשקעה שלנו במותג הזה."

ראשית כפי שהובהר לעיל המבקשת אינה מחויבת להראות בשלב זה שימוש בסימן המבוקש. השאלה המתבקשת היא מהו המוניטין שצברה המתנגדת והאם המבקשת "רוכבת על המוניטין" של סימנה של המתנגדת וקוצרת את פירות ההשקעה של המתנגדת. והאם בחירת הסימן על ידי המבקשת הייתה בחוסר תום לב לשס יצירת תחרות בלתי הוגנת כדי ליהנות מהמוניטין שרכשה לעצמה המתנגדת?

על מנת לענות על שאלות אלה יש לבחון כשלב ראשון האם יש למתנגדת מוניטין בסימן.

כדברי כב' הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) ,יעקב אקסלרד בבקשה למחיקת סימני מסחר מס' 1, 136632 "01511 " (ללא עיצוב) המשביר מחסני אופנה בע"מ נ' פוש ליין בע"מ (פורסם

באתר רשות הפטנטים, 31.10.2004) בפסקה 7 (להלן: "עניין ד151זע"):

"המשותף לעילות פסלות אלה הוא כי הן מבוססות בדרך כלל על כך שלגודס אחד, שאינו בעל הסימן, קיימים מוניטין בסימן או בסימן דומה, עובדה העלולה להוביל להטעיית ציבור הלקוחות הרלוונטי ואולי גם לתחרות בלתי הוגנת במסחר. במילים אחדות, מבלי שהוכחו קיומם של מוניטין, אין מתקיימות עילות הפסלות והסימן לא יימחק. והדבר בלור; מקוסם שהטענה בדבר קיומה של סכנה להטעיית הציבור או לתחרות

בלתי הוגנת מבוססת על קיום של מוניטין בסימן בבעלות הטוען, הרי בהיעדר מוניטין - לא קיימת סכנת הטעייה."

מהראיות שהובאו בפני ברור כי בשלב זה כאשר המתנגדת אינה עוסקת בשיווק מוצריס אלכוהוליים (לטעמי הגשת משקאות במסגרת הפעילות במסעדה אינה בגדר שיווק משקאות אלכוהוליים) המוניטין של סימני המתנגדת הוא בתחוום המסעדנות ובאופן ספציפי בתחוום ההמבורגרים,

המבקשת לעומת זאת, משווקת משקאות אלכוהוליים בשלב זה אשר מיועדים למגזר שומר הכשרות. ספק אם המוניטין שצברה המתנגדת מועיל למבקשת ויתכן אף שעלול להזיק לה בקרב הציבור הרלבנטי, שכן כיוס רשת המסעדות כשרה רק בחלקה (פרוטוקול הדיון, עמוד 3 שורות 16-19).

ואת ועוד העובדה שפעילותה של המבקשת החלה בארה"ב (פרוטוקול הדיון, עמוד 43, שורה 1), ששל המתנגדת כלל לא צברה מוניטין וכן גם השוני הרעיוני בין שני הסימנים עליו עמדתי לעיל מחזקיס את קביעתי כי לא נעשה ניסיון לרכוב על המוניטין של סימנה של המתנגדת וכן אין ברישום הסימן המבוקש משום תחרות בלתי הוגנת.

היות שקבעתי לעיל כי האפשרות שהצרכן יטעה לחשוב כי מוצר המבקשת מקורו במתנגדת אינה סבירה, הרי שאיני סבורה שברישום הסימן המבוקש יהיה בגדר תחרות בלתי הוגנת (ראו עניין ז6צ6!וח(\ סעיף 24 שננקבע כי ההטעיה היא מיסודותיה של התחרות הבלתי הוגנת).

לעיניו טענת הדילול, בתי המשפט באר"ם אימצו את הגישה לפיה דוקטרינה זו נועדה להגן על המוניטין והתדמית החיוביים שדבקו בסימן מסחר מוכר היטב (הרחבה בעניין דוקטרינה זו ויישומה בישראל ראו סורוקר עמודיס 565-555). היות שקבעתי לעיל שסימנה של המתנגדת אינו בגדר סימן מסחר מוכר היטב הרי גם טענת המתנגדת דינה להידחות.

זאת ועוד, משקבעתי לעיל כי אין חשש להטעיה אני דוחה גם את טענת המתנגדת לגניבת עין בהתאם לסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות וכן את הטענה בעניין ההטעיה של ציבור הצרכנים על פי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן.

סוף דבר

לאור האמור לעיל ההתנגדות נדחית. סימן מסחר 267843 יועבר לרישום.

בהתחשב בכללים לפסיקת הוצאות שנקבעו בעניין בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא- משודר

התמ"ת ואת', פ"ד ס(1) 600, 615 (2005)), הנני מחייבת את המתנגדת בהוצאות המבקשת בהליך ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 30,000 ש"ח. סכום זה ישולס תוך 30 ימים ממועד החלטה זו, שאם לא כן יישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום י"ו טבת תש"פ 4 ינואר 2020