סימן מסחר 276383

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הליך מאוחד - בקשות צולבות למחיקת סימן מסחר מס' 276383 1 - בקשה למחיקת סימני מסחר מס' 2, 247031

המבקשת: פרופאל בע"מ

באמצעות ב"כ דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"ד

המתנגדת: אלום גולד בע"מ

באמצעות ב"כ בוסתנאי, עורכי-דין

עסקינן בהליך מאוחד במסגרתו הוגשו בקשות צולבות כדלקמן: מחד, בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 276383 אשר רשום על שס חברת פרופאל בע"מ (להלן: "פרופאל"). הבקשה הוגשה מטעמ חברת אלוס גולד בע"מ (להלן: "הליך הבקשה למחיקת הסימן הרשום על שם פרופאל"). מאידך, בקשה למחיקת סימני מסחר מס' 247032, 247031 הרשומים על שם חברת אלום גולד בע"מ (להלן: "אלום גולד"). הבקשה הוגשה מטעמ חברת פרופאל בע"מ ("הליך הבקשה למחיקת הסימנים הרשומים על שם אלום גולד"). בקשות המחיקה הוגשו לפי סעיפים 38 ו- 39 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) התשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה").

בפני כתב הטענות שכנגד שהגישה אלוס גולד ביחס לבקשת המחיקה שהוגשה כנגדה, וכן כתב הטענות שכנגד שהוגש מטעם פרופאל לבקשת המחיקה שהוגשה כנגדה. ראיות הצדדים הוגשו כפי שיפורט בהמשך. ביוס 18.2.2018 התקיים בפני דיון הוכחות (להלן: "דיון ההוכחות") לאחריו הוגשו סיכומי הצדדים בהליך.

המדובר במחלוקת בין שתי חברות ישראליות מתחרות הפועלות בתחוום פרופילי אלומיניוס, המשמשים בין היתר לייצור דלתות וחלונות למגורים ולעסקים.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. להלן יוצגו סימני המסחר נשוא ההליך המאוחד:

סימני המסחר הרשומים על שם אלום גולד

1. סימן מסחר מס' 247031 רשום בסוג 6 לגבי "פרופילי אלומיניוס מאלומיניוס לשימוש בייצור ובבניה".

בנסח הרישום נכללה הודעה בזו הלשון: "סימן מסחר זה מתייחס למשטח הכולל שני בלטים אורכיים. האחד בגובה 0.3 מ"מ וברוחב 1.5 מ"מ והשני בגובה 0.3 מ"מ וברוחב 0.75 מ"מ, כאשר בין שני הבלטים קיים מרווח של 2 מ"מ, על גבי המשטחים הלא משמעותיים של הפרופיל."

2. סימן מסחר מס' 247032 רשום בסוג 6 לגבי "פרופילי אלומיניוס מאלומיניוס לשימוש בייצור ובבניה"

בנסח הרישום נכללה הודעה בזו הלשון: "סימן מסחר זה מתייחס למשטח הכולל שני שקעים אורכיים. האחד בעומק 0.3 מ"מ וברוחב 1.5 מ"מ והשני בעומק 0.3 וברוחב 0.75 מ"מ, כאשר בין שני השקעים קיים מרווח של 2 מ"מ, על גבי השטחים הלא משמעותיים של הפרופיל."

סימן המסחר הרשום על שם פרופאל

סימן מסחר מס' 276383 רשום בסוג 6 עבור "פרופילי אלומיניום"

בנסח הרישום נכללה הודעה בזו הלשון: "הסימן המבוקש הינו משטח הכולל שני בלטים אורכיים בגובה 0.3 מ"מ וברוחב כ- 2 מ"מ על גבי המשטחים הלא משמעותיים של הפרופיל."

תמצית טענות וראיות הצדדים

חברת אלום גולד

5 ביחס לסימני המסחר הרשומים על שמה שמחיקתה נתבקשה, טענה אלוס גולד כדלקמן:

א. אלוס גולד הינה אחת החברות המובילות בישראל בענף פרופילי אלומיניוס מאלומיניוס, והיא פועלת החל משנת 1971. עסקינן בנתה לעצמה מוניטין רב כיבואנית ומשווקת אלומיניום. פרופאל הוקמה בשנת 1997 כ- 20 שנה לאחר הקמת אלום גולד.

ב. אין כל חשש להטעיה בין סימני המסחר הרשומים על שס אלוס גולד לבין אלו הרשומים על שס פרופאל.

ג. לחלופין, אס יקבע כי קיים חשש להטעיה בין סימני הצדדים, אזי יש למחוק את סימן המסחר של פרופאל. ואת ראשית מסמך שהוגש לרישום רק ביוס 13.7.2015, כ- שניס לאחר שנרשמו סימני המסחר על שס אלוס גולד ביוס 13.4.2015. בנוסף, סימן המסחר של פרופאל הינו חסר אופי מבחין אינהרנטי ונרכש. כמו כן, פרופאל התנהלה בחוסר תום לב שכן הסתירה מרשם סימני המסחר את טענותיה לפיהן קיים דמיון מטעה בין סימן המסחר שנרשמה לבין סימני המסחר הרשומים על שס אלום גולד. עוד נטען כי בפועל פרופאל עושה שימוש בסימן אחר מזה אשר נרשם.

ד. עוד נטען כי כיוון מספר פסי הסימון לבדו אינו מאהה את מקור פרופילי האלומיניוס. אלוס גולד הפנתה לבג"ץ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (פד"י מב(1) 309) (להלן: "בג"ץ קליל"), שקבע כי לאף יצרן פרופיל אלומיניום אין בלעדיות על מספר הפסים, נוכח המגבלה המוכתבת על ידי רוחב הפרופיל. כך לטענת אלוס גולד, אף לא ניתן להעניק בלעדיות לפרופאל בגין סימן מסחר בעל שני פסים. בהקשר וזה נטען כי בישראל קיימים כ- 20 סימנים מסוג זה עם שני פסים על גבי המשטחים הלא משמעותיים של פרופיל אלומיניום.

ה. נטען עוד כי למעשה, החברה שהייתה מזוהה עם שני פסים היא חברת מיפרומאל (שמאז חדלה לפעול). היא הראשונה שעל שמה נרשמו בישראל ששה סימני מסחר בעלי שני פסיס (שני שקעים/בלטים, שצורת החתך שלהם היא מלבן, עיגול או משולש).

ו. עוד נטען כי חוג הלקוחות הרלוונטי הינו בעלי מקצוע בענף האלומיניום: מחסנים ויצרני גודל של דלתות וחלונות.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

6. ביחס לסימן פרופאל נשוא בקשת המחיקה מטעמה טענה אלוס גולד כדלקמן:

א. יש למחוק את סימן הרישום של פרופאל שכן חסר הוא אופי מבחין בניגוד להוראת סעיף 8 לפקודה. הסימן חסר אופי מבחין אינהרנטי שכן אינו מגדיר במסגרת סימני המסחר את המרווח בין שני הפסיס המסומנים על גבי הפרופיל. בנוסף, הסימן הרשום על שס פרופאל חסר אופי מבחין נרכש, שכן ציבור הלקוחות הרלוונטי אינו מכיר את מידותיו הספציפיות של סימן המסחר הרשום באופן שמאפשר לו להבחין בין פרופיל אלומיניום מבית פרופאל לבין סימנים המוטבעים על גבי פרופילי אלומיניום אחרים.

ב. ממילא לא יכולה הייתה פרופאל לרכוש אופי מבחין בסימן המסחר הרשום על שמה בעיצוב ספציפי (מוגבל בצורתו ובמידותיו), שכן בפועל עושה היא שימוש בסימן אחר השונה ממנו.

ג. במידה שיימצא כי קיים דמיון מטעה בין סימן פרופאל לבין סימני אלוס גולד, אזי יש למחוק את סימן פרופאל מכוח סעיפים 9(11) ו- 6(11) לפקודה, שכן סימני אלוס גולד נרשמו קודם. בנוסף, כמו כן קיים דמיון מטעה בין סימן פרופאל לבין סימני המסחר הרשומים על שם חברת מיפרומאל, ויש בהם כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר.

ד. יש למחוק את סימן פרופאל שכן נרשום בחוסר תום לב ותוך הכמנת עמדת פרופאל לפיה סימנה זה דומה כדי להטעות לסימני מסחר שקדמו לו כאמור, ונרשומים על שס אלום גולד.

חברת פרופאל

7. ביחס לסימן המסחר הרשום על שמה, כנגדו הוגשה בקשת מחיקה טענה פרופאל כדלקמן:

א. פרופאל הינה אחת החברות המובילות בישראל בענף פרופילי האלומיניוס, והיא פועלת החל משנת 1951. במשך שנות פעילותה בנתה לעצמה מוניטין רב בתחוום זה. פרופאל עושה שימוש רצוף ועקבי בסימן המסחר שלה המורכב משני בלטים לאורך הפרופיל. זאת, עוד קודם לשימוש שהחלה לעשות אלוס גולד בסימני המסחר אשר בבעלותה. היקף הייצור והשיווק של פרופילי אלומיניום נאמד במיליוני ש"ח, על רובם מוטبع סימן המסחר הרשום על שמה.

ב. סימן פרופאל נבחן ונרשום כדין משהוכח כי הינו בעל אופי מבחין מולד ונרכש בהתאם לסעיף 8 לפקודה.

ג. במהלך בחינת סימן המסחר של פרופאל, העלתה הבוחנת כהשגה את סימן מסחר מל' 3 שהיה בבעלות חברת אקסטל בע"מ (להלן: "סימן אקסטל"), שהינו סימן מסחר בעל שני בליטות לאורכו. סימן אקסטל נזנח על ידי בעליו, ולפיכך נענתה הבוחנת לבקשת רישום

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הסימן שהגישה פרופאל. כיוון חברת אקסטל לא עושה שימוש בסימון בעל שני פסים על גבי פרופילי אלומיניום. אף אס קיימיס משווקי פרופילי אלומיניום אחרים בישראל שעושים שימוש בסימון שני הפסים, שהרי אין בבעלותם סימני מסחר רשומים.

ד. פרופאל התנהלה בתום לב ברישום סימן המסחר על שמה. בנוסף, אין בו כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת או לפגוע בתקנת הציבור. לפיכך אינו מנוגד לסעיפים 5(11), 6(11) ו- 39א(1) לפקודה.

ה. בפועל פרופאל עושה שימוש בסימן המסחר שנרשם על ידה, ולא בצורת סימון אחרת על גבי הפרופיל.

ביחס לסימני מסחר הרשומים על שם אלוס גולד כנגד הגישה בקשת מחיקה, טענה פרופאל כדלקמן:

א. אלוס גולד הגישה את סימני המסחר בחוסר תום לב בניגוד לסעיף 39(א1) לפקודה. ואת משוס שהסתירה את העובדה כי בין אלוס גולד לבין פרופאל שררו במשך שנים יחסי יצרן-מפיץ, ומתוקף יחסיה אלו הכירה אלוס גולד את סימן פרופאל ואת היקף הצלחתו בקרב לקוחותיה. משהחליטה אלוס גולד להיכנס לשוק פרופילי האלומיניום בישראל עס יבא מסין, בחרה סימן דומה כדי להטעות לסימן פרופאל ובכך ביקשה ליהנות מהמוניטין הרב שרכשה האחרונה. אלוס גולד אף פעלה על מנת לנכס לעצמה סימני מסחר הדומיים לסימן המסחר בו פרופאל עושה שימוש.

סימן פרופאל וסימני אלוס גולד שניס אך במעט מבחינה ויזואלית כך שרוחב הפסיס הוצר מעט, האחד במחצית המילימטר והשני ב 1.25 מילימטר. כך, לאור ההבדל הזניח, לקווט פוטנציאלי לא יהסס לקבל מאלוס גולד את פרופילי האלומיניום אותה היא משווקת בחשבו כי המדובר בפרופיל מבית פרופאל. מקרה כזה אכן התרחש בפועל לטענת פרופאל. אלוס גולד ופרופאל אף פונות לאותו קהל יעד ומשתמשות באותם ערוצי שיווק.

סימני המסחר של אלום גולד אינם כשירים לרישום לפי סעיף 8 לפקודה משום שאין בהס כדי להבחין בין הטובין של אלוס גולד לבין אלו של פרופאל.

סימני המסחר של אלוס גולד אינם כשירים לרישום לפי סעיף 6(11) לפקודה משום שהס דומים לסימני המסחר של פרופאל וכן משום שהס מעודדים תחרות בלתי הוגנת במסחר.

ראיות הצדדים

הליך הבקשה למחיקת סימן המסחר הרשום על שס פרופאל

מטעמ אלום גולד הוגשו כראיותיה תצהיר מר אמיר בקשי (להלן: "תצהיר בקשי 1"), מנכ"ל משותף באלוס גולד, תצהיר מר מושי מרדלר (להלן: "תצהיר מרדלר"), חברת מצפא מפעלי צביעת פרופילי אלומיניוס בע"מ; תצהיר מר איתן גולן (להלן: "תצהיר גולן"), מנכ"ל ובעליס של חברת גולן צח בע"מ, תצהיר מר ניר רו (להלן: "תצהיר ניר רז"), בעליס של חברת נירולס בע"מ וכן חוות דעת מומחה מטעמ מר אבי שטרן יועץ אלומיניום (להלן: "חוו"ד שטרן").

מטעמ פרופאל הוגשו כראיות שכנגד תצהיר מר יאיר לוין מנהל במבקשת המחיקה (להלן: "תצהיר לוין") וכן תצהיר מר ויקטור כלפון מנהל בחברת "בנפשי תעשיות אלומיניום בע"מ" (להלן: "תצהיר כלפון 2").

ראיות בתשובה מטעמ אלוס גולד הוגשו כתצהיר מר אמיר בקשי (להלן: "תצהיר בקשי 2"). הליך הבקשה למחיקת סימני המסחר הרשומים על שם אלום גולד

מטעם פרופאל הוגשו כראיותיה תצהיר מר יאיר לוין; תצהיר מר גל סגל, מנכ"ל חברת אלובין (להלן: "תצהיר סגל"); תצהיר מר ויקטור כלפון (להלן: "תצהיר כלפון 1") וכן חוות דעת מומחה הגב' סטלה טליסמן, מהנדסת מוסמכת (להלן: "חוו"ד טליסמן").

מטעמ אלוס גולד הוגשו כראיותיה שכנגד, אותם התצהירים שהוגשו לעיל כראיותיה בהליך הבקשה למחיקת סימן המסחר הרשום על שס פרופאל.

מטעמ פרופאל הוגשו כראיות בתשובה אותם התצהירים שהוגשו על ידה כראיות שכנגד בהליך הבקשה למחיקת סימימטר והשני ב-1.25 מילימטר. לכאורה, אכן אין המדובר בהבדלים חזותיים משמעותיים. יחד עס ואת, לא ניתן להתעלם מכך כי עסקינן בפרופילי אלומיניום, היינו מוצר אשר אינו מוצר מדף ואינו נרכש על ידי הצרכן הפשוט, כי אס על ידי בעלי מקצוע בתחום. לכך, קיימת חשיבות רבה לבחינת והות בעלי המקצוע בתחום, ואת החשש להטעיה ויזואלית בין מוצרי פרופאל לבין מוצרי אלוס גולד לבחון מנקודת מבט של אלה.

מבחן חוג הלקוחות וסיוג הסחורות

מבחן חוג הלקוחות וחוג הסחורות מטרתו לבחון האס המוצריס נשוא ההליך, מיועדים לאותו קהל לקוחות, וכן לבדוק את זהותו ומומחיותו של הלקוח הרלוונטי. ככל שהמדובר בקהל לקוחות מצומצם ומובחן בעל מומחיות גבוהה יותר, כך תקטן סכנת ההטעיה. כך אף נקבע בפסק הדין בעניין טעס טבע:

"מבחן חוג הלקוחות מורכב משתי עניינים משלימים - האחד, האם פונים המוצרים לאותו הוג לקוחות; והשני, כיצד משפיעה זהותם של הלקוחות הנוהגים לרכוש את הסחורה על הסיכוי להטעיה. ככל שמדובר ב הוג לקוחות מצומצם ומובחן, בעל כושר אבחנה

מפותח יותו, כך פוחתת סכנת ההטעיה (ע"א 210/65 הנ"ל, עמ' 676. ראו גם זליגסון לעיל, עמ' 81, וכן

הסוזה68ו!קקה 600.'5 ז68 זסזסו)\ .ך הסהסחהופ

3 ...א 38 [385]1921 (ה60.)" בענייננו אין חולק כי הסימוניס על גבי פרופילי האלומיניום שמשווקות בעלות הדין, נועדו לסמן את אותו סוג סחורות היינו פרופילי אלומיניום הנכלליס בסוג 6 וכי הצדדיס עושים

שימוש באותו צינורות שיווק.

עוד אין חולק כי הלקוחות הרלוונטיים של פרופילים מסחני אלומיניום, היינו חברות הרוכשות מלאי סיטונאי של פרופילים ומוכרות אותו ליצרני דלתות וחלונות. עוד מוסכם כי קיימת האפשרות כי יצרן חלונות או דלתות בעל נפח עבודה משמעותי (היינו שאינו בעל בית מלאכה בינוני או קטן) ירכוש פרופילי אלומיניום ישירות מהיצרנים בישראל או מהיבואנים.

מחלוקת נתגלעה בין הצדדיס באשר לשאלה האם קהל הלקוחות הרלוונטי לבחינת החשש להטעיה בענייננו, כולל אף אנשי מקצוע נוספים בתחום הבינוי, כגון יומיס, קבלני בנייה ושיפוצים, אדריכלים, מעצבים וכד'. לא השתכנעתי כי כך הוא הדבר. סבורה אני כי לא בכדי נעדרו מחומר הראיות שהוגש בהליך תצהירים מטעם מעצבים, אדריכלים, קבלני שיפוצים וכד'. בהקשר והעדיפות בעיני ומהימנות יותר עדויות המצהירים מטעם אלוס גולד (למשל, פרוטוקול, עדות מר מדלר, עמ' 128 שורות 4-15; עדות מר גולן, עמ' 117 שורות 8-17). מר סגל, המצהיר מטעם פרופאל, אישר מסקנה זו (פרוטוקול, עמ' 16 שורות 15-25, ועמ' 9 שורות 5) ולמעשה חזר בו מטענתו לפיה חוג הלקוחות הרלוונטי הינו רחב היקף וכולל בעלי מקצוע רבים (תצהיר סגל עמ' 15). לאחר שנשאל מיהו בעל המקצוע הסביר בתחום.

ודוק: שאלת ב"כ פרופאל למר גולן לעניין והות בעלי המקצוע אשר יש להידרש לבחינת הדמיון בין סימוני הפרופיליים במהלך עבודתם אינס רלוונטית כלל ועיקר. ואת משום שכידוע שאלת החשש להטעיה, אותה יש לבחון על פי דין, מתייחסת לקהל לקוחות הצרכניס העלוליס להתבלבל בין סימני מסחר במעמד הקניה. בעניין זה יפים הדברים שנקבעו בע"א 945/06 115] [101:3מ6) נ' משובח תעשלוות מזון בע"מ (פורסם בנבו 1.10.2009) לעניין הטעיית הצרכן במסגרת הוכחת עוולת גניבת עין הקבועה בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 בסעיף 1א) (שההלכות המוחלות לגביה לעניין זה והות לאלו המוחלות בעניין סימני מסחר) בסעיף 15 לפסק הדין:

"המערערת מצדה טוענת כאמור כי, במקרה שלפנינו, אפילו אין חשש להטעיה כאשר המוצרים נמכרים באריזתם בתנויות, הרי שהחשש מתקיים לאחר המכירה בעת שהחטיפים מוגשים בתפזורת במסגרת אירוח. אין לקבל טענה זו. אכן, בין החטיפים עצמם קיים דמיון מטעה, ואין לכחד כי לעיתים הם מוגשים לעיתים בתפזורת, אולם עוולת גניבת עין נועדה להגן מפני חשש להטעיה בשעת המכירה עצמה, ולא מפני חשש להטעיה בסיטואציה שאינה כרוכה במכירה ראשונית או במכירה משנית של המוצר". (הדגשות במקור)

הנה כי כן, את ההבדלים בין סימוני הפרופילים אין אלא לבחון מנקודת מבט חוג הלקוחות הרלוונטי והספציפי, היינו מחסני אלומיניום וכן יצרני חלונות או דלתות בעלי נפח עבודה משמעותי. לקוחות אלו הינם בעלי מומחיות ומקצועיות, אשר יש להניח כי יבצעו בדיקה מדוקדקת וממצה ברכישת פרופילי אלומיניום. בחינה שכזו של הסימונים המופיעים על גבי הפרופילים, תעלה בנקל אבחנה באשר לעובי השונה של אחד הפסים מתוך השנייס בפרופיליים של אלוס גולד. כך אף התרחש במהלך הדיון שבפני עת עלה בידי המצהירים להבחין בין

10

פרופילי האלומיניום מבית אלום גולד (מוצגים 4 ו-7), לבין אלו מבית פרופאל (מוצג 8) (ראו: פרוטוקול, חקירת המומחה שטרן עמ' 105, שורות 15-26 עד עמ' 106 שורות 1-14; חקירת מר גולן עמ' 126 שורות 7-25; חקירת מר מדלר עמ' 131 שורות 10-17 ; חקירת מר רז עמ' 139 שורות 5-13).

באשר לאופן בחינת הסימונים, ניכר כי אף בתנאי פחות אופטימליים, היינו במחסן או בשטח, יכול הלקוח הרלוונטי שהינו כאמור בעל מומחיות ומקצועיות, לאתר הבדלים בין הפרופיליים השונים במידת הצורך. ראשית, השתכנעתי כי בבואו לבחור פרופיל אלומיניום, אין הלקוח הרלוונטי מציין את מספר ועיצוב של הפסים המסומנים עליו, אלא בעיקר את שם היצרן או היבואן עמו הוא מעוניין לעבוד (פרוטוקול, עדות גב' טליסמן, עמ' 63 שורות 1-10). בנוסף, בתנאי שטח, היינו בבית המלאכה או במקום בו הפרופיל מותקן, עומדים לרשות בעל המקצוע מכשירי מדידה שונים (כגון מיקרומטר או קליבר) כפי שהעידו הן עדיי פרופאל והן עדיי אלוס גולד. בנוסף הפרופיליים המגיעים ממחסן או לשטח עס תעודת משלוח המצורפת אליה המעידה על זהות היצרן. על יכולת הלקוח הרלוונטי לבצע בדיקת סימון פרופיל אלומיניום בשטח, מבלי לטעות ולבלבל בין סימן המסחר של פרופאל לבין סימני אלוס גולד, העיד מר שטרן (פרוטוקול, עמ' 105 שורות 10-14):

"עו"ד דרורי: תודה. תסכים איתי כי בבדיקה קצרה בשטח בלי כלי מדידה, בדיקה נפוצה, יש סיכוי להתבלבל בין הסימון של פרופאל לסימון של אלום גולד?

אבי שטרן: שלילי. ראיתי את זה. אם לא הייתי רואה את זה פיזית. הייתי אומר לך גברתי כן אפשר להתבלבל. אי אפשר להתבלבל." (הדגשות אינן במקור)

אשר על כן, על כן, לאור מומחיות קהל הלקוחות הרלוונטי, שהינו בעל התמחות ומקצועיות בתחום, סבורה אני כי לא קיים חשש לדמיון מטעה בין סימן פרופאל לסימני אלוס גולד.

יתר נסיבות העניין

במסגרת מבחן הדיון נדונה סוגיות נוספות שהועלו על ידי הצדדים.

לטענת פרופאל בין הצדדים התקיימו בעבר יחסי יצרן-מפיץ במשך שנים רבות. יחסים אלו הסתיימו ולאחר מכן החלה אלוס גולד לייבא פרופילי אלומיניום מסין ולשווק בישראל. טענת פרופאל לפיה בחרה אלום גולד סימני מסחר דומים לאלו של פרופאל, במטרה להבנות מן

המוניטין של פרופאל כמו גם מקהל לקוחותיה הזהה אותה כמפיצת פרופילי אלומיניום מבית פרופאל, כלל לא הוכחה בפני ולפיכך יש לדחותה.

עוד לטענת פרופאל, חלק מפרופילי האלומיניום עוברי למצבה, דבר שמעבה את הסימונים על גביהם ומטשטשת את צורתם. את טענתה ביססה פרופאל בין היתר על עדות הגב' טליסמן המומחית מטעמה (פרוטוקול, עמ' 14 שורות 15-17; עמ' 48 שורות 4-7). אלא שבהקשר והעיד בפני מר שטרן, המומחה מטעם אלוס גולד, שעדותו עדיפה בעיני על פי או של הגב' טליסמן, כי על אף הצביעה, הלקוח הרלוונטי יוכל להבדיל בין סימן פרופאל לסימן אלוס גולד (פרוטוקול, עמ' 109 שורות 15-24):

עו"ד יונתן דרורי: תסכים איתי ,שברגע שזה צבוע, ההסתברות לטעות היא גדלה.

אבי שטרן: מסכים,

עו"ד יונתן דרורי: מסכים. מילימטר שקוע למול 1.5 מילימטר שקוע, יבדיל או לא יבדיל?

אבי שטרן: יבדיל.

עו"ד יונתן דרורי: יבדיל.

לטענת פרופאל, החשש להטעיה עולה שכן פרופאל מזוהה עם סימון בעל שני פסים על גבי פרופילי האלומיניום אותם היא מייצרת. טענה זו לא הוכחה. התרשמתי כי החברה שהייתה מזוהה במשך שנים רבות עם סימון שני הפסים היא דווקא חברת מיפרומאל. הסימן הראשון שרשמה מיפרומאל בשנת 1994 היה סימן מסחר מס' 96177 ולאחריו נרשמו סימנים נוספים (98178, 124974, 124975, 124976) כולם בעלי שני פסים. אמנם חברת מיפרומאל חדלה לפעול בתחום לפני כעשר שנים, אך פעילותה כמו גם סימני המסחר שבבעלותה, נרכשו על ידי חברת אקסטל שממשיכה לשווק פרופילי אלומיניום עם סימון שני פסים עד היום, כפי שהוכח בפני (מוצג א"ג 1; תצהיר בקשי 1 סעיף 33; תצהיר גולן סעיף 9; תצהיר מדלר סעיף 9). למעלה מן הצורך יצוין כי כבר בבג" קליל נקבע כי אין לאף יצרן בלעדיות על מספר פסים כך צוין בין היתר:

"סימניה הרשומים של קליל מוגבלים אמנם לשלושה פסים, אך מונופול לכל מספר פסים ימנע מרבים אחרים שימוש בפסים בשל המגבלה על מספר הפסים האפשריים המוכתבת על ידי רוחב הפרופיל."

עוד לטענת פרופאל, התקיימה בפועל טעות בין סימן פרופאל לסימני אלוס גולד. טעות זו התרחשה לשיטתה כאשר מר כלפון מחברת בנפשי תעשייות אלומיניום, הוטעה בפועל כאשר קיבל פרופילי של אלוס גולד, וסבר בטעות שהם פרופילי של פרופאל. אלא שבמהלך הדיון שהתקיים בפני הסתבר כי מר כלפון כלל לא טעה. עדותו של מר כלפון נמצאה בעיני בלתי מהימנה ונעדרת עקביות. מחקירתו הנגדית עולה כי הוצגו על ידו לא פחות משלוש גרסאות שונות וסותרות לאותה טעות לכאורה. מר כלפון לא ידע או נמנע מלהשיב לשאלות שנשאלו, והדבר מעורר ספקות. באשר להשתלשלות הדברים השתכנעתי כי כאשר הגיעו פרופילי האלומיניום לחברת בנפשי בע"מ, ויהי מר כלפון כי אין המדובר בפרופילי של פרופאל ולכן ביקש מאלוס גולד להציג לו אישור תו תקן לפרופיליים שקיבל. רק לאחר שאישור זה הוצג לו החליט מר כלפון לבחון את הפרופיליים שקיבל לעומק, באמצעות כלי מדידה מתאימים, ומצא לטענתו כי דופן האלומיניום בפרופיל דקה יותר. הנה כי כן, מר כלפון לא סבר בשום שלב כי הפרופילי של אלוס גולד הס למעשה של פרופאל ולפיכך הטענה כי התרחשה טעות בפועל נדחית בזאת.

סוף דבר, השתכנעתי כי בין סימני המסחר הרשומים על שס אלוס גולד, לבין הסימן הרשום על שס פרופאל לא קיים חשש להטעיה.

הטענה לרישום הסימנים בחוסר תום לב בניגוד לסעיף 39(א1) לפקודה

סמכות רישום סימני המסחר להורות על מחיקת סימן מסחר רשום בחוסר תום לב, נעוצה בהוראת סעיף 39(א1) הקובעת כי קשה למחיקת סימן מסחר רשום, על יסוד הטענה כי נרשם בחוסר תום לב, יכול שתועלה בכל עת. לשון הסעיף:

"39 (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת."

כזכור, על מבקש מחיקת סימן מסחר מחמת רישומו בחוסר תום לב, להעלות טענתו זו באופן מפורש וברור, ולא בעלמא, ולצרף ראיות מובהקות וברורות לתמיכה בטענתו זו (ראו: בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 175594 (ע"ה11ה1) טובישי סחר בע"מ נ' [החסגוַהּה161ה1 ההוויז116 6, פס' 7 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 16.3.09).

ההלכות הנוגעות לנסיבות רישום סימן מסחר בחוסר תום לב פורטו בהרחבה בהחלטה בבקשה לביטול ומחיקת סימנים רשומים מס' 184179, 182763, 182759, 182758 | 3066 30 סקז 00 6016610017 ואח' נ' 026703 ושמפ35ּ11 עתבקות 60 5+06% +מ101. ואת' (פורסם באתר רשות הפטנטים 16.10.2018). בענייננו יווכר כי ככלל, לא מוטלת על מבקש

3

רישום סימן המסחר חובת עדכון ביחס למתחריס (החלטה בבקשה לביטול ולמחיקת סימן מסחר מס' 69909 שלמה עיני נ' אקטרינה גוטמן ("במבינו" (מעוצב)), פס' 39 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 29.3.2004). יחד עס ואת, כפי שקבע ביהמ"ש העליון מפי כב' השופט מני מזוז, בנסיבות מסוימות אי גילוי מידע רלוונטי לרשם סימני המסחר ביחס למתחרים יהווה חוסר תוס לב מצד המבקש אשר עלול להביא למחיקת סימן המסחר הרשום (ראו: רע"א 9711/17 6 מבנת11ת17 01 510765 מוּבּב:) נ' מאזן אזחמיאן (פורסם בנבו, 1.2.2018). ראו גם: החלטה בעניין בקשה למחיקת סימני מסחר מס' 112428 ו- 115677 ע"א1₪|]6?) 76 6000 נ' .16 ,180106 תעוסז:)-11' [1008) (פורסם בנבו, 25.1.2004) (פורסם בנבו, 25.1.2004).

ומן הכלל אל הפרט. איני סבורה כי אלוס גולד התנהלה בחוסר תום לב מול רשם סימני המסחר בהגישה את הבקשה לרישום סימניה. אלוס גולד אינה מכחישה כי הייתה הספק של פרופאל שנים רבות אלא שבכך לא די. כאמור לעיל, סימניה הרשומים של אלוס גולד אינם דומים כדי להטעות לסימן פרופאל, ואף לא התרשמתי כי נעשה ניסיון להבנות מן המוניטין של פרופאל שכאמור אינה הגורם הבלעדי הרשאי לעשות שימוש בסימון שני פסים על גבי פרופילי אלומיניום. בעניין זה מקובלת עלי עדותו של מר בקשי לעניין נסיבות בחירת הסימן (פרוטוקול, עמ' 143 שורה 14).

אף איני סבורה כי פרופאל התנהלה בחוסר תום לב מול רשם סימני המסחר בהגישה את הבקשה לרישום סימנה. על פרופאל לא מוטלת החובה להפנות את בוחן סימני המסחר לסימני מסחר רשומים, המהווים כידוע ראיה לתוקפם, אלא אך ורק לבקשות לרישום סימני מסחר דומים או זהים. כמו כן, בבקשתה על אתר לבחינת סימנה, אין צורך לצרף פסק דין חלוט לפיו אכן מתקיימת הפרה של סימן המסחר המבוקש. כך פעלה פרופאל, כאשר ציינה חשש להפרה אפשרית של סימנה. לבסוף, איני מוצאת כי יש בשיהוי מטעס פרופאל בהגשת הבקשה למחיקת סימני אלוס גולד משום חוסר תום לב.

אופי מבחין - לפי סעיף 8 לפקודה

הוראות העבודה לבחינת בקשות לרישום סימני מסחר משקפות את מדיניות רשם סימני המסחר ביחס לפרופילי אלומיניום וקובעות הסדר כדלקמן:

"אם הסימן הוא לכאורה דמות של פרופיל- תופעל השגה על פי סעיף 8(א) לפקודה. הבוחן יציין כי ניתן לשקול את ביטול ההשגה אם יוכח כי יש בו אופי מבחין אינהרנטי והוא נבדל מפרופילי אלומיניום אחרים, ובכלל אלה המאושרים על ידי מכון התקנים, או אם יוכח שהסימן רכש אופי מבחין על פי

סעיף 8(ב) לפקודה" (ה.ע- 30.3 מיום 31.1.2018 בסעיף 5)

עיינתי בתיקי בחינת הבקשות לרישום סימני המסחר נשוא ההליך ומצאתי כי הן סימני אלוס גולד והן סימן פרופאל נבחנו וקובלו לרישום כדין. לא הובאה בפני כל ראיה לפיה טעו בוחני סימני המסחר בבחנס את אופיו המבחין של סימן המסחר הרשום על שס פרופאל, כמו גם את אופיו המבחין של הסימונים הרשומים על שס אלוס גולד.

סבורה אני כי הן אלוס גולד והן פרופאל מוכרות בתחום פרופילי האלומיניום, ושמן ידוע באופן כזה או אחר. יחד עס זאת, אין בכך כדי להצביע על היקף האופי המבחין של סימני המסחר אשר בבעלותן. לפיכך נדחית אף טענת אלוס גולד באשר למוניטין פחות של חברת פרופאל בהיעדר הוכחה. נדחית אף טענת פרופאל באשר לאיכותו הירודה של הפרופיליים מבית אלוס גולד בהיעדר הוכחה. למעשה טוב היה לו טענות אלו לא היו נשמעות כלל מפי בעלות הדין.

משעה שנמצא כי הן פרופאל והן אלוס גולד התנהלו בתוס לב, נדחות אף טענות בעלות הדין זו כלפי ובאשר לתחרות בלתי הוגנת במסחר בניגוד לסעיפים 6(11) ו- 12 לפקודה.

סוף דבר, משנדחו כלל עילות המחיקה, הריני לדחות את בקשת המחיקה כנגד סימני מסחר מס' 247031 ו- 247032 הרשומים על שס אלוס גולד, כמו גם את בקשת המחיקה כנגד סימן מסחר מס' 276383 הרשום על שם פרופאל.

לאור תוצאת ההליך כאמור לעיל, איני עושה צו להוצאות.

יערה שושני כספי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום כ"סלו תשע"ט

4 נובמבר 2018