סימן מסחר 292204

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

מחיקה /תיקון הפנקס לסימן מסחר 2200004

מבקשת המחיקה: 6 11 |הח5 חב 571205 86

ע"י ב"כ: פרל כהן צדק לצר בר\

בעל הסימן: אהוד יהודה קרלינסקי

ע"י ב"כ: ג'ני מזור-גורדון, עו"ד

1. עניינה של בקשה וו הוא סימן מסחר מס' 292204 (להלן: "סימן המסחר") על שס מר אהוד יהודה קרלינסקי (להלן: "מר קרלינסקי" או "בעל הסימן). המבקשת 6 1 ] |שש8ח5 0חה 571065 8106 (להלן: "המבקשת") עותרת לתיקון פנקס סימני המסחר בהתאם לסעיף 38(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] תשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה") כך שהמבקשת תירשם כבעלים של סימן המסחר. לחלופין עותרת המבקשת למחיקת הסימן מכוח הוראת סעיפים 39(א) ו- 39(א1) לפקודה.

הבקשה לרישום סימן המסחר הוגשה ביוס 23.02.2017 על ידי מר קרלינסקי אשר במהלך שנת 7 ניהל מו"מ עסקי עם המבקשת, מו"מ אשר לא התגבש לכדי הסכם.

הסימן נמצא כשיר לרישום ונרשם בסוגים 30, 35 ו-43 כמפורט להלן:

1. קפה, תמציות קפה, פולי קפה, תה, קקאו ותחליפי קפה, קפה נטול קפאין ; תערובות קפה; קפסולות לקפה; תכשירי ומשקאות על בסיס קפה ; קפה קר; פולי קפה מצופים שוקולד; שוקולד; מוצרי שוקולד; לחם, עוגות, עוגיות, ביסקויטיס, דברי מאפה וממתקים; קמח ומוצרי המעושים מדגנים, כריכים, פסטה, פיצה; גלידות; הנכללים כולל בסוג 30.

2. שירותי רשת חנויות וחנות מקוונת בתחום המשקאות, קפה, תה ושוקולד; שירותי מכירה באמצעות חנויות פיזיות או באמצעים מקוונים, של קפה, מזון ומשקאות שונים, מכונות קפה, קפסולות קפה, אביזרים ומתנות לבית כגון כוסות, כפיות, מוצריס למטבח, שירותי

מועדון לקוחות; שירותי פרסום, שיווק וקידום מכירות בתחומי הקפה, המשקאות והשוקולד; הנכללים כולל בסוג 35.

3. שירותים לאספקת מזון ושתייה ; שירותי בית קפה ומסעדות ; שירותי קייטרינג וטייק אוויי של מזון ומשקאות ; הנכללים כולל בסוג 43.

ביוס 31.12.2018 הוגשה הבקשה למחיקת הסימן או לתיקון הפנקס (להלן: "בקשת המחיקה"), על ידי חברת 6 ] ] |/ש8ח5 0ח8 51065 5106 (להלן: "מבקשת המחיקה).

מבקשת המחיקה הגישה את כתב טענותיה בבקשת המחיקה. אולס בעל הסימן לא השיב לכתב טענות זה. משכך ובהתאם לתקנה 71א(א) לתקנות סימני המסחר 1940 (להלן: "התקנות"), הגישה המבקשת את ראיותיה ביוס ה-2.2.2020, אשר כללו את תצהירו של מר עודד ברנר המנהל והבעלים של המבקשת (להלן: "תצהיר ברנר"). ביוס ה- 8.3.2020 הודיעה המבקשת כי אינה עומדת על זכותה להשמיע טענותיה בפני. לפיכך, החלטה זו מבוססת על החומרים שבתיק.

השתלשלות העניינים על פי ראיות מבקשת המחיקה

המבקשת הוקמה על ידי מר עודד ברנר, השוקולטייר אשר ייסד ופיתח את רשת בתי הקפה "םא א א א". בשנת 2012 לאחר מכירת הרשת, פיתח מר ברנר קונספט חדש לרשת לבתי ממכר שוקולד בשירות מהיר תחת שס המותג "55| 57 05 81", שהוא גם שמה של המבקשת. במסגרת ואת עוצב גם סימן המסחר נושא (נשוא?) בקשת המחיקה.

מר ברנר מצהיר כי לפני כשנה וחצי פתח בניו יורק סניף ראשון של הרשת תחת השם " ₪ 0 | 8 5 57". הכתבות אשר צורפו כנספח 6 תומכות בטענתו זו ומלמדות שמר ברנר עשה שימוש בסימן המסחר בחנות שפתח ובמוצריס המשווקים בה. האמור בנספחים 4 ו-5 מעיד על כך שמר

ברנר רשם בדצמבר 2018, בארה"ב את הסימן המעוצב ואת הסימן המילולי "50 660 55ק|אז5 8105"

במהלך שנת 2017 ניהל מר ברנר עס מר קרלינסקי מו"מ עסקי לקראת שותפות או זיכיון ברשת "55ק|\ 5 5 810". המסמך האחרון שעבר בין הצדדים היה טיוטת הסכם זיכיון מיוס 7, הסכם זה לא נחתם ונראה כי באת הופסקו הקשרים המסחריים בין הצדדים.

הבקשה לרישום הסימן נושא בקשת המחיקה הוגשה כאמור לעיל, ביוס 23.02.2017, כלומר תוך כדי המו"מ בין הצדדים ולטענת מר ברנר בתצהירו מבלי ליידע אותו או את המבקשת. במקביל ביוס 14.3.2017 הגישה מבקשת המחיקה בישראל בקשה לרישום סימן מסחר מילולי מספר 292673 "5700 660 55ק! 51 05 81". בהודעת מחלקת סימני מסחר מיוס 8 סורבה בקשה זו לאור הוראות סעיף 9(11) לפקודה, היות שלגבי אותן סחורות ושירותים מאותו הגדר כבר רשום סימן דומה מספר 292204 (נושא בקשת המחיקה).

ביוס 28.5.2018 פנתה מבקשת המחיקה לבעל הסימן (נספח 13 לתצהיר ברנר) בדרישה לחדול מכל פעולה מסחרית בקשר לסימן המסחר וכן להעביר את הבעלות בסימן למבקשת. בעל הסימן השיב למבקשת ביום 11.7.2018 (נספח 14 לתצהיר ברנר), אך לא העביר את הסימן ולא מחק את הרישום בפנקס.

דיון והכרעה

בטרס אעבור לבחינת טענות המבקשת והכרעה בהן, אציין כי עניין לנו בכות קניינית של בעל הסימן שאין לפגוע בה בנקל. עוד יוזכר כי בפסיקה נקבע לא אחת כי נטל השכנוע להצביע על העדר תוקף רישום סימן כלשהו, מוטל על כתפי העותרת למחיקתו מן המרשם. נטל הבאת הראיה לעומת ואת יכול שיעבור במהלך הדיון בין המתדיינים. ראה לעניין וה בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מבן1) 9, 318 (1988) מול א-ב:

"הנטל להדאות שסימן הנו כשיר לרישום, הוא על מבקש הרישום, אך הנטל להראות שסימן שנרשם איננו כשר לרישום, הוא על מבקש מחיקתו. רישומו של הסימן משמש דאיה לכאורה לתקפותו ולכן על המבקש לטעון אחרת נטל השכנוע. כבכל עניין שבו מוטל נטל השכנוע על צד זה או אחד, נטל הבאת הראות עשוי לעבור מצד אחד למשנהו... אכן, ספק אס :ישאר לאוד מכלות הדאיות, יפעל לטובת בעל הסימן"

עתה יש לבחון האם המבקשת המחיקה את נטל השכנוע הרובץ לפתחה ביחס לטענות אשר הועלו מטעמה במסגרת בקשתה לתיקון הפנקס ורישום הסימן על שמה או למחיקת הסימן הרשום.

סמכות הרשם לתיקון הפנקס, ובין אלה מחיקת סימן רשום או ביטולו מחמת העדר שימוש מעוגנת בסעיפים 38-40 לפקודה. סעיף 38(א) לפקודה קובע הוראות בעניין תיקון הפנקס לפי בקשת מי שאינו בעל הסימן, כדלקמן:

"38. (א) בכפוף להוראות פקודה זו, מי שנפגע על ידי שתוספת פלונית לא נרשמה בפנקס או נשמטה ממנו, או נדשמה בו בלי סיבה מספקת, או נשארה בו שלא כדין, או חלו בה טעות או פגם, רשאי להגיש לרשם בקשת תיקון, בדרך שנקבעה"

אין מחלוקת כי המבקשת, עונה להגדרת "מי שנפגע" (לשון סעיף 38(א) לפקודה). לרשם, כמי שאמון על טוהר הפנקס, נתונה הסמכות, לתקן בכל עת את הרישום בפנקס (ראה לעניין וה ת"א (מחוזי חי') 21307-03-16 איטונג בע"מ נ' 670070 8305076 613 א (פורסם בנבו, 6) סמכות הרשם לתיקון הפנקס נתונה מכוח סעיף 38(א) לפקודה וכוללת גם מכוח סעיף 39 לפקודה את הסמכות למחיקת סימן המסחר הרשום.

טענתה העיקרית של מבקשת המחיקה היא שרישום הסימן על שס מר קרלינסקי נעשה שלא בתוס לב, והמבקשת היא בעלת הסימן האמיתית. הרישום בפנקס אינו מצביע נכונה על הבעלים האמיתי בסימן המסחר. משכך הוא פגוס ויש לתקנו, על-ידי העברת הבעלות למבקשת או לחלופין למחוק את הסימן.

מבקשת המחיקה טענה גם כי סימן המסחר הרשום לא היה כשיר לרישום בעת הגשת הבקשה לרישומו, בין היתר, לפי סעיפים 5(11), 6(11), 13(11) ו-14(11) לפקודה. היות שהרישום עשוי לפגוע בתקנת הציבור ולהטעות את הציבור לחשוב כי המשיב הנו הבעלים האמיתי של סימן המסחר. היות שלא נטען וממלא גס לא הוכח כי סימן המסחר הוא סימן מסחר מוכר היטב אינני נדרשת לעילות אי הכשירות בהתאם סעיפים 13(11)