סימן מסחר 293814

ההחלטה:

יעזראל רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר 293814, 293813, 283574

תתסגת ז = זע צם ספת אתצוסע (מעוצב), הלידרים 6801075. 1 6גזיד

המבקשת 1: אל.די.אר.אס. גרופ בע"מ ע"י ב"כ: הרצוג פוקס נאמן ושות', עו"ד

המבקשים 2: קון לינק תמיר ילינק שניהם ע"י ב"כ: אמיר בן חורין, עו"ד

1. בפניי בקשות מתחרות לרישום סימני המסחר "הלידרים - 1.680678 116" (סימן מסחר 4) מחד וסימני המסחר "6806:8," יר |פ5קת]ן (סימני מסחר 293813 ו- 2204 מאידך). ל

2. ביום 8.03.2016 הגישו תמיר וקרן ילינק (להלן: "המבקשים 2") בקשה לרישום סימן מסחר מס' 283574 "הלידרים - 1.0800618 1116" בגין שירותי קופירייטינג, קריאטיב, מיתוג, יחסי ציבור, פרסום מסורתי ופרסום דיגיטלי, הכנת קמפיינים פרסומיים בעזרת תוכן, בלוגרים ומובילי דעה ומובילי דעת קהל; שירותי מחקר עסקי ושיווקי, שירותי מחקר לטובת ניהול קמפיין פרסומי; שירותי אופטימיזציה ופילוח קהל יעד; הכנה של קמפיין פרסומי, הנכללים בסוג 35. עוד נתבקש רישום הסימן בגין שירותי יצירה ותחזוקה של בלוגרים עבור אחרים בסוג 42.

3 הבקשה לרישום סימן המסחר קובלה ביוס 20.06.2017. כשבוע לאחר מכן, ביוס 27.06.2017 בוטל הקיבול מן הטעס שנתגלתה טעות שנפלה בו הנעוצה בסימני המסחר המתחרים שהוגשו חודשיים לפני הקיבול, בידי חברת אל.די.אר.אס. גרופ בע"מ (להלן "המבקשת 1"). סימני

המבקשת 1 הינס סימן מסחר 293813 "1.680615", וסימן מסחר 293814.

4. בקשות אלה לרישום סימני מסחר הוגשו על ידי המבקשת 1 ביוס 26.4.2017 בגין שירותי פרסום, שיווק וייעוץ וסיוע שיווקי; שירותי שיווק מוצרים ושירותים על ידי משפיענים; שירותי פרסום ושיווק המסופקים באמצעות שיטות עקיפות של תקשורת שיווקית, כלומר מדיה חברתית, שיווק באינטרנט, שיווק סלולרי, בלוגרים וצורות אחרות של ערוצי תקשורת פסיביים, ניתנים לשיתוף או ויראליים; קידום מוצרים ושירותים של אחריס; ארגון ומתן חסויות של ידוענים ומובילי מדיה חברתית לקידום מוצרים ושירותים של אחריס; חיבור בין מותגים לידוענים, בלוגרים ומובילי מדיה חברתית למטרות קידום מכירות; הנכללים כולל בסוג 35.

5. לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכם ביניהם לרישום סימניהם, הודיעה המחלקה ביוס 2.10.2017 על פתיחת הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסת חדש] תשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה") והורתה לצדדים להגיש ראיותיהם.

6. כמו כן, הודיעה המחלקה לצדדים כי בסיום הליכי התחרות, תדון באופיים המבחין של הסימנים לאור הליקוייסם שהעלתה בהתאם להוראות סעיפים 8(א) ו-10(11) לפקודה.

ראיות הצדדים

7 המבקשת 1 הגישה שני תצהירו של מר ערן ניזרי, במסגרת ראיות ראשיות ובמסגרת ראיות בתשובה. מר ערן ניזרי נמנה עם מייסדי המבקשת 1 ומשמש כמנכ"ל מיום הקמה. לאור מתן צו בהתאם לסעיף 23 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 לגבי חלק מראיות המבקשת, הוגשו הראיות בשתי גרסאות, האחת מלאה לעיניי, והשנייה בה חוסו חלקיים בשל סוד מסחרי, לעיון הציבור. עוד הוגש תצהירה של גב' אתי סורוז'ון, מנהלת לקוחות במשרד הפרסום הישראלי בלינק אינטראקטיב בע"מ, בין השנים 2010- 2014. במסגרת הראיות בתשובה הוגש תצהירה של גב' שיר פו, מנהלת מותג בריבוק ישראל בע"מ בין השנים 2013 -

8 המבקשים 2 הגישו את תצהירו של מר תמיר ילינק, אשר עומד בראש חברת שיווק ופרסום דיגיטלי אותה הוא מכנה "הלידרים". במסגרת ראיות בתשובה הוגש כתב טענות אשר אליו צורפו נספחים ללא תצהיר תומך. בסעיף 15 למסמך צויין כי "לבקשה זו לא צורף תצהיר, הואיל והיא נשענת על המסמכים שהגישו הצדדים במסגרת הליך הבאת הראיות." משפט זה אינו ברור שכן לא מדובר בבקשה כלל ולא הובהר על אילו מסמכים ביקשו המבקשים להסתמך. לאור האמור אתייחס לטענות המועלות במסמך זה כחלק מסיכומי המבקשים 2.

9. הצדדים הגיעו להסדר דיוני לפיו העדיס לא ייחקרו על תצהירו והס יסכמו טענותיהם בכתב ולהסדר ניתן תוקף של החלטה.

10. ביוס 25.6.2018 ביקשה המבקשת 1 להוסיף ראיות מכוח תקנה 41 לתקנות סימני מסחר, ראיות אלו הוגשו בתצהיר נוסף של מר ערן ניזרי. ראיות אלו חינה, כך נטען, מכריעות, ודבר קיומן נודע למבקשת 1 בסמוך לפני הגשת הבקשה. המבקשים 2 התנגדו לבקשה להוספת ראיות. לאחר עיון בראיות ובתצהיר המצורף לבקשה, סברתי כי הראיות עשויות להשליך על תוסב לב של המבקשים 2. על כן בהחלטתי ביוס 10.07.2017 קיבלתי את הבקשה להוספת הראיות וקבעתי כי הצדדים יהיו רשאים להתייחס לראיות אלו בסיכומיהם.

המבקשים 2 טענו בסיכומיהם כי המטרה הבלעדית של הוספת ראיות אלו היא הכבדה על ההליך. אציין כי ראיות שופכות אור על התנהלות הצדדים כפי שיפורט להלן. לפיכך לא מצאתי לשנות את החלטתי לקבלן כחלק מן הראיות בהליך.

תצהירו הינס ראיה לכאורה בלבד לאמיתות תוכנס וזאת בכפוף לזכות החקירה הנגדית (ראה י. קדמי, על הראיות, מהדורה משולבת ומעודכנת, תש"ע - 2009, בעמ' 921). המצחירה מוהה את הפעילות של מר ניורי כשירות הנושא את הסימן 1.680615 וכמזוהה עם סימן זה.

עיקר טענות המבקשת 1

המבקשת 1 טוענת כי בחירת הסימן 0885 1.0 נעשתה בתוסב לב בסוף שנת 2009, כאשר השימוש הראשוני בו נעשה כבר בחודש ינואר 2010. לטענתה, המבקשים 2 החלו לעשות שימוש בסימן המתחרה רק בסוף שנת 2012 וזאת בחוסר תוסב לב, מאחר והיו מודעים היטב לפעילות מייסדי המבקשת 1 תחת סימן זה.

וממשיכה וטוענת המבקשת 1 כי המבקשים 2 (מר ילינק) נהגו בחוסר תוסב לב בשימוש בסימן המתחרה, לרבות במסגרת הליך תחרות זה. לטענתה, נעשתה הטעיה מכוונת ושיטתית של לקוחותיה על ידי המבקשים 2.

כמו כן, טוענת המבקשת 1, כי היא עושה שימוש נרחב ומשמעותי בסימנים המבקשים וכי הוכיחה זאת בראיותיה. לטענתה, המבקשים 2 לא הציגו אף ראשית ראיה להשקעה או להכנסות תחת הסימן המתחרה.

עיקר טענות המבקשים 2

המבקשים 2 טוענים כי הינס פועליים ומוכרים בישראל בשסם המסחרי "הלידרים" החל משנת 2, כמו כן בין לקוחותיהם ניתן למצוא חברות מהמובילות בשוק במגוון תחומיים. לטענתם, הס צברו מוניטין רב ורכשו את אמון הציבור ומשכך בידיס יכולת השפעה רחבת היקף על השוק הישראלי ועל עולס הפרסום הישראלי.

7. המבקשים 2 טוענים כי הגישו בקשה לרישום סימן מסחר מעל שנה בטרם הוגשו הבקשות המתחרות בידי המבקשת 1. לטענתם, בקשתם לרישום סימן מסחר קובלה לאחר שוכנע הרשם כי יש לרשום לטובתם את הבעלות בסימן המסחר.

8. המבקשים 2 טוענים כי בקשתם לרישום הוגשה רק לאחר בירור מעמיק כי לא נרשם סימן מסחרי והה. כמו כן, לטענתם קיבול הבקשה בוטל בעקבות התנגדות המבקשת 1.

9. לטענת המבקשים 2, המבקשת 1 נהגה בחוסר תוסב לב בניסיונותיה לפעול תחת המותג בעוד למעשה היא מהווה חלק מחברת הפרסום "אלנבי".

דיון והכרעה

סמכות הרשם להכריע בין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר קבועה בסעיף 29(א) לפקודה, הקובע כדלהלן:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשום כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחלת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הדרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור *חליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."

1. משהוגשו בקשות הרישום של המבקשת 1 לפני שקובלה בקשתם של המבקשים 2 בדין הפעילה המחלקה את הליך התחרות וביטלה את קיבול הסימן, קיבול שמקורו בטעות. סמכות הרשם לבטל את קיבול הסימן נקבעה בסעיף 26 לפקודה, הקובע כדלקמן:

"הוגשה בקשה וקובלה, ועבר זמנה של הודעת התנגדות ולא היתה התנגדות, או היתה התנגדות והוחלט בה לטובת המבקש, ישלס המבקשת את האגרה שנקבעה והרשם ירשום את סימן המסחר, זולת אס קובלה הבקשה בטעות, או אס הודה בית המשפט אחדת."

2. ואת ועוד, לרשות סמכות כללית לחזור בה מהחלטתה, במיוחד אס זו נתקבלה בניגוד לחיקוק, בענייננו בניגוד לסעיף 29 לפקודה הקובע כי יש להפעיל בין הסימנים הליך תחרות. סמכות זו קבועה בסעיף 15 לחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981 ונדונה, ביו היתר, בהחלטה בעניין סימן מסחר 113595 תיק ותיק בע"מ נ' .זה אסזדג אא דצז ס.זסעיס 6אגא

5 (פורסם בנבו, 30.12.2003):

"החלטות של לשכת סימני המסחר לקבל בקשה לרישום, להודות על פדסומה ולדשום סימן מסחר, ה( החלטות של דשם סימני המסחר. אילו החלטות מנהליות, הנעשות מכוח הסמכויות שניתנו לדשם בפקודה. השאלה היא, האם רדשאי רשם סימני המסחר לחזור בו מהחלטתו, דהיינו לבטל את החלטתו בדבר קיבול סימן, פרסומו ודישומו בפנקס?

התשובה לשאלה דלעיל הינה חיובית. רדשס סימני המסחר, ככל רשות מינהלית אחדת, מוסמך ככלל לבטל החלטה שלו עצמו, אם כי לא בכל מקדה הוא יעשה

3. משהופעל הליך התחרות, יוכרע בהתאם למבחנים לקביעת עדיפותו של סימן אחד על פני משנהו המתאימיסם להליך והם: מועדי הגשת הבקשות לרישום; מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידיו עד להגשת הבקשה וממועד הגשת הבקשה; תוס הלב של כל אחד מהמבקשים בבחירת סימנו (ראה, למשל, בג"צ 476]82 אורלוגד נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2) 148, 155- 156 (15.5.85); בג"צ 90/70

631 נ' רשם סימני המסחר ואח', פ"ד כ"ה(2) 87, 91; ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (פורסם בנבו, 30.4.2007) (להלן: "עניין יוטבתה").

משך השימוש והיקפו

4. לפי מבחן זה נבדק אילו מבין הסימנים המבוקשים נעשה שימוש ובאיזו היקף (ר' א. ח.

5. על פי רוב דרשה הפסיקה כי השימוש בסימן יהיה כוה שיביא לרכישת מוניטין לבעליו (ראה עניין יוטבתה, בפסקה כ"ה).

א. פעילות המבקשת 1

תצהירו של ערן ניזרי עולה כי השימוש בסימנים בידי המבקשת 1 החל מינואר 2010 במסגרת מחלקה ייחודית שהקים בשנת 2009 בתוך משרד הפרסום "אלנבי". המחלקה הפכה למבקשת 1 בשנת 2017 וכל פעילותה וזכויותיה הועברו למבקשת 1. כבר ב-25.1.2010 הוגשה הצעת מחיר ללקוח לפרסום באמצעות שיטה בה הפרסום מתבצע באמצעות קובעי דעת קהל ברשתות החברתיות, המכונים בפי המצהיר "משפיענים", וההשפעה הינה על כל חבריהם

ועוקביהם. על הצעת מחיר זו חתום מר ניזרי כ"מנכ"ל 1.680678".

מן התצהיר עולה עוד כי ממועד השקת השירות ועד מועד הגשת הבקשות לרישום ניהלו המייסדים קמפיינים פרסומיים עבור מאות לקוחות בסכומים משמעותיים מאוד. ההכנסות

מן הפעילות הוצגו בטבלת אקסל אשר נערכה בידי רואה חשבון על פי נתוניים שנמסרו לו מהמבקשת 1. המצהיר הציג הצעות מחיר וניתוחים שנשלחו ללקוחותיה בדבר תוצאות השימוש בשירותיה, נספח 8 לתצהירו של ניזרי. בניתוחים אלה מהשנים 2010 - 2017 נעשה שימוש

עקבי בסימן "1.680615". כמו כן הציגה המבקשת 1 תצלומי מסך כפי שנשמרו משם המתחם שלה 1.680615 באוקטובר 2010 ובהם נראה בבירור שימוש בסימן וכן רשימת לקוחות בולטים כדוגמת: סלקום, בירה מכבי, טירת צבי ואחריס (נספח 9 לתצהירו של מר ניזרי). בראש הדף מופיעה המלה 1.680615 במקוס בולט. החל משנת

6 עברה פעילות המבקשת 1 לשם מתחס אחר 1.680615. בראש העמוד מופיע סימן המסחר המעוצב של המבקשת 1.

המבקשת 1 הציגה מספר כתבות שפורסמו בעיתונות, לרבות באתר גלובס, במהלך שנת 2016

על המבקשת 1 ושיטות הפעולה שלה בתחום הפרסום. הפעילות מיוחסת לסוכנות 1.680615 שבראשה עומד מר ניזרי.

במהלך 2016 דירג גלובס את משרד אלנבי במקוס ה-19 בדירוג "משרד הפרסום של השנה" ואף צייו כי חלק מפעילותה של סוכנות לידרס העוסקת במשפיענים הרשת נמכר לחברת האדטק אינטנגו (נספח 12 לתצהירו של מר ניזרי.

מר ניזרי העיד עוד על השקעה מרובה בפרסום במהלך השניס 2009 - 2016. ההשקעות הוצגו בטבלת אקסל בהתאם לנתונים עליהם דיווח מר ניזרי לרואה החשבון. בטבלה מצויניים שמות הספקים ונותני השירות והסכומים ששולמו להם.

המצהירה נוספת, גב' אתי סורוז'וו העידה על היכרותה עם פעילותו של מר ניורי ועל כך שנעזרה בשירותיו בפרסום ושיווק ברשתות החברתיות, באמצעות "משפיענים" וזאת החל

משנת 2010. המצהירה מוהה את הפעילות של מר ניורי כשירות הנושא את הסימן 1.680615 וכמזוהה עם סימן זה.

המבקשת 1 הודיעה במהלך 2017 על הרחבת פעילותה גם מחוץ לישראל כעולה מנספח 15

לתצהירו של מר ניזרי. דברים אלה פורסמו באתר [166.60.1.ץ\עוט.

ב. פעילות המבקשים 2

המצהיר, מר תמיר ילינק, טוען כי עשה שימוש בסימן במשך שבע שנים, דחילתו משנת 2012. בסיכומיהם טענו המבקשים 2 כי הפעילות החלה כבר בשנת 2009. לסתירה זו בטענות לא ניתן הסבר.

אין תימוכין לטענה כי המבקשים 2 עשו שימוש בסימן משנת 2009 או משנת 2012. מעיון בנספחים שצורפו נראה כי הפעילות בסימן המתואר [1.680615.60.1 החלה רק ביולי 2016 (נספח ב' לתצהירו של מר ילינק). אציין כי מהנספח לא ברור לאיזו אתר מתייחסת הפעילות והמקור הניתוח הוא 5סאַץְ81ת/ 200816), אך גם אניח כי אכן כך, הרי שתחילת השימוש

הינה מאוחרת מאוד מן המועד הנטען לתחילת הפעילות בסימן. עוד אציין כי צורף אישור על רכישת סימן המתואר ואולם לא צוין מועד רכישתו באותו אישור.

יתר הראיות לשימוש שצורפו הינס מסוף שנת 2016 ומשנת 2017 וכלל לא הוצגו ראיות לשימוש לפני מועד זה. הובגה קטע מכתבה מיוס 6.12.2015 שפורסמה באתר 45]/זד צ,זד .

בשל הדרך בה הוגש המסמך לא ניתן לדעת מה שסימן המתואר והאם אכן מתייחסת הכתבה למבקשים 2.

המצהיר העיד על השקת יישומו "הלידרים" ואולם לא ברור מן הנספח מתי הושק (נספח ז' לתצהירו של מר ילינק).

עוד טען מר ילינק בתצהירו כי מר ניזרי הומין ממנו שירותי פרסום ואולם לא ברור מן הנספח תמיכה בכך צירף שיתוף שביצע בעצמו של סרטון של 866000ות מחוץ לה. המבקשים 2 לא השכילו להציג ראיות לקמפיינים שהובילו תוך שימוש בסימן שרישומו נתבקש ואף והיה בראיות שהוצגו כדי להצביע על כך שהשימוש שהם עושים בשס המתחם אינו לשם פעילות באמצעות משפיענים.

מבחן תום הלב

תוס לב בבחירת הסימן

44

בהפעלת מבחן תוס הלב יש לאתר את מניעי הצדדים לבחירה בסימן. הדברים באו לידי ביטוי בעניין יטבתה, בפסקא ל"ד לפסק הדין:

"בגדרו של מבחן תוס הלב יש לבחון את המניעים לבחירת הסימן: עלינו לברר האם אחד הצדדים (או שניהם) בחר את הסימן המבוקש לשם יצירת תחרות בלתי הוגנת כדי לזכות מן המוניטין

.5

.6

.7

.8

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שרכש לעצמו הצד האחר או כדי לפגוע במוניטין זה (בג" 95/68 מתפרת הדרום נ' 6020 11.0.1066 6ג[1, פ"ד כב(2) 189, 192)".

המבקשת 1 הצביעה על תחילת שימוש בסימן כבר בשנת 2010 לאחר שבחרה בסימן זה בסוף שנת 2009. מר ניזרי הציג את עצמו כמנכ"ל 1.680615 כבר בתחילת הפעילות ולקוחותיו הכירו אותו באופן וה.

מן הראיות שהציג מר ניזרי עולה כי במהלך שנת 2012 פנה למר ילינק כיחצ"ן מסיבות וכדמות שיכולה להשפיע על משתמשים אחרים ברשתות החברתיות, דהיינו כ"משפיען". במועד וה השתמש מר ניורי בסימן "לידריס" ונשאל על ידי מר ילינק במה מדובר. מר ניורי הסביר מהו השירות המדובר. בשלב מאוחר יותר הציג עצמו מר ילינק בפני לקוחות כיחיד עם מערכת המנטרת פעילות ברשתות החברתיות וזאת תחת המותג המתחרה "הלידרים".

אין כל ספק שמר ילינק כמי שהכיר את פעילותו של מר ניזרי ידע היטב על השימוש שנעשה בסימן "לידריס" והחל לעשות בו שימוש בעצמו מספר שניס לאחר שהתוודע לו. יתר מכך, דו"ח הנהלת חשבונות של המבקשת 1 עולה כי הועבר למבקשים 2 תשלום בגין שירות שנתנו ושס הספק שלהם הינו "ילינק יחסי ציבור ופרסוס".

מן האמור ניתן להסיק כי המבקשים 2 לא בחרו בסימן בתוס לב.

תוס לב בשימוש בסימן ובהליך בפניי

.9

.

.1

במסגרת ההליך הובהר כי למבקשת 1 פעילות נוספת ונלווית במסגרתה נעשה שימוש בסימן 5 (נספח 7 לתצהיר של מר ניזרי בתשובה). פרטים אודות שירות זה פורסמו בכתבה מיוס 17.8.2017. ומן קצר לפני כן, ביוס 19.7.2017, רכש מר ילינק את שס המתחם 1 ואף המבקשים 2 טענו בסיכומיהם כי מר ילינק מחזיק במספר שמות מתחם וכי אינו עושה שימוש בשס מתחם זה.

זאת ועוד, במהלך שנת 2018 כשהובהר כי המבקשת 1 עושה שימוש בשס המתחם 1 הדומה עד מאוד לשס החברה, רכש מר ילינק את שס המתחם ביוס 23.1.2018. בתשובה לבקשה להגשת ראיות נוספות טענו המבקשים

2 כי האתר משמש לפעילות אחרת וכי נפתח יחד עם קבוצה שחברה למבקשים 2. פרטים אודות אותה קבוצה לא נמסרה וטענה עובדתית זו לא נתמכה בתצהיר.

יש לציין כי צירוף מקרי זה אינו סביר ואין לי אלא להסיק כי מדובר בהתנהלות שיטתית שאינה בבחינת תחרות הוגנת.

.2

.3

.4

.5

.6

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

במסגרת ההליך הגישו המבקשים 2 תצהיר לאקוני ללא ראיות תומכות. בתצחיר נמנע מר ילינק לציין את מועד תחילת הפעילות תחת הסימן המבוקש וכן תיאר את היכרותו עם הצד השני באופן שונה מהותית מן הראיות שהוגשו. לטענתו, הוזמנה ממנו עבודה בעודו פועל תחת הסימן המבוקש, בעוד שההיפך הוא הנכון, כלל לא ידע מהו המותג "לידרים". מר ילינק אף נמנע להגיש תצהיר ראיות בתשובה מטעמו ולתמוך טענות עובדתיות בתצהיר.

השימוש שנעשה בסימן על ידי המבקשים 2 היה שימוש אשר בפועל גרם להטעיה של הלקוחות כעולה מן הראיות שהגישה המבקשת 1. בעוד המבקשת 1 פעלה כדי להבהיר מי היא ומי עומד מאחורי השירות אותו היא מספקת, נראה כי המבקשים 2 פעלו כדי להגדיל את הבלבול בשוק (נספחים 8 ו-13 לראיות בתשובה).

מתכתובת מייל שצירף מר ניזרי לתצהירו (נספח 9 לראיות בתשובה) עולה כי המבקשים 2 הציגו עצמם בפני הלקוחות כנמצאים בכתובת שאין מצוי בה כל בניין ולפיכך אינה קיימת (רח' יהודה הלוי12). גם לכך לא ניתנו הסברים על ידי המבקשים 2.

המסקנה העולה מן האמור הינה כי המבקשים 2 לא פעלו בתוס לב בבחירת הסימן, לא פעלו בתוס לב בשימוש בסימן וגם בהתנהלותם כלפי רשם סימני המסחר ולא הציגו תמונת אמת. לעומתו הציגה המבקשת 1 שימוש עקבי ורציף ובתוס לב בסימניס המבוקשים, אף כי עבר השימוש שינוייס בעת הקמת החברה.

די בכך כדי להכריע כי המבקשת 1 גוברת גם על פי מבחן זה.

מועד הגשת הבקשות

.7

.8

מבחן מועד הגשת הבקשות הוא ומשני שנסוג בפני שני המבחנים האחרים, המגלמים שיקולים מהותיים יותר, כפי שנקבע, בין היתר, מפי כב' השופט רובינשטיין בעמ' 22 לפסק הדין בעניין יוטבתה:

"למבחן זה מיתן בדרך כלל משקל מועט, וחשיבותו משנית ביחס למבחנים האחרים".

רק במקרים חריגים יוענק משקל מכריע למועדי הגשת הבקשות המתחרות, בין היתר, כאשר הפרש הזמנים הוא גדול מאוד ובמהלכו השתכללה בידי המבקש השני בזמן ידיעה מלאה וברורה על קיומו ועסקו של המבקש הראשון (ראה בקשות מתחרות לרישום סימני שירות מס' 167390 ו- 166845 "כוכב נולד" אילן דנינו נ' שידורי קשת בע"מ ואח' (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 26.12.2005)). לעתים עשוי מבחן ה להשליך על תוס לבו של אחד הצדדים

10

.9

.0

.1

.2

.3

עס כי אין די בידיעה שהצד השני הגיש בקשה לרישום סימן מסחר כדי להעיד על חוסר תוס לב בהגשת הבקשה המתחרה.

המבקשים 2 הגישו בקשות לרישום סימן מסחר מעל שנה לפני שהוגשו הבקשות המתחרות של המבקשת 1. הבקשות הוגשו לאחר שגילתה המבקשת 1 על השימוש שנעשה בסימן על ידי המבקשים 2 ואף מחתה על כך במכתבה מיוס 10.5.2017 ודרשה מהם לחדול מכך (נספח 38 לתצהירו של מר ניורי). ויודגש, נסיבות שבפניי אין לראות בהגשת בקשה כצעד הגנתי שכזה משום חוסר תוס לב (ראו למשל בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 183948 ו-191785 יובל ירין יס המלח בע"מ נ' אנה לוטן בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 14.8.08), פס' 32).

לאור היקף השימוש הנרחב שהציגה המבקשת 1 בסימן איני סבורה כי יש בפרק הזמן הארוך שבין שתי הבקשות כדי להכריע את הכף לטובת המבקשים 2. עוד איני סבורה כי ויתרה על זכויותיה בסימניס המבוקשים ומסיבה זו לא הגישה את הבקשות לרישום. עס זאת, לו הייתה המבקשת 1 פועלת להגנה על זכויותיה באמצעות רישום סימני מסחר כבר בתחילת פעילותה, הרי שהיה בכך כדי להיטיב עס כל המעורבים ולחסוך במשאביהם.

סוף דבר, בקשה לרישום סימן מסחר 283574 תסורב. בקשה לרישום סימן מסחר 293814 תקובל. הודעה על הקיבול תשלח לבעלות הסימנים 252574 ו- 275313 שצוטטו בהתאם לסעיף 1) לפקודה בדו"ח הבחינה מיוס 27.6.2017.

משהעלתה מחלקת סימני מסחר ליקוי לפיו הסימן 1680615 (בקשה מספר 293813) הינו חסר אופי מבחין בהתאם לסעיף 8(א) לפקודה ומקובל במסחר בהתאם לסעיף 10(11) לפקודה, בחינת בקשה זו תימשך במחלקת סימני המסחר.

המבקשים 2 יישאו בהוצאות המבקשת 1 בהליך וגם בסך כולל של 20,000 ₪.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס ל' שבט תשע"ט

5 פברואר 2018

סימוכין: 5