סימן מסחר 294040

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר (בקשה לעיכוב הליכים)

המתנגדת : זקאה זי ע"י ב"כ: ד"ר שלמה כהן ושות'

המבקשת: א.מ.ש תיירות ונכסים בע"מ

ע"י ב"כ: יגאל ארנון ושות', עו"ד

1. בפני בקשה לעיכוב הליכי ההתנגדות המתייחסים לסימן המסחר מספר 294040 הנראה כך:

2 הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביוס 4.5.2017, קובלה ביוס 7.5.2018 וביוס 30.8.2018 הוגשה ההתנגדות לרישום הסימן המבוקש. כתב הטענות בתשובה מטעס מבקשת הסימן הוגש ביוס 8. לאחר אלה ביקשה המתנגדת להאריך את המועד להגשת ראיותיה בהתנגדות וביוס 24.4.2019 הגישה את הבקשה שבפני לעיכוב הליכי ההתנגדות. בהחלטתי מיום הוארך המועד להגשת ראיותיה של המתנגדת ונקבע כי ייקבע בהחלטה זו.

3 המתנגדת, חברת בעלת סימן המסחר הרשום בישראל לגבי מספר סוגים, ולטענת המתנגדת הוא סימן מסחר מוכר היטב. המתנגדת טוענת, בתמצית, כי הסימן המבוקש

אינו כשיר לרישום שכן השימוש בסימן עשוי לגרום לקהל הלקוחות לטעות ולקשר בין מבקשת הרישום ל- .

עילת הבקשה לעיכוב הליכי ההתנגדות לסימן המסחר המבוקש היא העובדה שהמתנגדת הגישה תביעה בגין הפרת סימן מסחר כנגד המבקשת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בטענה

כי השימוש שעושה המבקשת בסימן מהווה הפרת סימן מסחר.

לטענת המתנגדת, שני ההליכים מעוררים שאלות עובדתיות ומשפטיות חופפות, ובמרכז היקף ההגנה לזכויות הסימן של , וסכנת ההטעיה והדילול הנובעות משימוש מבקשת הרישום בסימנה המבוקש.

בנוסף טענה, שאילו תוך בצו מניעה קבוע האוסר על מבקשת הרישום לעשות

שימוש בסימן , הרי שיתייתר הליך ההתנגדות, שכן המבקשת לא תוכל ממילא לעשות שימוש בסימן המבוקש לרישום. המתנגדת מוסיפה וטוענת כי דיון בהליך ההתנגדות יהיה בלתי יעיל, יגרום לבזבוז משאבי שיפוט ועלול להביא למצב של הכרעות סותרות.

המתנגדת מוסיפה וטוענת כי הליך ההפרה החל כשנה לפני שנפתח הליך ההתנגדות, וכי הבקשה לרישום הסימן הוגשה רק לאחר שנשלח אל המבקשת מכתב התראה מאת המתנגדת. עוד הוסיפה כי אף שהמבקשת טוענת כי עושה שימוש בסימן במשך שנים, העובדה כי לא הגישה את הסימן לרישום במשך שנים מלמדת כי אין לה דחיפות ברישום הסימן, ולפיכך מאזן הנוחות נוטה לחובתה.

מנגד, טוענת המבקשת כי המתנגדת היא זו שבחרה לנהל את שני ההליכים במקביל, וכי אילו רצתה להימנע מכפל הליכים, יכולה הייתה להמתין עד סיומו של הליך ההתנגדות, בטרס הגישה את תביעת ההפרה (שהוגשה לאחר הגשתה של הבקשה לרישום הסימן). כן טענה כי התביעה לבית המשפט המחוזי הוגשה כארבעה חודשים לאחר הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר דנן. עוד הוסיפה כי עושה היא שימוש בסימן כ-20 שנה מבלי שהמתנגדת פעלה להפסקת השימוש בסימן, עד לאחרונה.

המבקשת מוסיפה וטוענת כי שני ההליכים עוסקים בשאלות שונות וכי נטלי ההוכחה בהם שונות. לטענתה, כשירות הסימן המבוקש לרישום היא השאלה העומדת במוקד הליכי ההתנגדות, ואילו עניינה של תביעת ההפרה היא השאלה האם השימוש בסימן , או סימן הדומה לו, על ידי המבקשת עולה כדי הפרת זכויות המתנגדת בסימן המסחר שלה.

המבקשת מוסיפה כי שאלת רישום סימני מסחר מצויה בסמכות ייחודית של רשם סימני המסחר, וכי הליך ההתנגדות נמצא בשלב מתקדם יותר מתביעת ההפרה בבית המשפט וסביר

כי תינתן בו הכרעה מוקדמת יותר. על כן, לטענתה, אילו הדאגה ליעילות ההליכים הייתה שיקול מכריע מצד המבקשת היה עליה לבקש דווקא את עיכוב ההליך בית המשפט, ולא את עיכוב ההליך בהליך שבפני.

דיוןו והכרעה

מקרה דומה למקרה שבפני התעורר בעניין התנגדות לבקשות רישום סימן מסחר מס' 106838 ו- 106839 טרופיקל דגיל תעשיות קוסמטיקה בע"מ נ' ת/] זסז זה.

גם באותו עניין נוחלו התנגדות לרישום סימן מסחר ותביעת הפרה של המתנגדת את מבקשת הרישום בטענה ששימוש בסימן שרישום מתבקש מהווה הפרה של סימן רשום של המתנגדת.

הבקשה לעיכוב הליכים נדחתה על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) גולדברג, מן הטעס שהסמכות לדון בכשרות סימני מסחר לרישום הינה סמכות ייחודית לרשם, וכי ממצאי בית המשפט אינם מקימה השתק שיפוטי בעניין שהוא בסמכותו הייחודית של הרשם, בהתאם להלכה שנפסקה בעניין בג"צ 144/85 קליל תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב (1) 309 (1988).

כן קבע כב' הרשם גולדברג, שבשל השוני בנטלי ההוכחה בין הליך ההתנגדות להליך ההפרה, לא ניתן לראות בהתדיינות בבית המשפט התדיינות המקימה השתק בהליכים בפני הרשם.

עוד נקבע כי בכל הנוגע להכרעות שיפוטיות סותרות, הרי ששיקול מאזן הנוחות נוטה לטובת ניהול הליך ההתנגדות, שסביר כי יסתייע מהר יותר מן ההליך בבית המשפט, וכן העובדה כי המתנגדת בחרה לנהל את שני ההליכים במקביל, משום שרצתה ליהנות מן היתרונות הגלומים בהליך ההתנגדות. בנסיבות אלה, נקבע כי אין הצדקה להתיר לה לעכב את ההליכים.

על פי הפסיקה, בדיון בבקשה לעיכוב הליכים יישקלו שיקולים שונות ביניהם יעילות הדיון והמערכת השיפוטית, חסכון בזמן ובהוצאות, מניעת הכרעות סותרות, הכרעה מהירה, מאזן הנוחות של הצדדים ושיקולים נוספים שנקבעו בפסיקה (ראה רע"א 346/06 ד"ר באסם חזאן נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ (פורסם בנבו, 14.5.2006).

סבור אני כי במקרה הנדון, יש הצדקה בעיכוב ההליכים, למרות העובדה שסמכות הדיון בכשרות לרישום של סימן מסחר הינה ייחודית לרשם. מקובל עלי הסברה של כי מעת שיריעת המחלוקת בבית המשפט רחבה יותר ומתייחסת גם לשימוש בסימן באמצעות השימוש שעושה המבקשת בסימן המבוקש לרישום וגם לשימוש אחר של המבקשת בסימן

כשלעצמו, ממילא לא יהיה בהכרעתי כדי לייתר את ההליכים בפני בית המשפט. בעוד

שאילו תתקבל בקשתה של לצו מניעה בבית המשפט לגבי כל שימוש בסימן, הליכי ההתנגדות ייתייתרו, שכן ממילא לא תוכל מבקשת הרישום לעשות שימוש בסימן, ולא יהיה עוד טעם ברישומו (שכן הסימן לא יוכל לשמש למבקשת הרישום לעניין הטובין שהיא סוחרת בהם, או השירותים הניתנים על ידה).

גם מבחינת לוחות הזמנים בהליכים עולה כי הראיות בהליך בבית המשפט יוגשו במועדים דומים לאלה שיוגשו בהליך ההתנגדות, כך ששני ההליכים צפויים להיות מוכרעים במועד דומה, ולפיכך אין יתרון בניהול ההליך כאן.

לעניין מאזן הנוחות, אמת היא כי ההתנגדות הוגשה לאחר שהוגשה התביעה בבית המשפט המחוזי, ולכן לכאורה המתנגדת היא שיצרה את כפל ההליכים. אולם בהקשר זה יש לזכור שהמבקשת הגישה את בקשתה לרישום סימן המסחר לאחר פניית המתנגדת למבקשת כי תחדול מן השימוש בסימן, ואיני סבור כי ראוי היה לצפות מן המתנגדת להמתין עד תביעת ההפרה, או להימנע מהגשת ההתנגדות. לטענת המתנגדת, עושה מבקשת הרישום שימוש בסימן למשך שנים ארוכות מבלי שנרשם, והיא מצאה לנכון לרשום רק לאחר מכתב ההתראה שנשלח אליה. איני מוצא כי מבקשת הרישום תינזק מעיכוב הליך ההתנגדות, עד לסיכום הדיון בתביעת ההפרה ולפיכך מאזן הנוחות נוטה לטובת המתנגדת בעניין זה.

לפיכך, מורה אני על עיכוב הליכי ההתנגדות עד להכרעה בתביעת ההפרה. המתנגדת תעדכן את המזכירות בדבר קבלת פסק הדין של בית המשפט המחוזי ותוצאותיו עד קבלתו. לאחר קבלת העדכון ייקבעו סדרי דין להמשך ניהול ההליך שבפני.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס ט' אב, תשע"ט

1 אוגוסט 2019

סימוכין: 90