סימן מסחר 3

ההחלטה:

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת רישום סימן מסחר מס 3

המתנגדת: נ.ב.ע בעיימ ע"י בכ"ה שמעון לביא

המבקשת: [מספר מטושטש] ע"י בכ"ה סנפורד ט. קולב ושות', עוייד ועוייפ באמצעות עוייד איתן שאולסקי

א. טענות המתנגדת חברת [מספר מטושטש] (להלן: ייהמבקשתיי) הגישה ביוס 1 מאי, 1991, בקשה לרישום סימן המסחר /8א', בסוג 30, לגבי סוכריות, גומי לעיסה, מסטיקים ודגני בוקר. הבקשה שמספרה 79593 (להלן : ייהבקשהיי), קובלה ופורסמה ביומן סימני המסחר מיום 1 מרץ, 1996.

ביום 20 יוני, 1996 הוגשה התנגדות לבקשה על ידי חברת נ.ב.ע. בעיימ כת (להלן: ייהמתנגדת'יי). המתנגדת היא חברה פרטית העוסקת בתחום הטכסטיל.

2 בהודעת ההתנגדות נטען כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום, בהתבסס על העילות הבאות: א. העדר אופי מבחין, כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשלום - 1972 (להלן: 'הפקודה או 'יפקודת סימני המסחר), הואיל וטענת המתנגדת הסימן המבוקש הינו קניינה, ורישומו עייש המבקשת עלול להטעות אדם סביר לחשוב שהטובין של המבקשת הם של המתנגדת.

ב. סכנה להטעיית הציבור, כמתואר לעיל, השוללת את רישום הסימן על פי סעיף 1)) לפקודה.

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר סכנה להטעיית הציבור ויצירת תחרות בלתי הוגנת, כאמור בסעיף 12 לפקודה.

זאת משום שהסימן המבוקש דומה לשם העסק של המתנגדת, אשר התאגדה כדין עוד לפני שהחלה המבקשת את פעילותה בישראל.

דמיון מטעה בין סימן רשום של המתנגדת לסימן המבוקש, אשר שולל את רישום הסימן המבוקש על פי סעיף 9(11) לפקודה. במהלך הדיון בהתנגדות התברר כי אין בבעלות המתנגדת רישום סימן מסחר המתייחס לסימן זהה או דומה לסימן המבוקש, והמתנגדת הודיעה כי היא חוזרת בה מהטענה על פי סעיף 11 (9) (עמי 31 לפרוטוקול הדיון מיום 10 ספטמבר, 2000 (להלן: 'יהדיון").

המתנגדת לא הסתפקה בטענות הללו ופיתחה עוד נוסף של כתב טענות, אשר כונה על ידה התשובה להודעה שכנגדיי, ואשר בגדר מופיעות טענות נוספות כדלקמן:

א. לוגו המתנגדת הוא קניינה, לאור השימוש שהיא עושה בו לפחות מזה 20 שנה. הסמל המסחרי של המתנגדת הוא קניינה מכוח שימוש שהיא עושה בו, מזה 6 שנה.

לטענת המתנגדת רישום הסימן המבוקש ימנע ממנה להשתמש בשמה ייבכל פעילותה בתחוםיי. ויעמוד בניגוד לסעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, הקובע כי אין פוגע בחופש העיסוק."

כמו כן, טוענת המתנגדת, כי רישום הסימן עייי המבקשת ידחוק את רגליה שלה מפעילות המתוכננת לעתיד בתחום מוצרי המזון והמאפה.

המתנגדת מחזיקה כדין בוכותה לשימוש בשמה המסחרי ובלוגו. וזאת מכוח סעיף 1 וסעיף 13 לחוק המיטלטלין, התשל"א-1971, בשילוב עם סעיף 15 לחוק המקרקעין, התשכ"ייט-1969.

לטענת המתנגדת, השימוש שעשתה בסימן עולה על הנדרש על מנת להקנות לה זכות בעלות לגביו.

לחילופין, המתנגדת זכאית להשתמש בסימן במקביל למבקשת, כאמור בסעיף 6) לפקודה.

המבקשת אינה מוכיחה, ע"י יפוי כוח או תצהיר, את טענתה (סעיף 1 להודעה שכנגד) כי היא משמשת כזרוע מסחרית של בעל הסימן, הוא איגוד הכדורסל

האמריקאי הפא.

בדיון שהתקיים ביוס 25 נובמבר, 1999, קבעתי כי אין להתחשב בטענות המופיעות בהתשובה להודעה שכנגדיי, אלא רק בתצהיר שהוגש עימה (עמ' 4 לפרוטוקול). הטענות הללו הועלו שוב בדיון ע"י בכ"ה המתנגדת, עוייד לביא, במסגרת סיכומי המתנגדת. בכ"ה המבקשת, עוייד שאולסקי, טען (עמ' 17 לפרוטוקול), כי יש בכך משום הרחבת חזית שהוא מתנגד לה. טענה זו נכונה. די בטענה זה כדי לדחות על הסף את הטענות שהועלו

בגדר התשובה להודעה שכנגדיי. ואולם, מצאתי לנכון גם להתייחס לחלקן.

ב- 7 ספטמבר, 2000, שלחה המתנגדת בקשה שכותרתה ייבקשה למחיקת ההודעה בחינה אינו נקבע באופן קשיח, כי אס בהתאם לנסיבות העניין. בדרך כלל נבחנות הנסיבות במועד הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר, ואולם פעמים רבות יש לבחון גם את המצב בעת ברור ההליך (ראה: בג"צ 197/51

קוקה קולה נ השותפות ויטה והרישום הכללי, פייד ח 772. בג"צ 90/70 .1.00 2868101 נ

רישום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פייד כה (2) 87, 94; בג"צ 476/82 אורלוגד

בעניין רישום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פייד לט (2) 148, 156 ; בג'צ 144/85

קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בעניין רישום הפטנטיס, המדגמים וסימני המסחר, פייד

מייב (1) 326, 309).

העדר הרשאה למבקשת בתשובה להודעה שכנגד ובבקשה א', בקשה המתנגדת לדחות את הבקשה בטענה, כי המבקשת לא הוכיחה שהיא מוסמכת לייצג את בעל הסימן /ש"ז, הוא איגוד הכדורסל האמריקאי, כשלוח להגשת בקשות לרישום סימני מסחר, או לעניין ניהול הליכים בקשר אליהן. כאמור בפסקה 4 לעיל, דין טענה זו להידחות על הסף, הואיל והיא מצויה מחוץ לחזית המריבה בהליך זה. גם לגופה טענה זו אינה נכונה. בתצהיר מר מקוהון, שהוגש מטעמו המבקשת, נאמר מפורשות, כי המבקשת הינה בעלת הזכויות הבלעדיות בעולם להענקת רישיונות לשימוש מסחרי בשמות, בלוגו ובסימני זיהוי אחריס של ליגת ה-השא, וכי היא אחראית להשגת הגנה עבור הסימנים הללו ברחבי העולם. בסעיף 5 לתצהיר נכתב:

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר זס] 56ח1166 0ז 5)זיז 06ועש0]זסע סטז8גו!6א6 6וז 5סז! זהס6ווקקה 6ת*

105 הס 00 10005 ,65חחסח 6וז ]0 86 סז 565סקזגוק [סזסיזסתזתזס6

ץזס] 650051016 15 הח מ שו ]0 1605 זמ ושח הב הס שה ]ס זס] מס 06זעש0]זסעו 00605 656 [ס מסחו66וסזק פמזחוסזסס ".00005 1656 ]0 56גו5וחז עחם מתזנופזגוק סמ פהו'זסזומסותז

יתרה מזו, כמתואר בפסקה 13 לעיל, עלתה התקשרה עם המבקשת לשס קבלת רשיון שימוש בסימני ה-./8אז. עלתה גם השקיעה 5200,000 במסע פרסום לקדוס מכירות של

חטיף שנמכר תחת סימני ה - 54א. קשה להניח שעלתה הייתה משלמת עבור זכויות שימוש בסימני מסחר, למי שאינו נראה לה כמוסמך להענקתן, וקשה להאמין שעלתה הניחה, ביודעין, 5200,000 על קרן הצבי, והשקיעה סכום זה בפרסום מותג שזכויות השימוש בו נרכשו מגוף בלתי מוסמך.

כמו כן, מר קוהון צירף לתצהירו (נספח /) רשימה המפרטת עשרות רישומים ובקשות

לרישום של סימני מסחר הקשורים ב-/1%8, המצוייס בבעלות המבקשת בעשרות מדינות, החל בארגנטינה וכלה בזימבבואה. גם בישראל מחזיקה המבקשת מספר רב של בקשות ורישומים לגבי סימני מסחר הקשורים ב-8א:. יש להניח כי אילו פעילות גלובלית רחבת היקף זו של רישום סימני מסחר, הייתה מתבצעת שלא על דעת איגוד הכדורסל האמריקאי, היה זה קם ונוקט פעולה כנגד גזל וכויותיו. ואולם, המתנגדת לא הביאה שמצ של ראיה לכך, שאיגוד הכדורסל האמריקאי מתנגד לפעולות המבקשת, וטענתה אינה אלא טענה בעלמא העומדת בסתירה לחומר הראיות שבתיק.

טענות המתנגדת לגבי הסימן הפא

המתנגדת טענה כי רכשה מוניטין בסימן 5/4 בתחום הטקסטיל. מסופקני בכך.

כראיה למוניטין הגישה המתנגדת את תצהיר המנכ"ל שלה, מר אריה בריט, שהוא גם בעל השליטה במתנגדת. מר בריט מעיד בתצהירו, כי המתנגדת היא חברה פרטית, שהתאגדה ונרשמה ביום 10 יוני, 1975. המתנגדת עוסקת בעיקר בתחומיס שונים בענף הטקסטיל ובכלל בהייצור, ייצוא ושיווק. ייצור, ייבוא ושיווק של אילו מוצרים! סתס המצהיר ולא פירש. המצהיר מסביר, כי בהיותה תאגיד משפחתי, ש המתנגדת מורכב מראשי התיבות של שמות בעלי מניותיה ושמות ילדיהם, וכי רישום שמה של המבקשת לאנגלית יוצר את

הצירוף 84א. עוד אומר המצהיר כי בפנקס החברות נרשמה המתנגדת בעברית כ- נ.ב.ע. בעניין ובאנגלית כ- כ 11/11 .2.א. המצהיר מוסיף כי תקנון המתנגדת ותזכירה

מאפשרים לה לפעול בכל תחום שהוא על מנת לקדם את עסקיה.

בסעיף 5 לתצהיר מר בריט נטען, כי גורמים ממלכתיים בישראל מכירים את המתנגדת בשמה ומקיימים איתה קשר ממועד התאגדותה. לחיזוק טענה זו צורף לתצהיר עותק של מכתב, משנת 1975, אישור למימון הזמנות יצוא, מטעמו בנק ישראל (נספח ג').

במכתב זה אין ראיה למוניטין. ראשית, המתנגדת מזוהה במכתב בנק ישראל כ-נ.ב.ע.

בעניין, ולא כ-84צ1, הוא הסימן שלגביו היא טוענת למוניטין. שנית, המוניטין בו מדובר

.3

.4 הוא הכרה והוקרה בקרב ציבור הלקוחות (ראה: עמ' 18/86 מפעלי וכוכית ישראליים

בעניין נ',ם20081) 1ת581 126 6116165/\ 1.05 פייד מה (3) 224, 231). בשולחו את המכתב למתנגדת, בנק ישראל לא פעל כלקוח, כי אם כרשות שילטונית שהפעילה את סמכותה לאשר הזמנות מימון. גם אס המכתב מעיד, כטענת המצהיר, על ייהאמינות הכלכלית של המתנגדת', אין בו משום ראיה לכך שהמתנגדת רכשה מוניטין בסימן /םא. שלישית, ציון שמו של נמען, על גבי מכתב הממוען אליו מאת רשות ממלכתית, אינו הוכחה למוניטיןו. אילו כך היה, יכול היה לטעון ליימוניטין'י כל מי שנשלח אליו בדואר דוייח חניה.

בסעיף 6 לתצהירו מצביע מר בריט על כך שהמתנגדת קיבלה, בשנת 1990, פניה מחברת

דג א אנכ (נספח ג1/). גם בכך אין ראשית ראיה למוניטין המתנגדת בסימן /8צ1, מאחר שהמסמך ממוען אל נ.ב.ע. בעניין. זו מוצגת בנספח ג1/ כפועלת בשוק המקומי בלבד. פרט זה מקבל משמעות לאור טענת המתנגדת בדיון (עמ' 19 לפרוטוקול), כי הסימן ‏ /2א משמש אותה לצורך מכירות לחוייל. אם אכן, כך ואס מסמך 4 אכ 7 מתייחס רק אל פעילות המתנגדת בשוק המקומי, הרי שאין במסמך

זה, המתייחס אל המתנגדת כנ.ב.ע. בעניין, משום ראיה למוניטין המתנגדת בסימן ב 8צ. תחת הכותרת ייפרסום ותדמית'י מתאר מר בריט פעילות להחדרת קו מוצרים חדש, בשנת 9, תחת הסימן 'יקרושהיי, שלוותה, לטענתו, במסע פרסום ושיווק. לא נטען כי במסע הפרסום פרסמה המתנגדת את הסימן /8צ1, ואין כל ראיה לגבי תוכנו של מסע הפרסום. באותו פרק מסופר גם על מסע פרסומים שנערך בשנת 1989-90, לקו חדש של מוצרי טקסטיל ותכשיטים. פרסום זה תואר עייי המצהיר (סעיף 7) כ-ייחסר תקדים מבחינת היקפו השקעות כספיות בו ואפיקיויי. דא עקא שבמילות שבח עצמי, מלבבות ככל שיחיו, אין די. אומר כבוד השופט שלו בתייא 1500/97 המי 14524/97 א.ח. ייצור ושיווק אופנה בעניין נ לה מיראג' ייצור בגדים (1997) בעניין, דיניס מחוזי כרך כו' (9), 240 :

ייכדי לבסס טענה של עוולה של גניבת עין, היה זה מחובתו של המבקשים להוכיח, ולו לכאורה, קיום של המוניטין. תצהיר של מבקש המרעיף על עצמו ומוצריו שבחים ומציין את הצלחתו מבלי להביא כל חיזוק לטענות אלה, אינו יכול להחשב כראיה אפילו לכאורה.'י

על מנת להוכיח השקעה בפרסום, או היקף מכירות, יש להביא בתצהיר את הנתונים

הרלבנטיים. לעיתים גם בכך אין די, וצריך לגבות את נתוני התצהיר במסמכים. בת.א. 7 המי 10528/97 ק.5. אופנת אספדריל (1995) בעניין ני דור זּיו אינטרנשיונל (1990) בעניין, דיניס מחוזי כרך כו', (7) 749, אומר כבוד השופט שלו:

ייבאשר ליסוד המוניטין, נטען אומנס בתצהיר המבקשת כי הושקעו משאבים רבים בתכנון, בעיצוב, פרסום ובשיווק של נעלי הבית של המבקשת, בקיום כנסים ותערוכות במקומות שונים בישראל ובחו"ל, וכן נטען כי בשנת 1995 מכרה המבקשת בשוק המקומי בישראל כ75,000- זוגות נעלי בית וכי היקף המכירות עלה מאז באחוזים רבים.

נטען באותו תצהיר כי אותס 75,000 זוגות נעלי בית שמכרה המבקשת בישראל ב1995-, היוו 80% מכלל נעלי הבית מסוג זה שנמכרו באותה תקופה.

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר כן מסתמכת המבקשת להוכחת המוניטין, בהזמנות הגדולות אשר בוצעו ומבצעות, לטענתה, רשתות שיווק וחנויות גדולות לנעלי הבית מיצורה של המבקשת. הנתונים והמספרים שהובאו על ידי המבקשת בתצהירה לא גובו על ידי

מסמכיס כלשהס להוכחתם, ואין אפשרות לסמוך על הצהרה זאת בלבד, נוכח הטענה המופיעה בתצהיר המשיבה, לפיה באותה שנה, 1995, נמכרו בישראל כ2- מיליון זוגות נעלי בית.'י

ראה גם: תיא 373/97 המ' 4256/97 אל גאוציו בעניין ני אל ראנציו גריל דרוס אמריקאי

ודגיס בעניין סניף ראשון לציון, דיניס מחוזי כרך כו'(7), 744.

5. המתנגדת לא הציגה שום נתון וראיה לגבי השקעותיה הכספיות במסע הפרסום, תפוצה ותוכנו. בדיון טען בייכ המתנגדת כי הנתונים הללו הינס סודיים (עמ' 53 לפרוטוקול). טענה זו לא נטענה לפני כן, אפילו לא בגדר שלש הבקשות שנשלחו ערב הדיון, וממילא לא הוכחה. מן הראוי גם להפנות את המתנגדת אל ההסדר החל על טענת חסיון סודיות מסחרית (סעיף 23 לחוק עוולות מסחריות, התשנייט1999-). ההסדר זה מאפשר, לכל היותר, לפטור את המתנגדת מלהציג ראיות, אך אין הוא יכול לפטור אותה מלהוכיח כי רכשה מוניטין בסימן. טענת סודיות, אפילו מוצדקת, אינה תחליף להוכחת המוניטין. אציין כי המתנגדת לא הקפידה יתר על המידה על עקביות טיעוניה. כדי לתרץ את אי הצגת נתוני המכירות על ידה, היא נתלתה בטענת סודיות, אך לא היה בכך כדי להפריע לה לטעון כי תצהיר מר כהן אינו מוכיח מוניטין, מאחר שאינו מצביע על נתוני מכירות והיקף פעילות עסקית (עמ' 21 לפרוטוקול).

6. עוד טען בייכ המתנגדת, כי רישום המתנגדת כחברה בשס /8א, מקנה לה זכות בעלות

בסימן 8צ1, ופוטר אותה מהצגת נתוני עסקיים, לשס הוכחת המוניטין שרכשה, לטענתה, בסימן. טענה זו מופרכת על פניה. אילו כך היה, חברה ישראלית שהתאגדה תחת שס מסוייס והיתה רוצה להשתמש בו כסימן מסחר, היתה פטורה מרישומו כסימן מסחר, ובהליך גניבת עין שבו הייתה תובעת, היתה פטורה מהוכחת המוניטין בסימן. דא עקא שהדין הוא שונה (ראה: ע''א 261/64 פרו-פרו ביסקויט בעניין ופרו ביסק בעניין ני לי פרומיו ובניו בעניין, פייד יח(3) 275, 279). מסתבר שפרט להיותה בלתי נכונה, טענה זו, גם אינה

מקורית, והיא די נפוצה בקרב נתבעים. כותב המלומד 0611 בספרו םס 1.3 5'ע6 א

1 .0 6 1311 ,65בתהּצ1 17806 מה 1/1365 806ד :

1 תוסכ עס ץ[זה6גוס6ז] 1560 זה6ותוסזם פגוסוזגוק5 4* מ אחז 006 זס [][0 חַח0551ק מז 0660015 מסז65ווף חו סהחזסת 16 601510760 טסו ע6ז זסז 15 0605 6 0 61160 6 ז5וחז 6יזסן[0יז6וז מ שוח שהסקהס6 0 05 ".50 01ח 15 8ווד .11

7. יש להבחין בין מוניטין של עסק לבין המוניטין הדבק במוצר המיוצר או משווק על ידי העסק (ראה : עמ' 442/85 משה זוהר ושות' ואח' בעניין מעבדות טרבנול (ישראל) בעניין ואחי, פייד מד(3) 661, 683). לא זו בלבד שהתאגדות תחת שס מסוים אינה מקנה לתאגיד

10

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר זכויות של סימן מסחר בשמו, אלא גם פעילות עסקית של תאגיד תחת שס מסוים, אין

בה כשלעצמה, כדי להפוך את שס התאגיד לסימן מסחר. בעניין 5689/94 ורגוס בעניין ני נוגה הנדסה בעניין, פייד נב (1) 521, 525, אומר כבוד השופט טירקל לעניין המוניטין הנדרש בשאלת גניבת עין:

ינפסק שעל התובע, על פי עילה זאת, להוכיח שנתקיימו שני יסודות מצטברים: האחד, כי התובע רכש לעצמו מוניטין במוצר בקרב ציבור הלקוחות - להבדיל ממוניטין עסקי שאינו קשור במוצר המסוים דוקא - במובן זה שאותו ציבור מייחס למוצר יימשמעות משנית'י ; לאמור, מזהה אותו באופן מיוחד עם התובע ולא עס אחרים, לפי מאפייניו החיצוניים, כגון שמו, סימן או צליל המאפיינים אותו, או חזותו הכללית.'י

(הדגשה הוספה).

עוד קודם לכן, בהמ' (ת''א) 1892/78 תנובה בעניין נ' יוסף אבישר ואתי, פיימ תשלח(1)

1, אמרה כבוד הנשיאה אבנור בעמ' 444-443:

ייטוען בייכ המבקשת, כי עיין השימוש בשסם ייפר-שוק הידוע כשס שבו משתמשת המבקשת - מטעים את הצבור לחשוב - כי הטובין שנמכרים

בעסקס של המשיבים, הס הטובין של המבקשת. טענה זו הייתה מועילה - אילו הוכח (ואפילו לכאורה) כי השס ייפר-שוק, דבק בטובין של המבקשת ולא בעסקיה, עד כדי כך שצרכן מזהה מצרך לפי השם ייפר-שוק. דבר זה לא הוכח, ולכאורה גם לא זה מה שנטען עייי המבקשת. הרי היא לא טענה אלא

זאת כי יש לה עסק בשם זה בראשון-לציון, וכי הפרסום שנתנה לשם - בא להראות כי במקום הנדון נמכרת סחורה זולה מהיצרן לצרכן (ללא תיווך) ואף מה שביקשה המבקשת לרשום אצל רשם שמות העסק, הוא שם שירות ולא שם סחורה.'

(הדגשה הוספה)

האמור לעיל צוטט בהסכמה עייי כבוד השופטת סירוטה ב-תייא (תל-אביב) 982/92 דן תבור בעניין אשכרהיי ואח' בעניין מחלבות נהריה שטראוס בעניין, תקדין מחוזי 92 (3), 2. ראה גם: הייפ 1600/92 מלון ייהנסיכהיי נתניה בעניין ני לקסן ישראל בעניין, (לא פורסם) עמ' 7.

יובהר כי הבחינה המרכזית אינה מתמקדת אך ורק בתוכן הסימן (האם ייפלונייי או ייחברת פלוני (1998) בענייןיי), כי אס באופן שבו הוא נתפס עייי קהל היעד של המוצר או השירות. ייפלונייי עשוי להחשב כסימן מסחר, אפילו הופיע תמיד במסגרת ייחברת פלוני (1998) בענייןיי, אס הוא נתפס עייי קהל היעד של המוצר או השירות, כמצביע על מקורס (לאו דווקא הפיוי). התשובה לשאלה כיצד נתפס ייפלונייי תלויה בגורמים רבים, כגון: אס הופיע על גבי המוצרים, אריזותיהם ובפרסומיים הקשורים אליהם, תדירות השימוש במילה ייפלונייי במקומות הרלבנטיים להחדרתה כסימן מסחר, אס המילה ייפלונייי, דומיננטית לעומת שאר רכיבי שס התאגיד, מידת ההבלטה של המילה 'פלונליי' ביחס לרכיבי אחריס של חזי המוצר, האריזה, או הפרסומים הקשורים אליו, אס המילה 'ייפלונייי' היא מונח מתאר ושמא היא סובלת מפגם אחר הגורע מסיכוייה להחשב כסימן מסחר ואס השימוש בשס התאגיד נעשה לצד סימן, או סימנים אחרים, בסיטואציה שבה הם מנטרליס את ייפלונייי מלהתפס כסימן מסחר.

1

.8

.9

.0

רשום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר במקרה הנוכחי, אפילו היתה מוכיחה המתנגדת, באותות ובמופתים, כי מסע הפרסום

האמור בתצהיר היה רחב היקף ורב תקציב, לא היה בכך כדי להועיל לה. את משום שמסע הפרסום לא פרסם כלל את סימן המסחר 83א. מה שהובא להוכחת מסע הפרסום הוא נספח די לתצהיר מר בריט. נספח זה מתואר בתצהיר כקטלוג בשפות אנגלית וגרמנית, שהופק לתיירים, ומפרט את קו המוצרים החדש של המתנגדת. נספח די הוא למעשה דף אחד, הנראה כלקוח מתוך קטלוג, שבו מצולמות דוגמניות המציגות בגדיס

ותכשיטים. סימן המסחר הנראה בנספח די הוא יי-1.11,0)6יי. לאחר שאימצתי את עיני,

הבחנתי בשולי העמוד בצד שמאל, בכיתוב ועיר של "1.7 ..ם. איי. אפילו אניח שעיון בקטלוג בדרך מקובלת מאפשר להבחין בכיתוב כה קטן, לא יהיה בכך כדי להועיל למתנגדת. זאת משום שהצירוף ..2.א מופיע כשס החברה ולא כסימן מסחר. כאמור לעיל, על מנת לרכוש וכות של סימן מסחר השימוש שצריך להערך לגבי הסימן הינו שימוש כסימן מסחר, ולא רק כשס של עסק.

בדרך כלל, הראיה החשובה ביותר להוכחת המוניטין היא היקף מכירות המוצרים הנמכרים תחת הסימן. להוכחת המכירות צירף מר בריט לתצהירו את נספחים ו'-יי. נספח ו', מכונה עייי המצהיר י'קטלוגיי, והוא מצביע על סמל המתנגדת המופיע בראשו. נספח וי אינו נראה בעיני כקטלוג מודפס, כי אס כאוסף של פריטים (תכשיטים ודוגמאות אחרות) ששודכו בסיכות אל משטח מסוים, לצד פתקים שנכתבו בכתב יד ושודכו גם הס לצד

הדוגמאות. הסימן .2.8.א נכתב ביד על פיסת נייר ששודכה בסיכות לאותו משטח, ואין הוא מופיע כחלק אינטגרלי מקטלוג במובן המקובל של המילה. בייכ המבקשת עורר את חמת עמיתו, כשטען כי מדובר בראיה מפוברקת (עמ' 40 לפרוטוקול). אין צורך להרחיק לכת עד כדי כך. יתכן שהמתנגדת אכן השתמשה במה שנראה בנספח ו'י, לשס הצגת מוצריה, ואולם לכל היותר זהו י'קטלוגיי מאולתר, המיועד לשימוש בבית העסק או בידי סוכן מכירות. ייקטלוגיי כזה מיועד להצגת הסחורה בפני קנייניס, אין הוא זוכה לתפוצה בקרב הלקוחות וספק רב אס בכוחו להוות ראיה למוניטין בסימן המסחר. בתייא (ת'יא) 32 המר' 10146/93 בעניין תעשיית רהיטים ומזרוניס בעניין ני ספה ספורט בעניין, דיניס מחוזי, כרך לב(1) 424, אומר כבוד השופט קלינג:

ייהקטלוגים מופצים לחנויות ולא לציבור הרחב. וכך גם המחירונים, עולה מכאן שהקונה הרגיל נחשף לשס ספפה ספורט רק כאשר הוא בא לאחת מהחנויותמוצרי המבקשת.

נספח ז'י, המכונה על המצהיר יקטלוג קודסי, נראה דומה יותר מקודמו לקטלוג במובן המקובל, אלא שלא הוכח לאיזו תפוצה זכה קטלוג זה, ואפילו לא הוכח מספר העותקים שהודפסו ממנו.

נספת ח' לתצהיר הינו מכתב סטנדרטי, נטול תאריך, שהוציאה המתנגדת על נייר פירמה שלה, ושלטענת המצהיר משמש אותה בקשריה השוטפיס עס המפיצים. לפחות במקרה דנן, אין בכך כדי להעיד על רכישת מוניטין. המתנגדת טוענת לסכנת הטעיה בקשר לדגני

בוקר וממתקים. עליה להראות, איפוא, כי רכשה את המוניטין בסימן /5א, בקרב ציבור צרכני המוצרים הללו, ולא בקרב סוחרי טקסטיל (ראה : עייא 18/86 מפעלי וכוכית פניציה בעיימ ני א] 005 דא1ז5 05 15 תע 1.₪5 פייד מה(3) 224, 241).

גס בתצלומי שקית הניילון והמדבקה המצורפיס לתצהיר (נספחים טי ו-יי), אין כדי לתרוס להוכחת המוניטין, שכן המתנגדת לא הביאה כל נתון לגבי היקף תפוצתן ומשך הפצתן.

תחת הכותרת ייקטלוגים בין לאומייסיי טוען המצהיר כי למתנגדת קשרים בין לאומייס של יצוא ויבוא עס ארצות רבות. המוניטין שעל המתנגדת להוכיח כי הינו מוניטין בקרב הציבור הישראלי. לקשריס בינלאומיייס עס ארצות זרות יש נפקות לעניין וּה, רק במידה שיש בהס כדי להצביע על רכישת מוניטין מקומי. המצהיר מצביע על פניה אחת, מינואר 0, של חברה זרה, המנסה לעניין את המתנגדת ברכישת מרכולתה. ספק אם פניה כזו מאת ספק המחזר אחר לקוחות, מעידה על מוניטין. במקרה דנן מתגבריס הספקות הואיל ובראש המכתב נאמר:

"5000 76118016 01 855151866 ה[שטסזר] התה זטסץ שוסמא 0ז 6בתס6 6עהב1 6

עולה מכאן כי הספק הור אפילו לא הכיר את המתנגדת.

האמור לעיל יפה גס לעניין הנטען בתצהיר בקשר ליבוא והיצוא שנעשה, לטענת המתנגדת, אך לא פורט היקפו. כמו כן, כפי שעולה מנספחים יבי-טוי, חשבוניות ותעודות משלוח מהשנים 1980-1976, ורשימון יצוא משנת 1989, השימוש שעושה המתנגדת בצירוף שא לצורך יבוא ויצוא, הינו שימוש כשס של חברה, ולא כסימן מסחר. כאמור בסעי27

לעיל, בשימוש כזה אין די לשס רכישת מוניטין בסימן מסחר.

עולה, איפוא, כי בראיות המתנגדת אין כדי להראות כי הסימן 2א מזוהה עס תוצרתה בקרב הציבור בישראל. לכל היותר, יש בראיות אלו אינדיקציה לכך שהמתנגדת השתמשה במיליםס כשס חברה, בין השניס 1990-1975, ושהיא היתה מוכרת בתקופה וג כחברה בשס וה, בקרב מספר גורמיס מסחרייםס בתחוס הטקסטיל, באר ובחוייל. לפיכך, יש לדחות את טענות המתנגדת המבוססות על סעי 8(א), 6(11) ו12- לפקודת סימני המסחר.

אפילו היה נרכש על המתנגדת מוניטין בסימן ב.5צז בתחוס הטקסטיל, לא היה בכך כדי ליצור סכנת הטעיה באשר לשימוש בסימן לגבי דגני בוקר ודברי מתיקה.

מוצרי טקסטיל מחד, ודגני בוקר ודברי מתיקה מאידך, הינס מוצרים אלה מאלה תייק פרסה. שימוש בסימני מסחר דומים או והים, לגביהם לא יגרוס ברגיל לסכנת הטעיה. המוצרים אין במהותם, הס אין מתחרים, מחליפים או משלימים אלו את אלו, ורכישתס מיועדת לענות על צרכיס שוניס לחלוטין של הצרכניס. אין חפיפה בהכרח בין קהלי היעד של המוצרים, השווקיס שוניס, ערוצי השיווק שוניס, שיטות השיווק נבדלות, וכל אחת מקבוצות המוצרים הללו משתייכת לענפים תעשייתייס ומסחרייס שוניס לחלוטין.

על מנת שמוניטין בסימן מסחר יקנה לבעליו זכויות החורגות בהיקפן מהגדר הטובין שלגביהס נעשה שימוש בסימן, על המוניטין להתפשט בהרבה מעבר למוצרים הללו. כדי

שנטילת סימן מסחר תחשב לתחרות בלתי הוגנת לפי סע' 6(11) לפקודה, על הסימן להגיע למדרגת סימן 'ימוכר היטב או יימפורססיי, ועל נוטל הסימן לפעול בחוסר תוס לב מתוך כוונה להיבנות מהמוניטין שיצאו לסימן כסימנו של אחר (ראה: עייא 6181/96 יגאל קרדי

נ'י 1160 [ שההקותס.) :8 2868701 פייד נב(3) 276, 282). במקרה דנן, בעל הזכות ליהנות מהיתרונות של היות הסימן המסחר סימן מוכר היטב, הוא המבקשת, אשר זכאית לרישום הסימן על שמה.

המשמעות של רישום הסימן: מדוע נחלצה המתנגדת (חברת טקסטיל) למלחמה דלת סיכוי כנגד רישום הסימן 4/םאז, עייש המבקשת, לגבי ממתקים ודגני בוקר. בסעיף 4 לתצהיר מר בריט נאמר כי תקנון החברה ותזכירה מאפשר לה לפעול בתחומיס בלתי מוגבל ויש ביכולתה לפעול בכל תחוס שיקדם את עסקיה. עוד טענה המתנגדת כי היא מתכננת בעתיד פעילות בתחוס מוצרי המזון והמאפה. טענה זו נטענה בגדר הייתשובה להודעה שכנגדי, שכאמור לעיל סולקה על הסף, ולא הובא לתמיכתה בדל של ראיה. בייכ המתנגדת (עמ' 22 לפרוטוקול) הגביה עוף וטען בדיון כי:

גם זה ולמרות כל אלה, קבע בית המשפט העליון, לא בפסק דין אחד, שאי אפשר להגביל פעילותה של חברה ולו רק מהטעס שהיוס היא עוסקת בתחום

מסוים. כלומר, אס 183 הישראלית עסקה עד היוס בתחוס שנקרא טקסטיל,

אין היא יכולה - אין אף גורם אחד על פי הלכות של בית המשפט העליון - להגביל את פעילותה לעסוק דווקא בתחוס הזה ולא להרחיב את פעילותה.

מילים כדורבנות. אולם אין אנו עוסקים בשאלה, האס מותר או אסור למתנגדת להרחיב את פעילותה לתחוס דברי המתיקה. השאלה שבפנינו היא: במידה שאי פעס תרצה המתנגדת לעסוק בדברי מתיקה, האס תהא רשאית לסמן את מוצריה בסימן המסחר /םא, או ליתר דיוק, האס למבקשת זכות, הראויה לרישום, להשתמש באופן ייחודי

בסימן /8צ1 לגבי דברי מתיקה, ולמנוע מן המתנגדת שימוש כזה בסיימן.

בייכ המבקשת הציג הסבר אחר להגשת ההתנגדות (עמי 31 לפרוטוקול):

הרקע להתנגדות הוא לא עניין אמיתי בהתנגדות לרישום סימן מסחר. מדובר כאן בניסיון קנטרני לגרום למבקשת הרישום לחזור בה מהתנגדות שהגישה עצמה לרישום סימן מסחר מסוים של המתנגדת.

אכן, נוצר רושס כי מדובר לכאורה בהתנגדות קנטרנית. מה לה לחברה שכל עיסוקה הוא בתחוס הטקסטיל, לבוא ולהלין על רישום סימן מסחר בתחוס דברי המתיקה, ובפרט כאשר מדובר בסימן מוכר היטב המזוהה עס המבקשת.

ואולם, גס אס הדבר לא עמד לנגד עיני המתנגדת בעת הגשת בהתנגדות, ניתן למצוא בהתנגדות טענם העומד מעבר להסבר שסיפק בייכ המבקשת. ההתנגדות מבטאת את חשש המתנגדת כי רישום הסימן עייש המבקשת יהיה עשוי להעמיד בסכנה את המשך

שימושה בשס החברה ג תצו. חשש זה מצא ביטוי בטענה חילופית של המתנגדת, לפיה המתנגדת זכאית להמשך השימוש בסימן, מכח סעיף 46(ב) לפקודת סימני המסחר, אשר קובע כדלקמן:

ייהיו כמה בני-אדס רשומיס כבעלים של סימני מסחר זהים, או זהים בעיקרם, לגבי טובין זהים, יהיו זכויותיו של כל אחד מהם כאילו היה הבעל הרשום היחיד של הסימן, אך לא יזכה הרישום איש מהס לעומת רעהו לשימוש ייחודי בסימן המסחר אלא במידה שהרשם או בית המשפט העליון קבעו לכל אחד את זכויותיו.

הוראה זו אינה שייכת לכאן. עניינה ברישומיס זהיס או דומיס של סימני מסחר. שס המתנגדת אינו רשום כסימן מסחר, אלא כשס של חברה. כמו כן, אין והות בין הטובין לגביהס נתבקש רישום של סימן המסחר, לבין הענף בו עוסקת המתנגדת.

יחד עס זאת, המתנגדת התאגדה תחת שמה והחלה לפעול בשנת 1975, עוד בטרס החלה המבקשת לנקוט פעולות לרישום סימניה בישראל (בשנת 1982), ובטרס החלה לעשות בהס שימוש בישראל. גם סימן מסחר יכול להיות יימוכר היטב עוד בטרס נעשה בו

שימוש בישראל. ואולם, לא הוכח כי הסימן 8 זכה למוניטין, והיה מזוהה עס

המבקשת או עס ליגת ה-./1)8, בקרב הציבור הרחב בישראל, בשנת 1975, עת שהמתנגדת בחרה בשמה והתאגדה תחתיו. נראה לי, איפוא, כי לא יהא זה ראוי להעמיד את המתנגדת בצל סיכון של הפסקת השימוש בשמה, כשס של חברה העוסקת בטקסטיל.

רישום הסימן עייש המבקשת, לגבי דברי מתיקה, עשוי לכאורה להעלות סימני שאלה

לגבי המשך שימוש המתנגדת בשס 83א, כשס של חברה העוסקת בתחוס הטקסטיל.

הסימן 8צז הינו סימן מוכר היטב. די ברישומו בסוג אחד של מוצרים (ממתקים) או שירותים, כדי לזכות את בעליו בזכות ייחודית להשתמש בו גס לגבי מוצרים, או שירותים, השוניס באופייס מאלה שלגביהס נרשם הסימן (מוצרי טקסטיל). סעיף 46א.(ב) לפקודת סימני המסחר קובע כדלקמן:

'סימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, יזכה את בעליו בשימוש

ייחודי בסימן גם לעניין טובין שאינס מאותו הגדר, אס השימוש בסימן על ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן

הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור.'

להוראה זו יש לצרף את סעי 27 ו - 30 לחוק החברות, התשנייט1999- (להלן: ייחוק החברות'), אשר קובעים כדלקמן:

7. (א) לא תרשם החברה בשס שהוא: (2) שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות; (2) סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהס למטרות הדומות למטרות החברה המבקשת להרשם, או שם הדומה לו כדי להטעות, אלא אם כן הוכח לרשם כי בעל סימן המסחר הסכים לכך בכתב;

לעניין זה, סימן מסחר רשום - כמשמעותו בפקודת סימני המסחר [נוסח

חדש], התשלייב1972-). -

(צ) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא תרשם חברה בשס שהרשם סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה'.

0. בית המשפט רשאי, לבקשת חברה, להורות למי שנטל את שמה או שם

הדומה לו עד כדי להטעות, או, לבקשת מי שנפגע מרישום חברה בשם בניגוד

להוראות סעיף 27, להורות לחברה, להימנע מלהשתמש בשם, אלא אם כן

שוכנע כי זכותו של הנתבע להשתמש בשם קודמת לזכותו של המבקש.

שילוב הוראת סעיף 46א.(ב), והוראות נוספות בפקודת סימני המסחר, עס הוראות חוק החברות, מעורר את השאלה האס בעל סימן מסחר מוכר היטב, הרשום לגבי טובין או

שירותיס מהגדר פלוני, זכאי למנוע מחברה שעיסוקה בתחוס פלמוני, להמשיך ולהשתמש

בשמה העיסקי, דהיינו בשס החברה, להבדיל מסימן מסחר. סוגיה ו הינה מורכבת למדי

ופתרונה כרוך במתן מענה למספר שאלות, כגון:

א. ב.

האס נוסח סעיף 46א.(ב) המדבר בשימוש, חל על שימוש בשס של חברה? ההלכה הפסוקה קובעת כי שימוש בשס של חברה אין בו די ליצירת מוניטין הנדרש להקנות זכות בסימן מסחר לגבי טובין מסוימים (ראה פסקה 27 לעיל). האס מכך משתמע גס ההיפך. דהיינו, כי בשימוש בשס של חברה אין כדי לפגוע בבעל סימן מוכר היטב שנרשם!

בהנחה שסעיף 46א.(ב) לפקודת סימני המסחר, חל גס על שמות עסק, האם אין הוא מוגבל עד סעיף 27(א)(2) לחוק החברות, לשמות של חברות שמטרתן עיסוק בתחוס שלגביו נרשם הסימן?

כיצד משתלב בתמונה סעיף 27(ב) לחוק החברות, האוסר על רישום חברה בשס שעלול לגרום לתרמית או הטעיה?

האס חקיקת סעיף 46א.(ב) לפקודת סימני המסחר הביאה לשינוי ההלכה, לפיה לא ניתן מכח סעיף 36(ו) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמייג1983- (כיוס סעיף 30 לחוק החברות), לאסור על חברה שימוש בשס הדומה לסימן מפורסם

של אחר, כל עוד לא מתקיימת סכנת הטעיה! (ראה: ת.א. 1769/83 גגיך

(ת1810סכס) גז8ש\126[8) ץמהקרתס-) 6ה061 ני בואינג נסיעות ותיירות בעיימ, פיימ תשמייט (ג) 108, 120.)

ענף נוסף של הלכת בואינג קובע, כי דיני עשיית עושר ולא במשפט, ודיני ההגנה על הבעלות במוניטין, מעמידים לבעל סימן מוכר היטב, עילה כנגד צד שלישי הזוכה להנאה ממוניטין של סימן כאמור, עייי אימוצו כשס של חברה, גס בהעדר סכנת הטעיה. האס הלכה זו מושפעת מחקיקת סעיף 46א.(ב) לפקודת סימני המסחר.

האס סעיף 46א.(ב) חל לגבי חברה שנרשמה בטרס נרשם הסימן שמוכר היטב בפנקס סימני המסחר, ובטרס נחקק תיקון 9'5ז13.

איזו משקל יש לייחס לעובדה שהמתנגדת התאגדה בשמה הנוכחי, בשנת (ראה : ת''א (ת.א) 231/93 111160 [ התטותוותט1\/ הַ108ג ני אלקן שיווק (1988) בעיימ, תקדין מחוזי כרך 2(93)).

איזו השלכה יש לסעיף 47 לפקודת סימני המסחר ולסעיף 30 סיפא לחוק החברות, אשר נראה כמתיריס למתנגדת להמשיך להשתמש בשמה כשס חברה, במסגרת עסקי הטקסטיל.

האס הגנת סעיף 47 לפקודת סימני המסחר אינה עומדת כנגד עילה המבוססת על חוק החברות (ראה: ת'יא 2192/80 אמפיסל (ישראל בעיימ) נ' אמפיסל נעימי בעיימ, (לא פורסם) עמי 12).

השאלות הללו מעוררות סקרנות ועניין, אלא שירידה לחיקרן הינה בגדר מותרות אשר

עומס התיקיס המונחיס על שולטני, אינו מתיר ליהנות מהן.

די אס אסתפק בדחיית ההתנגדות, ולמען הזהירות אתנה את רישום הסימן בכך

שהמבקשת לא תעשה בו שימוש, כדי להפריע לשימוש המתנגדת בשמה (כשס חברה) במסגרת עסקי הטקסטיל.

1. לאור הנסיבות הללו, אין צו להוצאות. משה ש. גולדברג רשום הפטנטים, המדגמיס וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס טייו אלול, תשסייא

3 ספטמבר, 2001