סימן מסחר 302410 6517178

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר 0 (מעוצב)

(₪/ 3 מום)

המתנגדת י רויטל גבאי סיבוני

ע"י ב"כ: אמיתי יוסף בן אור

המבקשת: מייסה סוסחא

ע"י ב"כ: צימרבליט, בוסתן ושות', משרד עורכי דין

ה ח ל ט ה

בפני התנגדות לרישומו של סימן מסחר מס' 302410 6517178 חח (מעוצב) הנראה כך (להלן: "הסימן המבוקש"):

הסימן הוגש לרישום בסוג 42 לגבי: "שירותי עיצוב גרפי, עיצוב אתרים, בניית אתרים, עיצוב לאינטרנט, עיצוב לדפוס, עיצוב מותג, עיצוב אפליקציות לטלפונים ניידים, עיצוב דיגיטלי, ניהול ועיצוב דפיס במדיה החברתית, עיצוב יצירתי; הנכללים כולס בסוג 42.

הבקשה לרישום הסימן הוגשה ביוס 1.2.2018 בצירוף בקשה לבחינה על אתר. לבקשה צורף תצהיר עליו חתומה המבקשת, גב' מייסא סוסחא וכן שותפתה, גב' ונסה חתוקאי (להלן: "תצהיר הבחינה על אתר"). הבקשה לרישום הסימן נבחנה וקובלה עוד באותו היוס, ודבר הקיבול פורסם ביומן סימני המסחר ביוס 28.2.2018.

ההתנגדות שבפני הוגשה ביוס 29.3.2018 על ידי הגב' רויטל גבאי סיבוני.

המתנגדת הגישה גם היא בקשה לרישום סימן מסחר (מעוצב) 633711/5 235 ביוס 8. חהסימן שמספרו 303305 נראה כך:

הסימן התבקש בסוג 42 לגבי: "שירותי עיצוב גרפי, עיצוב אתרים, בניית אתרים, עיצוב לאינטרנט, עיצוב לדפוס, עיצוב מותג, עיצוב אפליקציות לטלפונים ניידים, עיצוב דיגיטלי, ניהול ועיצוב דפיס במדיה החברתית, עיצוב יצירתי; הנכללים כולס בסוג 42" וכן בסוג 35 לגבי: "פרסומות ; ניהול עסקים ; טיפול בעסקים ; פעולות משרדיות ; הנכללים כולס בסוג 35. עיצוב סמליל, עיצוב חומרים פרסומיים, עיצוב של סמלילי פרסום, עיצוב של עלוני פרסוס, עיצוב אתרי אינטרנט, בניית אתרים, עיצוב לאינטרנט, עיצוב לדפוס, עיצוב מותג, עיצוב אפליקציות לטלפונים ניידים, עיצוב דיגיטלי, ניהול ועיצוב דפיס במדיה החברתית, עיצוב יצירתי כל מה שכלול בסוג 35 ".

הליך הבחינה של סימן המתנגדת מושהה בהסכמתה עד הכרעה בהתנגדות שבפניי.

לאחר הגשת כתבי הטענות והראיות, התייצבו הצדדים בפני לדיון ביוס 23.9.2019, בו נחקרו המתנגדת והמבקשת חקירה נגדית. כן נחקרו מצהירים נוספיס בהליך זה- מר אורן מאיר מטעס המתנגדת וגברת ונסה חתוקאי ומר ליאור גפן מטעס המבקשת.

טענות המתנגדת וראיותיה

.10

.1

ראיות המתנגדת הוגשו באמצעו תצהיר של המתנגדת עצמה, גב' רויטל סיבוני, מיוס 1.8.2018 ותצהיר של מר אורן מאיר מיוס 31.7.2019. כן הגישה המתנגדת תצהיר ראיות בתשובה מיום 9.

המתנגדת הצהירה כי היא מעצבת גרפית מזה 20 שנה ובעלת ניסיון רב בין היתר בתחומי הפרינט, הדיגיטל, מיתוג מלא וקמפייניס. בבעלותה סטודיו לעיצוב שקייס למעלה מעשר שנים.

הסטודיו פועל תחת השס 668116 66 כשלוש שניס לאחר השקעה מרובה.

המתנגדת, לדבריה, מפעילה עסק למתן שירותי עיצוב וגרפיקה ממוחשבת הפעיל מאז שנת 5 תחת השם "בי קריאייטיב", ובאנגלית, "681/6) 266". לטענתה הגתה את הסימן

ועיצבה אותו בהתאם לחזון עסקי אותו רצתה להעביר לקהל לקוחותיה. ביוס 1.9.2016 קיבלה אישור עוסק מורשה לעסק.

.12

.3

4

.5

.6

7

.8

המתנגדת טוענת כי הסימן אינו כשיר לרישום לפי סעיף 5(11) לפקודת סימני מסחר [נוסת חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") מאחר שעלול לפגוע בתקנות הציבור או במוסר; הסימן מעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר ועל כן אינו כשיר לרישום לפי סעיף 6(11) לפקודה; הסימן זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב (שאינו רשוס) ועל כן אינו כשיר לרישום על פי סעיף 13(11) לפקודה ; הסימן אינו כשיר לרישום לפי סעיף 12 לפקודה, כיוון שזהה עם שמו של עסקה של המתנגדת ויש בו כדי להטעות את הציבור או לגרוס לתחרות בלתי הוגנת. כן טענה המתנגדת כי מגישה את ההתנגדות מכח סעיף 24(א2()1) לפקודה.

לטענת המתנגדת, סיימן המסחר של המבקשת הפך למוכר היטב ולמזוהה עמה באצור הצפון וכן צבר מוניטין בקרב לקוחותיה בארצ ובחו"ל. לטענתה השקיעה מאמציס בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשות לבנות קהל לקוחות ומוניטין.

המתנגדת טוענת כי סימנה והסימן מושא ההתנגדות התבקשו לגבי שירותיס באותו הגדר ועל כו שימוש מקביל בהס יוצר הטעיה בפועל של הצרכניס בישראל, שכן מדובר באותו חוג לקוחות. עוד טענה כי בחירת סימן המסחר על ידי המבקשת נגועה בחוסר תוס לב.

כן טענה כי הלוגו - ציור הדבורה הכלול בסימן המבקשת לא עוצב על ידי המבקשת כי אס על

ידי מעצב אחר בשס |18116.

בהתייחס לטענת חוסר תוס הלב של המבקשת, טענה המתנגדת כי ביום 6.1.2018 פנתה למבקשת, בעקבות דיווח של אחת מלקוחותיה, באמצעות דף הפייסבוק העסקי שלה, וכתבה כי המבקשת עושה שימוש אסור בסימן המסחר של המתנגדת. לאחר המשך דין ודבריס בין הצדדיס, המבקשת השיבה למתנגדת כי בדקה את הנושא וכי אין בכוונתה להפסיק לעשות שימוש בסימנה המסחרי. לאחר אלה הגישה אף בקשה לבחינה על אתר לרישום סימן מסחר- הוא הסימן דנן.

המתנגדת טוענת כי בחירת הסימן נעשה במטרה לרכב על מוניטין המתנגדת בתחוס הפרסום, וכי קייס דמיון מטעה בין הסימנים. עוד הוסיפה כי הסימן המבוקש גורס לדילול המוניטין שבנתה המתנגדת. עוד טענה כי רישום הסימן המבוקש יגרוס לה נזק רב וכן להטעיית ציבור הלקוחות.

פעילות המתנגדת

לטענתה המתנגדת, ההשראה לעיצוב הלוגו בדמות הדבורה ולשס העסק נתקבלו בעקבות תחפושת לחג הפוריס בו התחפשה לדבורה. עס זאת החליטה לבנות את המוניטין שלה ולא "לשחוק" את המותג, כעוסקת פטורה, בטרס תאמא את השס 00768116 266, אותו אימצה לבסוף רק בשנת 2015. לדבריה, משנת 2015 מיתגה את הסטודיו שלה מחדש, ופועלת תחת

.9

.0

.1

.2

.3

השס בעברית "בי קריאייטיב" וכן באנגלית "2208106) 66" שמשמעותם כפולה- "היה יצירתי" ו- "דבורה יצירתית". במסגרת הפעילות הזמינה ניירת משרדית הנושאת את הלוגו, פתחה דף עסקי ברשת החברתית "פייסבוק" וכן החלה לעבוד בשיתוף פעולה עס אחד מלקוחותיה, למטרת בניית אתר אינטרנט שיישא את השס "1680/6) 566", במסגרתו נרכשו

שני שמות מתתסם- [26601081106.60.1 ו- ק06601081106.10. עס ואת, בסופו של יוס, נזנח הרעיון ולא חודשה הבעלות על שמות המתחסם והמתנגדת הסתפקה בשיווק עסקה באמצעות "פייסבוק". עוד הוסיפה כי בשנת 2015 פתחה תיבת דוא"ל הנושאת את התתילית

"0"

במהלך 2016 הפכה המתנגדת לעוסק מורשה וקיבלה תעודת עוסק הנושאת את השס 855 זז

המתנגדת טענה כי כל המוניטין שצברה מאז שנת 2008 התמזג עס עסקה בשמו החדש וכי הלוגו שלה ועבודותיה מוכריס בישראל ובפרט באזור הצפון.

עוד ציינה כי הקרדיט עס שס הסטודיו "77/5 6035 ממם" מופיע על מרבית עבודותיה. המתנגדת הבהירה כי בתחוס הפרסום, ציון שס המעצב הגרפי או משרד הפרסום על גבי הפרסומת, מהווה "חתימת אומן" של המעצב.

כנספחיס לתצהירה הציגה המתנגדת בין היתר, עיצובים שוניס ללוגו הדבורה המופיע בסימנה, מכתבי המלצה מלקוחות, עבודות פרסוס בארצ ובחו"ל שחלקן נושאות את שס הסטודיו שבבעלותה 01681146 266, העתק התכתבות דוא"ל וכן דף הצעת מחיר מטעס המתנגדת שנשאו שניהס את הלוגו המעוצב, לפיהס בשנת 2015 כבר נעשה שימוש בלוגו המעוצב (המוצג למעלה) ואת כתובת הדוא"ל של הסטודיו. עוד הציגה המתנגדת מכתביס מלקוחותיה בהס פורטו העבודות אותן ביצעה המתנגדת במסגרת סטודיו "בי קריאייטיב" עבור הלקוחות וכן חוות דעת על השירות שקיבלו מהמתנגדת.

בתצהירו של מר אורן מאיר, שופט קריאייטיב מטעס איגוד הפרסוס הישראלי ובעלים, מנכ"ל ומנהל קריאייטיב של משרד פרסוס בשס "161 ג ", העיד על היכרותו עס המתנגדת ועל

ניסיונה המקצועי. כו פירט כי משרדי פרסוס רבים משווקיס עצמס באמצעות המלצות "מפה לאוזן" וכן באמצעות שורת קרדיט על גבי עבודת הפרסוס אותה מבצעיס עבור הלקוח.

טענות המבקשת וראיותיה 4. המבקשת ושותפתה, גב' ונסה חתוקאי, הקימו בשנת 2017 עסק לעיצוב גרפי, קידוס ומיתוג.

5. המבקשת טוענת כי השקיעה זמן ומחשבה בבחירת סימן המסחר שהוא הלוגו של העסק שלה. לטענתה, כחלק מהליך בחירת הלוגו ערכה היא חיפושיס באתר רשס החברות, במנוע החיפוש "גוגל" לאיתור שס דומה בעברית או באנגלית וכן באתר רשס סימני המסחר. עוד טענה כי נעורה במר ליאור גפן שהיה באותו הזמן מרצה לתחוס קידוס אתרים ושיווק במדיה דיגיטלית. המבקשת טענה כי מצאה במרשס סימני המסחר זכר לבקשה לרישום סימן מסחר עס השס

"881176 ) 1366" שנרשס על שס מבקשת אחרת בשנת 2008, אולם נסגר.

6. המבקשת טוענת כי משלא מצאה כל סימן מסחר בתוקף או בשימוש הדומה לסימן המבוקש, השקיעה משאבים, זמן וממון בהקמת העסק בשס זה, לרבות בהקמת אתר אינטרנט עבור העסק, פרסומו ברשתות חברתיות, תהליך קידוס ארגוני ארוך טווח, הדפסת ניירת משרדית ממותגת והגשת בקשה לרישום סימן מסחר. על כן טוענת המבקשת כי אין מדובר בהעתקה של שס העסק של המתנגדת.

7. המבקשת עוד טוענת כי מאו הקמת העסק בשנת 2017, תוך שימוש בשס העסק ובסימן המסחר המעוצב המבוקש לרישום, צבר העסק מוניטין רב וכי הוא ממשיך לצבור מוניטין. המבקשת פירטה את רשימת לקוחותיה.

8. כן טענה כי אילו עסקה של המתנגדת היה ידוע ומפורסם כפי שנטען, היה עולה שמו בחיפושים שערכה המבקשת טרס בחרה את שם עסק ועיצבה את הסימן המבוקש. בפרט ציינה כי לא מצאה את שס עסקה של המתנגדת ברשת החברתית "פייסבוק".

9. המבקשת עוד טענה כי פעולותיה של המתנגדת, כולל הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר מטעמה, נעשו בחוסר תוס לב, וכי גס לאחר פניית המתנגדת אליה ערכה בדיקה ולא מצאה ביסוס לטענות המתנגדת לגבי בעלות בסימן מסחר או בשס מתחס כפי שנטען על ידה. עוד הוסיפה בהקשר זה כי אין לייחס את סימן המסחר למתנגדת, כי אין בידי המתנגדת כל מוצר הקשור לסימן וכי המתנגדת לא הוכיחה כי צברה מוניטין הקשור לסימן המסחר שביקשה בעצמה לרשום. על כן לטענתה, אין גס סימן מסחר שעשויים "לדלל" אותו.

ראיות המבקשת

0. ראיות המבקשת הוגשו באמצעות תצהירה של המבקשת, גב' מייסא סוסחא מיוס 1.11.2018, תצהירה של שותפה של המבקשת, גב' ונסה חתוקאי מיוס 1.11.2018 ותצהיר מר ליאור גפן מיוס 31.10.2018.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

תצהיר מר גפן

מר ליאור גפן הצהיר כי הוא מרצה במכללת ג'ון ברייס וכן בעליס של חברה לבניית אתריס וקידומס. כן הצהיר כי הוא מומחה למדיה ברשת האינטרנט ובעל הסמכות בפלטפורמות ממוחשבות שונות.

מר גפן הצהיר כי המבקשת שהיא תלמידתו לשעבר, ושותפתה, פנו אליו במהלך שנת 2017 להתייעצות בבחירת שס לסטודיו שלהס. בסיועו ערכו המבקשת וגב' חתוקאי חיפוש במרשתת עבור תצורות שונות של השס "11/8 635 מת0/ם/ם" ולא איתרו עסקים פעיליס בישראל בתחומי סטודיו לעיצוב ולמיתוג. כן הצהיר כי נמצא בחיפוש סימן מסחר אחד מעוצב הנושא

את השס ₪ /₪53.011:) 25 אולס זה נמחק בשל אי תשלוס אגרות חידוש.

עוד הצהיר מר גפן כי סבר שהשסם ‏ ₪/8571) 205 פנוי לשימוש וכי המליצ לשותפות להשתמש בו וסייע להן בהגשת הבקשה לרישום על פי הבנתו.

תצהיר גב' חתוקאי

גב' ונסה חתוקאי היא שותפתה לעסק של המבקשת, ומעצבת גרפית בהכשרתה ובמקצועה, בעלת ניסיון של למעלה מ- 15 שניס בתחוס.

כפי שהצהירה, סטודיו "66816 066" שבבעלותן, הוקס ברבעון השני של שנת 2017 ולאחר כמה חודשי פעילות הושק דף פייסבוק עסקי וכן אתר אינטרנט בחודש ספטמבר 2017.

גב' חתוקאי תיארה את תהליך בחירת שס הסטודיו, את ההתלבטות בין כל האפשרויות שעלו על הפרק כחלק מתהליך זה, כמו גסם את ההתייעצות שערכו עס מר גפן ואת הבדיקות

והחיפושיס שבוצעו לאיתור שימושיס בשס "08076 66" טרס הבחירה הסופית בו. גב' חתוקאי עוד הוסיפה כי רכשו רישיון שימוש באיור הדבורה הכלול בסימן וכן אישור לשימוש באיור במסגרת הבקשה לרישום סימן המסחר.

עוד הצהירה גב' חתוקאי כי נעשה שימוש רב בסימן המבוקש, בין היתר באמצעות חשיפת לקוחות פוטנציאלייס וקיימיס לתוצרי הסטודיו וכן השקעת משאבים לקידוס יזוס ולפרסוס תחת הסימן המבוקש, במטרה להגדיל את קהל הלקוחות של הסטודיו, המורכב בעיקר מעסקים קטנים ובינוניים ומאנשיס פרטיים.

לטענתה מאמצי הפרסוס והקידוס נשאו פרי ונכון למועד כתיבת התצהיר, הסימן וכה למאות אלפי חשיפות והוא ממוקס במקוס הראשון בתוצאות חיפוש "בי קריאטיב" במנוע החיפוש "גוגל". לשם כך צירפה לתצהירה תוצאות חיפוש במנוע החיפוש, וכן דוגמאות לפרסוס

.9

.0

.1

.2

.3

44

במרשתת, פרסוס ממומן וכן חשבוניות המשקפות את הוצאות המבקשת על שירותי קידוס ברשת.

גב' חתוקאי סבורה כי הודות למאמצי הפרסוס ולשירותיס המקצועיים שמספק הסטודיו ללקוחותיו תחת הסימן המבוקש, צבר העסק מוניטין וקהל לקוחות נאמן וכן הכרה בקרב الצרכנים. על כן הסימן המבוקש בעל משמעות כלכלית עצומה עבורה ועבור המבקשת.

תצהיר מייסא סוסחא

המבקשת הינה יזמית, גרפיקאית, ובעלת תואר ראשון בתחוס התקשורת החזותית. עוד העידה על עצמה כבעלת ניסיון בתחומי קידוס האתריס וניהול מדיה חברתית.

הסטודיו בעל השס "6708116 566" הוקם על ידה ועל ידי שותפתה והיווה התגשמות של חלוס משותף. הסטודיו מצוי בכפר כמא סמוך לעיר טבריה ומספק שירותיס לעסקיס קטניס ובינונייס. הסטודיו מסייע למנף את העסקים ולייצר נוכחות במדיה הדיגיטלית ולחזקה, וכן לנסות ולהתרחב לקהלי יעד נוספים לדבריה, נוחל העסק הצלחה מעבר לציפיותיהן מאז השקתו בשנת 2017.

המבקשת פירטה את תהליך הבחירה בסימן המבוקש שהוא שס הסטודיו שלה ושל גב' חתוקאי והדגישה כי היו מעוניינות שהשס שיחברו לסטודיו יתאיס לאופי שלהן וייצור רושס חיובי בקרב קהל לקוחותיו ושלא יפר זכויות של צדדיס שלישייס. המבקשת פירטה את האפשרויות שעמדו בפניהן טרס בחירת השס "070811/6 066" ואת הסמליליס השונים ביניהס התלבטו. המבקשת הצהירה כי השס שבסימן המבוקש כמו גם עיצובו הוא פרי יצירתן שלה ושל שותפתה וכו כי איור הדבורה נרכש על ידן ממעצב אחר בתמורה.

המבקשת חזרה על האמור בתצהיריהס של מר גפן וגב' חתוקאי בדבר החיפוש שנעשה בטרס נבחר הסימן והוגשה בקשה לרישומו.

המבקשת פירטה כי היא ושותפתה עושות שימוש רב, מגוון ומשמעותי בסימן "בי קריאטיב" או "108176 066" כשס עסקן מתחילת פעילותן המשותפת והשימוש רצוף ועקבי. כן פירטה כי עושות שימוש בשס עמוד פייסבוק "ט66680פ". עוד ציינה כי עושות הן שימוש עיקרי ורחב היקף בסימן המעוצב כפי שהוגש לרישום. כפי שפירטה, הוקצו משאביס רביס למטרות פרסוס

הסטודיו וקידוס השירותיס הניתניס תחת הסימן המבוקש, במטרה ליצור חשיפה מירבית בקרב קהל הלקוחות.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

5. לתצהיריהן של המבקשת וגב' חתוקאי צורפו גם נספחיס בהם דוגמאות של עבודות מיתוג שביצעו, אתרי אינטרנט שהקימו, צילוס שלטי חוצות ופרסומיס שוניס הנושאיס את שס הסטודיו וחשבוניות המעידות על שירותי קידוס ברשת של הסטודיו.

6. גם בתצהירה עמדה המבקשת על החשיבות של הסימן המבוקש לעסקן ועל הקשר שנוצר לדעתה בקרב ציבור הצרכניס בין הסימן לשירותיס שמספק הסטודיו, גם הודות למאמצי הפרסוס, ולהשקעה המשמעותית והעקבית שנעשתה בקידוס השירותיסם.

תצהיר הבחינה על אתר

7. בתצהיר מיוס 29.1.2018 שהוגש כתמיכה לבקשה לבחינה על אתר, מצהירות הגב' סוסחא והגב' חתוקאי כי הן שותפות בעסק, לו יש תעודת עוסק מורשה. כן הצהירו כי המציאו (הגו ועיצבו) את סימן המסחר בחודש יוני 2017, לאחר בדיקה מקיפה כי אין גוף מסחרי העושה שימוש בשם זה. כן רכשו השתייס שס מתחם -20 והקימו אתר אינטרנט לעסקן. עוד הצהירו כי השקיעו מאמציסם רבים על מנת למתג את עסקן ולקדמו תחת הסימן המבוקש. עוד הצהירו כי בכוונתן להגיש בקשה בינלאומית לרישום הסימן המבוקש שתתבסס על הבקשה מושא התנגדות זו וכי עיכוב הבחינה יגרוס להן נזקיס כלכליים.

דיון והכרעה

8. ככלל, בהליכי התנגדות נטל הבאת הראיה, בניגוד לנטל השכנוע, מוטל על המתנגד (ראו התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 170851 1631105 הנוו גת 60 [26750₪] 6 שההיזכ0

81 5017/1068 נ' גמקום בע "מ בסעיף 17 (פורסס בנבו, 11.10.2009)). אם יעמוד המתנגד בנטל זה, ינדוד נטל הבאת הראיה לכתפי מבקש הרישום (התנגדות לרישום סימני מסחר

8, 175809 (מעוצבים) 6211011 ]1236101200 621261 נ' 6200611106 100% )

./.5 51/\7 - .\/.5 עחבּקה 6:0 שתניזנם36ּ)נותה]/ 316116 10:), סעיפיס 41 - 43 (פורסס באתר רשות הפטנטים, 6.2.2012)).

9. כפי שיפורט להלן, איני סבורה שעמדה המתנגדת בנטל הבאת הראיה להוכחת אי כשירותו של הסימן המבוקש לרישום ואילו המבקשת מצידה עמדה בנטל השכנוע כי הסימן כשיר לרישום.

סעיפים 6(11) ו- 12 לפקודה

0. בענייננו נטען כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 611) ו- 12 לפקודה הקובעות כדלהלן:

"11. סימנים אלה אינם כשירים לרישום:

(6)סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחדות בלתי הוגנת במסחר;"

"12. רשם רשאי לסרב לבקשת רישומו של סימן מסחר הזהה עם שמו של אדם אחר או של עסקו או הדומהתחרות בלתי הוגנת."

1. ככלל, לא יירשמו סימני מסחר שיש בהם כדי להטעות את הציבור או כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת, בין אם המציין שם מקור כוזב ובין אם משום שהם דומה לשמו או לעסקו של אדם. כפי שכבר נדון בפסיקה, על הטוען טענות לאי-כשירות סימן מבוקש בהתבסס על סעיפים אלה להוכיח, כי הסימן המהווה את הבסיס להתנגדות רכישת מוניטין רב (ראו: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 127648 "3 חש" (מעוצב) גוטקס מודלס בע"מ נ' את, סעיף 18 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 4.1.2005):

"המשותך לעילות פסלות אלו הוא כי לצורך התקיימותן, על רשם סימני המסחר להשתמע, בין יתר הדרישות, כי הסימן אשר בהסתמך עליו נטענת עילת הפסלות, רכש לו במהלך הזמן מוניטין במידה כזאת שמקימה חשש להטעיית הציבור. ללא קיומם של מוניטין כאמור, לא קיימת סכנת הטעייה. מבחינה זו שונות עילות פסלות אלה מזו הקבועה בסעיף 9(11) בה דנתי לעיל."

כן ראן בקשה למחיקת סימני מסחר מס' 136631, 136632 "11511ק" (ללא עיצוב) המשביר מחסני אופנה בע"מ נ' פוש ליין בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 31.10.2004) בפסקה 7, ע"א 18/86 פניציה מפעלי זכוכית ישראליים בע"מ נ' [מספרים] [מספרים], פ"ד מ"ה(3) 224 (1991) בעמודים 232-231) (להלן: "עניין פניציה"); התנגדות לרישום סימני מסחר 8, 175809 (מעוצבים) [מספרים] נ' [מספרים] (פורסם באתר רשות הפטנטים, 6.2.2012) סעיף 49; התנגדות לרישום סימן מסחר 2 (מעוצב) אורן בן משה נ' יובל ענבר (פורסם באתר רשות הפטנטים, 28.11.2019)).

בפסק הדין בעניין פניציה קבעה כב' השופטת נתניהו כי בהוכחת מוניטין יש חשיבות לאופי השימוש בסימן, ולא רק למשך השימוש בו או להיקפו. הטוען לקיומו של מוניטין יידרש להראות כי הציבור יזהה אותו כמקור הטובין או השירותים.

[מספר עמוד]

לטענת המבקשת ושותפתה, הסימן המבוקש וסימן המתנגדת אינם דומה עד כדי הטעיה. עס זאת בסיכומיו טענה באת כוח המבקשת כי אין דמיון מטעה בין הסימנים וזאת לאור העובדה שהמבקשת ושותפתה לא העתיקו את הסימן של המתנגדת. נראה כי המבקשת נתפסה כאן לכלל טעות. סימנים יכולים להיות דומה עד כדי להטעות גם אף צד לא העתיק את סימן הצד שכנגד. במסגרת מבחני הדמיון אין נכללת שאלת ההעתקה, שאלה שהינה רלוונטית בבחינת תוס הלב של הצדדים. המתנגדת מצידה טוענת כי הסימן המבוקש מטעה ביחס לסימנה וגורם לדילול המוניטין שלה.

לשם בחינת קיומו של דמיון מטעה בין שני סימנים, נקבע בפסיקה "המבחן המשולש". המבחן כולל את מבחן המראה והצליל (שהוא העיקרי מבין השלושה), מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות, ומבחן יתר נסיבות העניין (ראו: ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט כפר סבא בע"מ נ' חברת ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח(3) 275, 278 (1964)). לצד אלה, הוחל בפסיקה גם מבחן ה"שכל ישר" (ראו: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ נ' [מספרים] (2) 438, 453 (2003)). יישומו נעשה בעיקר במקרים בהם נבחן קיומו של מסר רעיוני משותף בין הסימנים הנתונים להשוואה (ראו: ע"א 8441/04 [מספרים] נ' שגב, סעיף 9 (פורסם בנבו, 23.8.2006) (להלן: "עניין ז6ע6!וח ט").

הסימנים נבחנים בכללותם, בשים לב לרכיב הדומיננטי שבכל אחד מהם ולזכרונו הבלתי משולש של הצרכן (ראו למשל ע"א 563/11 :6 ]541.0 30125 נ' יאסין (פורסם בנבו, 27.8.2012)).

שני הסימנים מורכבים מהכיתוב 77/5 20-85 וציור של דבורה. לפיכך הסימנים והם במבחן הצליל. ציור הדבורה בשני הסימנים מוצג בגווני צהוב ושחור. הסימן המבוקש צבעוני יותר והרכיב 2₪₪ מופיע בצבע תכלת או טורקיז לעומת אותו רכיב המופיע באופן מופרד ומודגש בסימנו המתנגדת בצבע שחור. הסימן המבוקש מתפרש לרוחב ואילו סימן המתנגדת מוצב גם אופקית וזאת בשל כך שהרכיב 255 מופיע מעל יתר רכיבי הסימן. ציור הדבורה בסימן המבוקש שונה מהציור בסימן המתנגדת והוא ממלא את האות "ג" שבסימן המבוקש. למרות הבדלי עיצוב יישם אלה רב הדמיון בין מראה הסימנים על השוני וזאת גם בשים לכל כרונו הבלתי משולש של הלקוח אשר אינו עורך השוואה בין הסימנים כשש מוצבים זה לצד זה.

אין מחלוקת כי הסימנים נתבקשו לרישום בגין אותם שירותים וכי הצדדים עוסקים באותו תחום ומול אותו קהל לקוחות. הן המבקשת והן המתנגדת משווקות את שירותיהן בין היתר, באמצעות הרשת החברתית הפייסבוק ועל כן גם צינורות השיווק הנ"ל זהים. המבקשת משתמשת בצינורות שיווק נוספים.

[מספר עמוד]

8. הרעיון הטמון בבסיס שני הסימנים והוא משחק מילים בין המלים "235" ו- "366" (למושג "אזפות 186 01 1068 116" ראה עניין 116067ת1ז. גם לעובדה זו משקל בהגברת הדמיון בין הסימנים.

9. מסקנתי מן האמור הינה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ואינם יכולים לדור בפנקס סימני המסחר בכפיפה אחת.

[מספר עמוד]

0. על למנת להצליח בטענתה כי יהיה ברישום הסימן כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת, היה על המתנגדת להראות כי סימנה רכש מוניטין משמעותי ורחב היקף. סבורה אני כי המתנגדת לא עמדה במשימה זו. אין ספק כי ביצעה עבודות עיצוב עבור קהל לקוחות לאורך מספר השנים, אך רוב העבודות בוצעו בשמה, רויטל סיבוני, ועל כן הסימן בו החלה להשתמש, לטענתה, משנת 5, לא צבר מוניטין משמעותי.

המתנגדת צירפה מכתבים של לקוחות המעידים על שירותי עיצוב שקיבלו מהמתנגדת. בכלל המכתבים מצוין גם שסטודיו "בי קריאטיב" בנוסף לשמה של המתנגדת. משלא הובאו הלקוחות לחקירה בפניי, לא ניתן לייחס למכתבים אלה משקל רב. מכלול הראיות שצירפה המתנגדת מעיד על שימוש מסוים בסימן אך איני סבורה כי השימוש מספיק כדי לבסס מוניטין במידה הנדרשת למניעת רישום הסימן המבוקש מחמת תחרות בלתי הוגנת.

איני ממעיטה מערך עסקה של המתנגדת או ממקצועיותה בתחוום עיסוקה. השאלה בה עליי להכריע הינה ערך זה מיוחס לסימנה או לה באופן אישי. מתוך עשר השניס בהן היא עוסקת בתחום באופן עצמאי, במרבית התקופה, שבע שנים, עשתה שימוש בשמה הפרטי ורק בשנת 2015 החלה לעשות שימוש בסימן הנטען (פרוטוקול הדיון, עמוד 20, שורות 14 - 17). המתנגדת אף אישרה כי היא מוכרת יותר כ"רויטל" ולא כ"בי קריאטיב":

"עו"ד צימדבליט: אני רוצה רק שתאשרי לי עניין אחד, האס יכול להיות שבתוך הדשימה הזאת יש אנשים שלא מכירים את הסטודיו 65 5 5, אלא, מכירים את דויטל התשובה לשאלה זו שלילית, הרי לא תעמוד בפני המבקשת "מכשלת

סימן מוכר היטב". אם התשובה חיובית, אז? -

2. אם סימנה של המתנגדת הוא סימן מוכר היטב? אם התשובה לכך שלילית, הרי לא תעמוד בפני המבקשת "מכשלת סימן מוכר היטב". אם התשובה חיובית, אזי -

3. האם הבקשה לרדישום הסימן המבוקש הוגשה לפני שסימני המתנגדת הפכו לסימנים מוכרים היטב? אם התשובה לשאלה זו חיובית, שוב לא תעמוד בפני המבקשת "מכשלת סימן מוכר היטב" ליישום. אם התשובה שלילית, כלומר, שהבקשה דנן הוגשה לאחל שהפכו סימניה של המתנגדת לסימנים מוכרים היטב, נפגעה כשדתו של הסימן המבוקש לרדישום, בכפוף לשאר הוראות הפקודה לעניין זה."

2. משום שלא עמדה המתנגדת בנטל להראות די מוניטין לשם הוכחת תחרות בלתי הוגנת, הרי שמקל וחומר שמעט הראיות שהוגשו אינן מספיקות להוכחה כי סימנה מוכר היטב.

3. על כן נדחית גם טענה זו.

סעיף 5(11) לפקודה

4. טענתה של המתנגדת היא כי הסימן אינו כשיר לרישום בהיותו מנוגד לתקנת הציבור וזאת מן הטענה שציור הדבורה הכלול בסימן המבוקש וּכאי להגנה כיצירה אמנותית ויש ברישומו כדי לפגוע בזכויות יוצרים של צד שלישי.

5. סעיף 5(11) קובע כי סימן העלול לפגוע בתקנת הציבור אינו כשיר לרישום: "(5) סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור או במוסר;"

6. בפסיקה נדונה עילת פסלות זו ונקבע כי השימוש בעילה זו נועד למנוע פגיעה בציבור הרחב (בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 146483 "1.1.57" (לא מעוצב)

(פורסם באתר רשות הפטנטים, 5)):

"במקרדה דנן מדובר על רישום סימני מסחר, ובניגוד לטענת המתנגדת הרי שהנסיון לכפוף את המקרה דנן תחת המטריה של תקנת הציבור אינו אפשרי, או לכל הפחות אינו ראוי. השימוש בטיעון של תקנת הציבור, נועד הוא על מנת להביא בפנינו מקרים אשר יהיה בהם משום פגיעה בציבור הרחב, שלא בדרך השיקוע המסחרי הרגיל, אלא לעיתיס דווקא בניגוד לו, פגיעה אשר לפי מוסכמות חברתיות הציבור לא יכול לעמוד בהן. כך למשל: סימנים המביעים אלימות קיצונית, או סימנים שעלולים לגלום לפגיעה בחלקים מסוימים בציבור. כך למשל סימן המעודד שוביניזם, גזענות או פגיעה ברגשות דת עלול להיפסל לרישום מסיבות של "תקנת הציבור". תקנת הציבור תחול גם כאשר קיים חשש מוחשי, כי עקב טעות, הציבור ירכוש דבר מה אשר עלול לסכן את בריאותו. דומני כי לא עלה בידי המתנגדת להוכיח כי הסימן המבוקש עלול לפגוע בתקנות הציבור או המוסר."

לא פעם נעשה שימוש בעילה זו כאשר מבקש סימן העתיק את עיצוב הסימן המבוקש מן המתנגדת (ראו, למשל, התנגדות לרישום סימן מסחר 233272 1200116 626116183 25)

(מעוצב) הלבשה חסידית בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 1.12.2013)).

בענייננו נטען כי בעת הגשת הבקשה לרישום הסימן לא נרכשו כדין הזכויות בציור הדבורה מהווה רכיב בסימן. מן הראיות שהובאו בפניי עולה כי שותפתה של המבקשת שעסקה בנושא רכשה רשיון לשימוש באיור ואולם לא הבינה את תנאי רישיון אותו רכשה. בפרט לא הבינה כי הרשיון אינו מקנה לה את הזכות לרשום את האיור כסימן מסחר או כחלק ממנו. לפי עדותה, הדבר התברר לה רק במסגרת הליך ההתנגדות והיא פעלה לתיקון הענייון באמצעות פנייה למעצב האיור (פרוטוקול הדיון, עמוד 136, שורות 9 - 19). על פי הצהרה של מעצב האיור שהוגשה (נספח 10 לראיות המבקשת) ניתן למבקשת ולשותפתה רשיון שימוש באיור לשם רישומו כחלק מסימן מסחר שירשום בישראל.

המתנגדת הצהירה בתצהיר התשובה שהגישה כי גם עתה יכול כל אדם לעשות שימוש באיור זה וכי על פי תנאי האתר, לו היה נרכש האיור כדין, היה מוסר כליל מן האתר.

ברור כי המבקשת ושותפתה סברו כי הן רוכשות זכויות כדין באיור אשר אין מחלוקת כי לא המתנגדת עיצבה או ציירה. עוד ברור מחקירתן כי לא הייתה להן כל כוונה להפר זכות יוצרים של אדם דהוא מלכתחילה והן פעלו גם בדיעבד להסדרת זכויותיהן מיד כשהבינו את הטעות בהבנת תנאי רישיון השימוש.

1. בנסיבות אלה איני סבורה כי רישום הסימן מנוגד לתקנת הציבור.

סוף דבר

2. לאור האמור לעיל, הרי שהמתנגדת לא עמדה בנטל להוכיח כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום. איני סבורה שהמבקשת פעלה בחוסר תום לב לרישום סימנה המבוקש ולא מצאתי כל פגם בהגשת הבקשה לרישומו.

3. מנגד אעיר, כי מעדותה של המתנגדת התרשמתי כי מסורה היא לעסקה ולמקצועה, ועל כן צר לי כי על כו לא פעלה להגן על סימנה ע"י תחילת השימוש בו, דבר שהוביל להליך בענייננו.

4. ההתנגדות נדחית ולפיכך סימן מסחר 302410 יירשום.

5. משכתה המבקשת בדינה יש לפסוק הוצאותיה. בפסיקת ההוצאות מצאתי לנכון להתחשב בנסיבותיה של המתנגדת, בעובדה שפעלה בתום לב ובמעורבות אישית גבוהה וזאת לצד שיקולי ההליך, ביניהם מורכבותו, היקף הטענות והראיות והסיכומים בעל פה בפניי. לפיכך תישא המתנגדת בהוצאות המבקשת על סך 1,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה על סך 7,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק אם לא ישולמו תוך 30 ימים.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום ד' שבט תש"פ 01 ינואר 2020

סימוכין: 5-1