סימן מסחר 311902

ההחלטה:

בקשה לרישום סימן מסחר 311902 (סימן תלת ממדי)

המבקשת: 531 166שו[וסצ\ 1 7115 ע"י ב"כ: ד"ר שלמה כהן ושות'

1. בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי מספר 311902 (להלן: "הסימן המבוקש" או "הסימן") הוגשה על ידי חברת 5811 66נשו16עס/ 1 2115 (להלן: "המבקשת") ביוס 17.12.2018. הסימן המבוקש נראה כך:

2. הבקשה הוגשה בסוג 33, לגבי משקאות כוהלייס (למעט בירות); משקאות אלכוהוליים, וודקה, משקאות וקוקטיילים המבוססים על וודקה; משקאות וקוקטיילים המבוססים על אלכוהול.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

הליך הבחינה של הסימן

במכתבה מיוס 19.6.2019 סברה מחלקת סימני המסחר (להלן: "המחלקה") כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") וכן בהתאם להוראות חוזר רשם 033/2016 - סימני מסחר "דגשים בבחינת בקשות לרישום סימני מסחר" (15.12.2016) (להלן: "חוזר 033/2016"), כי הוא שהסימן מתאר דמות תלת ממדית של מיכל או בקבוק המשמשים עבור הסחורות המבוקשות.

במכתב צוין כי ניתן יהיה לשקול רישום של דמות תלת ממדית כסימן מסחר במקרים מיוחדים, בהס הוכח בחומר הראיות כי התקיימו שלושה תנאים מצטברים: הדמות המבוקשת לרישום ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר; הדמות המבוקשת לרישום אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי; ושתואצאה משימוש, רכש הסימן אופי מבחין.

המבקשת טענה בתשובתה מיוס 19.7.2020 כי הסימן המבוקש הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי בשל צורתו הייחודית ביחס לבקבוקי וודקה אחרי השוק. מטרתו של העיצוב הייחודי, היא לגרום לצרכן לחוות את המוצר בבקבוק (משקה הוודקה) כשייצג למבקשת ולקשר את הבקבוק עם המבקשת.

עוד נטען, כי הסימן רכש אופי מבחין בשל השימוש הנרחב שנעשה בו. לתשובה צורף תצהיר מאת, מנכ"ל המבקשת, מר אלכסיי אוליניק מיוס 13.7.2020 (להלן: "תצהיר אוליניק"). לקראת הדיון, הוגש תצהיר משלים של מר קובי אבוקרט, מנהל אזור ישראל במבקשת, מיוס 1 (להלן: "תצהיר אבוקרט").

בתצהיר פורט כי:

א. המבקשת היא קבוצה בין-לאומית ("קטסז2) 521") המייצרת ומשווקת מוצרים תחת יותר מ- 380 מותגים שונים לרבות משקאות וודקה, בלמעלה מ-170 מדינות. המבקשת נוסדה בשנת 1997 ומשרדיה ממוקמים בלוקסמבורג.

ב. הסימן המבוקש הושק בשנת 2004 כבקבוק של וודקה 6111. בין השנים 2017 עד 2020 מכרה המבקשת בישראל בממוצע כ- 32,000 בקבוקי וודקה. על פי תצהיר אבוקרט המבקשת אחראית על כ- 5.4% מכלל שוק הוודקה המקומי.

ג. בשנת 2019 הגיע סכום ההשקעה בפרסום בקבוק וודקה ז611 בישראל ל- 225,000 דולר, ובשנת 2020 הושקעו בכך למעלה מ- 160,000 יורו.

ד. המבקשת פועלת לשיווק משקה הוודקה ו-611 במיכל שהוא מושא הסימן המבוקש, באמצעות קמפיינים שיווקיים, מיתוג חנויות, חסויות למסיבות והופעות, פרסומים ברשתות חברתיות והעיתונות. כתוצאה מהפרסום הנרחב, טוענת המבקשת כי הסימן המבוקש הפך לסימן מוכר היטב כהגדרתו בפקודה.

ה. התצהירים והנספחים כללו את רשימת מדינות בה נרשם הסימן, חומרים פרסומיים וכו'.

במכתבה מיוס 10.9.2020 דחתה המחלקה את הטענה בנימוק כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח כי הבקבוק הנושא הסימן המבוקש משמש בפועל כסימן מסחר המזוהה עמה. זאת,

מאחר שעל פי הדוגמאות שהוגשו הבקבוק מוצג תמיד לצד הסימן וחב (להלן: "סימן המסחר 611"). לפיכך ציינה המחלקה, כי המבקשת לא הוכיחה שדמות מיכל הוודקה כפי שהוגשה לרישום, ללא הסימן המאבחן 611 רכשה אופי מבחין כסימן מסחר. עוד סברה

המחלקה, כי חזות הבקבוק בדמות הסימן שהוגש נופלת להגדרה של היותה בעלת אופי אסתטי ממשי.

9. לאחר חלופת מכתבים נוספת בין המבקשת לבין המחלקה במסגרתה עמדה המחלקה על דעתה, ביקשה המבקשת להשיג על קביעותיה של המחלקה, והתייצבה להשמעת טענותיה בפני ביוס 1.

דיון והכרעה

אופי מבחין אינהרנטי

0. המבקשת טוענת כי הסימן הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי, שכן צורת הבקבוק היא מיוחדת, ולכן הינו כשיר לרישום.

1. בעניין ע"א 11487/03 6 506) נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע "מ (פורסם בנבו, 8) (להלן: "עניין טופיפי") ובעניין ע"א 3776/06 עין גדי קוסמטיקס נ' רשם הפטנטים (פורסם בנבו, 12.5.2008) (להלן: "עניין עין גדי"), דן בית המשפט העליון בכשירותם של סימני מסחר תלת ממדיים לרישום. ההלכה שנקבעה בעניין טופיפי סוכמה בעניין עין גדי (פסקה 8, כל ההדגשות במסמך הוספו):

"בפסק דינו בעניין טופיפי התייחס השופט א' גרוניס לסוגיית רישום של צורות מוצרים תלת ממדיות כסימני מסחר. נקבע, כי צורתו התלת ממדית של מוצר

כשרה לרישום כסימן מסחר ביחס למוצר עצמו רק על פי החלופה של אופי מבחין נרכש, ולא על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי (שס, בפסקה 15). בפסק דינו

התייחס השופט גרוניס גם לשאלת רישום של אריזות מוצר כסימני מסחר. לעניין זה הושארה בצריך עיון השאלה האם סימן תלת ממדי המורכב מאריזת מוצר כשר אף הוא לרישום רק על פי החלופה של אופי מבחין נרכש, או שמא (בשונה מצורת המוצר) כשר הוא לרישום אף על פי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי (שס, בפסקה 32)" (א.א. ההדגשות במקור).

בית המשפט העליון בעניין טופיפי ובעניינו עין גדי, עמד על כך כאשר המדובר בצורת אריזות המוצר, עצמת החשש מפני פגיעה בתחרות באמצעות רישומה של האריזה כסימן מסחר פחותה מעוצמתו של חשש זה בהקשר של רישום סימן מסחר ביחס לצורתו של מוצר.

בעניין טופיפי (פסקה 9) ראה בית המשפט בבקבוקים ובמיכלים המכילים מוצרים נוזליים, כאריזות מוצרים ולא כמוצרים עצמם (אף שהמוצרים שאריזות אלה מכילות הינם חסרי צורה משל עצמם ומקבלים את צורת המיכל שבו הם נמצאים).

"בהקשר זה מקובל לערוך הבחנה בין סימן המורכב מצורת המוצר עצמו, לבין סימן המורכב מצורתה של אריזת המוצר. סימן המערערות משתייך, כמובן, לקטגוריה הראשונה מבין השתיים. בגדר הקטגוריה השנייה, שעניינה צורת האריזה, ניתן למנות סימנים המורכבים מצורותיהם של בקבוקים ומיכלים

אחרים המכילים מוצרים נוזליים." (לדעה אחרת ראה החלטת כב' הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז) שלו-שלומוביצ' בעניין בקשה

לרישום סימן מסחר מספר 169606 [161160008] (פורסמה בנבו, 19.4.2009).

חוזר 033/2016 מיוס 15.12.2016 משקף את מדיניות רשות הפטנטים ביחס לרישום סימני מסחר לגבי דמויות תלת ממדיות של תוביה או אריזותיהם. החוזר קובע:

"21. דמות תלת ממדית של תוביה או אריזותיהם אינה כשירה להירשם כסימן מסחר על בסיס היותה בעלת אופי מבחין אינהרנטי.

2. ניתן יהיה לשקול רישום דמויות תלת ממדיות כסימני מסחר במקרים בהם יוכח באמצעות חומר ראיות, כי התקיימו שלושת התנאים המצטברים כדלהלן: א. הדמות המבוקשת לרישום ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר;

ב. הדמות המבוקשת לרישום אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונלי ממשי; ג. כתוצאה משימוש, רכשה הדמות אופי מבחין."

(א.א. ההדגשות אינן במקור)

אציין כי חוזר זה קיים החל משנת 2008 כחוזר מס' 61 וכחוזר מס' 032/2015 - סימני מסחר "בקשות לרישום סימני מסחר תלת ממדיים".

מן האמור לעיל עולה כי אף שבית המשפט העליון השאיר במפורש את השאלה האם ניתן לרשום סימן מסחר לגבי אריזת מוצר על בסיס אופי מבחין אינהרנטי בצריך עיון, חוזר רשם קבע כי הדבר איננו אפשרי.

למרות האמור בחוזר רשם, הפסיקה ברשות הפטנטים לא שללה את האפשרות לרשום סימן לגבי אריזות מוצרים על בסיס אופי מבחין אינהרנטי. ראה החלטת כב' הרשם קלינג בעניין בקשה לרישום סימן מסחר 238633 מיוס 12.9.2013, ומינה באתר הרשות, והחלטת כב'

הפוסקת בקנין רוחני ו'קלין ברכה, בקשה לרישום סימן מסחר 285230 מיוס 1.10.2017 פסקה 12.

השאלה האם ניתן לרשום אריזות מוצר על בסיס החלופה של אופי מבחין אינהרנטי נענתה בחיוב בדין הזר. בפסק דינו של בית המשפט העליון האמריקאי בעניין 186,510765 (2000) 1069 ,1065 11500220 54 ,215 ,205 .11.5 529 ,.3105 הַזוח קבע כי אריזות מוצר יכולה להיות בעלת אופי מבחין אינהרנטי. לפי הדין בארה"ב, כפי שהוא משתקף בהוראות הבחינה של משרד הפטנטים האמריקאי, 100061 (1)(ס)1202.02

5 17806 8ח286%801, המבחן מתי יש לראות באריזה כבעלת אופי מבחין אינהרנטי הינו:

(49 ה קהשהזהק ,861ת116 ,89/104 6606צוכ] זפצנין 01 (3)1()0 16סצי\ת

1. כפי שעומדים על כך המלומדיס בספר פסַתַגּ)1 117806 6ח8 1/1885 1717806 01 ש\1,8 .4 ג16 (להלן: "קרלי") סעיפים 10-035 - 10-046, רק צורה חריגה שהצרכן יתפוס כבר ממבט ראשון כמזהה מקור תחשב כבעלת אופי מבחין אינהרנטי. זאת, להבדיל מצורה מיוחדת,

שאמנס הצרכן יוכל ביתר קלות ("60060101000") אך לא יראה בה מזהה מקור. בפיסקאות 0 ו 10-041 לקרלי נאמרים הדברים הבאים;

ובהמשך:

1 שתנתהסות זס6קסעק ₪16 וטספ תוסק 16056 1081 זהקטסום 06 צג ]1 066 185 105006 01 צטס) 106 .פטסנטפס 06 50010 זס 6זה8 "150ט6 150" ץצ סע 15תוסק 01656 ,1016 116 ם1 .ת80ז6ז6זת1 185 ת1 1ת6051516 3% 11806 145 8ה5ת110 ז[טאגצ ם[טאצ תג [ 1.80016 עס 1060060 5 ת110810קכה 116 ססר .758-759 ,756 זב 39 .6 קת [2001] מסטהסו1קקת

(עניין 261816066 פיסקה 24)

4. נכונות הצרכן לראות בחוזי האריזה כמזהה מקור תלויה גם בציפיות הצרכנים בתחום הרלוונטי - האם הצרכנים רגילים לראות בצורת האריזה כמזהה את מקור הטובין ביחס לטובין לגביהם מבוקש רישום הסימן, והאם עיצוב האריזה בצורות שונות ומיוחדות הוא דבר נפוץ בשטח הרלוונטי - ככל שהתשובה לשאלה הראשונה היא בשלילה ולשאלה השניה בתחיוב, הרי שם אלה הינם נדירים.

...

בנספת א' להחלטה זו מוצגות דוגמאות של בקבוקיס שהופיעו בראיות המבקשת. מר אוליניק הסביר (סעיף 14 לתצהירו) כי המאפיינים הייחודיים בבקבוק המבקשת הינם צורת הבקבוק ההולכת ונהיית צרה לקראת חלקו העליון, שילוב הצבעים בבקבוק כאשר חלקו התחתון שקוף וחלקו העליון בצבע מטאלי, כאשר החלוקה נעשית באמצעות פס אלכסוני. עוד ציין את צורת הפקק המחולק גם הוא לשני צבעים באמצעות פס אלכסוני. מסקנתו של אוליניק הייתה שמראה הבקבוק הייחודי משמש כמזהה מקור עבור הלקוחות, גם ללא כל סימן יהוי אחר, כגון סימן מילולי או לוגו המופיע על הבקבוק.

מקבל אני כי קיים שוני בין חוזי הסימן המבוקש לבין החוזי של בקבוקיס אחרים בתחום. כפי שעולה מן הדוגמאות המופיעות בנספח א', בתחום המשקאות החריפים מקובל לעצב את הבקבוקיס בצורות שונות ומיוחדות, כך שעצם העובדה שצרכן יראה עיצוב ייחודי של הבקבוק, איננה גורמת לו להניח כי מדובר במזהה מקור.

במקרה הנדון, אף שדמות הבקבוק מעוצבת בצורה מיוחדת, אין מדובר בעיצוב חריג או מפתיע ביחס לתחום המשקאות החריפים, עד כי הצרכן יראה בעיצוב כמזהה מקור. לטעמי, אף אס הצרכן יזהה את דמות הבקבוק המעוצב בין שאר הבקבוקיס האחרים על מדף המשקאות, הוא לא יהיה מוכן לסמוך על מראה הבקבוק לבדו כאינדיקציה למקור המשקה שבפנים ללא סימנים נוספים מזהים (ואכן הבקבוק נמכר בפועל כשהוא נושא את הסימן 6111). על כן, הבקבוק איננו בעל אופי מבחין אינהרנטי.

אופי מבחין נרכש ושימוש בדמות כסימן מסחר

כעת אבחן האס המבקשת ביססה רכישת אופי מבחין בסימן כתוצאה מן השימוש בו. על מנת להכריע בשאלת רכישתו של אופי מבחין, יש לבחון את תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום וכה והמאמץ שהשקיע בעל הסימן ביצירת קשר בין המוצר ליצרן (ראו ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פסקה 9 (פורסם בנבו, 4))). כל אלו צריכים להסתכם לכך שהציבור למד לראות בצורת המוצר כמזהה מקור.

מהראיות שהובאו (תצהיר אוליניק ותצהיר אבוקרט) עולה כי השימוש בבקבוק נשא הבקשה החל בשנת 2004, ומאז ועד מועד הגשת ראיותיה השתמשה בו המבקשת ללא שנעשה שינוי מהותי בעיצובו. היקף המכירות של הבקבוק בארץ הוא כ- 20,000-40,000 בקבוקיס בשנה. והוצאות הפרסום עמדו על כ- 200,000 - 250,000 דולר בשנה. לראיות צורף חומר פרסומי רב, הכולל מודעות פרסום, כתבות בעיתונים מהארץ ומהעולם, פרסומים באינטרנט, ותיעוד אירועי השקה ואירועים אחריים בה פורסם הסימן. כמו כן, הוצגו ראיות המצביעות

על כך שעיצובו של הבקבוק נשא הסימן המבוקש וכה בפרסיס רבים בתחום המשקאות החריפים.

הראיות שבפני אכן מלמדות כי וודקה 6111 היא בעלת נתח שוק מסוים משוק הסופר-פרימיוס, שעל פי הראיות הוא עצמו מהווה חלק קטן משוק הוודקה, כי המבקשת השקיעה משאביס מסוימיס בקידום מוצריס הנושאים את הסימן, וכי הוודקה הנושאת את הסימן זכתה בשורה ארוכה של פרסים.

אולם אין די בראיות המעידות על שימוש בסימן לשס הוכחת אופי מבחין. לא מצאתי כי יש בראיות המבקשת כדי לבסס את העובדה כי צורת הבקבוק משמשת עבור הצרכן כמזהה מקור כך שרכשה אופי מבחין. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בקרלי (סעיף 10-136):

...

במקרה הנדון הראיות היחידות שיש בפני הן שימוש ממושך, פרסום והיקף מכירות. לא השתכנעתי מראיות אלה לגבי תפיסת הצרכניס את הסימן כסימן מסחר, וכי המבקשת עמדה בנטל להוכיח כי השימוש הוביל לרכישת אופי מבחין. נראה כי המבקשת עצמה איננה סומכת על צורת הבקבוק עצמה כמזהה מקור ללא הסימן 611 המופיע על גבי הבקבוק.

ער אני לכך כי לטענת המבקשת הסימן נרשם במדינות רבות בעולם. כפי שכבר נקבע בפסיקת הרשות פעמים רבות בעבר, עובדה זו לבדה איננו יכול להכשיר רישום של סימנים שאינם כשירים לרישום בישראל.

לאור האמור אני קובע כי הסימן אינו כשיר לרישום. הבקשה לרישום הסימן תיסגר.

אופיר אלון רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום י"ב טבת, תשפ"ב 6 דצמבר, 2021

סימוכין: 7

נספת א' - דוגמאות של בקבוקי וודקה שהופיעו בראיות המבקשת