סימן מסחר 335

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לסיימן מסחר 335

המתנגדת: עממית יבוא ושיווק בע"מ

על ידי עו"ד חאלד עון

המבקשת: אלאקאדימיון אלערב בע"מ

על ידי ויסאם יאסין, עוד

לפניי התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 336495 (בהגייה בעברית - עבקרינו) (להלן: הסימן המבוקש). הסימן נתבקש בצורתו המילולית וללא עיצוב על ידי אלאקאדימיון אלערב בע"מ (להלן: המבקשת) עבור השירותים בסוג 41:

אימון [חינוך והכשרה]; הוצאה לאור של חומרים חינוכיים; חינוך; מתן הכשרה וחינוך; שירותי הוראה, דהיינו, העברת שיעורים, סדנאות, סמינרים וסמינריות

מקווניס וחלוקת חומרי לימוד הקשורים לקורס.

הסימן המבוקש הוגש לרישום ביוס 18.2.2021, קובל ביוס 21.2.2021 ופורסם להתנגדויות הציבור ביוס 1.3.2021. ביוס 30.5.2021 הגישה עממית יבוא ושיווק בע"מ (להלן: המתנגדת) התנגדות לרישום הסימן המבוקש. לאחר שהצדדים הגישו את כתבי טענותיהם וראיותיהם, התקיים לפניי ביוס 31.5.2022 דיון הוכחות אשר לאחריו הוגשו סיכומי הצדדים.

למען שלמות התמונה אציין כי קודם להגשת ההתנגדות, ביוס 22.2.2021 הגישה המתנגדת בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב מספר 336701 הנראה כך (להלן: הסימן הלא רשום או סימנה של המתנגדת):

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

ממ ו

סימנה של המתנגדת הכולל את המילה = 98 (עבקרינו) נתבקש עבור כלל הסחורות

והשירותים בסוג 16: נייר וצרכי נייר ובסוג 28: משחקים, צרכי התעמלות.

בהודעת מחלקת סימני מסחר מיוס 7.3.2021 סורב רישומו של סימן המתנגדת בשל קיבולו של הסימן המבוקש נושא ההתנגדות. בהמשך, ובעקבות הודעת ההתנגדות ביקשה המתנגדת לתקן את הסחורות והשירותים ביחס לסימנה המבוקש כך שיכלול דברי דפוס, כריכות ספרים ו/או חומרי לימוד, וכן משחקים בסוגי 16 ו- 28.

כל ההדגשות בהחלטה זו הוספו כאשר צוין אחרת.

טענות הצדדים בתמצית

המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר המעוצב עבקרינו המשמש אותה. סימנה ולטענתה הוא סימן מסחר מוכר היטב בהתאם לסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב- 1972 (להלן: הפקודה). משכך ובשים לב לעובדה שאינו רשום, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום על פי סעיף 13(11) לפקודה.

לטענת המתנגדת בקשת הרישום של המבקשת מהווה ניסיון חסר תום לנצל את המוניטין הרב שצבר סימן המסחר עבקרינו שבשימוש המתנגדת.

לטענת המתנגדת, סימנה שאינו רשום צבר מוניטין רב כתוצאה משימוש והשקעת משאבים להפצת מוצריה הנושא את הסימן ואת עיצבתו בעצמה. החל משנת 2020 היא עושה שימוש רציף בסימן ואף השקיעה בשניס האחרונות (2020-2021) סכומי כסף ניכרים העולים על מיליון ש"ח בייצור, פרסום ושיווק המוצרים תחת סימן המסחר "עבקרינו" (כתב טענות המתנגדת, סעיף 15). לטענת המתנגדת השקעתה הכספית נשאה פרי והיא מוכרת מדי שנה עשרות אלפי יחידות של מוצרי "תחת הסימן עבקרינו", דרך משווקים מטעמה וישירות ללקוחות פרטיים.

עוד טוענת המתנגדת שככל שהמבקשת עשתה שימוש בסימן עבקרינו, קודם לשימוש של המתנגדת בסימן או במקביל לו, הרי שלמבקשת אין כלל מוצרים הנושאים סימן זה. למבקשת קורסים תחת השם עבקרינו וספרים המלווה את הקורסים תחת הסימן שאשר אינם מיועדים למכירה לציבור הרחב. מכאן, סבורה המתנגדת כי למבקשת אין כלל מוניטין בסימן עבקרינו.

לתמיכה בטענותיה הגישה המתנגדת את תצהירו של מר אחמד איברהיס עבד אלח'אלק מיוס 1 (להלן: תצהיר אחמד) על נספחיו.

המבקשת טוענת שהיא בעלת שם ומוניטין רב בתחוום החינוך עוד משנת 2000. המבקשת הפעילה (ועדיין מפעילה) תוכניות לימוד והעשרה הכוללות חוברות, ספרים, משחקים ותכני העשרה המיועדים לילדים מכיתות הגן ועד כיתות א' ו-ב' ברשויות מקומיות ערביות רבות ברחבי הארץ.

בין תוכניות הלימוד האלה נמצאת התוכנית "הגאון הצעיר" (בשג; 9; > ) לשיפור מיומנות החשיבה לילדים קטנים לגביה רישום סימן המסחר המילולי מס' 337893 בסוג 41 בין היתר, עבור הוצאה לאור של חומרי חינוכיים וכן, התוכנית "המחונן הצעיר" (941 99 > | ) המיועדת לילדי הגן לגביה רישום סימן המסחר המילולי מס' 227590 בסוג 41 בין היתר, עבור שירותי חינוך.

תוכנית הלימוד עבקרינו הינה אחת מהתוכניות אותן מפעילה המבקשת. במסגרת תוכנית זו משווקת המבקשת ספרים, חוברות ומשחקים הנמכרים לתלמידים המשתתפים בתוכניות הלימוד עוד משנת 2004 ובאופן רציף עד היום. את מוצריה הכולל את השם עבקרינו ניתן לרכוש באופן ישיר דרך אתר האינטרנט בכתובת (8780-57087.600. אועצעו] / :סח אותו הקימה כבר בשנת 2014.

עוד טוענת המבקשת כי המתנגדת לא הביאה ראיות בקשר למוניטין שנטען שצברה. לתמיכה בטענותיה צירפה המבקשת את תצהירו של מר איוב סלאח, שהינו מנהל אצל המבקשת (להלן: תצהיר איוב) על נספחיו.

דיון והכרעה

כאמור, המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראת סעיף 13(11) לפקודה הקובע כי:

"11 סימנים אלה אינם כשירים לרישום:

(13) | סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב גם אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;"

7. סעיף 13(11) לפקודה מהווה עילת התנגדות יחסית המבוססת על כך שהזכות של המתנגד בסימנו עדיפה על הוכות של מבקש הרישום בסימן המבוקש. על מנת להיכנס לגדר סעיף

זה יש להוכיח תחילה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ואכן כך הדבר נדרש המתנגד להוכיח כי סימנו מוכר היטב כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה.

8. עילה לפי סעיף 13(11) לפקודה תקום כאשר הסימן הבלתי רשום צבר מוניטין במידה כזו שיהיה בהתרת הרישום של הסימן המבוקש כדי להטעות את הציבור. במילים אחרות, על המתנגד להראות ועל הרשם להשתכנע כי הסימן השנוי במחלוקת, על אף שאינו רשום מזוהה בקרב ציבור הצרכנים הרלוונטי של המתנגד ולא של המבקש, כפי שמבהיר המלומד וליגסון בספרו א. ח. זליגסון" דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם" תשל"ג - 1973 :

"סימן ייחשב לסימן מטעה אם הקהל יוטעה לחשוב שהוא סימנו של אדם אחר. הפסיקה האנגלית דנה במקרים כאלה על פי ההוראה המקבילה בחוק האנגלי (סעיף11). פסקה (ט) של סעיף8 [כעת סעיף 11 (9)] קובעת, כי אין רושמים סימן אם הוא דומה או זהה לסימן שכבר נרשם. לעומתה קובעת פסקה (ה), שבה אנו דנים, כי אין זה משנה, אם הסימן הקודם רשום או אם הוא רק ידוע היטב לקהל. בשני המקרים יסרב הרשם לרשום את הסימן, אם ניתן לגלות בו כוונה להטעות את הצרכנים, שיחשבו כי זהו סימן ידוע של בעל הסימן האחר. בטרם יגיע הרשם למסקנה זו עליו להשתכנע, כי הסימן (הוותיק והבלתי רשום) הוא כה ידוע באר עד כי הסימן "היותר צעיר" עלול לעורר בקהל את המחשבה המוטעית שסחורתו של ה"צעיר" היא סחורתו של ה"ותיק".

9. בענייננו, נראה כי המתנגדת מבקשת להפוך את היוצרות ולשכנע כי סימנה ה-"צעיר" והבלתי רשום הוא אשר צבר מוניטין רב עד כי ניתן להגדירו כ-"מוכר היטב" לפי הפקודה. לפיכך, סבורה המתנגדת כי עדיפה וכותה בסימן ה-"צעיר" על פני הכות המבקשת בסימנה ה-"ותיק". ולכן, כבר כעת אציין כי מעיון בראיות וטענות הצדדים עולה שדין טענותיה של המתנגדת כמו גם דין התנגדותה לרישום סימן המבקשת להידחות כפי שיפורט להלן.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

הסימן המבוקש וסימנה של המתנגדת דומים עד כדי להטעות

נקודת המוצא של הליך זה היא כי הסימן המבוקש וסימנה הלא רשום של המתנגדת דומים עד כדי להטעות, ונראה כי אין מחלוקת בין הצדדים בעניין זה.

המבחן המקובל לבחינת מידת הדמיון בין סימנים הוא המבחן המשולש (ראו למשל: ע"א 64 פרו-פרו ביסקויט כפר סבא בע"מ נ' חברת ל' פרומין ובניו בע"מ (פורסם בנבו, 64) בהפעלת המבחן המשולש על מבחני המשנה שבו הסימן המבוקש וסימנה של המתנגדת דומים עד כדי להטעות.

סימנה של המתנגדת הנו סימן מעוצב הכולל את המילה = 98 (עבקרינו) בתוספת של רכיב גרפי בדמות חצי פני אדם במשקפיים, הסימן המבוקש הנו המילה = 8ע. (עבקרינו) ללא

עיצוב. כפי שעולה מן הראיות, השימוש במילה = 90 (עבקרינו) על ידי המבקשת נעשה כפי

שנתבקש, באותיות ערביות ללא כל עיצוב או גוון מסויס.

לצורך בחינת סכנת ההטעיה יש לתת דגש לחלקים הדומיננטיים בסימנים המשווים, בשים לב לוויכרון הבלתי משולש של הצרכן (ראו למשל: התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 197111

מפעל הפיס נ' .6מ1 ,106ש010 / 150650115 :₪ 1101015 [)ססער5+31, פס' 30 (נבו 11.1.2010)).

היות שקיימת והות מוחלטת בין הרכיבים המילוליים שבסימנים, ונוכח היותו של הרכיב

המילולי = פע (עבקרינו) הרכיב הדומיננטי בסימן המבוקש ובסימן המתנגדת, קיימת למעשה מידה גבוהה של דמיון בין הסימנים במבחן המראה הצליל.

מבחן סוג הסחורות בוחן את הקרבה שבין סוגי הסחורות הנושאות את הסימן הרלוונטי. היינו, האם עסקינן בסחורות המיועדות למטרות קרובות כך שצרכן פוטנציאלי שיראה אותן, יטעה ביחס למקורן.

היות שהמתנגדת ביקשה לשנות את פרטיות סימנה כך שיכלול דברי דפוס, כריכות ספרים ו/או חומרי לימוד, וכן משחקים בסוגי 16 ו- 28 ובשים לב לשימוש שעשו הצדדים בסימנים בפועל כפי שעולה מחומר הראיות, אני סבורה כי קיים חשש ממשי כי הציבור יניח שקיים קשר

בין הצדדים או אף שמקור התובין והה (ראו התנגדות לרישום סימן מסחר 257485 506160880

]וא\ו המזומסת/ נ' .5 ,ג תת /זת זכ 111105 (נבו 23.1.2019) וכן, ה"פ (ת"א) 18335- 1 אפנת רן - לי סחר (2003) בע "מ נ' נתן נוסבוים (נבו 27.10.2013)).

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

מסקנה דומה מתבקשת באשר לחוג הלקוחות וצינורות השיווק. בעוד שהמתנגדת טוענת כי היא משווקת ומוכרת את מוצריה הנושא את סימנה המעוצב ללקוחות פרטיים בין היתר, באמצעות האינטרנט, טוענת כך אף המבקשת. אומנם, המתנגדת טוענת כי מוצרי המבקשת אינם סחירים ונמכרים לציבור הרחב ולכן טענה זו נסתרה כפי שעולה מחומר הראיות ومחקירות העדים (ר' סיכומי המבקשת, סעיפים 20-25).

לא מצאתי כי יש ביתר נסיבות העניין לשנות ממסקנתי כי הסימנים דומים עד כדי להטעות. משכך, ניתן לקבוע כי קיים חשש להטעיה בין הסימן המבוקש לבין סימנה המעוצב של המתנגדת.

סימנה של המתנגדת אינו סימן מסחר מוכר היטב כמשמעותו בפקודה

בטרס אדון בטענת המתנגדת כי סימנה הינו סימן מסחר מוכר היטב אזכיר כי נטל השכנוע בהליך התנגדות מוטל על מבקש הרישום מעצמו חובתו להוכיח ולבסס את כשירותו של הסימן המבוקש על ידו לרישום.

עס זאת, נטל הבאת הראיה הראשוני מוטל על כתפי המתנגד (ראו התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 1.1811160170851 5017/1065 16311085ת ונת 6-0 [8ת6750/ 6שתב נ'

גמקום בע"מ (נבו 11.10.2009)). יעמוד המתנגד בחובתו זו, ינדוד נטל הראיה לכתפי המבקש להפריך את שנטען על ידי המתנגד באמצעות ראיות סותרות (ראו לעניין וה התנגדות לרישום

סימני מסחר 175808, 175809 (מעוצביס) 621011 3016001311 62126 נ' 066%)

היות שעילת ההתנגדות מתבססת על טענת המתנגדת כי סימנה הלא רשום צבר מוניטין עד כי הינו בגדר סימן מסחר מוכר היטב כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, על המתנגדת הנטל הראשוני להבאת הראיה להוכחת טענתה זו.

סעיף 1 לפקודה מגדיר סימן מוכר היטב כך:

"סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר לשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר

בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;

המבחנים להכרעה בשאלת היות סימן מסחר בבחינת מוכר היטב, נובעים מלשון סעיף 1 לפקודה ופורטו בפסקה בהרחבה (ראו לעניין וה את פסיקת בית המשפט העליון בע"א 9191/03

נ' אבסולוט שוז, פ"ד נחה(6) 869) וכן התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 "אהדאתפע" .1.ם.5 אהדאתע נ' זאזוופטסם גא 0סצ00א שאבג06א זחהפה

זא (נבו 3.9.2003) (להלן: עניין א זא5 ק)) וביניהם: מידת ההכרה וההוקרה של הסימן ; היקף השימוש ומשך השימוש בו; היקף ומידת פרסום הסימן. עוד נקבע כי על הטוען כי סימנו מוכר היטב להוכיח קיום של הכרה ומוניטין בעלי עוצמה רבה (ר' ת"א (י-ם) 226/03 יעקב שמואל קטן נ' דולי יריב, דיניס מחוזי לד(1) 315 (2003)).

יובהר כבר כעת כי המתנגדת מיעטה עד מאוד בראיותיה ביחס למידת המוניטין הנצבר שטענה בסימנה. אף מהראיות שהגישה המתנגדת לא ניתן ללמוד את שהיא מבקשת להסיק.

אין בראיות שהובאו אשר למשך השימוש בסימן כדי לבסס את הטענה כי סימנה של המתנגדת הינו סימן מסחר מוכר היטב.

בכתב טענותיה מציינת המתנגדת כי "השימוש שעשתה במהלך השנתיים האחרונות הינו בגדר "שימוש רציף ואמיתי המקנה לה עדיפות מובהקת ברישום הסימן על שמה" (סעיף 43).

בתחילת תצהירו של מר אחמד (סעיפים 6-7) נטען כי המתנגדת עמלה "בשניס האחרונות" לצורך פיתוח וייצור מוצרים תחת הסימן עבקרינו וכי לצורך כך השקיעה המתנגדת "כבהוצאת המותג לאור, פרסוםו, שיווקו והפצתו".

בהמשך התצהיר (סעיף 26) מצוין כי המתנגדת מוכרת, משווקת ומפיצה את מוצריה תחת הסימן עבקרינו "החל מאמצע שנת 2020".

מעיון בראיות המתנגדת עולה כי המועד המוקדם ביותר בו מתועדת פעילות המתנגדת בקשר לסימנה המסחרי הוא חודש אוגוסט 2020. כך למשל בדוחות ריכוז המכירות בנספחים ח' ו- ט' לתצהיר אחמד, העסקה המוקדמת ביותר במוצר תחת הסימן עבקרינו התבצעה ביוס 0. שושכי קל, הכי, זה פייסבוק, החשבוניות של הפייסבוק וזה הכי קל לצרך"

ויודגש על אף שהמתנגדת טוענת בסעיף 15 לכתב טענותיה כי השקיעה בשנים האחרונות (2020-) סכומי כסף ניכרים העוליס על מיליון ש"ח בייצור, פרסוס ושיווק המוצריס תחת סימן המסחר "עבקרינו" לא הוגשה כל ראייה לכך.

אין בראיות שהובאו אשר להיקף המכירות כדי לבסס את הטענה כי סימנה של המתנגדת הינו סימן מסחר מוכר היטב

בסעיף 29 לתצהירו מפנה מר אחמד אל "דוחות המכירות" של המתנגדת המצוייס בנספחים ח' ו- ט' לתצהיר (נספח ט' סומן בטעות על ידי המתנגדת גס הוא כנספח ח').

נספת ח' (הכולל שני עמודים) כונה על ידי המתנגדת כ-"העתק דוח מכירות לשנת 2020". המתנגדת מציינת כי בשנת 2020 בין חודשים יוני-דצמבר נמכרו מוצריס "תחת המותג עבקרינו" בעלות כוללת של 189,32 ₪ (הטעות במקור - ר.י. - הכוונה היא לחיבור הסכוס בתחתית כל דוח כך שסכומם הכולל הוא 189,327 ₪ ):

דוח ריכוז מכירות לפי פריטים תאריך - 17/05/2021 דף 1 מתוך 1

לשנת : 2020 מחודש : 8 עד חודש : 12 מתאריך : 10/08/20 עד תאריך : 17/05/21 /

מפריט---4001094 ינ : 904013

מלקוח : 0 עד לקוח : 101117

ממסמך : 1 עד מסמך : 21

ממחסן : 1 עד מחסן : 6 סך הכל ש"ח

מספר תאור פריט מק"ט סך הכל כמות סך הכל ש"ח לאחר הנחה 1 חוברת הפעלה עבקרינו נקודה וקו 7 2,476.00 199 11 2 חוברת הפעלה עבקרינו העברת קווים 7290112460233 2,182.00 12 ממ 3 חוברת הפעלה עבקרינו קווים לפי מספרי 7290112460240 2,191.00 11 6 4 חוברת הפעלה עבקרינו התאמת צורות 7290112460264 2,516.00 1.8 1646 5 חוברת הפעלה עבקרינו מספרים 6 2,668.00 2|09 1.1 6 חוברת הפעלה עבקרינו אותיות ערבית 7290112460295 1,015.00 6 4 7 חחוברת עבקרינו חיתוך והדבקה 1 8 1,412.00 נייננו את סעיף 29 לפקודה העוסק בבקשות מתחרות של סימנים זהים (כתב טענות המתנגדת, סעיף 28-44).

כפי שהובהר למתנגדת בדיון (ר' פרוטוקול הדיון מיום 31.5.2022, עמ' 3-4) משהגישה את בקשתה לרישום הסימן שלה מס' 336701 ביום 22.2.2021 לאחר שכבר קובל הסימן המבוקש מס' 336495 נשוא ההליך ביום 21.2.2021 הרי שכבר אין אנו עוד בגדר סעיף 29 לפקודה.

ההחלטה האם להפעיל את סעיף 29 לפקודה נתונה לשיקול דעתם של בוחני מחלקת סימני המסחר כחלק מהליך הבחינה החד צדדי של כל אחת מהבקשות העומדות בפניהם. למבקשים אין וכוח קנויה לדרוש הפעלת הליך זה (ראו בקשות מתחרות 336714, 329412 רן פיינה נ' רוזת אוטמזגין, (נבו 22.6.2022)). אציין לצורך הדיון בלבד, כי אף אם היו נדונות שתי הבקשות בהליך תחרות הייתה זכותה של המבקשת בסימן גוברת על זו של המתנגדת. כידוע, מבחני העזר לאורס נבחנת השאלה מי מבין המבקשים רכש זכות עדיפה ביחס לסימן המבוקש: הסיכום היקף השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש; תוס הלב של המבקשים בבחירת הסימן המבוקש;

ומועדי הגשת הבקשות לרישום (ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (נבו 30.4.2007); ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (נבו 5.5.2005)). לנוכח היקף השימוש הרב והמשמעותי של המבקשת בסימן עבקרינו בהשוואה להיקף השימוש המצומצם של המתנגדת בסימנה, יחד עם תוס הלב של המבקשת בבחירת הסימן, יד של המבקשת בהליך התחרות לו היה מתקיים הייתה על העליונה.

סוף דבר

אני קובעת כי לא עלה בידי המתנגדת להוכיח כי סימנה המעוצב הכולל את השס עבקרינו ואשר אינו רשום הוא סימן מסחר מוכר היטב בהתאם להוראת סעיף 13(11) לפקודה ולא היה בשאר טענות המתנגדת לשנות קביעתי זו. לפיכך, ההתנגדות לרישום סימן מסחר 336495 נדחית בזאת וחסימן ירשם.

משזכתה המבקשת בדין, זכאית היא לפסיקת הוצאותיה בגין ההליך. בקביעת סכום ההוצאות התחשבתי במשך ההליך ומורכבותו, היקף כתבי הטענות והראיות והתנהלות הצדדים. המתנגדת תישא בהוצאות מבקשת הסימן בסך 2,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דין בסך 32,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין אשר ישולמו תוך 30 ימים מיום מתן החלטה זו. אחרת, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מן המועד לתשלום ועד ליום התשלום בפועל.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתנה בירושלים ביום כ"ת ניסן, תשפ"ד