סימן מסחר 336972

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לסימן מסחר המבקש 1: יוסף שוורץ על ידי עו"ד שוקי כהן

המבקשת 2: סונול ישראל בע"מ סו גוד בע"מ על ידי סנפורד ט. קולב ושות'

לפניי הליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 (להלן: הפקודה) לגבי הבקשות המפורטות להלן:

בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב מספר 336972 בסוג 35 עבור שירותיס אלה: 'שיווק קמעונאי וסיטונאי של מוצרי מזון ; שירותים קמעונאיים המסופקים באמצעות סופרמרקטים ; חנויות מיממרקט; קיוסקים; חנויות לממכר מזון, משקאות וסיגריות ; רשתות למיהול ותפעול כל אלו "

הבקשה הוגשה ביוס 3 במר 2021 מטעם מר יוסי שוורץ, בעל של רשת המרכולים "סיטי מרקט" (להלן: מבקש 1).

בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב מספר 338131. הסימן נתבקש לרישום גם הוא בסוג 35 עבור: 'שירותי קמעונאות הניתנים על ידי חנויות מוחות ".

הבקשה הוגשה ביוס 7 באפריל 2021 מטעם חברות סונול ישראל בע"מ וסונול בע"מ (להלן: מבקשת 2).

היות שהצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה על הליך תחרות לפי סדרי הדין שנקבעו חוזר רשם 2. סימני מסחר.

להשלמת התמונה אציין כי כנגד הסימן 338131 המבוקש על ידי המבקשת 2 הועלה ליקוי גם לפי סעיף 9(11) לפקודה בשל קיומו של סימן רשום מספר 329786 על שס המבקש 1 בסוג 43

עבור הטובין: "הספקת מזון ומשקה" הנראה כך

תמצית טענות וראיות המבקש 1

המבקש 1 טוען כי מאז הקמת הרשת בשנת 1999 הוא עושה שימוש נרחב בסימן המבוקש וזה מלווה אותו בקרב הציבור.

הסימן המבוקש "סיטי מרקט" בעברית מקורו בשפה האנגלית "41 ]א צ'ד01". הצירוף בשפה האנגלית נרשם על שס המבקש 1 (סימן רשום מספר 329786) ולשיטתו מקנה לו זכות שימוש ייחודית גם לצירוף "סיטי מרקט" בעברית נושא הליך התחרות (ראה פרוטוקול הדיון עמוד 154 שורות 1 - 11 וכן סעיף 16 לתצהיר שוורץ).

המבקש 1 טוען כי המבקשת 2 הגישה את הבקשה לרישום בחוסר תום לב ובניסיון לרכוב על המוניטין שרכש סימנו ושמו הטוב.

ראיות המבקש 1 כוללות את תצהיר מר יוסף שוורץ (מבקש 1). אליו צורפו כנספחים ז-י"א חמישה תצהירים נוספים של שותפים עסקיים שונים (איתי שיש, חזי חדיין, גמליאל מזרחי, בני בן אברהס וגבריאל אלמאסי) אשר מפעילים סופרמרקטים ברחבי הארץ תחת סימנו הרשום של המבקש 1.

נספחי תצהיר שוורץ: נספח א נסח סימן המסחר הרשום 329786 נספח ב תעודת עוסק מורשה של מבקש 1 משנת 1999 תחת השס "אטומיאדה-ענק הממתקים". נספח ג עותק של כרטסת

הנהלת חשבונות אשר המבקש 1 טוען מהווה דוח לתקופה שבין 01/01/1980 עד 31/12/2029 אך נראה שהנתונים שצורפו מצביעים על נתונים מיוס 25/01/2021 עד 10/06/2021. נספח ד כולל 7 תעודות התאגדות ותעודות עוסק מורשה של סניפי המבקש 1. נספח ה כולל כתבה בגלובס מיוס 31 במרץ 2021 העוסקת בהתרחבות העסקית של המבקש 1. נספח ו את ספר המותג סיטי מרקט הנושא את הסימן ₪1 ]א צ6011 המתאר את הרשת ופעילותה. נספח י"ב תמונות של מוצרי סוניס הנושאים את סימן המסחר הרשום צ'77 ד אא גה ]זא

תמצית טענות וראיות המבקשת 2

המבקשת 2 טוענת כי היא רכשה כדין מליאור קמחזי (הבעלים הקודמים של רשת מרכולים תחת הסימן המבוקש על ידה "סיטי מרקט") את מלוא הזכויות והמוניטין של הרשת.

לטענת המבקשת 2 אין דמיון מטעה בין הסימנים כיוון שמדובר בסימני מעוצבים. בנוסף, צמד המילים "סיטי מרקט" הוא מרכיב תיאורי מקובל במסחר ואין למבקש 1 זכות שימוש ייחודית בצמד המילים בצורתן הבלתי מעוצבת. כמו כן לטענתה, היה שימוש מקביל וממושך בסימן המבוקש משנת 2010 ולכן אין היא מתנגדת לרישום הסימנים במקביל לפי הוראות סעיף 30 לפקודה.

ראיות המבקשת כוללות את תצהיר מר קמחזי שהוא הבעלים הקודם של הרשת שפעלה תחת הסימן המבוקש, ואת תצהיר מר ישראלוביצ מנהל רשת חנויות המרכולים בחברת סונול ישראל בע"מ.

לתצהיר קמחזי צורפו 3 נספחים: נספח 1 כתבה המפרטת את תהליך העיצוב והמותג של הסימן המבוקש. נספח 2 קישור לסרטון תדמית על אודות רשת סיטי מרקט. נספח 3 תדפיסים מתוך עמוד הפייסבוק המציגים שימוש בסימנו המבוקש.

לתצהיר ישראלוביצ צורפו לנספחים: נספח 1 תמונות המציגות שימוש בסימן המבוקש בסניפי הרשת. נספח 2 כולל אישור רואה חשבון למכירות מאז השלמת עסקת הרכישה של הרשת ועד ליוס 31 במרץ 2022. נספח 3 כולל פרסומים סוניס של מוצרי הנושאים את הסימן המבוקש.

נספחים 4 ו-5 כוללים תדפיסים מאתרים של עוסקים בתחום העושים שימוש בצירוף "א". כמו כן הוגש תצהיר של מר ישראלוביצ.

כל ההדגשות בהחלטה זו נוספו אלא אם נכתב אחרת.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

דיון והכרעה 9. סעיף 29(א) לפקודה קובע:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."

0. התנאים שקובע סעיף 29 לפתיחת הליך של הכרעה בין זכויות מבקשים סוניס הינס כדלקמן: א. הוגשו בקשות שונות לרישום סימני מסחר ע"י מבקשים סוניס. ב. סימני המסחר נושא הבקשות הינס זהים או דומים עד כדי להטעות. ג. הבקשות הוגשו לגבי אותם טובין או לגבי טובין מאותו הגדר.

ד. לא הושגה הסכמה בין המבקשים לגבי זכויותיהם בסימנים. ה. ואס הושגה הסכמה, לא ניתן לגביה אישור הרשם.

1. ענייננו בתנאי השני, השאלה שבמחלוקת היא האם סימני המסחר זהים או דומים עד כדי הטעיית הצרכן ואז יש צורך בהמשך קיומו של הליך תחרות, או שמא תנאי זה אינו מתקיים וקיימת הצדקה לביטולו של ההליך דנן.

2. המבחן המקובל לבחינת דמיון בין הסימנים הוא מבחן המשולש הכולל שלושה מבחני משני והס: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. לימים הצטרף למבחנים אלה גם מבחן "השכל הישר" (ראו רע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות (1984) בע"מ, פ"ד מז(5)

5, 1607) (1993)); ע"א 10959/05 20376 168 נ' הה6<360 5./\.)027 16ז6שחו.1 8ז61כ) (נבר, 6)). ...

3. מבחן המראה והצליל הוא המבחן המרכזי את ההשוואה בין הסימנים יש לערוך בהסתכלות על הסימנים בכללותם. עס זאת, כאשר מדובר בסימנים עם רכיב מקובל בענף, הצרכנים נוטים

ליתן דגש לחלקים הנוספים של הסימנים [(ר' עניין טבע רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע''מ ואח', פ"ד נז(2) 438 (2003)] (להלן: עניין טעם טבע).

4. לצורך הנוחות אציג שוב את הסימנים נושא הליך התחרות שלפניי:

מספר סימן 336972 המבקש 1 מספר סימן 338131 המבקשת 2

5. מבחן המראה - אין מחלוקת בין הצדדים שהסימנים אינם דומים מבחינת העיצוב הכללי, סוג הגופן והצבע של הסימן (ראו פרוטוקול הדיון עמוד 75, סעיפי 13 - 22). יחד זאת שני הסימנים כוללים את צמד המילים "סיטי מרקט".

6. פרש צמד המילים "סיטי מרקט" היא "שוק עיר" ומשמעותו הרגילה היא חנות הממוקמת באזור עירוני צמד מילים והבהיות תיאורי בקשר לטובין נמצא בקצה העליון

של ציר התיאוריות, ולכן תגבר הנטייה להותירו פתוח לשימוש הציבור ((ראו ע"א 1427/05 מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים, (נבו, 25.06.2007)). ואכן ראיות המבקשת 2 מלמדות כי צמד המילים "סיטי מרקט" בעברית או באנגלית הוא ביטוי

מקובל בתחום חנויות הנוחות והמרכולים (ראה נספחים 4 ו-5 לתצהיר ישראלוביצ) ופתוח לשימוש הציבור.

7. היות שהרכיב המשותף בין הסימנים הינו רכיב מקובל בתחום המשקל שיש לתת לרכיב כזה

תלוי בנסיבות העניין כך כדברי כבוד השופט גרוניס בעניין טעם טבע בסעיף 21:

"המשקל שיש לתת לרכיבים המקובלים בענף משתנה אפוא בהתאם לנסיבות*ו של המקרה הספציפי. ככל שהרכיב המקובל בענף מופרד ומובחן מיתר חלקיו של הסימן - בין מבחינת מיקומו ובין מן ההיבט הרעיוני - כך צפוי הציבור לראות בו רכיב עצמאי אשר איננו מייחד סימן זה או אחר. על-כן צפוי הוא

8

להבחין בין הסימנים באמצעות יתר חלקי הסימן, ויש לתת לחלקים אלו משקל רב יותר בעת השוואת הסימנים. לעומת זאת כאשר הרכיב המקובל בענף הינו חלק אינהרנטי מן הסימן, ואיננו ניתן להפרדה מיתר חלקיו, יקשה על הציבור לראות בו רכיב עצמאי. על-כן במקוה זה אין כל טעם להבחין, במסגרת ההשוואה, בין רכיב זה לבין שאר חלקי הסימן"

בענייננו הרכיב המקובל במסחר, "סיטי מרקט" המשותף לסימנים הינו רכיב המופרד משאר חלקי הסימן משכן המשקל שהצרכן ייחס לרכיב זה יהיה נמוך ולכן בעת ההשוואה בין הסימנים יש לתת לייתר החלקים בסימן משקל רב יותר (ראו גם את החלטתי בעניין "צ'ונגו" בקשות מתחרות לסימן מסחר 339017, 334665, 330857 (בקשות לביטול הליכי תחרות) מילועוף אינטגרציה פטם אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ו נטו מלינדה סחר בע"מ נ' מוצרי עוף טוב (2001) בע"מ (נבו, 28.07.2022)). היות שהסימנים שונים באופן מובהק ביתר חלקיהם אני סבורה שלא קיים דמיון במבחן המראה בין הסימנים.

אם כן למבחן הצליל, אנו סבורים שני הסימנים כוללים את הרכיב "סיטי מרקט" אך כאמור משקלו נמוך. אם כן הטובין זהים וכך גם קהל הצרכנים וסוג הסחורות אולם היות שקבעתי שהסימנים

אינם דומים מבחין המראה איני סבורה שיש חשש להטעיה.

לאור האמור, אני סבורה כי הסימנים אינם דומים עד כדי הטעייה משכן הסימנים אינם עומדים בתנאי הסף של הליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודה ויש לבחון את כשירותם לרישום באופן בלתי תלוי.

אין דמיון מטעה בין הסימן המבוקש על ידי המבקשת 2 לסימנו הרשום של המבקש 1

כנגד הסימן 338131 של המבקשת 2 הועלתה גם טענה לפי סעיף 9(11) לפקודה בשל רישומו הקודם של סימן מספר 329786 על שס המבקש 1. סעיף 9(11) לפקודה קובע כדלהלן:

1. סימנים אלה אינם כשירים לרישום:

(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד

כידוע לרשם סמכות לדון בכשירות הסימנים במסגרת הליכי תחרות (ראה החלטתי בעניין גילעד ששון נ' אורן ליבוביץ (נבו, 30.03.2020)) לפיכך אדוו כעת בכשירות הסימן המבוקש על ידי המבקשת 2 על ידי השוואת הסימן המבוקש לסימן הרשום. לצורך הנוחות מוצגים בטבלה להלן הסימנים העומדים להשוואה:

| סימן 338131 המבוקש על ידי | הסימן הרשום של שם המבקש 1 | | :--- | :--- | | המבקשת 2 | 2006 | | - | |

כאמור הדמיון בין הסימנים המבוקשים אינו עולה לכדי הטעייה ומאותם נימוקים שהובאו בסעיפים 23-29 לעיל אין הדמיון בין הסימן הרשום לסימן המבוקש על ידי מבקשת 2 עולה עד לכדי הטעייה. לפיכך הליקוי שהעלתה במחלקה לפי סעיף 9(11) מבוטל והסימן המבוקש יחזור להשלמת הליכי הבחינה.

המבקש 1 טוען לבעלות במילים "סיטי מרקט" באנגלית ובעברית ולכן לשיטתו הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בשל סימנו הרשום (מספרו 329786) ומסיבה זו יש גם לסימנו המבוקש עדיפות על פי הסימן המבוקש של המבקשת 2. כך למשל צוטט בכתבה שצורפה לתצהיר מר שוורץ:

"היום אני מחזיק בטריידמרק גם על השם באנגלית וגם בעברית, דהיינו אף אחד לא יכול להיקרא סיטי מרקט." (נספח ה לתצהיר שוורץ, עמוד 5 מכתבה בגלובס, פורסם ביוס 31.03.2021).

ראו גם פרוטוקול הדיון עמוד 22 שורה 11 ועד עמוד 24 שורה 25)

איני מקבלת טענה זו. הסימן הרשום של המבקש 1 הינו סימן מעוצב, הוא אינו מקנה למבקש 1 וכוח שימוש בלעדי במיליס "סיטי מרקט" ללא עיצוב. כאמור צמד המילים "סיטי מרקט" מתאר תכונות הטובין ויש להניח בדרגת וודאות גבוהה כי בקשה לרישום הסימן "סיטי מרקט" באופן מילולי באנגלית או בעברית הייתה מסורבת. רישומו של סימן מעוצב מקנה לבעל הסימן הגנה המוגבלת לסימן בכללותו כך נקבע למשל בהחלטת כב' הרשם אלון בעניין "מסרים

מהיקוס" בקשה למחיקת סימן מסחר (מעוצב) 297916 שחר בן פורת נ' איילת רונה טל (נבו, 1):

"כאמור, סימן נבחן בכללותו ולא ניתן להתעלם מרכיבים הכלולים בסימן. בחירתו של בעל סימן מסחר לרשום סימן בצורתו המעוצבת

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

הינה בעלת יתרונות וחסרונות, ועל בעל סימן לבחון יתרונות וחסרונות אלו בבואו להגן על סימנו. אכן, היקף ההגנה של סימן מעוצב הינו צר יותר מהיקף ההגנה של סימן מילולי."

נסיבות המקרה עומדות גם בתנאי סעיף 30(א) לפקודה לרישום מקביל

6. אפילו היה חשש קל שבקלים לדמיון עד כדי הטעיה (מה שאין זה המקרה) נסיבות המקרה מאפשרות את רישום הסימנים במקביל בהתאם לסעיף 30(א) לפקודה הקובע כדלקמן:

(א) רשאי הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמס של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם.

7. המבקשת 2 רכשה את רשת המרכולים ואת הזכויות לשימוש בסימן מליאור קמחזי בשנת 2021

ונכנסה לנעליו. מר קמחזי עשה שימוש בתום לב בסימן המבוקש על ידי המבקשת 2 החל משנת 0 בידיעתו של המבקש 1 ובאין מפריע כך העיד מר שוורץ בחקירתו הנגדית:

"יוסך שוורץ : אם הוא התחיל לעבוד ב-2012, התחיל לעבוד ב-2012,

עו"ד שודק : ב-2010 והוא פעיל רצוף עד היוס למיטב ידיעתך, נכון?

לוסף שוורץ : לא, הוא לא עובד, הוא מכל,

עו"ד שודק : הוא מכד, עד המכירה לסונול פעל רצוף, נכון?

וסף שוורץ : כן.

עו"ד שודק :מן הסתם. אתה אי פעם הגשת תביעה נגד קמחזי או סונול, תביעה משפטית בבית משפט?

וסף שוורץ : התשובה מתחלקת לשתיים. עו"ד שורק :לא, זה כן או לא. הגשת או לא? תביעה בבית משפט, הגשת או לא?

וסף שוולץ : בגדול לא." (פרוטוקול הדיון, עמוד 59, שורות 10 -20)

8. מהאמור עולה כי שתי הרשתות פעלו במקביל תקופה ארוכה תוך שימוש בסימנים המבוקשים ואין כל הצדקה להגביל את המשך השימוש במקביל בסימנים ולמנוע את רישומם במקביל.

9. לא מצאתי בשאר טענות המבקש 1 כדי לשנות את האמור בהחלטתי.

סוף דבר

0. הליך התחרות בין הסימנים מבוטל. הסימן המבוקש על ידי המבקשת 2 אינו דומה עד כדי הטעיה לסימן הרשום של המבקש 1. שני הסימנים המבוקשים יחזרו למחלקת סימני המסחר להשלמת הליכי הבחינה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתנה בירושלים ביוס | כ"ב אדר תשפ"ג 5 מרץ 23