סימן מסחר 34184

ההחלטה:

בפני רשם הפטנט, המדגם, וסימן המסחר

בקשה לתיקון הפנקס, למחיקה ולביטול רישומו של סימן מסחר מס' 34184 67 9

בעלת הסימן: 16.0 8015 קוזוזהק ע''י עו"ד ג מירקין מבקשת תיקון הפנקס, המחלקה ובלטול הרישום:

א. ע''י עו"ד ארנולד שפאר כתב הטענות והתצהירים שהוגשו הצדדים:

זוהי בקשה לתקן את הפנקס למחוק מהפנקס ולבטל רישומו של סימן המסחר מס' 34184 הרשום בסוג 54 ומתייחס ל"מוצרל טבק הנכללם בסוג 54 כולל סלגרלות, סלגרלם וטבק למקטרות" (להלן - הסימן דנן).

תוקף רישומו של הסימן הנ"ל הוא מיום 8.9.1971 והוא רשום ע"ש חבות (להלן - בעלת הסימן).

ביום 14.5.1981 הגשה חברת טסו (להלן - המבקשת) את הבקשה הנ"ל. טענותיה העלקריות של המבקשת כדלקמן:

(א) הסימן דנן לא היה כשיר לרישום בעת רישומו ואלננו כשר לרישום אף היום הוא ולא היה ואלננו בעל אופי מבחין והוא מורכב ממילה אשר הינה במהותה מללה מתארת.

(ב) הסימן דנן לא רכש אופי מבחין בטרם נרשם בפנקס ואף לא רכש אופי מבחין לאחר רישומו.

(ג) הסימן דנן לא התקבל לרישום בארה"ב של אמריקה ובית משפט בארה"ב פסק שלבעלת הסימן אין זכות בלעדית להשתמש במילה.

(ד) בקשות של בעלת הסימן לרשום את המילה כסימן מסחרי נבחן במספר ארצות בעולם והסימן אף נמחק מפנקס סימני המסחר במספר ארצות בעולם.

(ה) בעלת הסימן לא השתמשה בו בישראל לגבי הטובין בגינם רשום הסימן מאז רישומו ועד היום ואף לא התכוונה בתום לב להשתמש בסימן בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ולמעשה לא היה שלמוש בתום לב בסימן זן בישראל תוך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה דנן.

לצויין שעניינה של המבקשת בדיון זה הוא בכך שהגישה בלום בקשה מס' 45419 לרשום סימן המסחר ו-06 זאםא (תווית) בסוג 34 לגבייטבק ומוצרל טבק, לרבות סלגריות, סיגרים וטבק למקטרות. בקשה זו תלויה ועומדת וגורלה למעשה תלוי בהחלטה שתתקבל בדיון זה, לפחות בכל הקשור למילה מס' 34184. הסימן אחרון זה רשום בארה"ב ובמדינות רבות בעולם הן בצורת תווית והן בצורת מללם. המבקשת משתמשת בסימן זה בישראל ומשווקת מזה מספר שנים סלגריות בישראל תחת הסימן הנ"ל.

ביום 4.11.82 הגישה בעלת הסימן הודעה שכנגד בר טענה, בין היתר, כדלקמן:

(א) הסימן מס' 16378 היה כשיר לרישום בעת רישומו, לא היה ואיננו סימן מתאר והיה בעל אופי מבחין והותר לרשום כדין ובעקבות הליך מתאים.

(ב) הסימן דנן רכש אופי מבחין אף כי לא היה צריך לרכוש אופי כאמור.

(ג) בעלת הסימן כפרה בטענה שבקשות לרשום הסימן דנן נדתו במספר מדינות בעולם וציינה שטענה זו אינה מדויקת ואינה עניין לדיון, מלדך הוסיפה ואמרה שסימן הזהה לסימן דנן נרשם בלותר מ-70 מדינות.

(ד) כן קבעה בעלת הסימן שהמבקשת לא נלנסה לד' אמותלו של סעיף 39 לפקודת סימני המסחר הואיל ועברו יותר מ-5 שנים מיום שניתנה תעודת רישום לסימן דנן ועד ליום שבו הוגשה הבקשה.

לתמילכה בטענותיה הגישה המבקשת תצהיר החתום ע"ל מר 6זהת'0 תו" (להלן - תצהיר אוהרה) אשר בתפקידו אחראי לפיקוח על השוק של סיגריות בכל העולם (חוץ מארה"ב ומושבותיה).

מתצהירו עולים הפרטים הבאים החשובים לענייננו:

(א) המילה 110475 הרשומה בישראל הלא חסרת אופי מבחין, מעולם לא היה לה אופי מבחין לפני רישומה והוא הדין לאחר רישומה. (ב) המילה 116815 מתארת. (ג) המצהיר צרף לתצהירו תצלום החלטת בית המשפט בארה"ב בעניין שבין בעלת הסימן דנן וחברת 1170580600 0!065ח/86 שבה לא הכלר ביהמ"ש בזכות בעלת הסימן לשימוש בלחודי במילה 1198%8 בארה"ב וקבע שמילה זו היא תאורית. (ד) באופן דומה צלרף המצהיר החלטות כדלקמן: מטיוואן, ברזיל, בריטניה (החלטה זן התללחסה לסימן 361 1 0 | ובעלת הסימן הגישל1?תור לעניו - 140%5! ואז נרשם סימנה),

החלטה הדומה לברליט התקבלה גם בשוודיה, ולון (שם נקבע שהסימן 858 הוא תיאורי). להחלטות אלו והשלכותן על ענייננו אתילהס בהמשכם של הדברים.

בעלת הסימן מעולם לא השתמשה בסימנה בישראל מאז שנרשם בארץ; סלגריות לא נמכרו בישראל תחת הסימן דנן ואף לא היתה פרסומת בישראל של הסימן דנן.

בנוסף טען המצהיר שבעלת הסימן לא השתמשה בסימן דנן באיזה מקום בעולם ואין לה תכנון לעשות זאת. (לעניו זה הביא המצהיר התבטאות של מר מלש מקסוול נשא ‏ | .16 סו ק111תק) המופיעה בפרוטוקול הדיון שהיה בבית המשפט העליון של מדינת ניו-יורק).

בהמשך חזר המצהיר הנ"יל על האמור בכתב הטענות מטעם המבקשת (ראה סעיפים 2(ה) ו-3 דלעיל). כן הצהיר שמכלרה בכמות משמעותית של סיגרלות הנושאות את הסימן 05| א60126 ז\םא קיימת בהרבה ארצות כולל ארה"ב. בארה"ב החלה המכלרה מאז 1975 ואילו בשוק העולם ב-1977.

חברות אחרות בארה"ב ובעולם השתמשו בסימן 10815 לתאר סלגריות דלות ניקוטין ועיטרן.

בתשובה לכך הגישה בעלת הסימן את תצהירו של ץסחס6' 0 11118 (להלן - תצהיר אוקונור) סגן נשיא החברה בעלת הסימן להלן הפרטים המשובים לענייננו העולמי מתצהיר זה:

(א) בעלת הסימן החלה למכור סיגריות הנושאות את הסימן 05| 10818080 בסוף 1971 וזאת לאחר שלפני כן נמכרו סיגריות תחת הסימן | (%48!808. מה שאפיין את הסלגריות מרלבורו לייט שהן היו דלות עיטרן. באותה שנה לא היה יצרן אחר של סיגריות שהשתמש בסימן 108%5] כדי לסמן "סלגריות דלות עיטון".

(ב) מאז הרחלבה בעלת הסימן את מכלרותיה תוך שלמוש בסימן 5 00 1חמו - או 5ד160].

(ג) כשהתבקש לרשום הסימן דנן בלשראל, התקלים בקשר אליו הליך בפני הרשם שבעקבותיו החליט הרשם לרשום את הסימן דנן.

(ד) בשל השימוש הנרחב שנעשה בסימן דנן בישראל ובעולם, רכש הסימן דנן בישראל משמעות שנייה.

הוצאו בקשר לסימן דנן הוצאות פרסומת גבוהות, הפרסומת נעשתה בעתונים רבים ובהם עיתונים המגיעלם לישראל כמו 511 0, 8, או 10 46 ₪65 5 עיתונם אלה נקראם לא רק ע"י המנויים אלא גם ע"י אגשים מאחר וחוברות אלו הן חוברות משפחתיות או משרדילות הנקראות על ידי הרבה אנשים אחרים מחוץ למנולים.

המבקשת השתמשה בסימן 5ז160]| בישראל באותו פורמאט של הסימן 05 8080 1 ה!!. | במשך 2 נמכרו יותר מאשר 1,600,000 סלגריות תחת הסימן 100[75.] 0 תי רממכר הפט! ח, ממכס ומאז ינואר עד אפריל 3 נמכרו יותר מ-400,000 סיגריות שבשאו את הסימן - 5 | 7 בחנויות לשראליות ויותר מ-000, 200 סלגריות נמכרו בחנויות פטורות ממכס בלשראל.

כשאומץ הסימן% 75ז163| בישראל הייתה כוונת בעלת הסימן דנן להשתמש במילה זו או לכשעצמה או עם סימן מללם אתרלם שלה.

לבעלת הסימן יש רישומים של הסימן | 10075 :או 11075 8080. !הח מעל ל-70 מדונות. המדינות שבהן רשום הסימן דנן ע"ש בעלת הסימן בקשר לסחורות כולל סיגריות אשר שלט8ל? דומה לישראל הן: אוסטרליה, בהמאס, ברמודה, קנדה, גאנה, הובג קובג, הודו, קניה, ניגרלה, פאקיסטן, טרינידאד וזימבבואה.

בתשובה לכך הגישה המבקשת תצהיר מטעם הג' ולרג'יניה ריצ'רד ממשרד עו"ד בארה"ב המליצג את המבקשת. כן הגישה המבקשת העתקל ו/או תרגומל 5 פסקי דין מהארצות הבאות בתמ?כה לעמדתה: אוסטריה, טורקיה, קוסטה ריקה, ונצואלה, שווילץ, ניקרגואה, גואטמלה, הרפובליקה הדומלניקנית וצ'ילה.

בנוסף לאלו צירפה עוד 3 פסקי דין ממדינות בהן אושרו בקשות המבקשת לרישום סימן המסחר | 10875] אם0010 זאפא על אף התנגדות בעלת הסימן: קוסטה ריקה, אלסלנד ומקסיקו. ולבסוף צורף טלקס של המצהירה 0 5 ריצ'רדס המפרט את הארצות שבהן לשנן הכר4.ות בהליכים שבין המבקשת לבין בעלת הסימן דנן: מתצהירה של גב' רלצ'רדס עולים הפרטים הבאים החשובים לענייננו:

(א) במסגרת עבודתה במשרד עו"ד המליצג את המבקשת, היו מקרים רבים בהם עסק המשרד בהליכים שימנעו את בעלת הסימן מרישום הסימן 108]5] או למחוק סימן זה, אם כבר נרשם, בהילותו תלאורי. הליכי ביטול הוגשו ב-38 מדינות שונות.

(ב) לא היה בת כשלעצמו כדי להוות מחסום לרישום סימנים אחרים שכללו את המילה 5. המדובר הוא בבהמאס, מקסיקו, אוסטרליה וונצואלה.

(ג) בצ'ילה, קוסטה ריקה, ניקרגואה וספרד נקבע שהסימן 5 הרשום ע"ש בעלת הסימן הוא אינו בר-אכיפה.

(ד) בעלת הסימן דנן מרצונה החופשל בלטלה את רישום הסימן 5 בדרום אפריקה ובטרנסקאל.

בעלת הסימן המשלכה והגישה ערב שמלעת הבקשה תצהיר נוסף מטעם אותו מצהלר ויליאם אוקונור. להגשת תצהיר זה התנגדה המבקשת דנן.

בעת השמעה החלטתי לקבל מתצהיר זה עולה שבנוסף למכירות שהוזכרו בתצהיר הקודם, בעלת הסימן מכרה בין השנים 1979 ו-1981 מעל 16 מיליון סיגריות שבשאו את הסימן 5ד100.] דאטואה1. וחוק

באל-על נתיבי אויר.

ב. הצד המשפטל:

בהליכים דנן ישנן למעשה שתי בקשות חילופיות לתקן את הפנקס ע"י מחיקה ממנו של הסימן 5 (בקשה לפל סלפים ו-39 לפקודת סימני המסחר), ביטול רישום הסימן 180]5] בגלל אי שימוש (לפל סעיף 1 לפקודה).

הטעעון העובר כחוט השנל בשתי העילות הללו הוא שהסימן דנן לא היה כשיר לרישום בעת רישומו ואינו כשר לרישום כיום הוא ולא היה ואלננו בעל אופי מבחין והואיל והוא מורכב ממילה אשר הינה במהותה מללה מתארת.

לפיכןך, נבחן בהמשך הדברים את נכונותו של טיעון זה ואף נבחן את ההחלטות שנתנו בחו"יל בכל הקשור לסימן דנן ומה מידת השלכתם על הדיון דנן.

האם הסימן דנן אינו כשיר לרשום הואיל והוא מורכב ממילה מתארת:

בהקשר זה עלינו לבדוק האם כטענת המבקשת הסימן דנן לא היה כשיר לרישום בעת רישומו ואלננו כשר להישום כלום הוא ולא היה ואיננו בעל אופי מבחין והוא מורכב ממילה אשר הלא מללה מתארת.

שאלה זו רלבנטית לענין העללה המבוססת על הסעיפים 38 ו-39 לפקודה שכך. אם נגיע למסקנה שהמללה נשוא הסימן דנן הלא מתארת להיה מקוט לברר אם התקיימו תנאי סעיף 39 לפקודה המצדלקים את מחיקת הסימן. כבר בנקודה זו אומר שדעתי היא: (כפל שאבהיר בפרק ד" להלן) שלא התמלאו תנאלו של סעיף זה וכל הדיון דנן נעשה מפאת כבודם של הצדדים שהקדישו לנקודה זו טיעון ארוך.

(א) בהקשר זה לצויין שכשהוגשה הבקשה לרשום הסימן דנן הייתה השגה מטעם הלשכה שהסימן חסר כח הבחנה בהיותו נוגע במלשרין לאיכות הטובין שלסימונם הוא מיועד. בעקבות ההשגה זו התקלים בלרור בפנקס רשם סימני המסחר (קודמל) והוא קבע ביום 18.2.74 שהוא שוכנע שהסימן המבוקש | 116015 איננו נוגע במישרין למהותו או לאיכותו של המוצר (סיגריות) ולפיכך קיבל את הסימן לרשום.

מאחר והרשם דאז לא נתן הנמקה להחלטה זו מן הדין לבחון שאלה זו המתבקשת בהללר דנן.

(ב) לצויין ששאלת האופי המבחין של סימן לפל סעיף 8 לפקודה אינה אלא הצד השנ? של אותו המטבע כי סימן שאינו ניתן לרשום לפי סעיף 10(11) מחמת היותו מתייחס במלשרין למהות הסחורה, לעצמו אופי מבחין ע"י שלמוש בפועל. לפי סעיף 8(ב) לפקודה. (לענין זה ראה בג"צ 17 ציבא בע"מ נגד הרשם הכלל בתפקידו | : כרושם סימני מסחר פס'"ע כ"ט 9, 200 (דברי השופט לנדול).

סעיף 10(11) לפקודת סימני המסחר (אותו סעיף הקובע אילו סימנלם אלנם כשרים לרשום) קובע כסימן בלתי כשיר לרישום "סימן המורכב מספרות אותיות או מילים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טוביך או סוגי טובין או הנוגעות במלשרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיף 8) או פ9".

על הטעם לאל רשום סימן מסחר הנוגע במלשרין למהותם או איכותם של הטובין עמד קודמל (זאב שר) בענין הבקשות לרישום סימני מסחר מס' 17178 - אהתהזה | ו-17179 - 01אהההזת (פורסם בקובץ מבחר ההחלטות של רשם הפטנטים, המדגם וסימני המסחר בתקופה שבין יולי 1959 ומרץ 1966 עמ' 230 ו-231) ואלה דברלו:

"אין הצדקה להענלק מונופול לשימוש במילה המתארת כסימן מסחר לאחד הסוחרילם באשר כל אחד זכאי להשתמש באותה מילה לשם תלאור הסחורה שהוא מציע בנוסף לציונה בסימן המסחר המלועד להבחנה מסחורות סוחרלם אחרים".

(דברלם אלה אף ציטטתל בהטכמה בהחלטתל מיום 19.5.80' בעניין בקשה לרשום סימן ה%לשות "תכנית המדלטציה הטרבסדנטללת, מבחר החלטות רשם הפטנטים המדגם וסימני המסחר 1983-1978 עמ' 54 בעמ' 58).

לפיכך עליגו לשאול את עצמנו האם הסימן דנן אכן "נוגע במלשרין למהות ואלכות" הטובין הקשורילם אליו ואם נגיע למסקנה חלובית להיה מקום לברר את השאלה הנוספת האם הוא רכש לעצמו אופי מבחיך במובן סעיף 8(ב) לפקודה.

לענין הנ"ל טען ב"כ המבקשת שהמילה 5 זו מללה מקובלת בענף מייצרי הסיגרלות והיא מיועדת לאותן סיגריות בעלות כמות ניקוטין נמוכה.

במיללא אינו מבחין במובן סעיף 8(א) לפקודה, אלא אם הסימן קנה ב"כ בעלת הסימן הלא כנגד זאת מובאות ממלונים לועזיים שונים שמהט ניתן ללמוד שלמללה 5 לש מובן אחר שכלל אינו קשור לענף הסיגרלות. כך למשל: במילון וובסטר. (86 6ח2) - ו ץז8ח16%10 6056 ישנה ההגדרה כדלקמן:

והוראה דומה מצוייה ב-/"216%1008 6011606 ת6"168חה תחת הערך "106475 |".

עם זאת, עיון בפסק הדין וההחלטות שהוגשו לטעם המבקשת מלמד שברובם המסקנה הייתה שאכן המילה 110015 נוגעת למהותן או איכותן של הסיגריות במובן זה שהן דלות ניקוטין - או דלות עלטרן. להלן אביא רק 2 מתוך פסקי הדין שהוגשו לטעם המבקשת (ממצורף לתצהירה של גב' ורג'יניה רלצ'רד).

(א) בארה"ב בהתדליבות שבין אותם צדדים המופיעלם לפבינו. (ראה 289 | > 1 188) נפסק כדלקמן: (בעמ' ‎ )292‏ .

(ב) פסק דין בהסף המגיע למסקנה דומה הוא פסק דין שניתן בלום ל 2 משרד הפטנטים האוסטרי אשר ניתת את המילה ז6ז1 ו- 116015 בכל הצורות האפשרלות ומגלע למסקנה שהמללה - 110015 נוגעת למהות הטובין שחיא באה לתאר.

לכל האמור לעיל ניתן להוסיף ולומר שבתצהיר אוקונור שהוגש מטעם בעלת הסימן (ראה סעיף 6 דלעיל) קשר המצהיר במפורש את הקשר שבין 5 ו"סיגריות דלות עיטרן" באמרו בסעיף 6 לתצהירו כדלקמן:

(א) (ב) (ג) (ד) (ה)

למשלגת למסקנה שאכן המילה 108]5] נשוא הסימן דנן נוגעת במישרין למהותן או לאכותן של הסלגרלות, השניה והלא עד כמה ג השלמוש למעשה בסלמן דנן את הסימן לבעל אופי מבחין באשר לטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.

המחוקק לא קבע מסמרות בלחס להלקף השלמוש, או לזמן המלנלמלל של השימוש, או לגודל השטח או למלדף האינטנסיבלות שבה התפרסם הסימן והותיר לרשם או לבית המשפט להחלטת בנסיבותיו של כל מקרה.

ד"ר זליגסון ז"ל בספרו, דיגי סימני מסחר ודינים הקרובים להם עמ' 24 אומר כדלקמן:

"הפיכת סימן שלמעשה אין בו אופי מבחין לסימן בעל אופי מבחין, תלויה בקיום שנל תנאלם: שהסימן נמצא בשלמוש; ושהשלמוש הגיע לשיעור כזה שבאמצעותו רכש לעצמו את סגולת האופי המבחין.

אומרים אז שהסימן רכש לעצמו "משמעות שנייה" (1 ₪68 0 ), הווה אומר: שהקהל הרואה את הסימן על סחורות או בקשר לשלרותים, אלנו חושב על המשמעות הרגילה של הסימן (שבה אין כה- אבהנתל), אלא מליחס את הסימן למקור מסוים ‏ שהינו זה של בעל הסימן .....:55555

במללים אחרות, אם הקהל בראותו או בשמעו את הסימן לאייחשוב על המילה המדוברת והידועה, אלא יצרף מלד לש לגשת לבירור השאלה (ו0)

במוחן את המילה או הציור למקור ייצור מסויים. אז ורק אז, רכש הסימן את המשמעות השנייה".

בהפעילנו את המבחן הנ"ל על העובדות שלפנינו לא ניתן לומר שבעלת הסימן הנן רכש לעצמו "משמעות שנלה"; לא הייתה לו משמעות שנבלה לא בעת שנתבקש לרישום ולא כשהוגשה הבקשה נשוא דיוננו. לא הובאו ע"י בעלת הסימן כל ראיות כיצד רואה הקהל את הסימן דנן ומה 'הוא חושב" כשהוא רואה סימן זה. בנקודה זו מוטל הנטל על שכם בעלת הסימן להראות זאת ובדי שהמבקשת הוכחה את עילת חוסר כשרות הסלמן לפי סעיף 10(11) לפקודה כדי שלעבור הנטל על שכם בעלת הסימן להוכיח את ההיפך.

על ההגיון העומד מאחורי הכלל המאפשר רישומו של סימן שאמנם נגוע בתוסר כשרות לפי סעיף 10(11), אך בשל השימוש בו רכש לו אופי מבחין עמד כב' השופט זילברג ז"ל בבג"צ 44/49 הנ"ל ואלה דבריו בעמ' 118 לפסק הדין:

"כאשר הסלמן המוצע לרישום הוא למעשה מכבר בשמושו של המבקש, ועל ידי כך בעשה, במציאות ושלא בדרך פורמלית, לסימן מובהק המייחד את סחורותיו של המבקש. במקרה זה, ובמקרה זה בלבד, סוטה המחוקק מן העקרון הכללי, ומרשה לרשום את המלה כסימן מסחר, אף על פל שהוא מתייחס במישרין לאפיין או לסגולתן של הסחורות.

ולש טעם והגיון בדבר: כי אם השתמש המבקש בסימן במשך שנים מרובות לציון סחורותיו, ואיש אחר מלבדו לא השתמש בסימן זה, והצבור, כתוצאה משמוש זה, התרגל למעשה לזהות את הסימן עם סחורותיו של המבקש, אין טעם לאסו עליו את רישום הסימן, ואפילו היא מלה "מתארת" במובן הרשאה של סעיף 8(ו). כאן רכש האלש לעצמו זכויות דה-פקטו, אשר תוכל להעניק להן, אם יש צידוק לכר, גם הכרה דה-יורה. עצם העובדה, כי המבקש השתמש בסימן במשך תקופה לא קצרה, ואלש לא ניסה כל הזמן להסיג את גבולו ולהשתתף אף הוא בשמוש הסימן, - עצם עובדה זו מוכיחה, כל אין אלנטרס גוגד, מצד הצבור, בסימן זה, ולכן אין טעם למנוע את יחודו, לקראת כבר למעשה, לסחורות המבקש. כך הוא גם המצב החוקי באנגליה (השווה משפט "שין" הנ"ל), אלא שבארץ ההיא אין זה המקרה היחיד, בו סוטה המחוקק מאיסור רישום של מלים מתארות, כפי שיש לראות מהוראת סעיף 5(9) של חוק סימני המסחר.

(ז) במאמר מוסגר "לא יאמר שלשאלה שלפנינו לא יוכל לסייע תצהירו השני של אוקונור בדבר היקף המכירות של סיגריות שנעשו תוך שימוש בסימן | "10775 | ךדאםאז |קהקיי בין השנים 1979-81. נתון זה, לא רק שאינו מבוסס אלא שאין בנתון בו כדי להוכיח (כאשר כאן כל הנטל מוטל על שכם בעלת הסימן) שהסימן דנן רכש לו "משמעות שנייה" במובן שהסברתי לעיל.

(ח) עתה משהגעתי למסקנה שהמללה 75 נשוא הסלמן דנן נוגעת במלשרין למהותן או איכותן של הסיגרלות ומקבעתי שהסימן דנן לא רכש לעצמו משמעות שנייה, יש לברר האם עדיין ניתן להעלות טענה זו שכן אין אנו דנים בהליך של התנגדות לרישומו של הסימן הנ"ל כי אם בהליך למחלקת רישומו באשר המחוקק קבע לכך תבאים ועיתים שאם הם לא מתקלמלם, לכול ש"יתרפא" הפגם הנ"ל.

העילה לפי סעיפים 38 ו-39 לפקודה

(א) סעיף 39(א) לפקודה קובע כדלקמן:

"בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתל הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 08 מהאמור לעיל ניתן ללמוד שאת סעיף 39 לפקודה יש לקרוא ביחד עם 38.

סעיף 58(א) לפקודה קובע כדלקמן:

"בכפוף להוראות פקודה זו, מי שנפגע ע"י שתרשומת פלונית לא נרשמה בפנקס או נשמטה ממנו, או נרשמה בלי סיבה מספקת, או בשארה בו שלא כדין, או חלו בה טעות או פגם, רשא להגיש בקשת תיקון, בדרך שנקבעה, לבית המשפט העליון, או תחילה לרשם, לפי בחירת המבקש".

במילים אחרות, אם יש בקשה לתוקון הפנקס (לפי סעיף 58 לפקודה) שעה מחיקת סימן מהפנקס סימני המסחר (לפי סעיף 39 לפקודה) רישומו למעשה יחול הדין החל בסעיף 9 לפקודה הקובע, בין היתר, את תקופת ההתיישנות לעניין בקשות מסוג זה.

(ב) במקרה שלפנינו תעודת הרישום לפי סעיף 28 לפקודה ניתנה לבעלת הסימן ביום 10.7.1974, ולסימן זה ניתן תוקף, כאמור, החל מיום 8.9.71 (הוא יום בקשת סימן המסחר). בקשת המחלקה דנן הוגשה ביום 1, ולכל הדעות חלפו יותר מחמש שניות מיום מתן תעודת הרישום, כאמור לעיל, ועל כן אין לי אלא לקבוע שבקשת המחלקה המבוססת על סעיף 359 לפקודה נדחית מאחר ולא הוגשה בעתה.

יצויין שהמועד הקבוע בסעיף 39 לפקודה אינו ניתן להארכה.

סמכות רשם סימני המסחר להאריך מועדים קבועה בתקנה 82 לתקנות סימני המסחר, וזו מאפשרת לרשם להאריך רק את המועדים הקבועים בתקנות סימני המסחר ואף המועד הנ"ל שענינו קביעת דין ההתיישנות המיוחד לסלמני מסחר מופלע בפקודה ועל כן אין הוא מהמועדים שלש לרשם סימןל המסחר סמכות להאריכם. שלא בדומה לסימני מסחר בחוק הפטנטים, למשל, ניתנת לרשם הפטנטים סמכות להאריך כל מועד הקבוע בחוק הפטנטים (ראה סעיף 164 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967); ללמדך שהרשם מוסמך להארך מועדים הקבועים בחקלאקה ראשית (או אף בתקיקה משנית) רק אם הוסמך לכך במפורש.

ה. העללה לפי סעיף 41 לפקודה

(א) סעיף 41(א) לפקודת סימני המסחר קובע כדלקמן:

"בכלל לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום-לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום وشלא מעשה לא היה שימוש בתום-לב בסלמן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור תוך השנים שקדמו לבקשת הביטול".

(ב) כי ניתן יהיה לבטל רישומו של סימן מסחר רשום לש להוכיח את היסודות הבאים:

(-) שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום;

(-) שלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום;

(-) ולתופין שלא היה שימוש כאמור בסילמן משך השנתיים שקדמו לבקשת הביטול.

באשר לסיבוב הראשון מהיסודות לעיל, נלטה המבקשת להוכחה , חוסר כוונה בתום לב להשתמש בסימן זה בדבר מלשראל שאמר מר המיש מקסוול (בשיא [%6708%1008ה1 15"חס₪ 5קוו1תק וסגן נשיא החברה המבקשת) בעת שהעיד בפני בית המשפט העליון של מדינת ניו-יורק ונשאל כדלקמן:

אין להסיק מדברים אלה כשלעצמם על חוסר כוונה להשתמש בישראל.

כן אין ללמוד על חוסר כוונה בתום לב להשתמש בסימן דנן על סמך קביעתו חסרת האסמכתא של המצהיר אוהרה שקבע בסעיף 4(ד) לתצהירו שהוא מאמין. בהתבסס גם על עצה משפטית שקיבלה המבקשת דנן, שבעלת הסימן דנן אין לה כוונה בתום לב להשתמש בסימן דנן ביחס לסחורות שעבורן נרשם הסימן; ואלה דבר המצהיר אוהרה:

ברור הוא שלדברים אלה אין כל ערר, ולו גם לכאורה, כשהם מתבססים על אמונת המצהיר או עצה משפטית שקיבלה חברתו, מבלי כל סימוכין אחרים לכך. (באותה רוח הצהיר אותו מצהיר בסעיף 4(ג) לתצהירו שלמיטב ידיעתו אין לבעלת הסימן תכניות להשתמש בסימן).

עם זאת, ניתן ללמוד על חוסר כוונה, בתום לב להשתמש בסימן, ועל חוסר שלמע