סימן מסחר 345678

ההחלטה:

הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים בהתאם לסעיף 134 לחוק הפטנטים תשכ"ז - 1967

בקשה לקביעת תמורה בעד אמצאת שירות (בקשה לסילוק על הסף)

המבקשת (המשיבה בבקשה חברה

לקביעת תמורה): ע"י ב"כ דניאל בוסתנאי, עורכי דין המשיב (המבקש בבקשה פלוני

לקביעת תמורה): בעצמו

1. בפני הועדה בקשה לסילוק על הסף (להלן: "הבקשה" או "בקשת הסילוק") של הבקשה לקביעת תמורה בעד אמצאת שירות בהתאם להוראת סעיף 134 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "החוק"). הבקשה הוגשה ביוס 20.11.2014 על ידי חברת (להלן: "המבקשת"). בהתאם להחלטת הועדה מיוס 20.9.2015 הוגשה תגובה לבקשת הסילוק מטעמו של (להלן: "המשיב") ותשובה נוספת מטעמ המבקשת.

2. ביוס 11.7.2016 התקיים דיון בפני הועדה בעניין הבקשה ובפרט בשאלת הויתור הנובעת מהמערכת ההסכמית בין הצדדים. בדיון נכחו המבקשת באמצעות ב"כ, המשיב וכן מנהל המבקשת מר

עיקר העובדות 3 המבקשת נוסדה בשנת 1999 כאשר עיקר עיסוקה ב... המבקשת הוקמה

כחברת הזנק ולטענתה טרס סיימה את שלב הפיתוח כאמור.

4. המשיב הינו מהנדס מכונות בעל התמחות ב- - המשיב החל את התקשרותו עס המבקשת בחודש יולי 2002 כיועץ חיצוני ולאחר מספר חודשים, ביוס 2, החל לעבוד אצל המבקשת כמנהלה הכללי.

5. ביוס 16.12.2002 נחתם בין המבקשת למשיב הסכם עבודה הבא להסדיר, לכאורה, ובין היתר, את זכויות המבקשת בפיתוחים ו/או ההמצאות, ואת השכר לו יהא זכאי המשיב במסגרת

הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים בהתאם לסעיף 134 לחוק הפטנטים תשכ"ז - 1967

עבודתו. כן הוסכם כי למשיב לא תהיה תביעה כלפי המבקשת בגין פיצוי נוסף או תגמול כלשהו.

ביוס 16.12.2002 נחתם המשיב גם על הסכם בדבר הקצאת אופציה, במסגרתו המבקשת התחייבה להקצות למשיב אופציות לרכישת מניות - חלקן הוקצה במועד החתימה, הקצאת חלקן הותנתה בהתאם למספר חודשי העבודה של המשיב בעוד שהקצאת חלק אחר הותנה בהכנסות החברה ממכירות.

ביוס 31.12.2003 נחתם בין הצדדים הסכם להענקת אופציות לרכישת מניות אשר החליף את הסכם הקצאת האופציות הנזכר ב- 16.12.2002. במסגרת הסכם זה הוענקו למשיב אופציות לרכישת מניות רגילות המהוות כ- 7.5% ממניות החברה.

החל בשנת 2005, המבקשת החלה להתקשר עס משקיעים לצורך השקעה בחברה והשקעה זו נעשתה במספר סבבים.

משנת 2006 הוחלפו בין המבקשת למשיב טיוטות שונות של חוזה העסקה שמטרתו הייתה להסדיר ביתר פירוט את תנאי העסקתו של המשיב אצל המבקשת. לאחר החלפת כארבע טיוטות ומשלא הגיעו לעקש השווה בקשר לתנאי העסקתו, החליט המשיב כי אינו מעוניין להמשיך להיות מועסק אצל המבקשת והודיע על התפטרותו ביוס 4.2.2007 אשר נכנסה לתוקף ביוס 4.3.2007.

הבקשה לקביעת תמורה בעד אמצאת שירות הוגשה על ידי המשיב בהתייחס לשתי בקשות פטנט מס' 0 שהוגשו לרישום על ידי המבקשת ביוס וביוס

המבקשת כתוצאה מחוסר שימוש בפטנט; בעוד שבקשת פטנט שנרשם כל פטנט.

טרס הגשת הבקשה לקביעת תמורה בעד אמצאת שירות, פתח המשיב בהליך נגד המבקשת בבית הדין האזורי לעבודה. תביעתו של המשיב הייתה בעיקרה חיוב המבקשת להקצות לו מניות בשיעור של 7.5% מסך המניות המונפק של המבקשת. בפסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה נקבע, בין היתר, כי ההסכמה המחייבת את הצדדים, לאור ההסכמים שנחתמו בין הצדדים וכן לאור הטיוטות שהוחלפו ביניהם ללא חתימה, הינה ההסכמה שהושגה במסגרת של הסכם הענקת האופציות מיוס 31.12.2003. היינו, הענקת אופציות בשיעור של כ- 7.5% בכפוף לדילול המניות כפי שבאו לידי ביטוי בסבבי השקעות בחברה בשני סבבים לאחר מכן. בדיון

הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים בהתאם לסעיף 134 לחוק הפטנטים תשכ"ז - 1967

בערעור שהגיש המבקש על פסק דין אה נקבע, בהסכמת הצדדים, כי הדיון יוחזר לבית הדין האזורי לעבודה לבירור נוסף ביחס למועד מימוש האופציות. ההליך בין הצדדים הסתיים כמתואר להלן בפסקא 23.

טענות הצדדים

לטענת המבקשת, הועדה נעדרת סמכות עניינית לדון בבקשה לתמורה בהתאם להוראת סעיף 4 לחוק עקב קימום של הסכמים בין המבקשת למשיב השוללים את זכאותו לקבלת תמורה בגין אמצאות שירות, ואף בהסתמך על התנהגות הצדדים ביניהם לאורך השנים.

המבקשת טוענת כי המשיב מנוע מהעלאת טענות בקשר לתמורה בעד אמצאת שירות עקב התחייבויותיו כלפי המשקיעים כי אין לחברה התחייבויות נוספות מלבד אלה שצוינו בהסכמי ההשקעה ואשר לטענת המבקשת לא כללו אזכור לעניין תמורה בגין אמצאת שירות.

המבקשת טוענת כי יש לסלק על הסף את הבקשה לקביעת תמורה בעד אמצאת שירות לאור התיישנותה. לטענת המבקשת, עילות המבססות את הבקשה בקשר לכל אחת מן האמצאות התגבשו לכל המאוחר עת הוגשה בקשת הפטנט בגין כל אמצאה.

יתר על כן טוענת המבקשת כי הבקשה לתמורה הוגשה תוך שיהוי ניכר, אשר יש בו בכדי להעיד על ויתור מטעמ המבקש על זכותו לתמורה.

מנגד טוען המשיב כי ההסכם בין הצדדים אינו דן בתמלוגים או בתמורה בהתייחס לפטנט בגין שהוגשה הבקשה, וכי טיוטות ההסכמים שהוחלפו בין הצדדים אשר כללו התייחסות לסעיף מסוג זה לא נחתמו בסופו של יום.

בהתייחס לטענת ההתיישנות, טען המבקש כי טרם חלפה תקופת ההתיישנות ממועד סיוס העסקתו במשיבה.

כן טען כי בקשת הסילוק לא הוגשה בהזדמנות הראשונה מטעמ המבקשת.

ההוראה הקובעת את סמכות הועדה מצויה בסעיף 134 לחוק, הקובע:

"באי הסכם הקובע אם זכאי העובד לתמורה בעד אמצאת שירות,

ובאיזו מידה ובאילו תנאים, ייקבע הדבר על ידי הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים שהוקמה לפי פרק ו'." במסגרת החלטת הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים בבקשה לפסיקת תמלוגים בעד אמצאת שירות (טענות מקדמיות) ברזני נ' ישקר בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 4.5.2014), אשר נותרה על כנה גם לאחר הגשת עתירה בבג"ץ 4353/14 ברזני נ' ישקר בע"מ (פורסם בנו, 5, (להלן: "פרשת ישקר") נקבע כי הוראת סעיף 134 נעדרת אופי קוגניטיבי, וניתן להתנות עליה במסגרת הסכם השולל תמורה בעד אמצאת שירות, ר' לעניין והבפרשת ישקר:

"הועדה באה לכלל מסקנה כי מדובר בזכות שאינה בעלת אופי קוגניטיבי, ושאינה בגדר יחסי העבודה, כזכות סוציאלית הנתונה להגנה מיוחדת. על פני הדברים, ולמקדשן לשון הסעיף, נדעה החלטת הועדה במקומה (לשון הסעיף, כאמור, היא "באי הסכם הקובע אם זכאי העובד לתמורה..."); אך מכל מקום, על פי כלל ההתעדבות המצומצמת בהחלטות הועדה, איננו לואים מקוס להתערב בכך במקרה דנן."

בענייננו כאמור, הוענקו למשיב אופציות לרכישת מניות החברה. כאמור במבוא להסכם להקצאת אופציה מיוס 16.12.2002 (נספח 2 לתצהירו של

היתה מותנית בביצועיו של המשיב כמנהל בחברה, כאמור בסעיף 6 (ט) לתכנית:

2. לא הוצג או צורף כל מסמך באשר ליעדים שנקבעו בין הצדדים בקשר עם הקצאת האופציות. זאת, מדבריו של המשיב עצמו עולה כי אלה היו קשורים קשר הדוק לפיתוחיו

והמצאותיו אצל החברה. במסגרת הדיון שנערך בפנינו ביוס 11.7.2016, טען המשיב כי האופציות למניות מהוות את הרווח של הפטנט (ר' פרוטוקול הדיון בעמוד 24 שורה 3-11):

"מד: בכל התקופה שלי למעשה ישנתי די בשקט בליקה כי הייתה לי חבילה של אופציות שהייתה אמורה להיות המדה למניות, היה סיכום ביני לבין המשקיעים לכל אורך הדרך שאפרופו הוא בא לידי ביטוי,

כב' היו"ר אנגלרד: אבל רגע אס אדוני היה זכאי לאופציות דהיינו למניות האם זה לא חלק מדווח, בזה הוא נהיה חלק מבעלות, אז למה אדוני חושב שמגיע לו מעבר למניות שעולות יש לו רווח למה הוא חושב שיגיע לו עוד ? הרי הוא מקבל מניות, המניות מייצגות את הרווח של הפטנט נכון ?

המשיב: נכון". וכן בעמוד 25, שורה 5 - עמוד 27, שורה 14:

"כב' היו"ד אנגלרד: אותי מעניין רק שאדוני יש לו זכויות לאופציה וזה מייצג במידה מסוימת את הפיתוח של הפטנט,

מד: נכון.

כב' היו"ד אנגלרד: אז למה אדוני חשב באותה תקופה שמגיע לו עוד מעבר לזה? הרי צריך להיות איזה היגיון עסקי,

מד: נכון, ברגע שהוא לקח את ה-7 וחצי אחוז שלי והפך את זה 2-

כב' הרשם קלינג: אולי נשאל, השאלה של כבודו בדרך אחרת - לולא היה מאפס לשיטתך את המניות ואתה עדיין היית מחזיק היום 7 וחצי אחוז מהחברה כפי שהיא היום, דק לא היית מועסק, האם עדיין היית מגיש את בקשת התמורה ?

מד: ככל הנראה שלא.

הועדה לענייני פיצויים ותמלוגים בהתאם לסעיף 134 לחוק הפטנטים תשכ"ז - 1967

מד: אני ידעתי שתמורה זה שפיתחתי מה שפיתחתי קיבלתי פיצוי באופציות, מניות, ובקטע הזה נחה דעתי ברגע שזה היה שווה לאפס כמובן שבדקתי כיוונים אחלים...

כב' הרשם קלינג: גם אם ממקח צעד אחד אחודה ונישאד באותו קו שאדוני אומר שהמניות בעצם 7 וחצי אחוז מהחברה ייצגו בעצם תמורה הולמת בעבור חלקו בהמצאות, אמירה הזאת מקובלת על אדוני ?

מד: כן.

כב' הרשם קלינג: לטעמך 7.5 אחוז תמורה הולמת ?

מד: תמורה הולמת מתוך הנחה שאני לא מדולל שמשמרים את זה."

כפי שעמדנו על כך בפרשת ישקר (פסקא 42 להחלטה ואילך) תלמד ההתקשרות בין הצדדים לעניין שאלת סמכות הועדה על פי סעיף 134 לחוק הפטנטים, מהאמור לעיל נראה כי אף טרם התהוותן של האופציות המשיב ראה בעצם מתן האופציות את התמורה ההולמת בעד אמצאת השירות בהן עסקינן. ההוראות בנוגע לתכנית הקצאת האופציות משלימות את התמונה לכדי מסגרת הסכמית ממנה עולה כי בהסכם הענקת האופציות, שנחתם בין המבקשת למשיב ביוס 31.12.2003 יש לראות ויתור על תמורה בעד אמצאת שירות. כמו כן, נוכח הליכים המקבילים שהתנהלו בבית הדין לעבודה נראה כי למשיב ניתן תוקף להסדר פשרה, אליו הגיעו הצדדים, ולפיו ישולמו למשיב 0 ₪ בגין ערך האופציות שלא מומשו, אשר מהוות לטענת המשיב עצמו את העילה להגשת הבקשה לתמורה.

בהתייחס לטענות נוספות שטענה המבקשת בעניין התיישנות, שיהוי וטענת המניעות - אנו סבורים כי אין לנו צורך להידרש לטענות אלו נוכח ויתורו של המשיב על התמורה לפי הוראת סעיף 134 לחוק, וכן נוכח ההליך שהתנהל בבית הדין לעבודה בעניין התמורה בגין האופציות שלא מומשו.

בהתאם לסעיף 134 לחוק הפטנטים תשכ"ז - 1967

5. לאור מכלול הנסיבות כפי שמפורטות לעיל, אנו מקבלים את הבקשה לסילוק על הסף ודוחים את בקשתו על פי סעיף 134 לחוק הפטנטים.

6. לאור תוצאת הדברים ובהתחשב במאזן המשאבים שבין הצדדים לרבות העובדה שהמשיב ייצג עצמו ללא ב"כ בהליך זה, כל צד יישא בהוצאותיו.

פרופ' יצחק אנגלרד אסא קלינג פרופ' מיכאל טליינקר יו"ר הועדה רשם הפטנטים חבר הועדה

ניתן בירושלים ביוס 24 ניסן תשע"ז 0 אפריל 2017 סימוכין: 1