סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 153229 (בקשה למחיקת חלק מראיות המבקשת)

המתנגדת: חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ע"י ב"כ: ש. הורוביץ ושות'

המבקשת: :)ה ]את הק 5זדא ב צסא ע"י ב"כ: ליעד וטשטיין ושות'

ה ח ל ט ה

1. בקשת פטנט 153229 (להלן: "בקשת הפטנט") הוגשה על ידי חברת 115אה/טסא 2]אתהדת (להלן: "המבקשת"). בקשת הפטנט מהווה שלב לאומי של בקשה בינלאומית שמספרה 20/7/82/2001/006850 מיוס 18.6.2001. בקשת הפטנט תובעת דין

קדימה משתי בקשות אמריקאיות 11509/597135 ו- 11560/267689 מיוס 20.6.2000 ומיוס 1, בהתאמה. בקשת הפטנט נכנסה לשלב הלאומי בישראל ביוס 2.12.2002. בקשת הפטנט נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביוס 24.7.2007.

2. שס האמצאה הנתבעת בבקשת הפטנט הינו "שימוש ב- 1 הידרוקסי - 2 - (אימידוול - 1 - ייל) אתאן - 1, 1 - חומצה דו-פוספונית, בהכנת תרופה לטיפול למצבים של עלייה לא- נורמלית של שינוי עצם". ביתר פירוט בקשת הפטנט עוסקת בשימוש בזולדרונאט בהזרקה במימון מסויס, כאשר מרווח הזמן בין הורקה אחת לזו שאחריה הינו שנה אחת, לטיפול באוסטאופורוציס.

3 חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן: "המתנגדת") הגישה הודעת התנגדות לבקשת הפטנט ביום 23.10.2007.

4. המבקשת תיקנה את פירוט הבקשה לפטנט במהלך ההתנגדות בשנת 2008 ולאחר מכן בשנת 4. בתוס הליכי התיקון הגישו הצדדים את כתבי טענותיהם בהליך. המתנגדת הגישה את ראיותיה ולאחריה הגישה המבקשת את ראיותיה.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ביוס 21.9.2016 הגישה המתנגדת את הבקשה שבפני (להלן: "בקשת המחיקה") למחיקת

סעיף 99 ונספח 35 לתצהירו של 55611 ות338ז2) .1סזק (להלן: "תצהיר פרופ' ראסל"). ביוס 10.10.2016 הגישה המבקשת את תגובה לבקשת המחיקה, ביוס 6.11.2016 הגישה המתנגדת את תשובתה.

נספח 35 כולל תכתובת מייליס שהוחלפה בין מספר עובדים המועסקיס על ידי המבקשת בחודש פברואר של שנת 2001. פרופ' ראסל, בסעיף 99 לתצהירו מסתמך על תכתובת המיילים הזו על מנת להסיק ממנה מה סברו עובדי המבקשת ביחס לתוצאות המעודדות של המחקר

שנערך על ידה זאת במיוחד לאור המחקר שנערך על ידי ז6686 שתוצאותיו היו מאכזבות.

מחקר 66461 משנת 2000 עסק בתוצאות של מתן הזרקות של התרופה 6ז84ת00ת3פ1 לטיפול באוסטאופורוזיס. המחקר צורף לחוות הדעת של פרופ' ראסל, ועל קבילותו כראיה אין הצדדים חלוקים.

טענות המתנגדת

המתנגדת טוענת כי המבקשת הגישה את תכתובת המייל הפנימית המצורפת כנספח 35 לחוות דעתו של פרופ' ראסל, כראיה לאמיתות תוכנה, באמצעות עד אשר אינו יכול להעיד מכלי ראשון על האמור במסמך ואף לא על האותנטיות של המסמך. כך שהתכתובת נמסרה לפרופ' ראסל על ידי באי-כוחה של המבקשת. לפיכך, תכתובת המייל הפנימית מהווה עדות מפי השמועה, ראיה שאינה קבילה על פי דיני הראיות.

ומשיכה וטוענת המתנגדת כי המבקשת לא סיפקה הסבר לסיבה שבגללה לא הוגש תצהיר המאמת את התכתובת מטעס צד שיש לו ידיעה אישית לרשוס בה. בנוסף, פרופ' ראסל לא סיפק גס הוא הסבר למה לדעתו הרשוס בתכתובת הינו אותנטי.

טענות המבקשת

המבקשת טוענת כי המתנגדת משתמשת בבקשת המחיקה כתרגיל טקטי על מנת לעכב את ההליך. המבקשת טוענת כי למתנגדת היה פרק זמן של חצי שנה מיוס הגשת חוות הדעת כאמור, להגיש את בקשת המחיקה. משלא עשתה כן, הרי שאין מקום להעלות טענה כזו בשלב מאוחר כל כך של ההליך.

טוענת המבקשת כי הסתמכות פרופ' ראסל בחוות דעתו על המייליס המצורפים בנספח 35, אינה מהווה עדות מפי השמועה. כך לטענתה רשאי מומחה הבא לתת חוות דעת להסתמך על מסמכים ותכתובות ולחוות את דעתו בקשר אליהם מבלי שיהיה צורך להצעיד בסך לעדות את עורכיו של כל מסמך ומסמך.

1. בנוסף, טוענת המבקשת כי לפי לשון תקנה 13(ג) לתקנות הפטנטים (נהלי הרשות, סדרי דין,

מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "תקנות הפטנטים"), "לפי מיטב אמונתו" - יש הקלה בדרישות הראייתיות, שכן יכול תצהיר לכלול מידע שלפי אמונת המצהיר הוא נכון, במיוחד שמדובר בחוות דעת של מומחה.

2. איני מקבלת את טענת המבקשת כי חל שיהוי בהגשת בקשת המחיקה. לעניין אה נקבע כי

המועד אינו קבוע בתקנות ואולם ברור כי ראוי כי ההתנגדות תובא בהזדמנות הראשונה. ראה לעניין החלטת סגן הרשם (כתוארו אז) נח שלו שלומוביצ בעניין התנגדות לרישום פטנט מס' 9 (בקשת ביניים) (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 15.9.2009);

"לגבי טענת השיהוי. כפי שהתבטאתי בדיון, אינני מקבל את טענת השיהוי משום שהמועד שאינו קבוע בתקנות להכרזה או להתנגדות להצגת ראיות שאינן קבילות הוא נתון לשיקול דעת ואינני חושב שהמועד הסביר עבר לו. סביר בעיני, כמה חודשים לפני הדיון להיזקק לזה ואינני חושב שחלק מהשיקולים שצריכים להנחות צד כשהוא מתנגד לראיה שאינה קבילה, היא בדיקת ומציאת ראיות אלטרנטיביות לצד שכנגד ואתייחס לכך גם בהמשך."

איני סבורה כי נגרם למבקשת נזק כלשהו ממועד הגשת הבקשה שכן ממילא אינה זכאית להגיש סבב נוסף של ראיות מעבר לאלה שהגישה. ואת ועוד, טרס נקבע דיון לשמיעת הצדדים. לפיכך יש מקום להמשיך ולדון בבקשת המחיקה.

הכלל הפוסל "עדות מפי השמועה" אומץ בפסיקה הישראלית מימים ימימה (ראה ע"א 48/49 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' סלטי, פ"ד ג(1) 61; ע"פ 64/55 היועץ המשפטי נ' וולפובי\, פ"ד ט(1) 786 ;ד"נ 23/85 מדינת ישראל נ' טובול, פ"ד מב(4) 309).

לעניין ההצדקות שבסיסי הכלל בדיני הראיות, יפים דבריו של י. קדמי, בספרו "על הראיות", (מהדורה משולבת ומעודכנת, תש"ע - 2009) (להלן: "קדמי"):

"אי יכולתו של העד לערוב לאמיתות תוכנו של המידע שנקלט אצלו מפי 'השמועה', משמיט מלכתחילה את הבסיס מתחת לקבילותו של המידע כראיה, מן הטעם שאין בית-המשפט מקבל ראיה, שלא הונח בסיס לכאודה לאמיתותה; ואי היכולת לחקור בחקידה שכנגד את 'מקוד' המידע - מותיר את המידע ללא ביקורת מצד בית-המשפט, באשר לאמינותו ולכוחו הראייתי", (עמ' 552)

ובהמשך:

"המבחן המעשי המשמש לזיהוי עדות מפי השמועה הוא: האס העד מסוגל להעיד ולהיחקר בחקירה שכנגד על אמיתות הדברים שהוא מוסו? - ובמקום שהתשובה לשאלה זו הינה בשלילה - אות הוא, כי המדובר ב"עדות-מפי-

השמועה"." (עמ' 553)

5. לפי קדמי, עדות מפי השמועה יכול שתהיה גס לגבי מידע שנקלט על ידי העד בכתב:

""עדות-מפי-השמועה", יכול שתהיה, אפוא: בעל-פה - כשהעד מעיד על מה ששמע מפי אחר; בכתב - כאשר העד מעיד על מה שקדא במסמך שנערך על -ידי אחד;" (עמ' 555)

ובהמשך:

"דו"ח שעודך אדם - והוא הדין בהצהרה או בהודעה הנמסרדת עכ-ידו - המוגש

כדראיה מבלי להעיד את עודכו מהווה, כשלעצמו, "עדות מפי השמועה"; שהגשתו כראיה כמוה כהשמעת עד המעיד על תוכנו." (עמ' 556)

6. תקנה 13(ג) לתקנות הפטנטים קובעת כי על התצהיר להכיל רק עובדות שהמצהיר יכול להוכיח מתוך ידיעתו הוא, או אם ציין הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו:

"תצהיר מה ערוך בגוף ראשון, מחולק לסעיפים, ומכיל רק עובדות שהמצהיר כול להוכיחן מתוך ידיעתו הוא או, אם ציין את הנימוקים לכך, גם לפי מיטב אמונתו."

7. ואולם תקנה זו אינה באה להחריג את הכלל הפוסל עדות שמיעה בהליכים בפני הרשם ולשונה למעשה שאול מלשון תקנה 521 בתקנות סדר הדין האורחי, התשמ"ד - 1984. הכלל כי תצהיר שהוגש לפי מיטב ידיעתו של המצהיר, אינו קביל אם המצהיר אינו מגלה מנין שאובה אמונתו אף נקבעו בפסיקה (ראה ע"א 166/90 מרדכי אזולאי נ' א"ב ,מפעלי תיירות אילת בע"מ (פורסם בנבו, 6.12.1992):

"הכוונה היא, שהמצהיר יגלה את מקור אמונתו, שלא יצהיר סתם על אמונה שיצר בלבו כדי לזכות ברשות להתגונן אלא יגלה מה יסוד יש לכך (ע"א 208/61 [1] - מ'). בלשון בית המשפט העליון: בלא גילוי המקור, אין בידי בית המשפט לקבוע מה מידת מהימנות יש לייחס לדברי המצהיר שלא נאמרו על פי ידיעתו הוא, ולא מן הדאוי, להעלותס לפני השופט, כי ערך הוכחתי אין להם (ע"א 570/61

[2), בעמ' 1463 ; ע"א 428/66 [3] - מ"). דברים אלה כוחס יפה, אף על פי שבשלב הדיון בבקשה לדשות להתגונן אין השופט או הדשם רשאי לשקול את מהימנות העד. תצהיר שאינו מבוסס על ידיעתו האישית של המצהיד, ואף אינו מגלה מנין שאובה אמונתו, אין לו עדך ואין בית המשפט מתחשב בו אפילו לא נחקר המצהיר על תצהירו. כך, למשל, נפסק כי אין עדך לתצהירו של מנהל חברה שהצהיר על קיומן של עובדות לפי מיטב ידיעתו מבלי שטרח לפדט שהעובדות נודעו לו מכח היותו מנהל בתברה" (י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (אמינון, מהדורה 6, בעריכת ש' לוין,1990) 637 -636)," (עמ' 348)

8. פרופ' ראסל אינו מנהל בחברה המבקשת ואינו צד להתכתבות. פרופ' ראסל לא הצהיר מהו המקור לאמונתו כי האמור במסמך נכון ואילו בדיקות עשה כדי לוודא כי המסמך אותנטי. כל שנאמר בתצהיר לעניין וה הוא כי קיבל את המסמכים מבא כוחה של מבקשת הפטנט (ראה סעיף 99 לחוות דעתו):

0 פסשטו ,0010 ז16600 16 חס 20560 סיזם 6ז מז מסםוקס6זסק 6ו 66] חז" ץזסוויזק1/0 6-7 0160 תוס ]61 5הזיזםטסא ]יזוח חח מז 6050160

".(35 אז0ח6קק1) [50חוזס6 15'5זיזםס\1 ץש 6חז סו ה6טוטסיזק 2001

9. אין לפרופ' ראסל מידע ממקור ראשון באשר לתכתובת זו, נסיבות עריכתה, האמור בה וכיוצא באלה, והוא אף לא קיבל אותה ממי שערך את התכתובת אלא מבאי כוח מבקשת הפטנט אשר אף הס לא ערכו אותה. בנסיבות אלה לא ניתן לחקור את פרופ' ראסל על תוכנו של המסמך ובהעדר אפשרות לחקירה נגדית אפקטיבית תיפגע וכותה של המתנגדת ולא ניתן יהיה לקבוע ממצאיס כלשהם על בסיס הנספח.

0. ואת ועוד, המבקשת לא הביאה כל סיבה סבירה לאי הגשת נספח 35 באמצעות עורכו בליווי תצהיר מתאים, שהרי אין במומחיותו ובידיעתו של פרופ' ראסל כדי לתרום מאומה להבנת התכתובת שיצר אדס אחר.

סוף דבר

1. לאור האמור, אני מורה על מחיקת סעיף 99 ונספח 35 לחוות דעתו של פרופ' ראסל. המבקשת תישא בהוצאות המתנגדת ובשכר טרחת עורכי דינה בגין בקשה וו בסך 3,500 ₪ הכולל מע"מ.

2. הצדדים יגישו מועדיס מוסכמים לדיון לחודשים פברואר - מרץ 2017. במידת האפשר, יתאמו הצדדים למייס רצופיס לחקירת שני העדים.

ניתן בירושליס ביוס

סימוכין:

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

כב' חשוון תשע"ז 3 נובמבר 2016