סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשת פטנט 219586 (בקשה לביטול קיבול)

מבקשת הביטול: 6 660101065 1 060660 ג זה כ ע"י ב"כ פרל כהן צדק לצר ברף

מבקשת הפטנט: 1\) 0201115603 זוי ע"י ב"כ קורח ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לביטול קיבול בקשת הפטנט 219586. הבקשה קובלה בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, התשכ"ו - 1967 (להלן: "החוק") ופורסמה להתנגדויות הציבור ביוס 31.12.2014.

2 מבקשת הביטול טוענת כי הבקשה קובלה בטעות לאחר שלא נשלחה למבקשת הודעה לפני תחילת הבחינה בהתאם לסעיף 18 לחוק ולתקנה 36 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכיס ואגרות), התשכ"ח - 1968 (להלן: "תקנות הפטנטים").

3 במכתבה מיוס 10.2.2014 ביקשה המבקשת כי בקשת הפטנט תיבחן בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק לאחר שניתן פטנט בגין הבקשה המקבילה בגרמניה.

4. ביוס 3.10.2014 במסגרת בחינת הבקשה המקבילה בארצות הברית, הוצגו בפני המבקשת על ידי הבוחן האמריקאי מספר פרסומים קודמיים, אשר היה בהם, לדעתו, כדי לשלול את כשירות הבקשה המקבילה לפטנט. פרסומים אלה לא הובאו בפני הבוחן בישראל.

5. ביום 5.11.2014 הודיעה הרשות למבקשת כי הבקשה לפטנט תקובל בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק ותפורסס בהתאם.

6. ביוס 10.2.2015 הגישה חברת ./1 בקשה לביטול הקיבול. בהחלטתי מיוס 12.2.2015 קצבתי את המועד להגשת תשובה לבקשה זו.

7 ביוס 1.3.2015 הודיעו הצדדים כי הסכימו על ביטול הקיבול והחזרת הבקשה לבחינה בהתאם להוראות הדין וזאת ללא צו להוצאות.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סמכות הראשם לבטל קיבול של בקשה לפטנט אינה קבועה בחוק או בתקנות ונובעת היא מסעיף 15 לחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981. עס ואת ומבלי לגרוע מן הסמכות הכללית האמורה נתונה לרראש הסמכות לאחר שנתבקש לתקן טעות בפנקס ובכל מסמך שהוציא או שהוגש לרשות וזאת בהתאם לאמור בסעיף 170 לחוק. הראש רשאי לעשות כן אף מיוזמתו הוא בהתאם לסעיף 172 לחוק (ראה התנגדות לבקשת פטנט 157360 (בקשה לביטול קיבול)

אומריקס ביופרמצבטיקה נ' ו[0מ1) :)31181 .051 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 2 וכן התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 113595 ו-113596, תיק ותיק בע"מ נ' 8 .זהאסזד את דאז 0 זסעיס ₪6א, פורסמה באתר נבו (2003); לסמכות הראש לבטל החלטה מינהלית שניתנה בטעות, ראה החלטה בעניין בקשה להחזר תוקף סימן

מסחר 99281 8018₪ע'1' 11'65/ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 12.3.2012)).

בענייננו מסכימים הצדדים לביטול קיבול בקשת הפטנט. עס ואת, לא בנקל תבוטל החלטה מינהלית, בוודאי כאשר להחלטה ולביטולה השלכות גם על צדדים שלישיים, מבלי שנקבע כי אכן חלה טעות באותה החלטה מינהלית.

מכאן שלא די בהסכמת הצדדים ויש לשכנע כי קיבול הבקשה יסודו בטעות הרשות.

סעיף 18 לחוק קובע כי על בוחן הפטנטים להשתמש בלפחות אחד מאמצעי הבחינה המפורטים בו ובין ה רשימת האסמכתאות עליהן הסתמכו משרדי הפטנטים לאחרסי בבחינת בקשות מקבילות (סעיף 18(א)(1) לחוק) ורשימת הפרסומים הקודמיים הידועים למבקש והנוגעים במישרין לאמצאה הנתבעת בבקשה לפטנט (סעיף 18(א)(2) לחוק).

בהתאם לתקנה 36 לתקנות הפטנטים, מודיעה הרשות למבקש לפני תחילת בחינת הבקשה והוא נדרש להגיש את רשימות האסמכתאות והפרסומים בהתאם לסעיפים 18(א)(1)-(2) לחוק.

סעיף 18א לחוק קובע את חובת המבקש לעדכן את הרשות בשינויים שחלו ברשימות הפרסומים האמורות.

בבקשת הפטנט הנדונה לא נשלחה למבקשת הודעה בהתאם לתקנה 36 לתקנות ההפטנטים. המבקשת עצמה לא הגישה לרשות אסמכתאות ופרסומים קודמיים. אין ספק כי בנסיבות אלה לא עמד בפני הבוחן אחד מאת כל אמצעי בחינה נוספים שהחוק דורש וההחלטה לקבל את בקשת הפטנט התקבלה בטעות ובניגוד לדרישות החוק.

נראה כי הדרך הנכונה והמידתית לתיקון הטעות הינה לבטל את קיבול הבקשה ולהחזירה לבחינה לאחר שתוגשנה רשימות הפרסומים והאסמכתאות לעיון הבוחן.

ניתן היה לבטל ההחלטה בנקודה זו ואולם הנסיבות החריגות של בקשה זו מציפות את השאלה האם חובת המבקש לעדכן את הרשות ברשימות הפרסומים והאסמכתאות בהתאם לסעיף 18א לחוק חלה גם כאשר המבקש ממש לא נדרש להגיש רשימות כאמור.

לכאורה משעה שלא נדרש המבקש להמציא כל רשימה לרשות, לא מוטלת על המבקש החובה לעדכן את הרשימה האמורה. אך דין כזה אינו עולה בקנה אחד עם חובת תוספת הלב של

המבקש, כפי שזו פורשה בעניין התנגדות לבקשת פטנט 117035 נ' אוניפארם (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 16.4.2009), בין היתר, בעקבות בע"א (נצ') 2 פלסאון מפעלי מעגן מיכאל בע"מ נ' פרדי פריינט, דינים מחוזי, כרך לב (1) 843. באותו עניין לא עדכנה המבקשת את הרשות בפרסום שהיה ידוע לה ונגע במישרין לאמצאה הנתבעת. כב' סגן הרשם (כתוארו אז) קבע כי יש באי גילוי הפרסום הקודמים כדי לשלול את זכות המבקשת לקבל פטנט בגין האמצאה הנתבעת וזאת על אף שהמבקשת לא נדרשה במפורש בהתאם לתקנה 36 לתקנות ההפטנטים לגלות את רשימת הפרסומים הידועים לה לפני בחינת הבקשה ובמהלכה.

אציין כי בעקבות החלטה זו ועל מנת להקל על ציבור המבקשים, שינתה הרשות את נוסח ההודעה לפי סעיף 18 לחוק והמבקשים נדרשו באופן מפורש להמציא את רשימת הפרסומים הידועים לה בהתאם לסעיף 18(א)(2) לחוק. אך נראה כי אין בשינוי וה כדי לאיין את חובת המבקש לפעול בתוספת גם בשעה שהרשות לא שלחה לו דרישה מפורשת כאמור וזאת לכל הפחות ביחס לפרסומים הידועים למבקש הנכנסים לגדר סעיף 18(א)(2) לחוק. במאמר מוסגר אציין כי פרסומים רבים הידועים למבקש גם פרסומים שצוטטו כנגד הבקשה המקבילה ברשויות ההפטנטים אחרות בעולם בהתאם לסעיף 18(א)(1) לחוק, כך שההפרדה בין שתי הרשימות אינה תמיד ברורה.

אין באמור כדי לייחס למבקשת כאן חוסר תוספת כלשהו או לקבוע דבר לענייניו בה עמדה בחובתה בהתאם לסעיף 18א לחוק.

סוף דבר

קיבול הבקשה יבוטל והיא תוחזר לבחינה, ללא צו להוצאות.

המבקשת תמציא את רשימות הפרסומים והאסמכתאות בהתאם לסעיף 18 לחוק ולפי רשם 011/2012 - פטנטים "הגשת אסמכתאות ופרסומים על פי סעיף 18 לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967.

2. ביטול הקיבול יפורסם ביומן ההפטנטים בהתאם לסעיף 170 לחוק.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס י"ז אדר תשע"ה 9 מר> 2015