סימן מסחר 345678

ההחלטה:

של הטלפונים, צבעס וסידור האייקוניס על גביהס הינה צורה מקובלת וידועה. ככל שיש ההבדלים בין אותו עיצוב דומים, ניתן לייחס אותו להעדפה אסתטית ולא הובאו בפניי ראיות לסתור ואת. טענה דומה נדחתה גס בעניין 51008%1, שס קיבל בית המשפט המחוזי הנכבד את עמדת הרשם כי ישנו דמיון פונקציונאלי בכיסא

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר הספציפי לבין הכסאות התחליפיים וכי העיצוב השונה מושפע משיקולים אסתטיים (סעיף 14 לפסק הדין).

ב"כ המבקשת ביקש שאלמד מן ההגנה לה זכה העיצוב כ"01655 17806 6015167060זתט" בבית המשפט בקליפורניה לעניין ההגנה שצריכה להינתן לעיצוב כסימן מסחר בישראל.

כפי שנדון בהרחבה בהחלטת רשם הפטנטים (כתוארו אז) בעניין בקשה לרישום סימני מסחר תלת-ממדיים מס' 169447, 169448, 169449 עין גדי קוסמטיקס בע"מ (פורסם באתר רשות

הפטנטים, 6.3.2006) (להלן: "עניין עין גדי קוסמטיקס") מקובל המונח "01655 806" במשפט המסחרי האמריקאי. כפי שציין הרשם בפיסקא 38 להחלטתו:

"ואולס, ה( הפסיקה וה( החקיקה האמדיקאית מתייחסים להגנת סימן מסחד על "חוזי מוצר", מה שנקרא שם " 8פסזכ1 6חסיזד", המוגדר, בין היתר, בסעיף16 ל2-

(ז3) הסזוזו6קחזס) זוס]חז ]0 10501661 כדלהקן:

6 10 11560 ח0])6/ 15 07655 6הסיזו' זז שגד" זס 00005 ]0 006חז1 זס 66מסז60קקם |!סיזסטס 6 טוח 6 חז 5016 זס] 0]]6760/ 05 501605 6 6|00605מו | ץ]![0ח00ו 00‏ 655ז0 | 06בזד' זז 60 חח ,פ'ז6קקםיזקו ,100615 ]0 66חסיזס6קקם 5 05 ]]6ק 05 ]6וו₪סיזק ₪ פחוףסא6סק חז 560 6 (חוח56סזק חז 560 0!5וז0)0חד "6וןוס 00

"[...] 5ז56ו\!6'זוזק 661106ס5סיזק 0 ז6גוסיזק

בהמשך מבהיר כב' הרשם כי ככלל על פי המשפט האמריקאי ניתן לקבל הגנה בגין חוזי המוצר גס לפי החלופה של אופי מבחין אינהרנטי, כאשר חוזי המוצר כולל את אריותו. ואולס ככל שמדובר בחוזי המוצר עצמו, בשונה מאריותו, יש להוכיח גס לפי הדין האמריקאי, כי החוזי רכש אופי מבחין.

המבקשת טוענת עוד כי הייתה הראשונה לעצב מכשירי טלפון סלולרייס באופן בו מעוצב המכשיר שצורתו מתבקשת לרישום. טענה זו עשויה הייתה להישמע לעניין הוכחת כשירות הרישום של מדגם, אך משעה שעיצוב וה לא קיבל את הגנת המדגס והפך למקובל בתחום, אין בה כדי לסייע עוד. ודוק, מאז תיקון תקנות המדגמים אין עוד ספק כי באפשרות תצוגות מסך לוכות להגנת מדגס (ר' תקנות המדגמים (תיקון), התשע"ג-2013 (ק"ת 7237, 14.4.2013, 4, 908).

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

3. אופן ההגנה הראוי של תצוגות מסך (101671866 11561 8016ז02)-2101)) נדונה בפסיקה האמריקאית. במאמרה ‏ ]01 270160000 ש16855 716 :62101 ץ206) 50816 [סת6גת 5 .סק .|6זם1 80 .1600 .0 .טוא 12 ,167]8605ת1 0056 [3ב6ק"2)

6/3 6561 עבת 8 1 5ס רתרת 0181100 56//:קת.(2014) | סוקרת המחברת את אפשרויות ההגנה לתצוגות מסך על פי הדיו האמריקאי. המחברת מציעה שלוש

מערכות דיניס שונות להגנה על תצוגות מסך - זכויות יוצריס, 01655 806 ומדגמים. לעניין

ההגנה ב-01655 17806 מסבירה המחברת כי:

0 06607165 ]0111 16 066 1106 ץ[חס זז 01655 6הסיח..." [ס קוזס[סוח ₪ 2 200!6וה76607 15 18 )שה 6ת60ת50ו0

"... (5101105 15ז0ז0]-ז60 061116065 ,.1.6) 5'ז6זוו5ר 60

4. מסקנת המחברת במאמרה הינה כי יש להעדיף את הגנת המדגס לתצוגות מסך על פני הגנה על חוזי המוצר או זכויות יוצר וזאת למרות החסרונות שבהגנת המדגס:

065 11101 51100515 זסו0)ח6הזוח60 6ח0 605%| )₪ 6!ות/ד" מ6010וסיזק 01 טהזווףיזם 1600סחזוחז[6 06 1]!ווסת5 8וח6וסק 651 ווסח6 15 1655 006 הח זהףוזעקס6 עם 60בזס]]ם ]ל ]0 56006 60ח06]1-ץ]ז6!60 6'זסחד ₪ 6וטסזק 5וח6וסק זס ע!0וו0ושו0ח1) 01655 06סיז זס זו!חזזעקס6 ההז מסוזס6סוסיזק חו 0חם 8וזווס6 6 הז הזגווח6וחסוח 8 הוהוסף 6יזם ,(60חזסחזס6 ז0500] חזוחס66 6זם 0ח ,ל 5וו0ח1 6סשח]50 6

6160061 10 0101."

5. לאור הדברים שנאמרו בפסק הדין בעניין טופופי, איני סבורה כי הדין הישראלי הלך אחר זה האמריקאי, שהרי בית המשפט לא רק שקבע כי צורת המוצר עצמה נעדרת אופי מבחין אינהרנטי, הרי שהוא אף לא מסתפק בהוכחה כי נרכש אופי מבחין ודורש הוא כי הצורה תשמש בפועל כסימן מסחר וכי לא יהא לה תפקיד פונקציונלי או אסתטי ממשי. כמו-כן לא הובהר די הצורך מהס התנאיס למתן הגנה לחוזצי מוצר שאינו רשום כסימן מסחר בדין האמריקאי, האס דומיס הם לעוולת גניבת העין בדיו הישראלי והאס ניתן להשליך ממתן ההגנה בקליפורניה לכשירות הרישום של הדמות כסימן מסחר.

6. לסיכום נקודה זו, סבורה אני כי אין הדמות המבוקשת משמשת בפועל תפקיד של סימן מסחר וכי יש לה תפקידים פונקציונליים ואסתטיים ממשיים, שיש בהס למנוע את רישומה כסימן מסחר.

אופי מבחין

7. העלאת השאלה האם רכש סימן אופי מבחין, מניחה מניה וביח כי בפנינו דמות המשמשת סימן מסחר, וכאמור לא זו מסקנתי ביחס לדמות המבוקשת לרישום. חרף האמור, למען הסר ספק ולמרות שהדבר אינו נדרש להכרעה, אדון בשאלה האם רכשה הדמות המבוקשת אופי מבחין.

8. כפי שנקבע בעניין טופיפי, הקושי בקביעה כי סימנים המורכבים מצורת המוצר עצמו הינם בעלי אופי מבחין אינהרנטי נובע מקיומו של חשש מפני שימוש בטענה על מנת לזכות בהגנת סימן מסחר שאינה מוגנת בזמן, בהשוואה להגנות אחרות במסגרת דיני הקניין הרוחני (שס, בפיסקא 29). כן עולה החשש לפגיעה בתחרות בהקשר זה, אס תופקע צורת המוצר מנחלת הכלל על ידי רישומה כסימן מסחר (שם, שם). נוכח האמור, נקבע שס כי לצורתו של מוצר לעולס לא יהא אופי מבחין אינהרנטי.

9. בהתאם לאמור, קבע בית המשפט את המבחנים להכרה בסימן המתייחס לצורתו של מוצר כבסימן מסחר (בפיסקא 31) :

"הנענו אם כן לכלל מסקנה, כי צורתו התלת ממדית של מוצר אינה כשירה לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין אינהרנטי. עם זאת, כשירה היא לדיון על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין נרכש, ובלבד שמוכח האופי המבחין הנרכש וכן היעדרו של תפקיד אסתטי או פונקציונלי. נדגיש, כי ככל שצורת המוצר ממלאת תפקוד פונקציונלי או אסתטי (מעבר לתפקוד זניח), הרי שסימן המסחר יהא בלתי כשיר לרישום אף אס דכש אופי מבחין למעשה. כמו כן, כאשר עסקינן בצורה פשוטה ביותר, אפשר שהנטייה לקבוע כי ממלאת היא תפקיד פונקציונלי או אסתטי תהא דבה *ותר...".

עס ואת ממשיך בית המשפט ומסביר כי:

"אלא שלא ניתן להתעלם מהאינטרס הנגדי, אשר מתבטא בכך שבאותם מקרים בהס מוכח בבירור כי צורת המוצר ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר, תוענק לה הגנה מתאימה במסגרת דיני סימני המסחר, בהקשר זה נזכיר, כי באף אחת משיטות המשפט אותן בחתנו לא נקבע כלל המונע באופן מוחלט רישום צורות מוצרים כסימני מסחר",

כפי שקבע כב' סגן הרשם (כתוארו אז) בהחלטתו בעניין בקשה לרישום סימן מסחר 169606 .\.5 ץזיזסקסכן [1816116603 [הּת1110ז1016 6ווענק5 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 9))):

"איני מכיר דרך טובה י<ותר לתאר מוצר מאשד להציג את דמותו התלת ממדית".

בהקשר זה יש לזכור כי ההגנה נתבקשה בגין טלפוניס ניידיס ולא בגין סחורות שאינן קשורות לדמות המוצר.

אופיו המבחין הנרכש של הסימן כאמור בסעיף 8(ב) לפקודה ייבחן לפי תקופת השימוש בו, מידת הפרסוס לה זכה וכן בבחינת האמצעים שהשקיע בעל הסימן ביצירת הקשר המחשבתי בין הסימן לתודעת הציבור והאם בעקבות השימוש בסימן יקשור הציבור את הטוביו או השירותים נושאי הסימן עס מקורו ר' למשל (ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' מו028:) זח581 06 611165 /\ 1.05 , פ"ד מה(3) 224, (1991) וכו ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע "מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט ואח' (פורסם בנבו, 26.4.2004)).

להוכחת אופיה המבחין הנרכש של הדמות צירפה המבקשת נתוני מכירות של מכשירי המבקשת ודוגמאות לפרסומיס בהס מוצגת דמות המוצר, ביניהס תמונות של שלטי חוצות שלא צולמו בישראל. עוד צירפה המבקשת צילומי מסך של אתרי אינטרנט שוניס אשר כללו תמונות של מכשיר האייפון בצורה תלת ממדית ולא כפי שנתבע בסימן המבוקש. כן הוצגו בנספחיס אלה תמונות של מכשירי אייפון מדגמיס שוניס ולא בהכרח הדגם הנתבע כסימן מסחר.

אין חולק כי המוצר מושא הסימן המבוקש ידוע ומוכר. אולם אין בכך די כשלעצמו בכדי להכשיר את בקשתה של המבקשת לרישום סימן המסחר המבוקש.

יש להעיר כי אומנם המבקשת הציגה היקפי מכירות עולמיים נרחבים עבור מכשירי אייפון (ולא בהכרח הדגם נשוא הבקשה) אך לא התייחסה לנתוני מכירות בישראל. טוב הייתה עושה המבקשת לו צירפה סקר צרכניסם שיתמוך בטענתה כי היא עושה שימוש בדמות המבוקש

כבסימן מסחר וכי הציבור מאהה את הדמות האמורה באופן כוה (השוו: עניין ‏ 5א510, פיסקא 13 לפסק הדין).

ייתכן ודמות מכשיר הטלפון המבוקש כסימן היוותה בעבר עיצוב חדשני ושונה מהמקובל (מה שמחזק את ההנחה כי ההגנה הראויה עבורו היא הגנת המדגם). אך כיום, מכשירי טלפון סלולרייס אינס נבדלים בעיצובים במידה כה רבה עד שנבחניס הס במבט על, כתמונה דו- ממדית. מסקנה זו נתמכת במוצגים שהגישה המבקשת בשעת הדיון בהס תמונות מכשירי טלפון סלולרייס רבים. כמובן שאיני שוללת את ההבדלים בפרופורציות או באופי הצגת

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

האייקונים על גבי המסכים, אך המסקנה המתבקשת היא כי ייתכן והמבקשת הייתה הראשונה להגה את תמונת הסימן המבוקש, אך כיוון אין היא היחידה (ראו לעניין וה התנגדות לרישום סימן מסחר 238704 "לפידאור" שלהבת מבעל לייצור נרות בע"מ נ' פולק, שטינברג בע "מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 27.3.2014).

מעבר לכך, מהאמור לעיל עולה כי המבקשת בעצמה, במענה על הליקויים שהעלו הבוחנים, התקשתה להשיב מבלי להתייחס לאלמנטים פונקציונליים או אסתטיים של הדמות המבוקשת לרישום. כך, למשל, במכתבה מיום 10.12.2012 טענה המבקשת כי כל יצרניות הטלפונים עד לשלב זה שאפו לייצר טלפונים כמה שיותר קטנים וכי המבקשת היתה הראשונה ש"יצאה נגד הזרס" והשיקה מוצר הגדול ממתחריו ובכך היא חריגה וייחודית בתחום. עיצוב המוצר לטענת המבקשת, פחות נוח מהעיצוב המקובל. כן טענה כי: "התצוגה נטולת לוח המקשים כחלק אינטגרלי מהמכשיר פוגמת בנוחיות השימוש במוצר כטלפון לעומת טלפונים ניידים אחרים".

בנוסף, ניתן לחזור אל דבריו של מר 616 1.6 אשר הובאו לעיל ולפיחס: ת1168000קק\. 6מיד" 6 פ168010885תטותרת161660 6ה0ת12 6ט00ת0150 6'5[קק\/ 01 06516 116 זס1 18

ץק מסס1 [טץס601 מה סטש סש ז6טהסזק סטף1תט 16'5קק\/ ₪ח1081".

לפיכך אף המבקשת אינה יכולה לחלוק על כך שלמוצר המבוקש לרישום כסימן מסחר היבטים פונקציונליים ואסתטיים משמעותיים ביותר.

לאור כל אלה, לא הוכח כי הדמות רכשה אופי מבחין כסימן מסחר.

רישום הסימן על פי סעיף 16 לפקודה

כבקשה חלופית נתבקש רישום הסימן בהתאם לסעיף 16 לפקודה, הקובע כדלקמן:

(א) | על אף האמור בסעיפים 8 עד 11 לא יסרב הדשם רישומו של סימן מסחר הדשום כסימן מסחר בארץ מוצאו, אלא באחת מאלה;:

(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שווים ו

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

1. משקבעתי כי לא הוכח כי הדמות משמשת כסימן מסחר נראה כי לא מתקיימת הרישא של סעיף 16 לפקודה. יתרה מכך, בהיותה הדמות המוצר כשלעצמו, נראה כי חל הסייג הקבוע בסעיף 16(א)(3) לפקודה הקובע כי לא יירשם סימן הכולל אך ורק ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את ייעוד הטובין וסוג הטובין.

2. לאור האמור אני דוחה את הבקשה לרישום הסימן.

ז'קלין ברכה פוסקת בקניין רוחני

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום כ"ח אדר תשע"ה 9 מרצ 2015

סימוכין: 1 "5"