סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לפטנט 20008 (בקשה למשיכת תצהיר)

המתנגדת: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

על ידי ש. הורוביצ ושות'

המבקשת: צא 6 דט 6 וה חק א פוה [

על ידי לוטי ושות' עו"ד

ה ח ל ט ה

לפניי הודעתה של טא 0608 ]את הזע א55א (להלן: המבקשת) למשוך את תצהירה של ד"ר ורמיולן מראיותיה (להלן: הבקשה למשיכת התצהיר).

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן: המתנגדת) סבורה כי הבקשה למשיכת התצהיר הוגשה בשיהוי ולאחר שנערכו חקירות חלק ממומחי המבקשת ותוך הפרה של הסכם דיוני בין הצדדים. לטענת המתנגדת אין למבקשת זכות מוקנית למשוך את תצהיר שהוגש. עוד מוסיפה המתנגדת כי גס בהנחה שהמבקשת רשאית למשוך את התצהיר ממילא בהתאם להוראות הדין רשאית המתנגדת לזמן לעדות את ד"ר ורמיולן. לבסוף מודיעה המתנגדת כי ואס תותר משיכת התצהיר תגיש היא בקשה למחיקת חלקים מראיות המבקשת הכולליסם התייחסות לתצהיר של ד"ר ורמיולן או לנספתיו.

לאחר שבחנתי את כלל הבקשות ההודעות התשובות והתגובות שהוגשו בקשר לבקשה למשיכת התצהיר אני סבורה שיש למבקשת זכות דיונית למשוך את התצהיר ולא להעיד את ד"ר ורמיולן.

השתלשלות האירועים בהתנגדות

בקשת הפטנט מיום 17.12.2008 שכותרתה "משטר מינון הקשור לאסטריסם פאליפרידונים להזרקה עס פעילות ממושכת" נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות ביומן הפטנטיס 12/2017.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

המתנגדת הגישה את הודעת ההתנגדות ביוס 29.3.2018 וזמן קצר לאחר מכן הגישה בקשה להקפאת הליך ההתנגדות זאת, בשל קיומה של בקשת חלוקה שמספרה - 253468.

המבקשת התנגדה להקפאת ההליך ואף הסכימה כי המסקנות שתיקבענה בהליך ההתנגדות לבקשה ההורה תחולנה גס על בקשת החלוקה. כבוד הרשם אלון בתוארו דאז אישר את הקפאת ההליך. ומן קצר לאחר מכן ביוס 8.8.2018 הודיעה המבקשת על זניחת בקשת החלוקה, לפיכך הליך ההתנגדות התחדש עס הגשת כתב טענות המתנגדת ביוס 16.12.2018.

ביוס 12.6.2019 הגישה המבקשת בקשה לתיקון פירוט, המתנגדת הגישה התנגדות חלקית לתיקון. לאחר דיון בהתנגדות לתיקון הודיעו הצדדים כי הס מסכמיס שההליך יתנהל לפי תקנה 102(ו) לתקנות הפטנטיס (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: התקנות). כתב טענות מתוקן מטעמ המתנגדת הוגש ביוס 1.11.2020 ובעקבותיו ביוס 1 הוגש כתב טענות המבקשת.

ראיות המתנגדת הוגשו תחת חיסיון ביוס 25.10.2021, וכללו חוות דעת של המומחים המומחים פרופסור

קורניק, פרופסור דפנה רות רבן ותצהיר של מר 11311 מ68תטכ.

ראיות המבקשת הוגשו ביוס 6.7.2022 וכללו תצהיר של ד"ר ורמיולן וחוות דעת של המומחים ד"ר ארשפסקי ופרופסור גוברו. ראיות המתנגדת בתשובה הוגשו ביוס 17.5.2023 כללו חוות דעת נוספת של פרופסור קורניק .

בהחלטתי מיוס 7.1.2024 אשרתי הסדר דיוני עליו הודיעו הצדדים. על פי ההסדר נקבע מועד מוסכם לשלושה ימי דיונים. כמו כן הסוכס כי מומחה המבקשת ד"ר ארשפסקי יתייצב לדיון וייחקר בישראל בעוד פרופסור גוברו וד"ר ורמיולן ייחקרו בהיוועדות חזותית.

זמן קצר טרס הדיון הגישה המתנגדת בקשה דחופה הכוללת הסדר דיוני נוסף לפיו מועד חקירתו של ד"ר קורניק יידחה ביום אחד ובהתאם לכך חקירתם בהיוועדות חזותית של פרופסור גוברו וד"ר ורמיולן תידחה למועד סמוך אשר יתואם בין הצדדים. דיון החקירות התקיים כמוסכם בין הצדדים ובמסגרתו נחקרו ד"ר ארשפסקי ופרופסור קורניק.

לאחר שנקבע מועד לחקירתו של פרופסור גוברו הודיעה המבקשת על משיכת תצהירה של ד"ר ורמיולן בנימוק שלאחר חקירות מומחה המתנגדת אין עוד צורך בתצחיר וכי משיכת התצהיר תורז את ההליך. המתנגדת כאמור מתנגדת למשיכת התצהיר.

המתנגדת הגישה בקשה להורות על חקירתה של ד"ר ורמיולן ולדחות את חקירתו של פרופסור גוברו (להלן: בקשת המתנגדת). המבקשת השיבה לבקשה זו והמתנגדת הגיבה לתשובה.

2. כל ההדגשות הוספו אלא אם צוין אחרת.

דיון והכרעה

למבקשת זכות דיונית למשוך את התצהיר ולא להעיד את ד"ר ורמיולן

כידוע נטל השכנוע כי הפטנט כשיר לרישום מוטל על המבקש הפטנט, נטל הבאת הראיה יכול שיעבור מצד לצד [(ראו ע"א 665/84 סאנופי בע"מ נ' אוניפארס בע"מ, פסקה 5, פ"ד מא(4)

9; עש"א (י-ם) 645-06-13 אוניפארם בע"מ נ' 1605 ע1.111, פסקה 56, (נבו 26.1.2014)].

למבקשת זכות דיונית לבחור את ראיותיה מהמומחים מטעמה ואת המצהירים על מנת שתוכל לעמוד בנטל המוטל עליה.

ככלל, בית הדין אינו כופה על בעל דין את אופן ניהול ההליך מצידו ואת העדתו של עד מסוים ראו בר"ע (ארצי) 44662-09-22 רוני שאער - עמית כנור ( נבו 6.10.22) :

"ככלל, לבעל דין שמורה הזכות הדיונית לבחור מי יהיו העדים מטעמו. בית הדין אינו כופה על בעל דין העדתו של עד פלוני. עם זאת, מחדל - ללא הסבר סביר להעיד עד מסוים - עשוי להיזקף לחובת בעל דין שמצופה שיעיד"

המבקשת הגישה את תצהירה של ד"ר ורמיולן המתאר את ההיסטוריה של פיתוח האמצאה אצל המבקשת תוך הפניה למסמכים פנימיים (התצהיר הוגש תחת חיסיון). בהודעתה על משיכת התצהיר נימקה את כי שלאור חקירות המצהיר אין היא רואה צורך להתבסס על תצהירה של ד"ר ורמיולן וממילא אין מקום לזמנה לעדות.

המחלוקת בין הצדדים היא מה דינו של תצהיר אשר הוגש בהליך ההתנגדות אולם בעל דין הודיע כי אינו מביא את נותן התצהיר לעדות. המבקשת טוענת בתמצית שתצהיר זה אינו נחשב מוגש ולמעשה אינו חלק מראיותיה. המתנגדת לעומת זאת טוענת כי בהליכיס בפני רשם הפטנטים (בניגוד להליכים לפי תקנות סדר הדין האזרחי) שלב הראיות נפתח עס הגשת התצהירים והס החלופה היחידה למתן עדות ראשית ולכן עדותה של ד"ר ורמיולן ניתנה למעשה במועד הגשת התצהיר ולא ניתן להשיב את הגלגל לאחור.

כפי שאפרט להלן אני סבורה שאין ממש בטענת המתנגדת.

ראיות בפני הרשם בסוגיות הקשורות לרישום של פטנטים כוללות על פי רב חוות דעת מומחים בעניינים שבמדע ותצהירים בענייני שבעובדה. סעיף 163 לחוק הפטנטים תשכ"ז-

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

7 (להלן: חוק הפטנטים) קובע כי עדות בהליכים לפני הרשם תינתן בכתב, וכי תצהיר בהליכים לפני הרשם הינו חלף עדות ראשית.

9. באופן דומה בהליכים לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן: תקנות סד"א) לבית המשפט הסמכות שבשיקול דעת להורות על הגשת עדות ראשית בכתב (תקנה 67 (א) לתקנות סד"א).

0. בעניין דני (רע"א 6283/93 ד. דני חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, מח[1) 9 (1994)) אליו מפנה המתנגדת פורשה תקנה 168 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (המקבילה לתקנה 67(א) לתקנות סד"א). על פי פרשנות זו תצהיר הנמסר לבית המשפט המחוזי אינו נחשב "מוגש" עד לשלב שמיעת הראיות. במקום בו סבר המחוקק שעם הגשת תצהיר או חוות דעת החל שלב שמיעת הראיות עוגן הדבר בחקיקה:

"קביעתנו שהתצהיר הנמסר לבית המשפט המחוזי לפי הוראת בית המשפט בתקנה 168 אינו נחשב "מוגש" עד לשלב הגשת הראיות היא אך לצורך פרשנות התקנה האמורה; אין בה כדי לגרוע מהלכות אחרות בסוגיות אחרות, שלעניינן יכול שיהיו קיימים שיקולים אחרים, המצדיקים קביעה שעם הגשת מסמך או חוות-דעת לתיק בית המשפט כבר החל שלב הראיות. כך, לדוגמה, נקבע שהגשת חוות -דעת רפואית של מומחה רפואי אשר התמנה על -ידי בית המשפט, תיחשב לתחילת שמיעת ראיות לעניין סעיף 6ב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-

5 ראה רע"א 1619/93 "אליהו" חברה לביטוח בע"מ נ' טטוו [2]. "(עמ' 644)

1. בחוק הפטנטים או התקנות אין כל הוראה לפיה עס הגשת חוות דעת מומחיס או תצהירים החל שלב שמיעת הראיות נהפוך הוא. תקנה 69(ה) לתקנות קובעת כי ללא התייצבות המצהיר לחקירתו (שווה למעשה שלב שמיעת הראיות) לא ישמש תצהירו כראיה:

'69(ה) אם לא ניתנה הודעה לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב המצהיר בהתאם להודעה לפי תקנת משנה (א), לא ישמש תצהירו כראיה אלא אם שוכנע הרשם כי קבלת התצהיר כראיה דרושה לשם עשיית צדק"

2. אולם תקנה זו מותירה ליושב בדין שיקול דעת במקרה בהס קבלת התצהיר דרושה לשם עשיית צדק אך ברירת המחדל היא שהתצהיר אינו משמש כראיה ללא התייצבות המצהיר לחקירתו.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

באופן דומה קובע סעיף 17 לפקודת הראיות כי ואם ביקש בעל דין את התייצבותו של המצהיר וה לא התייצב רשאי בית המשפט לפסול את תצהירו מלשמש כראיה. בנושא זה קובעת תקנה 8 ב) לתקנות סד"א כך:

"דין מצהיר בתצהיר חלף עדות ראשית כדין עד במשפט, אולם התצהיר

ייחשב כראיה רק אם המצהיר התייצב לחקירה נגדית. "

מצהיר לא הופיע לחקירה על תצהירו ששימש כתחליף לעדות מחדל זה נזקף לחובתו כלא התייצבות למתן עדות "הלכה פסוקה היא שתצהיר שעושהו הוזמן לחקירה ולא התייצב, מאבד את ערכו הראייתי:" ע"א 743/89 ישראל גולדווסר נ' בן ציון קרביץ, מו(1) 465 (1992).

נוכח האמור אני סבורה כי למבקשת זכות דיונית למשוך את התצהיר ולא להעיד את ד"ר ורמיולן והתצהיר אשר לא עמד בחקירה נגדית אינו בגדר ראיה בתיק. השאלה המתבקשת כעת היא האם רשאית הייתה המבקשת למשוך את התצהיר בשלב שבו שנתבקשה המשיכה.

המבקשת רשאית להודיע על משיכת תצהיר בכל עת טרס נחקר נותן התצהיר על תצהירו.

טענה חלופית של המתנגדת היא שבהתאם להוראות הדין, המועד שבו רשאי הנתבע למשוך תצהיר עדות ראשית הוא בפרשת התביעה, ולפני שהחל להעיד את עדיו. כלומר, לשיטתה של המתנגדת הנתבע אינו יכול למשוך תצהיר עדות ראשית לאחר שהחל בפרשת ההגנה (סעיף 0 לבקשת המתנגדת).

"הוראות הדין" עליה מסתמכת המתנגדת הס למעשה פסקי דין אותס מפרשת המתנגדת באופן לא מדויק. כך למשל בפסק הדין בעניין דני מפנה המתנגדת לפסקה 4(ד):

"לפיכך, אם הגיש התובע (שהתחיל בהבאת הראיות) את תצהירי עדיו בגדר ראיותיו, וראיות התביעה נסתיימו, רשאי עדיין הנתבע להודיע שאין הוא מביא עדים, ובמקרה כזה אין תצהירי עדיו שנמסרו לתיק בית

המשפט משמשים כחומר ראיה."

מהאמור בפסקה זו מסיקה המתנגדת כי הודעה על משיכת תצהיר חובה להגיש בטרס החלה חקירת עדי מבקש המשיכה. אינני סבורה שיש לקרוא כך את פסק דין צה. בעל דין יכול למשוך את תצהיריו בכל עת אף אס ראיות התביעה הסתיימו רשאי הוא עדיין להודיע שאין הוא מביא עדים. פסק הדין בעניין דני (ופסקי הדין הנוספים שהציגה המתנגדת) אינם קובעים כי משיכת התצהיר או ההודעה על אי העדות עד צריכה לבוא לפני חקירת עדיו של מבקש המשיכה. ברי שאס חקירתו של עד מסוים החלה לא ניתן למשוך את תצהירו ואם חקירת עד אחר החלה אין "הוראות דין" או הלכות הקובעות שיש מניעה למשוך את תצהירו של עד שטרס נחקר.

בענייננו, טוענת המתנגדת כי המועד שבו "רשאית" הייתה המבקשת למשוך את תצהירה של ד"ר ורמיולן הוא לאחר חקירתו של פרופסור קורניק ולפני תחילת חקירתו של ד"ר ארשפסקי. זאת, לאור העובדה כי צד להליך משפטי המתחיל את החקירות הנגדיות של הצד שכנגד, מסתמך על העובדה כי הוגשו כבר תצהירי עדות ראשית, והוא מתכנן את חקירותיו הנגדיות בהתאם. זאת, כפי שהסתמכה המתנגדת במקרה דנן, עת חקירתו את ד"ר ארשפסקי, תוך ידיעה כי נושאים מסוימים יידונו במהלך חקירתו הנגדית של ד"ר ורמיולן. מקובלת עלי טענת המתנגדת כי משיכת תצהירה של ד"ר ורמיולן מהווה פגיעה ביסוד ההסתמכות שהשפיע על חקירתו של ד"ר ארשפסקי וכן הפרה של ההסדר הדיוני ואת קיימות מספר דרכים לרפא פגמים אלה.

בנסיבות העניין אין הצדקה לזמן את ד"ר ורמיולן לחקירה

כאמור, המתנגדת סבורה שהמבקשת אינה רשאית למשוך את תצהירה של ד"ר ורמיולן. כסעד חלופי מבקשת היא כי אורה על זימונה של המצהירה למתן עדות. בניגוד לטענת המבקשת, לרשם סמכות לזמן עד למתן עדות, גם לבקשת הצדדים או בכפייה. הבסיס הנורמטיבי לכך מצוי בסעיף 163 לחוק הפטנטים. השאלה היא האם בנסיבות העניין יש מקום לזמן את ד"ר ורמיולן לחקירה.

לטענת המתנגדת, משיכת תצהיר על ידי בעל דין מקנה לצד שכנגד זכות שבדין לזמן את נותן

התצהיר למתן עדות, אלא מדובר בתרופה אפשרית אחת מבין רבות כך, ברע"א 9489/09 חיים

רוזנברג נ' בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ (נבו 14.02.2010):

"משיכת תצהירים על ידי בעל דין עשויה להצמיח לבעל הדין שכנגד תרופות שונות במישור הראייתי והדיוני. בין היתר, ניתן לבקש לזמן את המצהירים לעדות (ראו, רע"א 4197/06 שירותי בריאות כללית נ' משה (לא פורסם, 20.6.06)). יצוין, כי המבקש הגיש בקשה לזימון המצהירים לעדות ובקשתו נדחתה בהחלטה מיום (2.2.1. נושא זה אינו טעון התייחסות בגדר ההליך