סימן מסחר 345678

ההחלטה:

ישיבת יוס 12.02.2014 תיקיס מס' 250709, 253348

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בפני כב' סגנית רשם הפטנטים ופוסקת בקניין רוחני ז'קלין ברכה בקשות מתחרות 253348, 250709 דיון ביום 12.2.2014

מבקשת 1 : אייס ליין בע"מ

מבקשת 2: אייס שוט בע"מ

נוכחים:

ב"כ המבקשת 1 - עו"ד אריאל דובינסקי, עו"ד חוסני זועבי ב"כ המבקשת 2 - עו"ד ארז פרסי

מר יואש חסידים, מטעם המבקשת 1

מר אילן קיסוס, מטעמו המבקשת 2

ישיבת יוס 12.02.2014 תיקיס מס' 250709, 253348

פרוטוקול

החלטה

בפני בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר. המבקש 1, מר יואש חסידים, הגיש ביום 30.10.2012 בקשה מס' 250709 לרישום סימן המסחר המעוצב אייס שוט, בגין משקאות אלכוהוליים בסוג 33. המבקשת 2, חברת אייס שוט בע"מ, הגישה ביום 7 בפברואר 3, בקשה מס' 253348 לרישום סימן מסחר אייס שוט מעוצב, גס הוא בגין משקאות אלכוהוליים, למעט בירה, בסוג 33.

מחלקת סימני המסחר סברה כי הסימנים דומים עד כדי להטעות ולפיכך הפעילה בין שתי הבקשות הליכי תחרות על-פי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 2 (להלן: "הפקודה").

לנוכח העובדה שהצדדים לא הגיעו להסכמה ביניהם, הורתה המחלקה על הגשת ראיות הצדדים על-מנת שיוכרעו זכויותיהם בסימנים וייקבע איזה מביניהם ימשיך בהליך הבחינה.

בהסכמת הצדדים, הוארך המועד להגשת ראיות הצדדים עד ליום 3 בנובמבר 2013.

ראיות המבקש 1 הוגשו ביום 30.10.2013, המבקשת 2 לא הגישה ראיותיה באותו מועד.

ישיבת יוס 12.02.2014 תיקיס מס' 250709, 253348

ביום 5.12.2013, הציגה המבקשת 2 תצהיר ראיות מטעמה, מבלי שנתבקשה ומבלי שניתנה אורכה להגשתו, לפיכך קבעתי בהחלטתי ביום 9.12.2013, כי התצהיר לא יתקבל כראיה בהליך.

היום, 12 בפברואר 2014, נחקרה מר יואש חסידים על תצהירו. מתצהירו שלא נסתר בחקירה הנגדית עלה כי מר חסידים הגה את סימן המסחר יחד עם שותפיו העסקיים כבר בשנת 2009 או 2010. באותה תקופה, בשנת 2011, פנה למעצב גרפי אשר עיצב את הסימן ואת אריזות המוצרים. המוצר המשווק תחת הסימן הוא משקה אלכוהולי בטעמי פירות המיועד להקפאה. המוצר שווק תחילה באילת ולאחר מכן, משנת 2012 ועד היום, ביתר חלקי הארץ.

עוד העיד מר חסידים, כי נודע לו לראשונה על המבקשת 2 ועל סימן זה בחודש פברואר 3, או בסמוך לפני כן. עדותו נתמכה במסמכים שצירף לתצהירו, נספחים כ' עד כ"ה שהם מכתביהם של ב"כ הצדדים אחד לשני, בדבר השימוש בסימני המסחר.

הצדדים סיכמו בעל-פה בפניי. המבקש 1 טען כי ידו על העליונה בכל המבחנים לפי סעיף 29 לפקודה. ראשית, הוא טען כי ידו על העליונה משום כך שהמבקשת 2 לא הגישה כלל ראיות בהליך. המבקש טען עוד כי הוא בנה את המוצר, הגה אותו והחל בשיווקו בשנת 2012, כי השיווק החל תחילה באילת ולאחר מכן התרחב ליתר חלקי הארץ וכיום נמצא בכ- 1,000 נקודות מכירה. עוד הוא טען שהצרכנים חשופים למוצר באירועים שונים, ב"פיצוציות" ובבתי מלון.

המבקש 1 טען בסיכומיו כי הושקעו מאמצים בפרסום וכי המוצר זכה לסיקור במדיה. הוא הפנה לכתבות שונות שפורסמו בעיתון "עכבר העיר", במקוםון "ערב ערב" באילת. כמו כן הפנה לפרסום שנעשה ברשת האינטרנט, באתר שלו ובפייסבוק.

לעניין תוס הלב, טען המבקש 1 כי בחר בסימן בשנת 2009 בתוס לב, הוא הגה את הסימן, לא נעשה שימוש בסימן אייס שוט בישראל. על-פי בדיקה שנעשתה על-ידו באותה תקופה וגם לא היה לטענתו שימוש של הצד השני באותו סימן.

עוד הוא טען כי הבקשה לרישום סימן המסחר הוגשה על-ידי המבקשת 2 רק לאחר

שזו נחשפה לשימוש בסימן על-ידי המבקש 1 ולבקשתו לרישום הסימן.

לעניין זה, הפנה למכתבים שצורפו לתצהיר. כמו כן הוא טען שנשלחו מכתבים למפיצים שכללו טענות שלא היה להן בסיס בדין ויש בכך כדי להעיד על חוסר תוס הלב של המבקשת 2.

לעניין מועד הגשת הבקשות, טען המבקש 1 כי בקשתו הוגשה שלושה חודשים לפני הבקשה של המבקשת 2 ויש בכך גם כדי להעיד על חוסר תוס הלב של המבקשת 2 ועל מניעיה הפסוליים.

המבקשת 2 טענה בפניי, לעניין תוס הלב היא טענה כי כבר בשנת 2010 היו ברשת האינטרנט, באתר יוטיוב, פרסומים של המבקשת 2. לעניין זה אציין כי פרסומים אלו לא הוכחו ועל-כן לא אוכל לקבל את הטענה.

עוד נטען כי המבקש 1 לא הוכיח סיקור תקשורתי, למרות הנספחים שצורפו בתצהיר וזאת מן הטעם שלא הוגש המקור של נספח ט"ו, כתבה בכתב עת "קופה רושמת", המופנה לקמעונאים. עוד טענה המבקשת 2 בסיכומיה, כי שס החברה, המבקשת 2, הנו אייס שוט ויש בכך כדי להעיד על חוסר תוס לבו של המבקש 1, בשעה שבחר בסימנו.

לעניין השימוש טענה המבקשת 2 כי השימוש הוא רק החל משנת 2012, באזור אילת בלבד ובעיקר בחודשי הקיץ. מעבר לכך, אין הוכחה פוזיטיבית לפריסה ארצית של המוצרים של המבקש 1.

המבקשת 2 התייחסה נגזרת לחשבוניות נספח ז' לתצהיר, טענה כי מרבית החשבוניות הנן בגין הפצת המוצרים בעיר אילת ובסביבתה.

עוד טענה המבקשת 2 כי לא ברורה הרלוונטיות של צילומי ההפלגות שצורפו לתצהיר ואין בהם כדי להעיד על מוניטין שרכש הסימן בישראל. כמו כן טענה המבקשת 2 כי המבקש 1 לא ידע לומר מי המעצב הגראפי שעיצב את הסימן וגם בכך יש כדי להעיד על היעדר שימוש וחוסר תוס לב.

במישור הראייתי, טענה המבקשת 2 כי מונח בפניי אך ורק תצהירו של המבקש 1, ללא תצהירים נוספים שיהיו בהם כדי לתמוך את טענותיו. כמו כן טענה המבקשת 2 כי הדומיין של המבקש 1 106-5004.60.11, שמס מתתם מעיד על כך כי שם המתחם אייסשוט

כרצף, היה תפוס ולפיכך יש להניח כי המבקש 1 ידע על שימוש בסימן אייס שוט בישראל.

ישיבת יוס 12.02.2014 תיקיס מס' 250709, 253348

לעניין מועד הגשת הבקשות טענה המבקשת 2 כי שלושה חודשים הפרש הנס זמן קצר שאין להתייחס אליו.

שלושת השיקולים להעדפת בקשה אחת על פני ראייתה בהליך בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודה והם, כידוע, מועד הגשת הבקשות לרישום, מידת השימוש והיקף השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש ותוס לב של הצדדים בבחירת סימניהם. ראה לעניין וה ע.א. 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה, מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע "מ (פורסם בנבו 30.4.2007).

הצדדים מסכימים בפניי כי אין מקום להורות על רישום מקביל לפי סעיף 30 לפקודה ועל כן לא אתייחס לשאלה זו במסגרת ההחלטה.

ראשית אדון במועד הגשת הבקשות לרישום הסימנים. אין מחלוקת כי המבקש 1 הגיש את בקשתו לרישום הסימן שלושה חודשים לפני המבקשת 2. אמנם מבחן זה אינו המבחן החשוב מבין השלושה, אך בהליך שבפניי ידו של המבקש 1 לפי מבחן וה על העליונה באופן ברור. מקובלת עלי טענתו של המבקש 1, כי גם לעניין מועד הגשת הבקשה של המבקשת 2, יש השלכה בשאלת תוס הלב, כפי שאפרט בהמשך.

לעניין המבחן השני, היקף השימוש בסימנים. כאמור, לא הוגשו ראיות בדבר השימוש שעשתה המבקשת 2 בסימן המבוקש על-ידה. מאידך, המבקש 1 הוכיח שימוש ממושך בסימן, החל משנת 2012 ועד היום.

אציין כי במהלך שנת 2011 ואף לפני כן, עשה המבקש 1 פעולות הכנה לשיווק המוצרים, כפי שפירט בתצהירו, ביניהם פנייה למעצב גרפי, קבלת אישור משרד הבריאות לשיווק המוצר, פעולות נוספות כפי שפירט בתצהיר.

כמו כן הוכיח המבקש 1 כי במשך התקופה בנוסף, פרסם את הסימן באמצעים שונים, כגון באמצעות נקודות המכירה, אתר שלו באינטרנט, באמצעות דף פייסבוק, בהשתתפות באירועי סטודנטים, הצבת דוכנים באוניברסיטת בו-גוריון ואירועים נוספים שראיות לגביהם צורפו לתצהיר.

לפיכך, מסקנתי מסינוור מבחן זה היא כי השימוש של המבקש 1 גובר על השימוש

שעשתה המבקשת 2, ככל שעשתה כזה, שכאמור לא הוכח.

ישיבת יוס 12.02.2014 תיקיס מס' 250709, 253348

לעניין מבחן תוס הלב, לא השתכנעתי מטענות המבקשת 2 בדבר חוסר תוס לב של המבקש 1. המבקש 1 העיד בסעיף 7 לתצהירו כי במהלך פיתוח המוצר ביצע בדיקות במנועי החיפוש ואצל הקמעונאים, בדק בשוק כמיטב הבנתו ויכולתו ולא נתקל בשימוש כלשהו בישראל בסימן אייס שוט. לעניין זה, אבקש לציין כי תוס לב המבקשת 2 עומד בספק מסוים, לנוכח העובדה שהבקשה לרישום הסימן הוגשה בסמוך לאחר שנודע למבקשת 2 על בקשתה של המבקש 1 ולראיה, הוגשה יחד עם הבקשה הודעה על כוונה להגיש התנגדות. מסמך זה, שאין לו מעמד כלשהו בהליך, מעיד על ידיעתה של המבקשת 2, על בקשתו של המבקש 1.

בחקירתו הנגדית, המבקש 1 חוזר על כך שלא ידע ולא הכיר את המתחרה, חברת אייס שוט. זאת ניתן ללמוד גם מנספח ג' לתצהיר, שמספורט המתחרה באר למוצר ושמה של המבקשת 2 לא נמצא. עצם העובדה שהמבקש 1 לא זכר את שמו של המעצב הגראפי, איני רואה לייחס לה חשיבות בהליך הזה.

לעניין טענת המבקשת 2 כי בפניי עדות יחידה בהליך אזרחי, אני חושבת שעדותו של מר חסידים היתה מהימנה, נתמכה במסמכים רבים, בתמונות, בחשבוניות וכיוצא באלה

ואיני רואה לפקפק באמינותו.

שאלת ההוצאות

המבקש 1 לא הגיש ראיות להוצאות ריאליות. יחד עם זאת, על-פי החומר שבתיק, עולה כי הושקעה עבודה בהליך. הוגש תצהיר עב כרס, הצדדים הגיעו לדיון בפניי, סיכמו בעל-פה, הוגשו בקשות ותגובות להן. לפיכך, אני קובעת שכר-טרחת עורך-דין בסך 7,000 ש"ת בצירוף מע"מ והוצאות בסך 700 ש"ח. סכומים אלה ישולמו על-ידי המבקשת 2 למבקש 1 בתוך 30

יום.

ניתנה במעמד הצדדים ביום 12.2.2014 ז'קלין ברכה פוסקת בקניין רוחני

סגנית רשם הפטנטים