סימן מסחר 345678

ההחלטה:

בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר

22228 המבקשת בבקשות לרישום סימנים. יז 300 ד הבסה 3, 236442: ע"י ב"כ עדין - ליס, עו"ד המבקשת בבקשה לרישום סימן .5.4 1665ו11001 101115 כז!וווק 8:

ע"י ב"כ ד. מירקין ושות', עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") לגבי הבקשות המפורטות להלן:

בקשה לרישום סימן מסחר מס' 235858 מעוצב הכולל את המלים "דג ]דג ]1.8% אסזסג.ז ה5ת תת דה /ז1 6 1 אז" בסוג 34 שהוגשה בישראל ביוס 6.1.2011 מטעם

.5.4 00066 5והס]/1 כז[וק (להלו: ";]/ות") (להלן: "בקשה 858'") מכוח בקשה בין- לאומית אשר מספרה 1064971 אשר מועדה הוא יוס 16.12.2010 על פי בקשה משוויצ.

שתי בקשות לרישום שהוגשו מטעמה של .106 17008600 ת8כ13 (להלן: "ך[") - בקשה

לרישום סימן מסחר מס' 238943 מעוצב הכולל את המלים "511%855 תע דג צזד)א " שהוגשה בישראל ביוס 3.6.2011 מכוח בקשה בין-לאומית אשר מספרה 1080289 אשר מועדה הוא יוס 21.4.2011 על פי בקשה משוויץ; ובקשה לרישום סימן מסחר מס' 236442 "דג ץז" (לא מעוצב) שהוגשה בישראל ביוס 16.3.2011 והתובעת דיו קדימה מיוס 0 על פי בקשה באיטליה, שתיהן בסוג 34 (להלן בהתאמה: "בקשה 943'" ו- "בקשה 442'") בהתאמה.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

2 הסימנים המעוצבים נראים כך:

זוז

0

בקשה מספר 238493 בקשה מספר 235858

3 ראיות הצדדים הוגשו בניסוי והוגשו ביוס 22.4.2012 (מטעמה של ק1]אע) וביוס 24.2.2012 (מטעמה של 11). ביוס 28.2.2013 התקיים בפני דיון במעמד שני הצדדים ונחקרו המצהירים

מטעם. סיכומי הצדדים הוגשו ביוס 30.4.2013 מטעם 11 וביוס 1.5.2013 מטעס ;אק וסיכומיס בתשובה ביוס 16.6.2013 וביוס 13.6.2013 בהתאמה.

עיקר טענות הצדדים וראיותיהם

4. ראיות מטעמה של אע הוגשו באמצעות תצהירו של מר גיא אביר, סמנכ"ל מכירות והפצה בחברת פיליפ מוריס בע"מ, המשמשת בין היתר כנציגה של 2 בישראל. מר אביר התייחס לבקשה 943' באומרו שלמד כי המלה "071/78" מתייחסת להפעלה כלשהי של

הסיגריה או הפילטר הגורמת לכך שהמעשן יקבל הרגשה של רעננות לדבריו באמצעות טעס מנטה המשוחרר בסיגריה. מר אביר הצהיר כי לאור ניסיונו בשוק הסיגריות הוא מניח כי אין סיכוי לבלבול של קהל הלקוחות בין הסיגריות הנושאות את הסימנים המבוקשים וכי יכולי הס לדור בכפיפה אחת. כל זאת לאור היותו של המותג

]1.8% של ק]/ק אחד ממותגי הסיגריות המפורסמיס ביותר. תצהירו של מר אביר לא נסמך על כל אסמכתא.

5 לטענת 2/1 אין הסימנים שבבקשות המתחרות דומיס עד כדי להטעות ויכולי הס לדור בכפיפה אחת בהתאם להוראות סעיף 30 לפקודה.

6. טענותיה באשר לעדיפותה של בקשה 858' מובאות לחלופין. לטעמה, לאור המוניטין הרב של

אע בענף הסיגריות בכלל על בקשתה ליהנות מעדיפות על פני הבקשות האחרות.

7 כן טענה אק כי אין להקנות ל-11 מונופול במלה "4011/7118 " בשל היותה מתארת את

הפעולה שיש לבצע בסיגריה על מנת לקבל טעס מסוים. מטעם זה סבורה 12א2 שיש לנקוט

בצעד החריג להליכיס לפי סעיף 29 לפקודה ולבחון את כשירותם לרישום של הסימנים המבוקשים.

בהתייחס לשימוש בסימן טענה 212 כי שתי המבקשות אינן טוענות לשימוש בסימניהן בישראל. לטעמה של ]א אין להתחשב בראיות שהוגשו לעניין השימוש בעולס בסימניה של 1 לאור טענות כנגד טיב האזהרה שניתנה למצהיר מטעס 11 בעת עריכת תצהירו. כבר עתה

אציין שלאור חקירתו הנגדית של המצהיר מטעם ‏ 11 איני מוצא להידרש לטענה פרוצדוראלית זו.

ל-11. טענות לעדיפות ברישום סימניה מאחר שהגישה ראשונה בקשות לרישום הכוללות את

המלה "116 /0:11\ " ולאור השימוש בפועל הנעשה על ידה בשוק הגלובאלי.

ראיות מטעמה של 11 הוגשו באמצעות תצהירו של מר סזתו]/ ת18, סגן נשיא לענייני קניין רוחני אצל 11. לדבריו של מר מינטו 11 הינה אחת משלוש יצרניות מוצרי הטבק הגדולות בעולס ובבעלותה מוצרי סיגריות מובילים כגון ".31א600", "אסדפאז/ו" ועוד. כחלק מניסיונה לפתח מוצרי טבק חדשים החליטה 11 להשיק מוצר חדש תחת המותג "דה ץז ", שיהווה חלק מסדרת ".0../151". המדובר בסיגריות בהן קפסולות לשינוי הטעס. עבור מוצר וה עוצבה האריה שבבקשה 943'. מר מינטו הדגיש כי על גבי האריוה לא מופיעה המלה ".0.11" אלא רק דמות גמל.

לדברי מר מינטו שיווק סיגריות על ידי 11 תחת הסימן "0171/4118" החל בשנת 2011 בשוודיה ומאז נחל המוצר הצלחה רבה, מידית וחסרת תקדים, ובהמשך שווק במדינות רבות נוספות. לדבריו כמעט כל ציבור הצרכנים במדינות אירופה הרלוונטיות נחשף לסימני המסחר שלה הכולל את המלה "4011/7718" וכי המוצרים רכשו מוניטין רב. לעניין זה צורפו לתצהירו של מר מינטו עותקיס של חומרים שיווקיים מנקודות מכירה בחו"ל. לטעמו של מר מינטו "זלג" מוניטין זה לצרכנים בישראל לאור טיבו של השוק הגלובאלי - לעניין זה לא צורפה כל אסמכתא.

.12

.3

4

.5

לשון סעיף 29 לפקודה קובעת:

'29. | (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזּו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."

למעשה אין בפי הצדדים טענה כי אין הסימנים דנן דומיס עד כדי להטעות כדרישת סעיף 29 לפקודה. יתרה מזאת, 219 עותרת להפעלת סמכות הרשם על פי סעיף 30 לפקודה אשר יוחדה למקריס של "סימני מסחר זהים או דומים" (לשון סעיף 30(א) לפקודה) - עתירה אליה אתייחס בהמשך הדברים. אין חולק כי הסימנים מבוקשים להירשם בסוג 34 לגבי אותם טובין והגדר.

קביעת עדיפות סימן אחד על פני האחר על פי סעיף 29 לפקודה תעשה על פי שלושת המבחנים שנקבעו לשס כך ברבות השניס: מבחן מועד הגשתן של בקשות הרישום; מבחן היקף השימוש שעשה כל צד בישראל עד להגשת הבקשה וממועד ההגשה; ומבחן תוס הלב בבחירת הסימן המבוקש (ר' למשל, ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 5.5.2005); ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה משק שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית (פורסם בנבו, 30.4.2007); ע"א 8987/05 יהודה מלכי נ' סבון של פעם (2000) בע"מ ואת' (פורסם בנבו, 9.10.2007) ; וכן בקשות לרישום סימני שירות מס' 167390 ו- 166845 "כוכב נולד" (לא מעוצב) (הליך לפי סע' 29) (פורסם באתר רשות הפטנטים, 26.12.2005), ר' פסקא 11 וההחלטות המאוזכרות שם (להלן: "עניין כוכב נולד"); וגס בקשות מתחרות 235648, 233874 טלזר שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ נ' מארס 019 טלקום בע "מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 3.2.2013) (להלן: "עניין 019")).

מבין שלושת המבחנים, נתפסיס מבחן היקף השימוש ומבחן תוס הלב כמבחנים המרכניים. זאת כפי שכבר נאמר אצל א. ח. וליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", עמ' 53 (תשל"ג - 1973):

"מה היו המבחנים שלפיהס יקבע הרשם זכות עדיפות? כאמור לא תאריך הגשת הבקשה קובע בדרך כלל, אלא יצירת הזכות החומרית ע"י עצם התחלת השימוש. התחיל מבקש להשתמש בסימנו מזמן והשני כלל עוד לא השתמש בסימן, יזכה הראשון. אבל אם שניים התחילו להשתמש בסימניהם, אפילו לא בדיוק באותו המועד, נעשית קביעת זכות העדיפות מסובכת. אס אחד הצדדים התחיל להשתמש בסימן שלא בתום לב (כאמור

.6

בבג"ץ 47/43) שוב תהיה התוצאה בלולה ".

בטרס שקילת המבתנים נזכיר כי נטל ההוכחה בהליך לפי סעיף 29 לפקודה מוטל על שני הצדדים באופן שווה (בג"צ 460/87 6.00.1,12/]א 65שא0% .זע זשע נ' רשס הפטנטים ואח', פ"ד מ"ב(1), 485). כן נפסק, כי צד אשר לא הוכיח טענותיו העובדתיות אינו יכול לכות בעדיפות במסגרת הליך מסוג זה (ר' הליך לפי סעיף 29 בקשות 124738-9 ו- 0, פ127415 "תג תק 1/0" (מעוצב) (הליך לפי סע' 29), מוסיקה פלוס נ' 1.006

1 30611 23178016 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 4.6.2007)). כמתואר להלן, מקרה זה יוכרע על פי מידת הראיות שהובאו על ידי כל צד על מנת לשכנע בעמידתו במבחניס האמורים.

מועד הגשת הבקשות לרישום

7

.8

.9

כאמור, בקשתה של אק לרישום סימן 858' הוגשה בישראל ביוס 6.1.2011 על פי דיו קדימה

לבקשה משוויץ מיוס 16.12.2010. הבקשות מטעס 11 נהנות אף הן מדין קדימה לבקשות שהוגשו במדינות זרות, בקשה 442' מיוס 16.3.2011 בהתאס לבקשה שהוגשה באיטליה מיוס 0 ובקשה 943' בהתאס לבקשה שהוגשה בשוויץ, מיוס 21.4.2011. לפיכך, 11 טוענת לעדיפות סימניה מאחר שבקשתה הראשונה באיטליה קדמה בחודש יותר לבקשתה הראשונה של ק]/\ בשוויצ.

רק במקרים חריגיס יוענק משקל מכריע למועדי הגשת הבקשות המתחרות. לגבי מבחן זה אף צויין בענייו כוכב נולד, כי:

"ככל שפרק הזמן שבין ההגשות קטן יותר, כך יקטן משקלו של המבחן בשקלול מעדכת הזכויות הכוללת."

לכן, על אף שמועד הגשת בקשתה של 11 קודס בזמן, איני מוצא שדי בהפרש של חודש יותר בלבד כדי להעניק לה עדיפות מכרעת בקבלת בקשתה ויש לבחון את הסימנים בהתאס למבחניס האחרים. ואת מבלי לגרוע ממשקלה של עובדה זו במכלול תוצאות המבחניס האחריס הנדוניס להקן.

היקף השימוש

.0

.1

.2

.3

.4

כפי שעמד על כך הפוסק בקניין רוחני בעניין כוכב נולד, שאלת היקף השימוש תלויה אחר מי שיוכל לבסס שימוש קודס משמעותי ולאו דווקא שימוש קודם כלשהו (ר' עניין כוכב נולד, פסקא 54). כפי שעמדנו על כך בעניין 019, ניתן להתייחס במבחן השימוש אשר הביא את הציבור לזּהות את מבקש הסימן כעומד מאחורי השירותים המוצעים. ודוק, לעניין הליך בקשות מתחרות על פי סעיף 29 לפקודה אין המדובר בהכרח בשימוש ממושך לצורך מבחן זה ולא כל שכן אין המדובר בקביעת מסמרות לעניין רכישת אופי מבחין, אלא בשאלה של יצירת עדיפות משמעותית לאחד מן הצדדים על פני משנהו.

קזא לא הציגה כל נתוניס לגבי שימוש בסימן בישראל או בעולס. לעומתה, מר מינטו הצהיר מטעס 11 כי היא עושה שימוש בפועל במלה "4175 /0/71" בעולס וכי עיצבה מוצר חדש לשימוש בסימנים המבוקשים על ידה תחת מותג הסיגריות ".0/0/11" המוכר היטב שבבעלותה. מר מינטו אף הוסיף, כי למיטב ידיעתו, ?7/1 לא השיקה עדיין כל מוצר הנושא את המילה "471 /0-11\ " ובפרט את הסימן שבבקשה 858'. הצהרות אלה לא נסתרו על ידי קואץ.

מר מינטו פירט כי המוצרים מסדרת "78 /406.11" הושקו לראשונה בשוודיה ביוס 1, ותמך ואת באמצעות העתק קבלה המעידה על הפצת 199,500 יחידות שנשלחו מטעם החברה בשוודיה. לדברי מר מינטו, השקת מוצרי 418 /4011 נעשתה מאז גס באיטליה, הולנד, פולין, אוסטריה, פורטוגל, דרוס אפריקה, שוויצ ולוקסמבורג. לדבריו, למרות התקופה הקצרה יחסית בה מצוייס המוצרים בשוק, נחלו המוצרים הנושאים את

הסימנים הצלחה מסחרית. כך למשל, מאז השקת המוצר מכרה 11 כ- 70 מיליון סיגריות ד ץז ונטען כי מכירותיה הולכות וגדלות (אס כי לא סופקה כל אסמכתא לטענה זו).

מר מינטו הצהיר כי 11 השקיעה מאמציס רביס בשיווק וקידוס מכירות של המוצרים

הנושאים את המלה "1 /071 ". אמנס לא צורפו נתוניס כלשהס כאסמכתאות לגבי סכומי ההשקעה בפרסוס המוצרים, אולם צורפו תצלומיס של פרסומות למוצריס הנושאים את הסימן ברחבי העולם. כפי שעולה מהחומריס שהוצגו, הסימנים הכולל את המלה

"ד עזד) " מודגשיס בחומר הפרסומי בנקודות המכירה של מוצריה.

אין בדבריס אלה להעיד על שימוש על ידי 11 בישראל. 11 סומכת לעניין זה על "זליגתו" של המוניטין הבינלאומי של הסימנים המבוקשים לישראל. טענה זו דורשת ביסוס ומכל מקום תוכל להיות מועלית רק במקרים בהם ניכר מוניטין בסדר גודל בין-לאומי (והשוו בקשות

מתחרות 125438, 126755, ענק האופטיקה בע"מ נ' .)א ₪ גת סא (פורסם באתר רשות

הפטנטים, 22.10.2003, שס בפסקא 25 פירוט של האמצעים מהם ניתן ללמוד על השפעתם של פעולות בחו"ל על המוניטין בישראל).

עס זאת, מאחר שבהליכי תחרות עסקינן לא ניתן להתעלס מכך שמצדה של ]אק לא הוצגו כל נתוניסם לגבי שימוש בעולס ואף לא בישראל. מכאן שבמבחן וה עדיפות בקשותיה של 11 על אלה של ק]אק.

תוס הלב בבחירת הסימן

.6

.7

.8

.9

עניינו של תוס הלב הינו בשאלה האם היה בבחירת איזה מן הסימנים המתחרים על ידי בעליהס כדי להיבנות מהמוניטין שרכש יריבו באותו הסימן, או כדי לפגוע במוניטין וה (ר' עניין סבון של פעם, בפסקא 14). ולמתמקד המבחן בשני שלבים: שלב בחירת הסימן; ושלב השימוש בסימן לאחר השלמת בחירתו (ר' עניין כוכב נולד, בפסקא 18).

לטענת מר מינטו, 11 היתה הראשונה שטבעה את המונח "417 /0-111 " בקשר עס מוצרי

טבק וכן עיצבה אריות מוצר כדוגמת הסימן שבבקשה 943' בו לטעמו המלה "דג /זד-)\ " היא מרכיב דומיננטי. דבריס אלה לא נסתרו.

ץקוע לא הביאה כל הסבר מדוע בחרה לרשום סימניה הכוללים את המלה "תדג צז7 0 ". 1 אף עמדה על כך כי 1 בחרה לשווק בפועל מוצר מתחרה תחת השם "2 כג\ /ש\תסק 1 אז" (כעולה מפנקס סימני המסחר, סימן וה הוגש על ידי המבקשת לרישום בישראל כבקשות 238263 ו-238267 ביוס 9.6.2011). כפי הנראה עושה את שימוש בפועל בישראל בסימן האחר שכן במהלך חקירתו הנגדית של מר אביר הוגשה כראיה חפיסת סיגריות מתוצרת ;]וק (סומנה כמוצג 11/1) הנושאת אזהרת בריאות בעברית, הנחזית להיראות כמו הסימן שבבקשה 858', אלא שאת הכיתוב בחלק העליון של הסימן מחליפות המילים "1 אז 2 סאה /\תסת" ואת הכיתוב "זסט1]8 165 6ְהט868" המופיע בסימן 858' שתחת הסימן 1.8:/1 מחליפות המלים "זסטג!1 [1[10ח6ות 107 655עק". כן הוצגה תמונה של מתקן מכירות של סיגריות מתוצרתה של :2/1 בישראל, כשמעליו מודעת פרסומת לחפיסת סיגריות כפי שמתוארת לעיל ולא כפי שמופיעה בבקשה 858'. השימוש בפועל הנעשה על ידי קז]אע מעיד על כך שבידה חלופה לתחרות ב-11 שלא באמצעות הסימן המבוקש על ידה כאן. כאמור, אין בפיה של 212 הסבר מניח את הדעת מדוע בחרה בקש לרשום את הסימן המבוקש ומדוע יש לאפשר לה לעשות בו שימוש בעוד שבפועל עשוה שימוש בסימניס אחריסם.

על