סימן מסחר 345678

ההחלטה:

בקשה לרישום סימן מסחר 222002

(צ6תתא התטססז-5)

המבקשת: 6 ,1105 /\ ה10והשסהה

ע"י ב"כ עדין- ליס, עו"ד

המבקשת הגישה בקשה לרישוס סימן המסחר שבכותרת ביוס 15.9.2009 עבור "משקה אנרגיה, לרבות שוטים מרוכזזיס של משקאות אנרגיה"; הנכלליס בסוג 32 (להלן: "הסימן המבוקש"). בקשת הרישוס נדחתה ביום 22.7.2010 בשל קביעת בוחן מחלקת סימני מסחר כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין על פי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח משולב], תשל"ב-1972 (להלן - "הפקודה") לגבי הטובין האמוריס וגם לאור קביעתו של הבוחן מכוח סעיף 10(11) לפקודה כי הסימן תיאורי בהיותו נוגע במישרין אל מהות או איכות הסחורות שלסימונן הוא נועד.

הלשכה הודיעה למבקשת באותו מכתב על חמש בקשות לסימניס דומיס אשר הוגשו ללהטעות את הציבור."

מבין תנאים אלה בענייננו עשויים לבטל את אפשרות קבלתו לרישום של סימן חוצ הוראות סעיף 16(א)(2) לגבי העדר מידה כלשהי של אופי מבחין וסעיף 16(א)(3) לגבי הרכב הסימן באופן בלעדי מאותיות או ציונים המשמשים במסחר או המתארים את הטובין.

3. האופי המבחין אשר נדרש בסעיף 16(א)(2) הוא אופי מבחין בעל מידה כלשהי מעל לאפס והוא יכול להיות אופי מבחין נרכש, אינהרנטי או איוון בין שניהם (ר' עניין מקדונלד, פסקא 32).

4. סעיף 16(א)(2) לפקודה תוקן באמצעות הצעת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני - התאמה להוראות ההסכם הטריפס, התשנ"ט-1999, בעקבות הסכם טריפס אליו הצטרפה ישראל כדי להקל על רישום בישראל של סימני המוכרים באר מוצאם (בקשה לרישום סימני מסחר מס' 228233, | 228232 (סימנים תלת מימדים), 58 5א%\10 א₪/55, ניתן ביוס 2, פסקא 28).

המבקשת הראתה מידת היכרות גבוהה של הצרכן בארה"ב, ארץ מוצאו של הסימן, עם הסימן האמור והיקפי פעילות שיווקית נרחבת באמצעים אשר לא ניתן לפסול כי נגישים במידה ו או אחרת בקרב הציבור בישראל החשוף למדיה גלובאלית כגון הפרסום של הסימן בתוכניות טלוויזיה אמריקאיות ומתן חסות לאירועי ספורט אמריקאי, אשר משודרים באר.

חיזוק לכך אני מוצא בתשעה-עשר הפניות שנעשו מהארץ אל המבקשת כדי להפיץ את מוצריה בישראל וגם בבקשות של גורמים מקומיים לרשום את הסימן בישראל אשר כאמור לעיל נזנחו על ידי לאחר פניית המבקשת. מכאן שלא ניתן לבטל את האפשרות שישנה תחילתו של אופי מבחין נרכש במידה כלשהי בישראל אף בתקופה החל בפועל שימוש של המבקשת בסימן בישראל.

כאמור לעיל, הסימן המבוקש מצוי על ציר התיאוריות בין התיאורי למרמז. מכאן שעל פניו נראה שלמרות שאין בפנינו אופי מבחין אינהרנטי במידה מספקת לעבור את משוכתו של סעיף 8(א) הרי שאינו נעדר אופי מבחין לחלוטין.

נותר עתה לבחון מידת עמידתו של הסימן המבוקש בסייג הקבוע בסעיף 16(א)(3) לפקודה. ודווק, הוראות סעיף 16(א)(3) לפקודה דומות אך אינן הות לאלה של סעיף 10(11) לפקודה.

סעיף 16(א)(3) מסייג את הרישום על פי סעיף 16 רבתי בוואת הלשון:

"(3) הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג הטובין, איכותם, כמותם, מקום מוצאם, ייעודם, תקופת ייצורם או שווים; " (ההדגשה אינה במקור - א.ק.)

זאת בעוד שסעיף 10(11) לפקודה קובע שלא יהיה כשיר לרישום:

"(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישוין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או9;"

בקריאת ההבדלים הללו עומדת תכלית חקיקתו של סעיף 16 לפקודה אשר מטרתה לצמצם ולהקל רישום של סימנים מחוץ לארץ. סעיף 16(א)(3) לפקודה דהיינו זהה בלשונו לקודמו סעיף 11א(1)(ג) לפקודה אשר תוקנה בעקבות הצעת חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 3) תשכ"ד-1964, (ה"ח 609, ז' בסיוו תשכ"ד, 18.5.1964, עמוד 139). תיקון הפקודה משנת 1938 נעשה בעקבות חתימת ישראל על אמנת פריז בשנת 1958 והתיקונים שבוצעו בה כדי להבטחת הענקת זכויות שוות לכל אזרחי חברות האמנה. במסגרת זו הורחבה חובת המדינה לרשום סימני מסחר אשר נרשמו בארץ המוצא אלא אם, בין היתר, הסימן "אינו נחשב כסימן מסחר".

לפי הפקודה " (בעמוד 142 לדברי ההסבר, בפסקא 7(ב)). בהמשך אותם דברי ההסבר נאמר (בראש עמוד 143): 'כל תיקומי האמנה שנזכרו מצריכים תיקון בחוק. ואלה ההוראות שמוצע לחוקקן או לתקנן כדי לאפשר אשרורת של האמנה הנזכרת:... (3) להוסיף סעיף 11א כדי למלא אחר הוראת סעיף 6 חמישי לאמנה בקשר לרישום סימנים של תושבי חוץ הרשומים בארץ מוצאם. "

מכאן שלמרות הדמיון ביניהם, הוראות סעיף 16(א)(3) אינן מייתרות את הוראות סעיף 10(11) לפקודה. בעוד סעיף 10(11) לפקודה מפרט סוגי סימנים אשר לא ייחשבו סימן כשיר לרישום לפי הפקודה, הרי שמבלי להיין את הוראות סעיף 10(11) לפקודה אותו כאמור לא חייבה האמנה לתקן, סעיף 16(א)(3) בא להחריג ולקבוע מקרים מיוחדים, נפרדים ומצומצמים בהם ניתן יהיה לקבל סימן מחוץ לארץ לרישום. סעיף זה אינו אלא תרגום של חלקו השני של סעיף

(2()11) 165טת1ט6 לאמנת פריז :

קהּגח )וט 5מ01680100ת1 עס 51085 ]0 ץ[6ע61051א6 6025156 עס..." )מהּט) ,קו[הטן) 0ת1] 16 606510316 10 ,19806 ת1 ,506706 6 שס ,20005 116 01 ,תוש1זס 01 66ה[כן ,₪6[בּע ,56סכןזטוכ 116060

(ההדגשה אינה במקור - א.ק.) ".0וז6טו6סיכן 01 6חחוז

כאמור, מטרתו של סעיף 16(א)(2) לפקודה כפי שתוקן ב-1999 להקל על רישום של סימנים זריס. לאור הדברים אשר הוסברו לגבי תיקון קודמו של סעיף 16(א)(3) לפקודה הנוכחית דומה גם מטרת קיוס הוראות אמנת פריז, כפי שעמד על כך כבוד הפוסק בקניין רוחני בעניין מקדונלדס, בפסקה 30 :

ששת התנאים האמורים, מצומצמים לא ורק במספרם אלא גם בתוכנם... ואילו התנאי השלישי קובע, כי לא ירשם סימן כאמור, אס הוא מורכב אך ורק מאותיות או ציונים העשויים לשמש במסחר כדי לציין את סוג, איכות, כמות, מוצא, ייעוד, תאריך ייצור או שווי של המוצר. קל להבחין כי זוהי רשימה מצומצמת, הרבה יותר, מאשר קביעה לפיה מילה או סיסמא שהם שבח כללי צריכים להשאר פתוחים לציבור, גם אם אף אדם טרם רכש בהם זכויות. "

בעוד שבסעיף 10(11) דרישה להיות הסימן "מורכב" מרכיבים שיש בהס לתאר את הטובין, סעיף 16(א)(3) מקל ומצמצם את המגבלה לכך שאם הסימן יהיה "מורכב אך ורק" מרכיבים שיש בהס לתאר את הטובין לא יהיה כשיר לרישום. דהיינו, סעיף זה יחול רק במקרים בהס

הסימן הוא תיאורי גרידא, (ר' עש"א 5890-10-12 *סטונו נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ניתן ביוס 10.3.2013, פורסם בנבו, פסקא 8). רק רמת תיאוריות גבוהה זו לא תאפשר להקל בבחינה לכשרות הרישום של סימן חוצ.

כפי שנקבע כי לצרכי סעיף 16(א)(2) לפקודה יידרש אופי מבחין כלשהו יותר מאפס כדרישה מינימאלית, כך סעיף 16(א)(3) לפקודה דורש תיאוריות מקסימלית כתנאי למנוע רישומו של הסימן על פי הוראות סעיף 16 לפקודה.

לענייננו, חשוב הממצא שנדון לעיל לפיו אין המדובר בסימן המצוי באופן חד משמעי בקצה התיאורי של ציר התיאוריות. אמנם, כאמור לעיל הסימן צ3)02 את 5-10218 נמצא נוטה למנעד התיאורי ומתרחק מהמרמז ובכך אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 10(11) לפקודה. זאת, ספק אם ניתן לקבוע כי הסימן המבוקש מורכב אך ורק ממספרים ואותיות אשר עשויים להיות בשימוש במסחר לגבי סוג הטובין הנדון. בסימן המבוקש שלושה רכיבים: הספרה "5" והמלים "110118" ו-"צסאתאת". כפי שעמד על כך בית המשפט בארה"ב, מלים אלה לכשעצמן, אף בזיקה לטובין לגבי הסמן המבוקש לרישום, אינו בהכרח משמשות למסחר (והשוואה, להבדיל, לבחינת הסימנים בכללותם לשאלת הדמיון כפי שזה נדון ב-רע"א 2 טעם טבע 1988 טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, ניתן ביוס 25.11.2002, בפסקאות 12, 17; ר' גם: עניין "א][54 הצ תת", פסקא 14). מכאן שלא ניתן לקבוע הסימן מורכב אך ורק מאותיות או ציונים מתארים.

על כן, יירשם הסימן כמבוקש לאור הוראות סעיף 16 לפקודה.

אסא קלינג רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס ז' אייר, תשע"ג 7 אפריל, 2013