סימן מסחר 345678

ההחלטה:

בקשה לביטול פטנט מס' 12200 (התנגדות לתיקון פירוט)

בעלת הפטנט (המבקשת): [מספר מטושטש]

ע"י ב"כ גילת, ברקת ושות', עו"ד

מבקשות הביטול (המתנגדות): 1. [מספר מטושטש] 2. פריגו ישראל פרמצבטיקה בע "מ ע"י ב"כ ש. הורוביץ ושות', עו"ד

ה ח ל ט ה

ענייננו בהתנגדות לבקשה לתיקון פירוט פטנט רשום מס' 122910 אשר הוגשה ביוס 28.8.11 מטעם בעלת הפטנט (להלן: המבקשת). הפטנט בו עסקינן נרשם על שם המבקשת עוד ביוס הבקשה כוללת תיקון תביעות מס' 25,26,45,46, מחיקת תביעה מס' 44 וכן הוספת תביעות חדשות מס' 47-51. מבקשות הביטול (להלן: "המתנגדות"), התנגדו חלקית לתיקון המבוקש בכל הנוגע להוספת התביעות החדשות.

ביוס 26.3.12 אושר תיקון תביעות מס' 25,26,45,46 וכן מחיקת תביעה מס' 44. דבר הבקשה לתיקון התביעות פורסם ביומן הפטנטים (יולי 2012), ובהעדר התנגדויות מטעם הציבור בוצע התיקון.

ואלו התיקונים לפירוט הפטנט שאושרו: בלשון חופשית, תביעה מס' 25 לאחר תיקונה תובעת פורמולציות המכילות תערובת פרוטאין ובה נוגדן חד שבטי הנבחר מקבוצת נוגדנים הקרויות 12 ו - 185-הַחה, ליאופרוטקטנט אשר תפקידו למנוע או להפחית שינויים כימיים ואי יציבות הנוגדן בתהליך הייבוש בהקפאה, כאשר הליאופרוטקטנט הוא סוכרוז או טרהלוז וכאשר היחסים המולריים בין הנוגדן לבין הליאופרוטקטנט של 100-510 יח' מול ליאופרוטקנט לכל 1 יח' מול נוגדן.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

תביעה מס' 26 לאחר תיקונה תובעת פורמולציה שעברה ליאופוליוציה, ומכילה נוגדן חד שבטי בכמות של כ- 5-40 מ"ג/מ"ל, סוכרוז או טרהלוז בכמות של (10-100 מ"מ, בופר וחומרים פעילי שטח.

תביעה מס' 44 נמחקה; תביעה מס' 45 שונתה לתביעה מס' 44 והפכה תלויה בתביעה מס' 25. תביעה מס' 46 שונתה לתביעה מס' 45 והפכה תלויה גם היא בתביעה מס' 25.

החלטה זו עוסקת בהתנגדות לבקשה להוספת תביעות חדשות שמספריהן 47-51 למערך התביעות המקורי בפטנט הרשום. המבקשת השיבה להתנגדות ביוס 30.10.11 וביוס 30.1.12 הגיבו המתנגדות לתשובה זו. כתבי טענות נוספים בהליך הוגשו לאחר שניתנה רשות לכך.

ביוס 26.3.12 התקיים בפני דיון מקדמי במסגרתו הודיעו הצדדים כי מוותרים על השמעת טענות בע"פ בהליך ההתנגדות לתיקון הפירוט. אי לכך, נתבקש אישורו של הסדר דיוני לפיו יוגשו מטעם צדדים טיעונים משלימים. ביוס 29.3.12 ניתנה החלטתי המעניקה תוקף להסדר דיוני והצדדים פעלו על פי הוראותיו במועדן וכסדרן.

מן הבקשה לתיקון הפירוט שהגישה המבקשת, עולה כי ברצונה להוסיף תביעות חדשות כדלקמן:

הוספת תביעה תלויה חדשה מס'47 : [מספרים מטושטשים] 45, 31, 29, 30, 26, 25 [מספרים מטושטשים] (נוגדנים) וד. 47" "[מספרים מטושטשים]"

הוספת תביעה תלויה חדשה מס'48:

[מספרים מטושטשים] 30 נמנה [מספרים מטושטשים] (תסובה) נוגדנים וד. 48" [מספרים מטושטשים] 18/11 ת10-30 נוסחה נמסיז] (טסומה) גגה תו ץספנזהבּ 04125-8/אטת [מספרים מטושטשים]

הוספת תביעה תלויה חדשה מס'49: [מספרים מטושטשים] 48 זס ,25,26,29,23,31,45 [מספרים מטושטשים] (נוגדנים) וד. 49" [מספרים מטושטשים]

הוספת תביעה עצמאית חדשה מס'50:

[מספרים מטושטשים] 60 ת10ז13וויזס] [מספרים מטושטשים] 66050100160 / .50" ה חב ז1]0טכ 3 ,631056 ,. ז//18ת10-30 טסה וחסי) +תווסוהּ מב תג 10007וחבּ [מספרים מטושטשים]

הוספת תביעה עצמאית חדשה מס'51:

[מספרים מטושטשים] 60 תסוזבּ[טותע0] 50100160ת7660 3 .51" .31056 ,. 18/7111 10-30 +טסכ[הּ וסיד) +תוסוחזהּ זה תו עהספווחבּ 4125-8 ג ]ות 46 65 ת[6ץ6העו ,20 0175072866 תה ע16/ט 6ת1ו500ות

. "135) 30 30001 16351 31 10 :6 2-8 31 51316 15 מסז1הּ[ט ודוס

לטענת המבקשת התביעות החדשות כוללות הגבלות אשר בכוחן לצמצם ו/או להבהיר הצמצום ואת היקף ההגנה הנתבע:

הגבלת הנוגדן הנתבע ל- 1/12405-8\טו] (ראה: תביעות חדשות שמספריהן 47, 8, 50, 51).

הגבלה לשימוש בחומוים בלתי פעילים ספציפיים: ש6)]/טע 6מ5001ום ו- 0 5010816ע01כ (ראה: תביעות חדשות שמספריהן 48 ו -51).

בחירת ליאופרוטקטנט ספציפי, הוא 1161131056 (ראה: תביעות חדשות 48, 50, ו - 1).

דרישה למדלל ספציפי 3\/1'1 (ראה: תביעה חדשה שמספרה'51).

דרישה ליעוד הפורמולציה הנתבעת לטיפול בסרטן השד או הקיבה (ראה: תביעה חדשה שמספרה 49).

תמצית טענות הצדדים

המתנגדות טוענות כי אין בתביעות החדשות שהוספתן נתבקשה כדי להתגבר על טענת העדר ההתקדמות האמצאתית אשר הועלתה כנגד הפטנט הרשום, במסגרת הליך הבקשה לביטולו. מכאן כי אינן משיגות את המטרה אשר לשמן נתבקשו (לשם הוכחת טענתה זו, צירפו המתנגדות את תצהירו של ד"ר צ'אנג מיוס 30.10.11).

עוד נטען כי בקשת התיקון לוקה בשיהוי וחוסר ניקיון כפיים, שכן מטרת המבקשת אינה לצמצם ו/או להבהיר את תביעות הפטנט כי אס לנקוט במהלך טקטי ולעכב את התקדמות הליך הבקשה לביטול הפטנט.

כמו כן נטען כי אין להתיר את הוספת התביעות החדשות מס' 47-51 שכן אינן עומדות בתנאי הוראת סעיף 65 לחוק הפטנטים, קרי אין בהן כדי לצמצם את התביעות, להבהיר או לסלק שגיאה בהן.

המתנגדות מבססות טענותיהן, בין היתר, על ההחלטה בעניין התנגדות לתיקון פירוט בקשת פטנט מס' 149567 מיום 16.11.10 (להלן: "החלטה בעניין הבתעג תהעב56").

בתגובה טוענת המבקשת כי יש להתיר את הוספת התביעות החדשות מס' 47-51 שכן הוסבר לטענתה בבקשת תיקון הפירוט שהוגשה מטעמה, כי יש בהן כדי לצמצם את היקף ההגנה הנתבע במערך התביעות המקורי בכללותו וכי אין בהן כדי להרחיבו או להוסיף לו דבר. עוד נטען כי תביעות מס' 47-51 החדשות הן בבחינת הבהרה מותרת לפירוט הפטנט שכן בכוחן להבהיר את תיקון התביעות שאושר.

באשר להחלטה בעניין הזזה עו 56, נטען כי אין היא מונעת העתירה לבקשה לתיקון הפירוט בה עסקינן מאחר שניתן לאבחן את נסיבות העניין מאלו בגינן ניתנה.

המבקשת טענה עוד כי על מנת שבקשת תיקון פירוט תדחה מטעמי שיהוי וחוסר תוס לב, על המתנגדות לעמוד ברף הוכחה גבוה במיוחד, ובכך לטענתה כשלו.

המסגרת המשפטית

בקשה לביצוע תיקון בפירוט הפטנט הינה זכות המוקנית לבעל פטנט רשום כמו גס למבקש פטנט, וזאת על פי חוק הפטנטים התשכ"ז 1967 (להלן: "חוק הפטנטים"). פירוט הפטנט מכיל את תיאור המצאה, השרטוטים (אס קיימים) ותביעות הפטנט אשר תוחמות בקפידה את ההגנה הנתבעת בגין המצאה.

בעוד שבשלב הגשת בקשת הפטנט וטרס קיבולו, זכותו של המבקש לתיקון הפירוט הינה רחבה יחסית (ראה סעיפים 22-23 לחוק הפטנטים), שהרי משעה שנרשם הפטנט וניתנה לבעליו זכות בלעדית ארוכת שנים בו, הוגבלה זכותו של בעל הפטנט, ואין הוא רשאי לבצע בו שינויים, אלא בתנאים מסוימים ומוגדרים. תנאים אלו נקבעו מפורשות על ידי המחוקק במסגרת סימן ג' לפרק ד' בהוראות סעיפים 65-66 לחוק הפטנטים וזאת כדלקמן:

"65. בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.

6. הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקר מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם ברשומות."

כלומר, על בקשה לתיקון פירוט פטנט לעמוד בשני תנאים מצטברים הקבועים בהוראות סעיפים 65 ו - 66 לחוק הפטנטים. על אופיו הדו שלבי והשל המבחן לכשירותו של תיקון פירוט פטנט אין הצדדיס חלוקי בדעותיהם. אף על פי כן, גישתם שונה באשר למשמעות הוראת סעיף 65 לחוק הפטנטים ועל כן ארחיב קמעה בנושא זה.

סעיף 65 לחוק הפטנטים

היות שהמדובר בפטנט רשום בחיר המחוקק להגביל בצורה ניכרת את זכות בעל הפטנט לעריכת תיקונים בו. תיקון שכזה יאושר באחד או יותר משלושה מקרים: הבהרה; סילוק שגיאה; ובמצוס תביעות הפטנט.

לעניין בחירת המחוקק במונח "צמצום תביעות הפטנט" במסגרת סעיף 65, דומה כי לא יכול להיות חולק כי המדובר בפעולה אשר יש בה כדי להקטין את שנתבע במסגרת התביעות המקוריות. שאחרת, לו סבר המחוקק כי באמצעות תיקון הפירוט ניתן להותיר את היקף התביעות על כנו, מה טעס ראה המחוקק בבחירת המילים "צמצום תביעות"? חזקה היא כי הוראת סעיף 65 לחוק לא נחקקה לשווא וכי נכון לעתה איננה בבחינת אות מתה.

סעיף 66 לחוק הפטנטים

כאמור, על הבקשה לתיקון פירוט לעמוד בתנאי שני ונוסף אשר קבע המחוקק. לפי תנאי זה, לא יהא רשאי בעל הפטנט להרחיב את היקף התביעות או להוסיף לפירוט דבר שבעיקרו לא היה בו מלכתחילה. קיומו של תנאי שני ונוסף זה יבחן אך לאחר שהשתכנע היושב בדין כי קודם לכן נתקיימו הנסיבות המנויות בסעיף 65 לחוק.

סיכום ביניים: המבחן הדו שלבי

המדובר אכן במבחן דו שלבי בעל שתי משוכות מצטברות ולא חלופיות, אשר תבחנה זו לאחר זו, על פי הסדר אותו קבע המחוקק. לעניין והראה החלטת כב' רשם הפטנטים, ד"ר

מאיר נועם, במסגרת התנגדות לתיקון פירוט פטנט מס' 124024 בעניין [מספר מטושטש] [מספרים מטושטשים], מיום 21.10.07 (פורסם באתר הרשות).

ומהי המשמעות אשר יש לאותו מבחן דו שלבי? האם תיקון פירוט אשר יש בו כדי לצמצם תביעה לפי סעיף 65 עלול שלא לעמוד בתנאי סעיף 66? התשובה לשאלה זו היא חיובית. ואת יקרה, למשל, מקוס שנתבקשה הוספת היבט מסוים לתביעה קיימת על מנת להקטין את ההגנה הנתבעת בה, אולם אותו היבט אינו נתמך כלל בפירוט הפטנט (היינו בתיאור, בשרטוטים או בתביעות). ראה לעניין ואת החלטה בהתנגדות לתיקון פירוט בקשת פטנט מס'

7 בעניין אוניפארם בע "מ כ .020 [מספרים מטושטשים] (להלן: ההחלטה בעניין אוניפארם)

מיוס 30 באפריל 2003 (פורסמה באתר הרשות) שם נקבע כי תיקון תביעה קיימת באמצעות הוספת היבט מסוים אשר הודגם במסגרת פירוט הפטנט, עומד בתנאי סעיפים 65 ו - 66 לחוק הפטנטים.

ניסיון לאמ גישות שונות לתיקון פירוט בפטנט הקיימות במדינות אחרות ראוי לו שיעשה בהירות המתבקשת, נוכח ההבדלים הקיימים כיוס בדיני הפטנטיס המיושמים במדינות העולמי השונות. ואת בפרט, נוכח קיומן של הוראות חוק אשר אותן התווה המחוקק הישראלי והמפרטות במפורש את תנאי כשירות בקשה לתיקון פירוט הפטנט.

אין בכוונתי להידרש לדיון בדבר הצורך בתיקון חקיקה בעניין זה, כל עוד עומד על כנו סעיף 65 לחוק הפטנטים, שהרי לא ניתן אלא ליישמו ככתבו וכלשונו.

ההחלטה בעניין היוזה [מספר מטושטש] /ו56

הצדדיס טענו ביחס לתחולת ההחלטה בעניין הווהת [מספרים מטושטשים] על העניין שבפני ולפיכך מן הראוי כי החלטה זו תתואר בקצרה. החלטה זו עניינה בבקשת חברת הווהת [מספרים מטושטשים]/2 להוסיף למערך התביעות לו עתרה במקור, תביעה חדשה מס' 6, התלויה בתביעות 1-5 במסגרתן נתבעו תרכובות המכילות מלחים ומתמיריס מסוימים. בתביעה מס' 6 ביקשה חברת ההזה [מספרים מטושטשים] לתבוע את אותן תרכובות המפורטות בתביעה מס' 1-5 בצורתן הגבישית. טענתה הייתה כי בתביעה מס' 6 החדשה יש כדי לצמצם את תביעה מס' 1 העצמאית או לחילופין את מערך התביעות שמספריהן 1-5 או לחילופי חילופין להבהיר את הנתבע בהן. ביוס 16.11.10 ניתנה החלטתי ובה נקבע כי הוספת תביעה תלויה, תוך הותרת התביעה או התביעות אותן מתיימרת התביעה החדשה לצמצם, אינה בבחינת "צמצום תביעות" כמשמעו בהוראת סעיף 65 לחוק, וכך נקבע בסעיף 23 להחלטה:

"צמצום תביעות משמעו תביעת חלק קטן יותר מהיקף המונופולין שנתבע במסגרת תביעה או מערכת תביעות כפי שהוגשו במקור. אין בתביעה מס' 6 החדשה כדי להקטין את היקף המונופולין הנתבע בתביעה מס'1 או במערוך תביעות 5 -1. שהרי שעה שתתברר ההתנגדות לבקשת הפטנט שבפני (כמו גם במסגרת תביעת הפרה, אם ירשם הפטנט), תיבחנה תביעות אלו בשלמותן, והיקף המונופולין הנתבעיף 19 זה הוענקה לבית המשפט סמכות רחבה שבשיקול דעת לתיקון פירוט בבקשת פטנט: "בתנאי שלא יורשה שום תיקון אשר על פיו יהא בפירוט המתוקן משום תביעה לאמצאה שונה בעיקרה מהאמצאה שנדרשה בפירוט לפני שהוכנסו בו התיקונים...".

שעה שבוטל החלק בפקודת הפטנטים והמדגמים העוסק בפטנטים, ובמקומו חוקק חוק הפטנטים התשכ"ז 1967, בחר המחוקק שלא להותיר על כנו את המבחן הנ"ל הקבוע בסעיף 9 לפקודה. תחת סעיף 19 ה אשר בוטל, קבע המחוקק את הוראת סעיף 190 לחוק הקובע כי: "בכל הליך על פי חוק זה רשאי בית המשפט, על פי בקשת הפטנט, להודות על תיקון בפירוט, מן הטעמים האמודים בסעיף 65, או 96 ויחולו לגביו הודאות סעיפים 66 ו- 67 בשינויים המחויבים". כלומר, בעוד שלפני ביטול סעיף 19 לפקודה, הונחו בתי המשפט הישראלי לדון בשאלה האם התיקון המבוקש מוביל לאמצאה שונה בעיקרה או לאו, שהרי עתה השאלה שעליו לשאול היא האם התיקון המבוקש הינו בבחינת צמצום התביעות, בהבהרת הפירוט או סילוק שגיאה (כקבוע בסעיף 65 לחוק הפטנטים).

9. למעשה, במסגרת חוק הפטנטים התשכ"ז 1967 קבע המחוקק אמת מידה אחידה לבחינת כשירותו של תיקון פירוט פטנט, הן במסגרת הליכי המתנהלים בפני רשם הפטנטים והן באלו המתנהלים בבתי המשפט. אמת המידה זו היא המבחן הדו-שלבי המעוגן כיום בסעיפי 6 לחוק הפטנטים. ובתחילה לענייננו, יש לבחון האם יש בתיקון המבוקש כדי לצמצם את תביעות הפטנט, או לאו.

0. את ההלכה הקבועה בעניינו אמריקן סינאמיד ניתן ליישם ובואנו לבחון בקשת תיקון הפירוט אשר נמצאה כשירה לפי סעיף 65 ועתה נבחנת היא לאור תנאי סעיף 66 לחוק הפטנטים.

באופן ובה, יושמה ההלכה במספר החלטות אשר יצאו תחת ידי היושבים בדין ברשות הפטנטים אליהן הפנתה המבקשת עצמה. זהו אינו המקרה שבפני.

1. המבקשת מאבחנת את נסיבות העניין שבפני מאלו אשר פורטו בהחלטה בעניין שזגשוו56 המוזאו1ע. לטענתה, בענייננו קיים קשר הדוק בין תיקון התביעות שאושר לבין התביעות החדשות שהוספתן נתבקשה. אכן נכון, ההחלטה 2088 56/2 דנה במקרה בו נתבקשה הוספת תביעה תלויה חדשה ביחס לצורתה הגבישית של התרכובות שנתבעו בתביעות מס' 1-5. בין תביעה מס' 6 החדשה לבין צמצום התביעות בהן הייתה תלויה אכן לא היה קשר. עם ואת, גם בעניינו (למעט אולי בתביעה מס' 47 החדשה) קיים קושי לקבוע כי מתקיים קשר הדוק בין התביעות החדשות שהוספתן נתבקשה לבין התביעות שתיקונן הותר. מכל מקום, איני סבורה כי יש בקיומו של קשר זה או אחר בין תביעות שצומצמו לבין תביעות חדשות שהוספתן נתבקשה על מנת להכשיר הוספת תביעות חדשות למערך תביעות קייס. אילו הייתה מתקבלת טענת המבקשת, שהרי די בביצוע צמצום קל בתביעה עצמאית אחת כדי להכשיר הוספת תביעות תלויות חדשות לבקשת הפטנט, כל עוד קיים קשר ביניהן (שמידת היותו, איכותו ואופיו פתוחה לפרשנות).

2. קיים קושי ליישב את פרשנות המבקשת לפיה המבחן המהותי שנקבע לבחינת נאותות התיקון הוא מבחן ההפרה (היינו- האם התיקון המבוקש יהפוך פעולה מסוימת לפעולה מפרה, פעולה אשר לולא התיקון לא הייתה נחשבת כמפרה את הפטנט) עם המבחן הדו-שלבי הקבוע בהוראות סעיפים 65 ו- 66 ביחס לבחינת כשרות תיקון הפירוט המבוקש. לכל היותר עולה פרשנות זו עם הוראת סעיף 66 לחוק כשלעצמה, המהווה רק הסיפא למבחן הדו-שלבי שהתווה המחוקק הישראלי ביחס לבקשה לתיקון פירוט פטנט.

3. לאור כלל האמור לעיל, הריני לקבוע כי אין בתביעות חדשות מס' 47-51 משום צמצום תביעות כהוראת סעיף 65 לחוק.

אם בענייננו המדובר בהבהרת פירוט הפטנט כמשמעותה בסעיף 65 לחוק?

בבקשת התיקון טענה המבקשת כי יש בהוספת התביעות החדשות משום הבהרת פירוט הפטנט אשר יש להתירה לפי סעיף 65 לחוק הפטנטים. לגישתה, המדובר בהבהרת התיקון שאושר המתייחס לתביעות מס' 25,26,45,46, מחיקת תביעה מס' 44.

אותה הבהרה אליה התכוון המחוקק בסעיף 65 לחוק הפטנטים נובעת מחובת הגילוי המוטלת על כתפי מבקש הפטנט. חובה זו חלה עליו כלפי כלל הציבור לגלות באופן נהיר וברור את פרטי אמצאתו, בתמורה לזכות הבלעדית הניתנת בידיו מטעם המדינה, למנוע מאותו ציבור את זּכות השימוש באמצאה למשך 20 שנים לפחות. כפועל יוצא מחובה זו, ראה המחוקק לנכון להתיר לבעל הפטנט הרשום לתקן את פירוט הפטנט במטרה להוסיף ולהבהיר את פירוט הפטנט אשר בבעלותו.

ככלל, אין בהוספת תביעות חדשות לפטנט כדי להבהיר דבר מה בפטנט. אולם, אפילו היה מקום לעדן מעט קביעה זו, כך ששאלת הבהרת פירוט הפטנט באמצעות הוספת תביעות חדשות תיוותר לבחינת כל מקרה לגופו, שהרי הנטל להוכיח את כוחן זה רובצ לפתח המבקשת. בענייננו, וו לא עמדה בנטל הנדרש ואף לא הצביעה על צורך בהבהרת תיקון התביעות שאושר. דוגמא מס' 1 לפירוט הפטנט מבהירה דיה כי האמצאה מתייחסת לקבוצת הנוגדנים 1152-תג הכולל את הנוגדן הספציפי החד שבטי 8 -1404225]אטם. המדובר

בנוגדן ספציפי אשר נוכח בבקשת פט