סימן מסחר 345678

ההחלטה:

אלי ברורה ואינה מאפשרת הוספת תביעות תלויות חדשות במסגרת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים 65 ו-66 לחוק. מסקנתי זו מתבססת בעיקר על הוראת סעיף 65 אשר, כאמור לעיל, הינה המשוכה הראשונה אותה על מבקש תיקון פירוט לצלוח. כידוע, פעולת ניסוח תביעות תלויות הינה למעשה חלק מאסטרטגיה בה בוחר המבקש הפטנט או בא כוחו בעת עריכת בקשת הפטנט. בקשת פטנט מנוסחת כדרך פירמידה הפוכה כאשר התביעה העצמאית בבסיס הפירמידה הינה הרחבה ביותר. התביעות התלויות בתביעה העצמאית, הממוקמות מתחתיה והצרות יותר בהיקף המונופולין הנתבע בהן, מהוות למעשה קו הגנה חלופי אשר יסייע למבקש במידה והתביעה העצמאית תחשב רחבה מדי בעת בחינתה. כאמור, שלוש הנסיבות המנויות בסעיף 65 במסגרתן ניתן לבקש תיקון פירוט הינן: סילוק שגיאה, הבהרה או צמצום תביעות. אף לא אחת מהן תוכלנה ליתן הכשר להוספת תביעה חדשה. אילו הייתה מסקנתי אחרת, היה בדבר משוס הגמשת יתר של הוראת החוק שלא לומר עיוותה. איני סבורה כי ניתן לקבוע כי הוספת תביעה תלויה חדשה הינה בבחינת סילוק שגיאה. כוונת המחוקק לא הייתה להתיר למבקש לתקן שגיאה הנוגעת לאסטרטגיה בה בחר המבקש עת ניסח תביעותיו. אף אין בהוספת תביעה תלויה חדשה כדי להבהיר דבר מה בבקשת הפטנט הזקוק הבהרה.

כמו כן, כפי שכבר נקבע לעיל, אין בהוספת תביעה תלויה חדשה משמע צמצום תביעות המבקש. אף איני מקבלת את טענת המבקשת כי ניתן להוסיף תביעה תלויה חדשה הואיל והמחוקק נמנע מלקבוע בפירוש כיצד על המבקש לצמצם את תביעות בקשת הפטנט. הוראת סעיף 65 אינה משתמעת לשתי פנים בקבעה כי על המבקש לפעול לצמצום תביעותיו, משמע הקטנת המונופולין הנתבע במקור, ולא הוספת קווי הגנה חלופיים במעטה של תביעות תלויות חדשות. הטענה כי אין בתביעה תלויה כדי להרחיב את המונופולין הנתבע בבקשת הפטנט לא

תסייע למבקשת שעה שלא ניתן להראות כי יש בכוחה כדי לצמצם תביעה, כפי שנדרש בסעיף 5 לחוק.

לאור כל האמור לעיל בסעיפים 11-30 להחלטה זו, נאלצת אני לקבל את ההתנגדות להוספת תביעה מס'6 החדשה. המבקשת תהא רשאית להודיע, תוך שבועיים ממועד החלטתי זו, אם בדעתה לתקן את תביעה מס' 1 באופן שתתייחס לתרכובות גבישיות בלבד. התיקון יבחן לאור דרישות החוק ונוכח הסכמת המתנגדת כפי שהובעה במהלך הדיון שהתקיים בפני.

טענת חוסר תוס לבה של המבקשת

במסגרת ההליך, טענה המתנגדת כי המבקשת נמנעה מלציין בפני הרשם באופן מפורש כי התיקון לתביעה מס' 6 משמעו למעשה הוספת תביעה חדשה. לגרסתה הוצג התיקון המבוקש לתביעה זו באופן מטעה בכך שנמנעה מלסמןה בקו תחתון כמקובל. בכך, טענה המתנגדת, מתבטא חוסר תוס לבה של המבקשת, אשר די בו כדי לפסול את הוספת תביעה מס' 6 כמבוקש. אכן נכון, בקשת תיקון פירוט עלולה לעיתים להדחות אלא אם כן ביד המתנגדת להוכיח באותות ובמופתים, כי התנהלות מבקש הפירוט נגועה בחוסר תוס לב קיצוני. עם זאת, משנדחתה הבקשה להוספת תביעה מס' 6 החדשה, נראה כי אין עוד צורך בדיון בטענתה זו. אף על פי כן, הריני קובעת כי במקרה שבפני לא עלה ביד המתנגדת להוכיח כי התנהלות המבקשת נגועה בחוסר תוס לב קיצוני. מתצהיר המתמחה מר שאול מזרחי אשר צורף לתגובת המבקשת מיוס 15.9.10 (על אף שהלה לא נחקר לגביו) התרשמתי כי העדר סימון תביעה מס' 6 החדשה מקורו בטעות שנעשתה בתוס לב וללא כל כוונת ודון. איני יכולה להתעלם מפגמים נוספים שנמצאו בעריכת בקשת תיקון הפירוט ולא ניתן בהס לדעתי כדי להצביע על חוסר תוס לבה של המבקשת.

פסיקת הוצאות המתנגדת

לבסוף, נדרשת אני להתייחס לשאלת הוצאות המתנגדת בהליך זה. דעתי אינה נוחה מכך שהמבקשת הגישה בקשה לתיקון פירוט שעה שהיה עליה להגיש את הודעתה שכנגד בהליך ההתנגדות העיקרי, וזאת מבלי לבקש הארכת מועד כנדרש. כמו כן, בבקשתה לתיקון פירוט נמנעה המבקשת מלהסביר כיצד עומדים התיקונים המבוקשים בדרישות סעיפים 65 ו-66 לחוק הפטנטים. התנהלות מעין זו, יש בה כדי להקשות באופן משמעותי על המתנגד לבקשת תיקון פירוט להכין כראוי את ההתנגדות לתיקון. התנהלות מסוג זה אף מקשה על רשם הפטנטים לבחנו את כשירות תיקון הפירוט המבוקש.

הפרקטיקה הראויה והרצויה, תהא במסגרתה המבקש לתקן את בקשת הפטנט יראה במפורש, במדויק ובאופן ברור, ביחס לכל תביעה ותביעה, כיצד עומד התיקון המבוקש באחד (או יותר) משלושת תנאי סעיף 65 לחוק הפטנטים אשר רק בהתמלאם עומדת הזכות לבקש את תיקון הפירוט. בנוסף, כנדרש בסעיף 66 לחוק הפטנטים, על המבקש לפרט כדבעי מדוע אין בתיקון המבוקש כדי להרחיב את היקף התביעות בכללותו או להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו מעיקרס. בנוסף, על המבקש לציין מראי מקור מדויקיס בפירוט או בתביעות עליהם נסמכים התיקונים המבוקשים. אין לדעתי לקבל עוד בקשות לתיקון פירוט החורגות מהכללים הנ"ל.

נראה כי הבקשה שבפני אינה עומדת בכללים המנויים מעלה. אף על פי כן, בנסיבות העניין ומאחר שככל הנראה המבקשת פעלה עפ"י פרקטיקה הנהוגה ברשות עד כה, לא יילקח הדבר במכלול השיקולים לעניין פסיקת הוצאות המתנגדת. עם זאת, מאחר שהמתנגדת בכל זאת נדרשה להגשת התנגדות חלקית לתיקון הפירוט (ביחס להוספת תביעות תלויות חדשות מס' 6 ו-8) וכן להגשת כתב טענות נוסף בהליך ולדיון בפני. כמו כן, נוכח זניחת הבקשה לתיקון תביעה מס' 8 על-ידי המבקשת עצמה ודחיית הבקשה להוספת תביעה מס' 6 במסגרת החלטה זו, הריני מחייבת את המבקשת לשאת בהוצאות המתנגדת בגין הליך זה, בסך 8,000 ₪ הכולל מע"מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיוס ועד לתשלוסם בפועל.

יערה שושני-כספי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס 6 נובמבר 2010

ט' כסלו תשע"א