סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רישום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 115880 "אשל"

מבקשת הרישום: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ ע"י ב"כ גילת, ברקת ושות', עו"ד

המתנגדת : מחלבות יטבתה בע"מ ע"י ב"כ עמיר פרידמן, עו"ד

החלטה

1. המבקשת, תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ, הגישה את הבקשה לרישום סימן המסחר הבלתי מעוצב "אשל" וזכתה בדינה בהליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") אל מול המתנגדת בהליך זה, מחלבות יטבתה בע"מ. ראה החלטת כבוד הפוסק בקניין רוחני (בתוארו אז) מר ישראל אקסלרד הקובע את עדיפותה של המבקשת על פני המתנגדת לרישום הסימן "אשל" בפרשת תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ נ' מחלבות יטבתה בע"מ (הליך לפי סעיף 29 בין בקשות מתחרות 115880 "אשל" ו-119134 "אשל יטבתה") מיוס 8 ביולי 2004.

2. ביוס 27 בספטמבר 2004 הגישה המתנגדת ערעור על החלטת כבוד הפוסק אקסלרד לבית המשפט העליון. במקביל, ולאחר שכאמור נקבעה עדיפותה של המבקשת לרישום הסימן "אשל", בקשתה נבחנה, קובלה ופורסמה ביוס 31 באוקטובר 2004. המתנגדת הגישה את התנגדותה לרישום הסימן ביוס 5 בדצמבר 2004. לאור טענות המבקשת כי כתב הטענות מטעס המתנגדת אינו מפורט דיו ולא ניתן לעמוד ממנו על עילות ההתנגדות, הגישה המתנגדת כתב טענות מתוקן ביוס 8 בפברואר 2005. ביוס 9 בפברואר 2005 הושהה הליך ההתנגדות עד להכרעה בערעור שהגישה המתנגדת, ואת לבקשת המבקשת ובהסכמת המתנגדת. ביוס 30 באפריל 2007 דחה בית המשפט העליון את ערעור המתנגדת. ראה ע"א 4 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע "מ, תק-על 2(2007) 838. עס דחיית הערעור בנושא עדיפות הצדדיס לרישום הסימן "אשל", הופשר הליך ההתנגדות.

בשלב זה הגישה המבקשת את בקשתה הנוכחית לסילוק ההתנגדות על הסף. לטענתה, פסק הדין של בית המשפט העליון מהווה מעשה בית דין אשר יש בו כדי להביא לסיוס כל התדיינות בין הצדדיס לגבי רישום הסימן "אשל". המבקשת סבורה כי ההתנגדות מתבססת על עילות משפטיות וטענות עובדתיות אשר נדונו והוכרעו בפסק הדין שבערעור, ומשם כך מושתקת המתנגדת מלהעלותן במסגרת הליך ההתנגדות.

לטענת המתנגדת, התנגדותה לרישום הסימן ראויה להתברר עד תוס שכן המילה "אשל" תיאורית היא או גנרית, כך שאינה כשירה להירשם כסימן מסחר ופסק הדין שבערעור לא כשירה לכך.

דחיית הליך על הסף הוא סעד נדיר וככלל יש להעדיף את שמיעת המחלוקת בטרם תוכרע. יחד עם זאת, דחייה על הסף אפשרית היא מקום בו קיים מעשה בית דין (ראה תקנה 1 (א)) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984) שהרי מעשה בית דין והשתק מעגניס בתוכם זכויות ואינטרסים לא פחות חזקים מהזכות של צד "לקבל את יומו" בבית המשפט. ממילא, דחייה של הליך על הסף לא תתבצע אלא אם ברור כי הסעד המתבקש בו לא יתאפשר אפילו יידון ההליך לגופו. ראה בעניין ה דברי המלומד ד"ר יואל ווסמן בספרו סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) בעמוד 409 :

"אמנם, כאשר דחה בית המשפט תובענה על יסוד תקנה 101, לא דן בסכסוך בשלמותו, ולא הכריע בעל עניין ועניין השנוי במחלוקת, אלא די היה בנימוק אחד כדי לדחות את התובענה, אפילו צדק התובע בכל שאר טענותיו, לא היה בכוחן של אלה כדי למנוע את דחיית התובענה, ולפיכך נעשה הדון בהסמיות."

ואולם, כאשר נדרשת דחייה כאמור בעילה של מעשה בית דין הרי שהטענה היא כי העניינים השנויים במחלוקת נידונו כבר והוכרעו וכי אין לאפשר לבעל דין לבצע מכשיר נוסף לדיון באותן שאלות עצמן.

ככלל, דרך המלך היא שהליך תחרות לפי סעיף 29 דן בעדיפות ההלטיבית לרכישת הסימן ולא בכשירותו לרישום, בעוד הטענות הקשורות לכשירות הסימן לרישום יתבררו בהליך הנועד לכך, הלא הוא הליך ההתנגדות. דא עקרו, פעמים נדרשים לאותן שאלות שבעובדה או בדין הן בהליך תחרות והן בהליך התנגדות. משכך, אין מנוס אלא להכריע בהס כבר במסגרת הליך התחרות.

אכן, כאשר עניין ההליך לפי סעיף 29 הוא בשני היחסים העושיס בפועל שימוש מתמשך באותו סימן או בסימנים דומים, ראוי לבדוק את הכשירות ההלטיבית של הסימנים, כלומר עד כמה כל סימן כשיר לרישום ביחס לחברו. ראה בעניין וה פרשת אילן דנינו נ' שידורי קשת בע"מ (הליך לפי סעיף 29 בין בקשות מתחרות 167390 ו-166845 "כוכב נולד"), מיוס 26 בדצמבר 2006, שס נקבע בסעיף 59 כך:

"[...] אין הדעת נוחה עס מצב בו סורב לרישום סימנו של מבקש

שזכה בהליך התחלות, וחברו שהפסיד באותו ההליך יוכל להגיש

מחדש את סימנו וזה יקובל ללישום. המשמעות המיידית של

חוסר נחת זה, [הוא] כי אין הרשם יכול בדונו בהליך תחרות, שלא

להיזקק לבחינת כשירותו ההלטיבית של כל אחד מהסימנים

המבוקשים, כאמצעי להכרעה בשאלת העדיפות. אכן, כאמור

לעיל ההלכה היא, כי כשרותו של הסימן אינה נבחנת, אולם

הדבלים אמורים בשניים: האחד, שאין הרשם נזקק כלל לבחינת

כשירותו האינהרנטית של הסימן לדישום. השני, שגם בחינת

כשירותם ההלטיבית של הסימנים נעשית היא באופן דו סיטרי,

ועל כן, בבחינה רגילה של כשירותו ההלטיבית של סימן מסחר לדישום, משמש הסימן הקודם כעוגן, לפיו נבתנת כשירותו של

הסימן המבוקש לדישום, הכשר הוא אם לאו. בהכרעה על פי

סעיף 29 אין אנו מסתפקים במוט מאזניים אשר אמצעו עוגן ובשני

קצותיו הסימנים המבוקשים זה אשר יכדיע משקלו יזכה בהליך

אלא שבוחנים אנו כל אחד משני הסימנים ביחס לנקודת העוגן שמתווה הסימן השני, "

אמנם, טענה כי סימן הוא גנרי וכך אינו ראוי לרישום היא בדרך כלל טענה שאינה נוגעת לכשירות ההלטיבית (סימן המתנגדת אל מול סימן המבקשת), ואולם עצם השימוש המקביל לאורך זמן עשוי להצביע על היות הסימן גנרי או לפחות מקובל במסחר. משכך, אין מנוס מלברר את שאלת הגנריות במסגרת הליך תחרות.

דחיית הליך על הסף אפשרית כאשר השאלות השנויות במחלוקת, כפי שעלו בכתב הטענות, הוכרעו כבר, שלא בדרך אגב, בהליך אחר בין שני הצדדים. אמנם, הליך לפי סעיף 29 הוא הליך דינאמי בו הדין מתחשב גם בשינוי "מאזן הכוחות" בין הסימנים המתחרים תוך כדי ניהול ההליך. הביטוי המובהק ביותר לעובדה זו הוא כי חזית המחלוקת אינה נתחמת בכתבי טענות. היבט נוסף הוא כי ניתן להגיש ראיות נוספות המגלמות טענות נוספות, אפילו בשלב הערעור. לא כן הליך התנגדות, שש חזית המחלוקת נתחמת בכתבי הטענות וממילא מועד הגשת ההתנגדות הוא המועד הקובע לבירור סוגי המחלוקת.

עילות ההתנגדות המתגבשות מהודעת ההתנגדות (המתוקנת) מבוססות על הטענה כי הסימן "אשל" הוא גנרי. המתנגדת טוענת כי הסימן "אשל" משולל אופי מבחין ואינו כשיר לרישום לפי סעיף 8(א) לפקודה. לביסוס טענה זו מציגה המתנגדת מילוניס שיצאו לאור בשנת 2004, מהם עולה, לטענתה, כי המילה "אשל" מתייחסת לסוג של מוצר חלב. את אותן טענות מביאה המתנגדת כביסוס לעילה של פגיעה בתקנת הציבור, לפי סעיף 1)) לפקודה, כמו גם לעילות של הטעית הציבור ועידוד תחרות בלתי הוגנת, לפי סעיף

1)) לפקודה. בנוסף טוענת המתנגדת כי "אשל" היא מילה הנהוגה במסחר לתיאור סוג של טובין או סוגלות ומשכך אינה כשירה לרישום לפי סעיף 10(11) לפקודה. הטענה העובדתית העומדת בסיס עילות אלו, קרי כי הסימן "אשל" גנרי הוא, נטענה, נדונה והוכרעה במסגרת הערעור בפני בית המשפט העליון, כמו שנשען בהליך שנשוא הערעור.

עילות נוספות שמעלה המתנגדת נוגעות לתוספת של המבקשת ברישום הסימן ולשאלת הבעלות בסימן, ואולם ברי כי גם שאלות אלו, המהוות למעשה את עיקר הקריטריונים לפי שהנקבעת עדיפותו ברישום סימן של צד בהליך לפי סעיף 29, הוכרעו כבר במסגרת החלטת כבוד הפוסק אקסלרד והערעור שהוגש עליה לבית המשפט העליון.

טוענת המתנגדת כי נטל ההוכחה שונה בהליך לפי סעיף 29 ובהליך התנגדות וכי כעת על המבקשת לשאת בנטל להוכיח כי הסימן כשיר לרישום. ואולם, טענה כי אינה יכולה להועיל לה משום שהשאלה בה נדרש הרשם להכריע היא מעמד הסימן המבוקש ביום הגשת כתב הטענות, אשר נחתם לפני שניתן פסק הדין של בית המשפט העליון. משכך, ישנה החלטה פוזיטיבית לגבי כוחו התיאורי של הסימן "אשל" ביום הרלוונטי, שהתקבלה לאחר שהוצגו בפני בית המשפט העליון ראיות חדשות, ואין מקום להכריע מחדש לגבי מעמד הסימן ביום האמור.

משמעות החלטתו של בית המשפט העליון היא כי כלל הטענות הנטענות בכתב הטענות הוכרעו פוזיטיבית, וזאת לאחר שניתן למתנגדת יום בפני בית המשפט והיה בידה לטעון ואף להביא ראיות בעניין.

משכך אני דוחה על הסף את ההתנגדות. המתנגדת תשלם למבקשת הוצאות ההליך בסך 0 ש"ח.

נח שלו שלומוביצ פוסק בקניין רוחני

ניתן בירושליס ביום : 21 אוקטובר 2007

ט' חשון תשס"ח