סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט

מס' 136482 (בקשת סף)

המבקשת: סכ 00 16זה 6 כו[ ע"י ב"כ איתן, מהולל, פאפו, קוגלר, עו"ד

המתנגדת: תרכובות ברום בע"מ

ע"י ב"כ עדין-ליס, עו"ד

1. במסגרת הליך ההתנגדות בו פתחה חברת תרכובות ברוס בע"מ (להלן: "המתנגדת") לגבי בקשת פטנט מספר 136482 (להלן: "בקשת הפטנט") בבעלות ה860סכןס:) 6[זהות6ס]|\ (להלן: "המבקשת"), הגישה המתנגדת בקשה לדחות את בקשת הפטנט על הסף, בעילה כי בקשת הפטנט קובלה שלא כדין לפי סעיף 17(ג) לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (להלן: "החוק").

2. סעיף 17(ג) לחוק מאפשר לקצר הליכים ולהקל על הענקת פטנט, וזאת בהסתמך על בחינה שנעשתה כבר בעבר לגבי פטנט התובע את אותה ההמצאה ושקובל במדינה אחרת בה מתקיימת רמת בחינה נאותה. בקשת פטנט העומדת בתנאי סעיף 17(ג), רואים אותה כאילו נתקיימו בה הוראות סעיף 4, 5, 8, 12 ו-13 לחוק (חידוש, התקדמות המצאתית, אחדות ההמצאה, ופירוט ותביעות כדין).

3. בקשת הפטנט הוגשה ביוס 31 במאי 2000, תוך תביעת דין קדימה מבקשת פטנט אמריקאית מספר 09/329374 מיוס 10 ביוני 1999 (פטנט 6218584), המהווה חוליה בשרשרת של בקשות המוגשות בארצות הברית הידועות בשס 28 ת1 מסנהטתטתס:)

(להלן: "?01"), או בתרגוסם, בקשות המשך בחלקן.

4. בקשתה של המבקשת לבחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק אושרה על ידי בוחנת הפטנטים. לדרישת בוחנת הפטנטים למידע נוסף בנוגע לתביעות בבקשת הפטנט שכבר תוארו בשרשרת בקשות ה-612, השיבה המבקשת כי הבקשות הקודמות שבשרשור אינן רלוונטיות לגבי תאריך דין הקדימה של הבקשה הנוכחית.

5. הבקשה קובלה ופורסמה ביומן הפטנטים והמדגמים ביוס 12 במרץ 2006. המתנגדת הגישה את התנגדותה ביוס 8 ביוני 2006. הבקשה לדחיית בקשת הפטנט על הסף הוגשה ביוס 7 במר 2007. תגובת המבקשת הוגשה ביוס 15 באפריל 2007. תשובת המתנגדת הוגשה ביוס 25 באפריל 2007.

עיקרי טענות המתנגדת

6. לטענת המתנגדת, הרציונאל מאחורי סעיף 17(ג) הינו להקל על מבקש פטנט, ולחסוך בהליכי בחנה כפולים ומיותרים, במידה והפטנט כבר נבחן וקובל במדינה אחרת בה נוהגת בחינת פטנט בהיקף שאינו קטן משמעותית מזה הנהוג בישראל. לשס הקפדה על איכות הבחינה עליה ניתן להסתמך בסעיף 17(ג), בא סעיף 17(ג)(1) לחוק ומאפשר לרשם לקבוע מיהן המדינות בהן היקף הבחינה הינו מספיק לצורך זה.

7. המתנגדת סוברת כי בקשת 6:12 אינה נבחנת בצורה המאפשרת לוותר על בחינה מהותית של בקשת פטנט המקבילה לה בישראל לפי סעיף 17(ג), על אף שארצות הברית הינה מן המדינות בהן ככלל רמת הבחינה מספקת לעניין סעיף 17(ג). לטענתה, ל-518165 60ז1חנז 6) 117806087 תג 1ה2816 (להלן: "1527'0ז") נוהל המעוגן ב-28161 01 [הטתגּ]/ן 0606 שתותנות8א:1 (מהדורה 7, סעיף 201.08), להעניק לכל התביעות בבקשת 6.1 דין קדימה מכוח הבקשה ההורה, מבלי לבדוק באופן פרטני את זכאותה של כל תביעה ותביעה. זאת, למרות שלפי הדין היבש תביעות הנסמכות על חומר חדש לבקשת ה-5],) שלא נכלל בבקשה ההורה, אינן וכאיות לדין קדימה מכוח הבקשה ההורה.

8. ממילא ברור, טוענת המבקשת, כי בקשת 012 לא תכלול תביעות הכשירות לפטנט ביחס לבקשה ההורה (כפרסום קודם), שכן פטנט הניתן על פי בקשת 612 תקף ל-20 שנה מיוס הבקשה ההורה, ואילו תביעות כשירות פטנט ביחס לבקשה ההורה יוכלו לזכות בהגנה של 0 שנה מלאות, אם יוגשו במסגרת בקשה בלתי תלויה. כך, כשירותה של בקשת 612 אינה נבחנת אל מול הבקשה ההורה כפרסוס קודם, וההנחה היא כי אין, ולא צריכה להיות,

התקדמות המצאתית בבקשת ה-6:12 ביחס לבקשה ההורה. לטענת המתנגדת, היקף הבחינה של בקשת 012 הינו מצומצם ואינו מאפשר בחינה לפי סעיף 17(ג) לחוק, שהרי

הבקשה בישראל אינה נהנית מדין קדימה מכוח הבקשה ההורה האמריקאית, אלא זו מהווה פרסוס קודם לעומתה, אשר יש בו כדי לשלול ממנה חידוש והתקדמות המצאתית.

מעבר לכך, טוענת המתנגדת כי קיבול בקשת פטנט לפי סעיף 17(ג) בהסתמך על פטנט 6.15 יוביל לתוצאות אבסורדיות, העומדות בניגוד לתכליתו של הסעיף. קיבול בקשה שכזו ייעשה מבלי שייבחנו פרסומיס מהתקופה שבין תאריך הבקשה ההורה בארצות הברית ותאריך בקשת ה-6:12, אותה תובעת בדין קדימה הבקשה הישראלית. כאמור, הבקשה בישראל לא תיבחן גם אל מול הבקשה ההורה עצמה, שבמידה ופורסמה מהווה את הפרסוס הרלוונטי ביותר לגבי הבקשה. לטענת המתנגדת, מדובר בהיקף בחינה מצומצם ביחס להיקף הבחינה של בקשת פטנט בלתי תלויה.

מוסיפה המתנגדת כי מאחר וממהותו פטנט 612 חוזר בעיקרו על בקשה או פטנט קודמיס, קיבול פטנט לפי סעיף 17(ג) בהסתמך על פטנט 012 עלול לגרום למצב של ו תהק 16טס0, במידה ונרשם בישראל פטנט המקביל לבקשה ההורה האמריקאית.

לטענת המתנגדת, מצב זה מתרחש בעניינו שכן פטנט ישראלי 117987 מקביל לבקשה ההורה בארצות הברית.

תוצאה אבסורדית נוספת, לה טוענת המתנגדת, היא כי הבקשה תזכה בישראל לתקופת בלעדיות ארוכה יותר מזו לה תזכה הבקשה המקבילה בארצות הברית, שכן הגנתה של המקבילה בארצות הברית תפקע עס תוס תקופת ההגנה של הבקשה ההורה.

לטענת המתנגדת, בעוד סעיף 17(ג) נועד להקל על בעליו של פטנט זר המבקש לרשם פטנט בישראל, איןו לאפשר מצב בו סעיף זה ישמש לרישום פטנטיס שלא נבחנו כראוי. הסעיף נועד להקל על הבחינה של פטנטים שקובלו במדינות בהן מתקיימת בחינה הדומה בהיקפה לבחינה הנהוגה בישראל. אף אם, ככלל, היקף הבחינה בארצות הברית הינו ראוי לצרכי הסעיף, לא כך הוא הדבר בכל הנוגע לבקשת 12:). במקרה זה, בו ניתן פטנט במדינה בה נוהגת בחינה ראויה, אך בחינת הפטנט המסוים הייתה בלתי מספקת, על הרשם לסרב לרישום הפטנט לפי סעיף 17(ד) לחוק המאפשר לדחות בקשה לפי סעיף 17(ג) מטעם מיוחד.

לטענת המתנגדת, המבקשת הטעתה את לשכת הפטנטים בנוגע להסתמכות הבקשה על פטנט 15:). בפרט, כאשר נשאלה על ידי בוחנת הפטנטיס לגבי מידת החפיפה בין בקשת הפטנט לבין הבקשות ההורות בארצות הברית, ענתה המבקשת כי שרשרת ה-12:) אינה

רלוונטית לבחינת הבקשה הנוכחית. לטענת המתנגדת, המבקשת הצליחה להטעות בפועל את הלשכה וליצור מצג שווא לפיו הבקשה המקבילה נבחנה בארצות הברית כבקשה רגילה ולא כבקשת 12:). זאת, כאשר למעשה ה-1152710 העניק באופן אוטומטי לתביעות הבקשה המקבילה דין קדימה מכוח הבקשות ההורות, כך שכשירותן של תביעות אלו לא נבחנה אל מול פרסומיס מהתקופה שבין מועד הבקשות ההורות ומועד הגשת הבקשה המקבילה.

4. לטענת המתנגדת, ניתן היה להגיש את בקשת הפטנט כבקשה לפטנט מוסף הנשעו על פטנט ישראלי 117987, המקביל לבקשה ההורה בארצות הברית, כך שייהנה מיתרת תקופת ההגנה של הפטנט העיקרי דנו. לעומת זאת, הגשת הבקשה כבקשה בלתי תלויה, על מנת ליהנות מתקופת הגנה מלאה של 20 שנה, נגועה בחוסר תוס לב, המחייבת את דחיית הבקשה לרישום הפטנט.

5. עוד סוברת המתנגדת, כי בשלב זה, הדין כבר אינו מאפשר להתיר למבקשת להמיר את בקשת הפטנט בבקשת פטנט מוסף הנשענת על פטנט הישראלי 117987. בקשה זו הועלתה בטיעוני המבקשת כחלופה למקרה שתתקבל טענת המתנגדת לפיה בקשת הפטנט אינה ראויה לרישום לפי סעיף 17(ג) לחוק.

6. לטענת המתנגדת, החזקה בדבר תקינות הפעולה המינהלית אינה חלה בדיני הפטנטים ואיו להכשיר את בחינת הפטנט, לאחר שנפל בה פגם. לטענתה, כל מטרתו של הליך שיפוטי בפני הרשם הינה לבחון מחדש החלטות מינהליות של בוחני הפטנטים, ובמקרה דנן להכריע לגבי כשירותה של בקשת הפטנט.

7. לטענת המתנגדת, השלב בו נתון הליך ההתנגדות לבקשת הפטנט, לפני הגשת הראיות, הינו שלב מוקדם המתאים לבקשה למחיקה על הסף, ויש בבקשה זו כדי ליעל את ההליך.

עיקרי טענות המבקשת

8. לטענת המבקשת, טענות המתנגדת בנוגע לקיבול הפטנט לפי סעיף 17(ג), הועלו כבר במסגרת כתב טענותיה שהוגש כ-8 חודשים לפני בקשת הסף, והיא מושתקת ומנועה מלהעלותן כעת כבקשת סף. לטענתה, המתנגדת לא סיפקה כל הסבר מדוע הגישה את בקשתה רק בשלב מאוחר זה, תוך סרבול הליך ההתנגדות, במקום לסווג טענותיה בנוגע לקיבול הבקשה לפי סעיף 17(ג) כטענות סף כבר בכתב הטענות או בהוזדמנות הראשונה לעשות כן.

9. לטענת המבקשת, טענות המתנגדת בנוגע לתוס ליבה של המבקשת ובנוגע להטעיית לשכת הפטנטיס מהוויס שינוי חזית פסול, שכן אלו לא נזכרו בכתב הטענות, הגודריס את המחלוקת בין הצדדים.

עוד טוענת המבקשת כי הטענות לגבי חוסר תוס-ליבה הינן טענות עובדתיות המחייבות הגשת תצהיר תומך, אולם המתנגדת לא הגישה תצהיר שכזה. ואת כאשר, לטענת המבקשת, רף ההוכחה של טענת חוסר תוס לב הינו גבוה מהנדרש בהליך אזרתי רגיל.

לטענת המבקשת, אף טענות המתנגדת בעניין הדין הנוגע לפטנט 6:12 בארצות הברית טעונות תצהיר והוכחה כדין ר. מוסיפה המבקשת כי המתנגדת לא דייקה בהצגתה את הדיו הזר.

לטענת המבקשת, אין אה מן הראוי כי הרשם יכריע בדבר וכויותיה הקנייניות בבקשת הפטנט לפי היקף הבחינה הנהוג בארצות הברית לגבי בקשות 6.12, מה גס שהמתנגדת לא טרחה להוכיח דבר לגבי היקף הבחינה האמור.

לטענת המבקשת, סעיף 17(ג) לחוק קובע חוקה אשר ממילא אינה עומדת עוד עס הגשת ההתנגדות לרישום הפטנט, במסגרתה נטל השכנוע הוא על המבקשת. משוס כך סוברת המבקשת כי אין מקום לדון בבקשת הסף, לה משמעות "אקדמית" בלבד.

לטענת המבקשת, אין מניעה מקיבול פטנט לפי סעיף 17(ג) על סמך פטנט 612 מקביל בארצות הברית, שכן הבקשה עדיין נתונה לבחינה מהותית של כשירותה לרישום, במידה ותוגש התנגדות לרישום.

מוסיפה המבקשת כי הרשם קבע במפורש בחוזר רשם מ.נ. 33 כי ניתן לבסס בקשה לפי סעיף 17(ג) על פטנט שמהווה פטנט המשך של פטנט אחר.

לטענת המבקשת, קיבול הבקשה לפי סעיף 17(ג) הינו מעשה מינהלי הנהנה מחוקת התקינות של פעולות המינהל. אס ברצונה של המתנגדת לטעון לאי-כשירות הפטנט, עליה לעשות כן במסגרתו הרגילה של הליך ההתנגדות, ולא להעלות טענות המתייחסות להליך הבחינה.

לטענת המבקשת, במהלך בחינת בקשתה לפטנט, היא פעלה בתום לב, תוך גילוי מלא של היות הבקשה נסמכת על פטנט 6:12 וכי בוחנת הפטנטיס אשר בחנה את הבקשה היתה

מודעת לכך כי הפטנט האמריקאי המקביל נבחן ככזה. עוד טוענת המבקשת כי המתנגדת לא הצביעה על כל פיסת מידע שהיה ראוי להציג לבוחנת הפטנטים, שהמבקשת לא הציגה במהלך בחינת הבקשה.

לטענת המבקשת, דחיית בקשה לפטנט על הסף הינו צעד קיצוני ולא מידתי שאין לנהוג במקרה זה, אף אם נפל פגם כלשהו בבקשת הפטנט.

לטענת המבקשת, אין לדחות את בקשת הפטנט על הסף אף מהטעס שאין להחיל מדיניות חדשה למפרע, שהרי הרשם הנחה את הציבור בחוזר רשם מ.נ. 33 כי ניתן לבסס בקשה לפי סעיף 17(ג)בשלב הבחינה המנהלית. ואכן, הממונה על הבוחנים וסגנו מוסמכים לפי סעיף 17(ד) לקבוע במקרה כזה כי קיים טעם מיוחד שלא לקבל את הבקשה לפי סעיף 17(ג). במקרה כזה מועברת בקשת הפטנט למסלול בחינה רגיל, במסגרתו ייבחנו על ידי בוחן הפטנטים, בין היתר, החידוש וההתקדמות ההמצאתית שבבקשה, לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק.

מן הראוי לציין כי סעיף 17(ד) לחוק מציב קושי פרשני לעניין הסמכות להעביר בקשה לפי סעיף 17(ג) למסלול בחינה רגיל. להלן לשון הסעיף:

"הדשם, וכן הממונה על הבוחנים או סגנו, דשאים שלא לקבל את הבקשה, אם קבעו על יסוד החומר העומד לדשותם או שהומצא להם במהלך הליכי הבתינה, כי הבקשה אינה מקיימת אחר הוראות הסעיפים המפורטים בסעיף קטן (() או כי קיים טעם מיוחד אחר שלא לקבל את הבקשה."

ניתן לפרש סעיף ג כך שהתיבה "בקשה" משמעותה כבכותרת הסעיף הגדול 17 או כבסעיף 17(ג), קרי, "בקשה" היא בקשת הפטנט עצמה. פרשנות זו תחייב לדחות בקשת פטנט במידה והחלה בחינתה לפי סעיף 17(ג) ונמצא כי היא אינה עומדת בתנאי הסעיף. כך עלולה להיפגע זכותו הקניינית של מבקש פטנט, שבקשתו עשויה הייתה להימצא ככשירה לפטנט, ואולס נדחתה בשל "שגיאה טקטית" של הגשתה על דרך סעיף 17(ג), למרות אי- עמידתה בתנאיו. לשון הסעיף יכולה לשאת פרשנות אחרת, לפיה התיבה "בקשה" משמעותה הבקשה כי בקשת הפטנט תיבחן לפי סעיף 17(ג) לחוק. כך, במידה ובקשת הפטנט אינה עומדת בתנאי סעיף 17(ג), ניתן לדחות את הבקשה לבחינה לפי סעיף זה ולהעביר את בקשת הפטנט לבחינה בדרך המלך. ואכן, בקשות לבחינה לפי סעיף 17(ג) הינן עצמאיות מבקשת הפטנט ומוגשות ללשכת הפטנטים בנפרד ממנה. אם כן, פרשנות הסעיף לפיה "בקשה" היא הבקשה להפעיל את סעיף 17(ג), ולא בקשת הפטנט עצמה, תואמת לטעמי את לשון החוק, את המציאות הנוהגת בלשכת הפטנטים וכן את תכלית החקיקה, שהיא להקל על מבקש פטנט ולא לשלול ממנו זכות קניין בשל פגם פרוצדוראלי.

עקרונית אין כל מניעה לבחון בקשה לפי סעיף 17(ג) על סמך פטנט 0:1 מקביל, ואולס על הליך מקוצר זה לקיבול פטנט להיעשות רק במידה והבקשות מהשרשרת ה-6.12 לא פורסמו במועד הקודם ליום דין הקדימה להזכות הבקשה בישראל. על מבקש פטנט להודיע ללשכה, לבקשת הבוחן לפי סעיף 18 לחוק, את מצב הבקשות ההורות, כמו גם מצב בקשות המתפצלות מהבקשות ההורות (שהרי אלו עשויות לתאר את ליבת האמצאה). כן עליו לעדכן את הלשכה, עד לקיבול הבקשה, לגבי כל פרסום חדש של בקשה בשרשרת

ה-0119 הקודם למועד ההגשה בישראל, לפי סעיף 18א לחוק.

אותו סייג קיים גם לגבי ביסוס בקשה לפי סעיף 17(ג) על פטנט המשך - הסואטתוח0ס)

פטנט מסנַזהטת1זתס:) בארצות הברית נבדל מפטנט 6.12 בכך שלא ניתן להוסיף במסגרתו לאמצאה המתוארת בבקשה ההורה, אלא להוסיף תביעות חדשות שאינן חורגות מהאמצאה המקורית. בקשה לפטנט הסוזטת1זת0:) חייבת להיות מוגשת טרם הבקשה ההורה, ממנה היא תובעת דין קדימה, נזנחה או הפכה לפטנט. ברי כי במידה ואחת הבקשות ההורות כבר פורסמה בארצות הברית במועד הקודם לדין הקדימה לה זכאית הבקשה לפי סעיף 17(ג) בישראל, לא ניתן לקבל את הבקשה, בוודאי שלא לפי סעיף 7( במסגרתו לא תיערך בחינה בפועל של החידוש וההתקדמות המצאתית שבבקשה על מול הפרסום הקודם שבבקשה ההורה.

במקרה הנדון שבפנינו, בקשת הפטנט נסמכת על שרשרת ארוכה ומפוצלת של בקשות

9ז). שתייסם מו הבקשות בשרשרת פורסמו והפכו לפטנט בארצות ה וּכאית הבקשה בישראל: פטנט 5527971 פורסם ביוס 18 ביוני 1996 ופטנט 0 פורסם ביום 3 במר 1998. בנוסף, פטנט ישראלי 117987 נרכש תוך תביעת דין

קדימה מהפטנט האמריקאי 5527971. פטנטים אלו מהווים פרסומים קודמים רלוונטיים לבקשה ויש לבוחנה לאורו.

אולס, משקובלה הבקשה והוגשה התנגדות, אין נפקא מינה בכך שהקיבול נעשה לפי סעיף 7 ג) לחוק. במסגרת הליך ההתנגדות מתבצעת בחינה מלאה מחדש של כשירות הבקשה לפטנט, כאשר נטל השכנוע מוטל על המבקשת והחזקה שבסעיף 17(ג) נשללת ממילא.

המבקשת לא הוכיחה בפני כי המתנגדת הסתירה מבוחנת הפטנטים כי הבקשה נסמכת על

פטנט 6:12 או התנהלות חסר תוספת לביצוע אחרת במהלך הבחינה. לפיכך, אין מקום גס לדחות את בקשת הפטנט מטעמים שבסעיף 18ג לחוק.

המבקשת, בטענתה, "שומרת את זכותה" להסב את בקשת הפטנט לפטנט מוסף לפי סעיף 4 לחוק, ואולס כבר עתה אומר כי לא ניתן לקבל בקשה מסוג זה. בפרשת חקו 0) 0תַ53ת10\ נ' מכתשים מפעלים כימיים בע"מ, בקשת פטנט 25278 (התנגדות לתיקון פירוט), יום 8 בינואר 1980 (פורסם בקובץ מבחר החלטות רשם הפטנטים מיולי 1978 עד אפריל 1984, כרך א', עמוד 47), קבע כבוד הרשם (בתוארו אז) מר יואל צור כי לא ניתן להפוך בקשת פטנט בלתי תלויה לבקשה לפטנט מוסף, לאחר שזו קובלה ופורסמה. אומר הרשם בסעיף 24(ד) להחלטתו, כך:

"[...] בקשה להפוך את בקשת הפטנט לאחר קיבולה ופורסמה לבקשה לפטנט מוסף לפטנט אחר היא בקשה לתיקון הפירוט ועליה יש להחיל את הפרוצדורה הקבועה

בסימן ג' לפרק ד' לחוק הפטנטים, היינו סעיפים 65 עד 72 לחוק הפטנטים."

הרשם ממשיך וקובע כי בקשה להפיכת פטנט שקובל לפטנט מוסף אינה עומדת אפריורית בתנאי סעיף 65 ו-66 לחוק, שכן אין מדובר בתיקון של הבהרה, סילוק שגיאה או צמצום תביעות. ראה סעיף 24(ו)(4) להחלטה :

"הפיכה מעין זו באה לשנות את הסטאטוס של הבקשה ומוגעת לעצס מהות נשוא הבקשה ולכן שוכנעתי שהיא מוסיפה לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה ועל כן אין להרשות את התיקון המבוקש."

ראה גם את דחיית הערעור על החלטה זו, ע"ש 47/80 שתהקו0:) 0זת58ת0] נ' מכתשים מפעלים בימיים בע"מ, מיום 13 באפריל 1981. אכן, הפיכת בקשת פטנט שקובלה ופורסמה לפטנט מוסף, כרוכה למעשה "בחיסונה" המאוחר מפני בחינת ההתקדמות ההמצאתית שבה ביחס לפטנט העיקרי כפרסום קודם, ואין בכך משום צמצום, הבהרה או סילוק שגיאה. השינוי הנדרש במצג לגבי היחס בין האמצאה לידע

9. עולה מן המקובץ, בקשת הסף של המתנגדת נדחית. הליך ההתנגדות יימשך כסדרו והמתנגדת תגיש ראיותיה במועד.

0. הוצאות הבקשה דנן ילקחו בחשבון בתוס הליך ההתנגדות.

ד"ר מאיר נועס

מאיר נועס 54678313-136482] רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ניתן בירושלים ביום : 20 אוגוסט 2007 ו" אלול תשס"ז