סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' סגן הרשם נח שלו שלומוביצ

בקשה לרישום פטנט מס 127833

(בקשה למחיקת חלק מהראיות בתשובה)

המבקשת: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ע"י ב"כ ש. הורוביץ ושות', עו"ד

המתנגדת 65, 1 1201 ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות', עו"ד

1. בפני בקשה למחיקת ראיות, מתוך הראיות בתשובה שהגישה המתנגדת, בתיק וה, בתשובה לראיות המבקשת. המבקשת ומבקשת המחיקה (להלן: "המבקשת") עותרת

למחיקת תצהירו של ד"ר 1111818 עז119, למחיקת תצהיר של גב' שושנה לח וסעיפים 10-

4 לתצהירו של פרופ' מסזקות8ע'1 המכילים טענות שאינן ממין התשובה. לחלופין מבוקש להתיר למבקשת להגיש ראיות מפריכות לתצהיריס אלה.

2 כן מבקשת המבקשת להתיר לה להגיש תשובה לסעיפים 19-23 לתצהירו של פרופ' מסזקרתפ].

העובדות הרלוונטיות לבקשה

3 המבקשת הגישה בקשה לפטנט ביוס 28.7.1997 וזו פורסמה ביומן הפטנטיס ביוס 4. המתנגדת הגישה התנגדותה לבקשה בטענות רבות, ששתיים מהן רלוונטיות לבקשה שלפניי ולכן אביאן כלשון:

"המתנגדת מסתמכת, בין היתד, על הפרסומים הבאים לביסוס הטענות בדבר העדר חידוש ו/או חוסר התקדמות המצאתית;

]0 1165]סיוק [160וץ]40/ ,מוסקהוסיזוזם]) ,5016 15011 150 5 - ,24 .01 - 8)ח6וקז6א1 000 5105000665 פגוזכת .(1996) (סעיף 25 לכתב הטענות).

ובהמשך פירטה המתנגדת על תוכנו של המאמר:

]0 1165]סיוק [160וץ]40/ ,מוסקהוסיזוזם]) ,5016 15011 150 ץ]גו[) 46-85 .כ ,24 .]ס/\ - 5וח6וקז6א:1 חח 00605ז5טוו5 פגויזת

(1996 ,1, נספת ד' ,.. מאמר המתאר את החומר קלאריטרומיצין, הכנתו, שימושיו ותיאור מאפייניו הפיזיקליים, לדבות נתונים קדיסטלוגלפיים של החומר."

4. הטענה השנייה הרלוונטית לבקשה שבפניי היא:

"בעל מקצוע ממוצע בתחום יכול היה איפוא לעשות שימוש בדגימות כאמור על מנת לייצר הצודה הגבישית האמורה, וזאת באמצעות טכניקות שהיו מקובלות עוד קודם לתאריכי הבכורה, לרבות

באמצעות הזרעה ( 0ח66601 (סעיף 37 לכתב הטענות).

ובהמשך

... בעל מקצוע ממוצע שהיה חוזר על התהליך המתואר בפטנט 602 של גיבוש מחדש של קלאריטדומיצין מתאנול, היה מקבל צורה

גבישית 11 של קלאליטרומיצין (סעיף 41 לכתב הטענות).

5 המבקשת הכחישה בכתב טענותיה את הטענות דלעיל.

עיקרי טענות המבקשת

6. ביחס לתצהירו של ד"ר ה111881 טוענת המבקשת כדלקמן:

א.

בראיות המתנגדת נטען כי אין חידוש בפטנט בשל +\. זסוז? שהתפרסס לפני תאריך הקדימה (להלן: "המאמר של 5816"). בראיות מטעמ המבקשת נטען

בתשובה לטענה זו כי המאמר של ות5816 איננו מתאר את החומר מושא הבקשה ואיננו פוגע בחידוש. עוד נטען בראיות מטעמ המבקשת כי המאמר הועמד לעיון

הציבור רק לאחר תאריך הקדימה. כעת, מוגש תצהירו של ד"ר מופזוזם שהינו

עורך הספריס בו התפרסס המאמר של ות5816 ואשר מצהיר כי מחבר המאמר שלח אליו את טיוטת המאמר ללא הסכם סודיות ומן מה לפני כן.

לפיכך, טוענת המבקשת, מדובר בטענה המהווה שינוי חזית מוחלט ואשר איננה ממין התשובה, בניגוד לתקנה 62 לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות" או "תקנות הפטנטים").

בהתייחס לתצהירה של גב' שושנה לח, וסעיפים 10-14 לתצהירו של פרופ' חסזקותפעי,

טוענת המבקשת כדלקמן:

א.

טענת המתנגדת הינה כי הצורה גבישית 11 של החומר ק' איננה חדשה מכיוון שהיא מהווה מרכיב פעיל בתרופה ששווקה על ידי המבקשת לפני תאריך הקדימה. לטענת המבקשת ישנו צעד המצאתי בצורה זו משוס שבעל מקצוע לא יכול להגיע אליה באמצעות הנדסה חוזרת. בראיותיה טענה המתנגדת כי בעל מקצוע סביר יכול היה לזאהות את הצורה הגבישית של החומר הפעיל בטבליה בשיטות קונבציונלית.

רק כעת, במסגרת הראיות בתשובה הוגש תצהירה של גב' לח ובו תוצאות של אנליוות של הטבליות, שביצעה עוד בשנת 1997. כן מוגש תצהירו של פרופ'

תסזקותגז] אשר מבצע הנדסה חוזרת על סמך האנליזות שביצעה הגב' לח.

על המתנגדת היה להגיש ראיות אלה במסגרת ראיותיה ולא במסגרת ראיות בתשובה, שכן מדובר בשאלה שהייתה שנויה במחלוקת בין הצדדיס מלכתחילה. במקום להגיש את ראיותיה "כחבילה אחת" היא פיצלה את ראיותיה שלא כדין. המבקשת מביאה בעניין וה את תקנה 158 לתקנות סד"א.

לפיכך, לא ניתנה למבקשת הודמנות נאותה להתייחס לאנליזות במסגרת ראיותיה שלה.

נימוקי המבקשת בבקשה להגיש "תשובה קצרה" לסעיפים 19-23 לתצהירו של פרופ'

מסזקותא הינס כדלקמן:

א.

בתצהיר מטעמ המבקשת נטען כי תוצאות האנליוות במאמר של .5816 אינן מתייחסות לחומר שבגינו מתבקש הפטנט אלא בתערובת המכילה מתנול.

בתצהיר תשובה מטעמ המתנגדת נטען כי הנתוניס האנליטייס במאמר של

58161 אינס עוליס בקנה אחד עס הימצאות מתנול. לטענת המבקשת טענות אלה בתצהיר מטעמ המתנגדת מוטעות.

מכיון שמדובר בענייניס המעורריס סוגיות טכניות-ספציפיות שקשה לחקור עליהס בחקירה ראשית, מבקשת המבקשת להגיש תצהיר משליס מטעמה בנקודה זו. עוד טוענת המבקשת כי מדובר בראיה חשובה שכל המאמר של

58161 הינו המאמר המרכזי המובא כנגד בקשתה. עוד טוענת המבקשת כי לא יכולה הייתה להתייחס לנטען כנגדה במועד מוקדס יותר. לבסוף נטען כי לא יהיה בהגשת ראיה זו כדי לגרוס לעיכוב בהליכיס.

עיקרי טענות המתנגדת

המתנגדת טוענת כי הראיות המוגשות על ידיה עונות על התנאי שנקבע בתקנה 62 להגשת ראיות בתשובה, היינו "עובדות שהוכחשו במפורש על ידי המבקש בראיותיו". תנאי זה איננו תלוי בשאלה האס יכולה הייתה המתנגדת להגיש ראיות אלה בשלב הראיות הראשיות עס לאו.

ממשיכה המתנגדת וטוענת כי אס צריך לערוך אנלוגיה לתקנות סד"א, הרי שמכיוון שעל המבקשת נטל ההוכחה ואילו המתנגדת מביאה ראיותיה ראשונה, הרי שאין המתנגדת מחויבת להגיש את כל ראיותיה כ"חבילה אחת", שכן חובתה לסתור את דברי הצד השני ולא להוכיח את דבריה היא.

עוד טוענת המתנגדת שהתנהגותה של המבקשת היא שיצרה ערפל באשר לפלוגתאות שבין הצדדיס באופו שהקשה על הגשת ראיות על ידי המתנגדת.

בהתייחס לתצהירה של גב' שושנה לח, וסעיפים 10-14 לתצהירו של פרופ' חסזקותפעי, טוענת המתנגדת כדלקמן:

א. בראיות המבקשת נטען כי עובר לתאריך הבכורה לא ניתן היה לאהות את המבנה הגבישי של החומר המצוי בטבליה ששווקה על ידה. לפיכך הייתה המתנגדת רשאית להגיש תוצאות של אנליזות שבוצעו בטבליות וניתוחן, להפרכת טענתה של המבקשת.

ב. בכתב טענותיה הכחישה המבקשת את טענת המתנגדת באופן לקוני ורק במסגרת ראיותיה הרחיבה לעניין וּה.

ג. בידי המבקשת היו נתוני דיפרקציה של הטבליה ששיווקה וניתן היה לצפות שהיא תגיש אותס בעצמה לתמיכה בטענותיה. היא אף "הזמינה" את הגשת הראיות הנ"ל על ידי המתנגדת בתצהיריס מטעמה.

בהתייחס לתצהירו של פרופ' מ191זם טוענת המתנגדת כדלקמן:

א. המתנגדת לא טענה כי המאמר של ות5816 מהווה פרסוס קודםס רק משוס שפורסס במסלול מסוים. לנוכח ההכחשה הלקונית של המבקשת הגישה המתנגדת את תעודת הרישוס ממשרד זכויות היוצריס בארה"ב אשר מבססת את עובדת זמינותו לציבור של המאמר של וח5816 עובר לתאריך הבכורה, וזאת במסגרת תצהירה של גב' לילך גולדמן.

ב. המבקשת הכחישה את האמור בתצהיר זה והגישה תצהיר המכיל עדות שמיעה - שיחת טלפון לפיה רק שלושה ימיס לפני תאריך הבכורה החל משלוח עותקיס של כתב העת בו התפרסס המאמר של 5816 וכי בדרך כלל לוקח לדואר 5-7 ימיס להגיע לנמען מבית ההוצאה. משהכחישה המבקשת את האמור בתצהירי המתנגדת זכותה של המתנגדת להגיש את תצהירי התשובה בהתאס לתקנה 62 לתקנות הפטנטיס.

המתנגדת מתנגדת לבקשתה החלופית של המבקשת להגיש ראיות נוספות וכן לבקשתה להגיש ראיות נוספות בהתייחס לסעיפים 19-23 לתצהירו של פרופ' מסזקותפצין.

תקנה 62 לתקנות הפטנטים קובעת כדלקמן:

"המתנגד רשאי, תוך שלושה חדשים מיום שהוגשו הראיות מטעם המבקש כאמור בתקנה 9ל(ב) או תקנה 61, להגיש לרשס דאיות בתשובה, המתייחסות לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי המבקש בראיותיו או שהתעודרו לראשונה באותן ראלות."

כפי שנקבע בעניין התנגדות לבקשות פטנט מס' 122118, 122161, 122162 זְסתעהּ//\

עתהקנת 0) ז6סבת1.8 נ' אוניפארס בע"מ, על ראיות בתשובה לענות על שני תנאיס מצטברים:

"האחד: עליהן להיות בבחינת תשובה לראיות המבקשת. השני; עליהן להתייחס לעובדות שהוכחשו במפורש על ידי מבקשת או שהתעודרו לראשונה באותן ראיות."

אומר כבר עתה, כי לא עלה בידי המתנגדת להראות כי הראיות שמחיקתן מתבקשת מהוות תשובה לראיות כלשהן שהגישה המבקשת.

תצהירו של פרופ' ם111881 המקדיס את מועד הפרסוס של המאמר של ות5816 הינו עובדה חדשה שכלל לא נטענה בכתב הטענות מטעמ המתנגדת. המתנגדת טענה בכתב טענותיה כי מועד פרסוס המאמר הינו האחד ביולי 1996. בתצהיר חדש זה מטרת המתנגדת להוכית עובדה שכלל לא נטענה קודס לכן ומני ובי ברור כי הוא לא בא בתשובה לראיה כלשהי שהגישה המבקשת לעניין זה.

אס רצתה המתנגדת לטעון שמועד הפרסוס של המאמר הינו מוקדם יותר היה עליה לטעון זאת מלכתחילה בכתב טענותיה ולהביא תימוכין לכך בראיותיה. המתנגדת בחרה בדרך המנוגדת לתקנות ולפיכך דין התצהיר להימחק.

לנוכח החלטתי זו מתייתרת בקשתה של המתנגדת לחקור את פרופ' ם881ז1 בחקירה נגדית באמצעות ועידת חוזי.

הראיות הנוגעות להנדסה חוזרת של החומר נשוא הפטנט על סמך הידע הקייס במועד הגשת הפטנט והטבליות שהמבקשת שיווקה, מתייחס לטענות, שהועלו על ידי המתנגדת בכתב הטענות מטעמה.

בתצהירו הראשון של פרופ' מסזקות 19 בקצרה בלבד

ומבלי להביא לכך תימוכין נוספיס מעבר להצהרתו של פרופ' תסזקותפעי] שהדבר היה אפשרי במועד תאריך הבכורה.

בתגובה לכך הגישה המבקשת את תצהירו של ד"ר 006/צ0%./ המרחיב בנקודה זו את טענת המבקשת, כי הדבר איננו אפשרי ומציג מחקריס שנעשו בנושא.

רק בתשובה לתצהיר זה החליטה המתנגדת להגיש אנליזות של טבליות שנעשו לטענתה עובר לתאריך הבכורה הנתבע בבקשה לפטנט, כאשר אין בפיה כל נימוק אמיתי מדוע החליטה שלא להגיש ראיות אלה בשלב הראשון. המתנגדת טוענת כי התצהיר הנוסף הוגש בתשובה לראיות המבקשת שהכחישו את ראיות המתנגדת. פרשנותה של המתנגדת לתקנה 62 מאפשרת, למעשה, למתנגדת שלא להגיש כלל ראיות בשלב הראשון ולהמתין לראיות המבקשת ורק בהתאס לראיות המבקשת לבחור אילו ראיות להגיש בעצמה. במצב כזה לא תדע המבקשת עם אילו ראיות עליה להתמודד.

אמנם נטל ההוכחה בהליך התנגדות מוטל כל העת על מבקשת הפטנט ואולם נטל הבאת הראיות עשוי לעבור מצד לצד. יתרה מכך, הטוען טענה מהותית, גם אס הוא "הנתבע" במשפט, עליו הנטל להוכיחה (ר' ד"ר נתן קנת, עו"ד וחיים קנת עו"ד, נטל ההוכחה וחזקות במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי, בעמ' 179). פיצול הנטלים הנהוג בסימני מסחר (ר' החלטת סגן הרשם בעניין און ליין סחר ושיווק בע"מ נ' גורלי, החלטה בעניין בקשה למחיקת ראיות במסגרת התנגדות לבקשה לסימן מסחר מספר 158670) נהוג אף בפטנטים שכן המתנגדת פותחת בהבאת הראיות למרות שנטל השכנוע מוטל על המבקשת.

מעבר לכך, אולם כי הליך ההתנגדות, הוא הליך המתקייס לאחר שהוכיחה המבקשת, לכאורה, את זכותה לפטנט. אמנם הוכחה זו אינה מעבירה את נטל ההוכחה אל כתפי המתנגדת, ואולם העברתו של נטל הבאת הראיה, ברור הוא ואינו שנוי במחלוקת. משמעותו של נטל זה היא שעל המתנגד, להוכיח לכאורה את אי כשירותו של הפטנט לרישום כדי להטיל מחדש את נטל הראיה על כתפי המבקשת.

הליך ההתנגדות, הנערך לפני מתן פטנט הוא הליך מיוחד המוגדר בזמנים, ואשר בשל היתרון שהוא מקנה למתנגד, בצורת הותרת נטל ההוכחה המוטל על המבקשת, כמו גס ההימנעות מהענקת פטנט במהלכו, צריך להיות יעיל ומהיר. ועל כן יש להקפיד בו הקפדה יתרה על זכויות דיוניות ועל הזכויות המהותיות - קנייניות המגולמות בהן. ולגופו של ענייננו, אין להתיר למתנגד להרחיב את החזית ולהוסיף ראיותיו בכל עת שיתפו בכך. כתבי הטענות והכתבים את גבולות חזית המחלוקת, והראיות צריך שתוכיחו את אותן העובדות.

לא רק למותר לציין כי צד המתקשה לעמוד בסדרי הדין המחמירים, אינו אסור בכבלי ההתנגדות, והוא רשאי להחליט לוותר על הזכויות הדיוניות העודפות וליווס הליך לבקשת ביטולו של פטנט בכל עת שירצה ומבלי שיחולו עליו דיני התיישנות. גם בתקופה זה יש כדי

לחייב הקפדה יתרה על מסגרת הדיון האדברסרי, כפי שבא לידי ביטוי בכתבי הטענות ובהגשת ראיותיהן העיקריות של הצדדיס.

לנוכח האמור לעיל אני מורה על מחיקת תצהירה של גב' שושנה לח, וסעיפים 10-14

לתצהירו של פרופ' מסזקות.

אשר לבקשתה הנוספת של המבקשת להגיש "תשובה קצרה" אין לה מקום בשלב זה של הדיון. וזאת מכל הטעמים האמורים לעיל, בישוא ייש המחויבים. אם סבורה המבקשת

שהנטען בתצהיר של פרופ' מסזקות מוטעה, הרי שיכולה היא להפריך הטענות באמצעות חקירה נגדית של המצהיר ואין צורך בהגשת תצהיר נוסף. טענתה כי יקל עליה

להסביר את הסוגיה באמצעות תצהיר נוסף, לאו טענה היא להגשת ראיות בשלב כזה של הדיון. לסיכום של דבריס, בקשת המבקשת למחיקת ראיות מתקבלת ואילו בקשתה להגשת

ראיות מפריכות נדחית. וכך נמחקת בבקשת המתנגדת לחקור את פרופ' ם11881 באמצעות ועידת חוכים.

המתנגדת תשלס למבקשת הוצאות בקשה זו ושכר טרחת עורך דין, בסכום כולל של 0"

נח שלו שלומוביצ, פוסק קניין רוחני

נח שלו שלומוביצ 127833 -54678313/

סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס | 12 פברואר, 2007