סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

התנגדות לבקשת פטנט מספר 140901

מבקש הפטנט: ד"ר מיבאל בהן ע"י ב"כ וולף, ברגמן וגולר, עו"פ

המתנגדת: פלסן סאסא בע "מ ע"י ב"כ ריינהולד בהן ושות', עו"פ

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשתה של המתנגדת למחיקת תצהירו של מבקש הפטנט, ד"ר מיכאל כהן (להלן: "המבקש").

2. אין חולק כי בראיות מטעס המבקש שהוגשו ביוס 15 באוקטובר 2006 נכללו מספר מסמכים אשר המבקש לא גילה ולא הגיש קודם לכן, במסגרת צו לגילוי מסמכים. בשל

כך, דורשת המתנגדת את מחיקת התצהיר לפי תקנה 122 לתקנות סדר דין אזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סדר דין אזרתי").

3 המחלוקת בין הצדדיס במסגרת הליך ההתנגדות נוגעת, בין היתר, לבעלות באמצאה הנתבעת בבקשת הפטנט. לצורך ביסוס טענתה לבעלות באמצאה, שלחה המתנגדת למבקשת ביוס 21 ביולי 2005 דרישה לגילוי מסמכים ומתן תשובה לשאלון. ביוס 28 ביולי 5, ביקש המבקש את הדרכת הרשם בנוגע לדרישה זו, תוך העלאת חשש שמא גילוי המסמכים והשאלון הניס בגדר "מעשה דיג" מצד המתנגדת, במטרה למצוא אצל המבקשת ראיות אשר יבססו את טענותיה לאי-כשירותה לרישום של הבקשה לפטנט.

4. ביוס 15 באוגוסט 2005 הגיבה המתנגדת לפניית המבקש לרשם. לטענתה, התנגדות המבקש להליך גילוי המסמכים עשויה להעיד כי ברצונו להסתיר מסמכים ממנה ולגלות רק בשלב מאוחר, על מנת שלא תוכל להיערך לתגובה כראוי. מסקנה זו מתחזקת, לדעתה, מפנייתו של המבקש לרשם עוד בטרס היא עצמה הגישה בקשה לרשם להליך

גילוי מסמכים לפי סעיף 112 לתקנות סדר דין אזרתי.

ביוס 25 בינואר 2006 נערך דיון מקדמי בנוגע לעריכת הליך גילוי מסמכי ומתן תשובה לשאלון במסגרת הליך ההתנגדות. לאחר הדיון, ניתן צו לגילוי ועיון הדדי במסמכים כמשמעותו בתקנות סדר הדין האזרתי.

ביוס 23 במר 2006 הגיש המבקש את תשובותיו לשאלון, מסמכים במסגרת הליך הגילוי, וכן את רשימת המסמכים שהוגשו ותצהיר תומך מטעם ד"ר מיכאל כהן, בו הוא מעיד כי לאחר חקירה ודרישה שערך, אין ולא היו עוד מסמכים בשליטתו הנוגעים להליך ההתנגדות.

ביוס 26 במרצ 2006 הגישה המתנגדת מסמכים במסגרת הליך הגילוי, וכן את רשימת המסמכים שהוגשו, תשובות לשאלון ותצהיר תומך.

ביוס 19 בדצמבר 2006 הגישה המתנגדת בקשה למחיקת תצהיר של ד"ר מיכאל כהן מיוס 5 באוקטובר 2006 ולמעשה מחיקת הראיות שהוגשו מטעם המבקש, לפי תקנה 122

לתקנות סדר דין אזרתי. זאת, מהטענה כי בראיות המבקש נכללו מספר מסמכים שלא הוגשו קודם לכן במסגרת הליך גילוי המסמכים. מדובר בנספחים ז', ח', יא', ו-יב'

לתצהירו של ד"ר מיכאל כהן (להלן: "הראיות הנוספות").

לטענת המתנגדת, הראיות הנוספות הן מסמכים מהשנים 1999 ו-2001 והיו בשליטתו של המבקש טרס הליך גילוי המסמכים. לטענתה, אף אפילו מסמכים אלו יצאו מידי המבקש, הליך גילוי מסמכים מחייב לחקור ולדרוש אודות כל המסמכים אשר היו בשליטתו בעבר ולציין את קיומם.

לטענת המתנגדת, הראיות הנוספות הוגשו באיחור בודון, לאחר שהיא הגישה את ראיותה שלה, על מנת לרכוש עליה יתרון שלא כדין. הראיות הנוספות משמשות את המבקש לטעון לבעלותו באמצאה, בעת שהמבקש ידע כי והו למעשה שורש הסכסוך בין הצדדים.

לטענת המתנגדת, המבקש צירף את הראיות הנוספות בעת הגשת ראיותיו, מבלי לבקש רשות לכך. לטענתה, יש בכך משוס הפרת צו שיפוטי המצדיקה את מחיקת תצהיר המבקש לפי הוראת תקנה 122 לתקנות סדר דין אזרתי.

ביוס 2 בינואר 2007 הגיש המבקש את תגובתו לבקשת המחיקה, בצירוף תצהיר תומך של מר ניצן סלע, סגן נשיא ואחראי על תחום הפיתוח בחברת מופ"ת עציון, המתאר את סיבת הגשת הראיות הנוספות שלא במסגרת גילוי המסמכים. כאן אציין כי ראוי היה שלתגובת

המבקש יצרף תצהיר של המבקש עצמו, ד"ר מיכאל כהן, שהרי מדובר בהבהרה לתצהיר גילוי המסמכים מטעמו. המלומד ד"ר יואל ווסמן מתייחס בספרו סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית (אמינון, 1995) למיהות המצהיר בצו לגילוי מסמכים, בעמוד 432:

"[...] בתקנה 112 [הוטלה] חובה מפורשת על המשיב לחקור ולדרוש כדי לאתר מסמכים הוגעים לענין ולגלותם בתצהירו. הכלל הוא שהתצהיר צריך להינתן על ידי בעל הדיון שכנגד ולא על דיון אחר."

תצהירו של מר ניצן סלע נוגע לעמידתו של ד"ר מיכאל כהן בחובת הדרישה והחקירה

שהוטלה עליו בצו גילוי המסמכים ובוודאי אינו יכול להיחשב כתצהיר שנעשה מידיעה אישית. ערכו הראייתי יהיה בהתאם.

המבקש אינו חולק כי הראיות הנוספות לא נכללו בגילוי המסמכים.

לטענת המבקש, הראיות הנוספות מוכיחות כי האמצאה הנתבעת בבקשת הפטנט לא נלקחה מהמתנגדת, אלא נמצאת בבעלותו.

לטענת המבקש, צירוף הראיות הנוספות אינו מפר צו שיפוטי שכן מסמכים אלו לא היו בידיו בעת הליך גילוי המסמכים והוא לא היה מודע לקיומם. לטענת המבקש, מדובר במסמכים בני שש ושבע שנים, ולא ניתן לצפות לאתר את קיומם לאחר חלוף זמן רב כל כך. המסמכים הוגשו במועד הראשון האפשרי לאחר איתורם.

לטענת המבקש, חלק מהראיות הנוספות הם מסמכי של צד ג', מעבדה אמריקאית העורכת מפעם לפעם ניסוי עבור המבקש. לטענתו, בספטמבר 2006, לאחר הליך גילוי המסמכים, נוכר בניסוי שערכה מעבדה זו בנוגע לאמצאה הנתבעת בפטנט. המסמכים הנוגעים לניסוי נמצאו במעבדה האמריקאית לאחר חיפוש והוגשו בשלב הראיות.

יתר הראיות הנוספות מקורן בתיק ניסוי של משרד הביטחון הנוגע לאמצאה שנתבעה בבקשת הפטנט ואשר לטענת המבקש לא היה נגיש לו. המבקש למד כי מדובר במסמכים רלוונטיים להליך ההתנגדות רק עקב טענה עובדתית של המתנגדת אשר נכללה לראשונה בראיותיה. לפיכך, המבקש בחן את הימצאות המסמך האמור במשרד הביטחון רק בשלב הראיות. לפני כן, המבקש לא ידע כלל אילו מסמכים נמצאים בתיק הניסוי של משרד הביטחון.

לטענת המבקש, צירוף הראיות הנוספות אינו גורם נזק למתנגדת שכן ממילא עומדת לה הזכות להגיב להן במסגרת הראיות בתשובה.

דיון

לטענת המבקש, אף אם נפל פגם דיוני בצירוף הראיות הנוספות, יש לתקנו באמצעות מתן רשות למתנגדת להגיב להן ואין להקריב את זכויותיו של המבקש על מזבח הפרוצדורה. אינטרס השמירה על טוהר הפנקס, הכולל גם את רישום בעליו החוקיים של פטנט, גם הוא מטה את הכף לטובת הכשרת הפגם הדיוני, אפילו היה כזה.

צו לגילוי מסמכים לפי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי מחייב בעל דין לגלות את מלוא "המסמכים הנוגעים לענין הנדון המצויים, או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה". תקנה 114א קובעת כי "בעל דין שאינו מגלה מסמך שיש לגלותו לפי תקנה 112 [...] לא יהא רשאי להגיש את המסמך כראיה מטעמו באותה תובענה, אלא ברשות שנתן בית המשפט לאחר שנוכח כי היה לבעל הדין הצדק סביר למחדלו".

כלומר, בעל דין אינו רשאי להגיש מסמך הנופל בגדר תקנה 112 ללא בקשת רשות לעשות כן. הראיות הנוספות מטעס המבקש נוגעות כולן לעניין הנדון בתיק ההתנגדות, היו בעבר בידי המבקש או בשליטתו וראוי היו להיכלל במסגרת תצהיר גילוי המסמכים. נספחי ז' ו-ח' מקורם בניסוי שערך גוף שלישי עבור המבקש לגבי האמצאה. מדובר בדו"חות הניסוי הנוגעים לאמצאה ותצלומי של מודל הניסוי. מתצהירו של מר ניצן סלע עולה כי דו"חות הניסוי נועדו לשרת את המבקש והיו בידו בעבר. תצלומי מודל הניסוי הינס חדשים, אך מודל הניסוי המופיע בהם הוא אשר מתואר בדו"חות הניסוי המקוריים, ועל כן איני רואה לנכון להתייחס אליהם כאל מסמכים חדשים. נספחים יא' ו-יב' אותרו על ידי המבקש בתיק ניסוי של משרד הביטחון, ואלו מדובר במסמכים שמקורם בחברת מופ"ת עציון או שהם מוענים לחברה זו. מחומר הראיות, ובין היתר מתצהירו של ד"ר מיכאל כהן מיוס 11 באוקטובר 2006, עולה כי לה משמש כמנכ"ל מופ"ת עציון. התצהיר מטעס המבקש אשר נועד לתאר את הסיבה לאיתורם המאוחר של הראיות הנוספות נכתב על ידי מנהל במופ"ת עציון, מר ניצן סלע. עוד עולה מחומר הראיות כי פעולות ביחס לפיתוח האמצאה נעשו בעזרת מופ"ת עציון. אך טבעי הוא כי בעל בקשת פטנט הנעזר בחברה בה הוא משמש בתפקיד בכיר מאוד, החזיק או שלט במסמכים מטעמה הנוגעים לאמצאה. יתר על כן, על שניסום מהמסמכים חיסוך ד"ר מיכאל כהן באופן אישי. משכך, היה על המבקש לכלול מסמכים אלו בתצהיר גילוי המסמכים. בעניין זה, ראה דברי כבוד השופט לוין בפרשת רע"א 7264/95 ראש קש מסחר 88 בע"מ נ' רוכביצ ישראל, פ"ד

מט(5), 793 , עמ' 795-796:

"אכן, הליכי גילוי מסמכים ושאלונים לפי תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1994 [...] אינס נוהגים אלא בין בעלי דין (ע"א 307/06 מ.מ. שניאורסון נ, ביה"ח שער צדק, פ"ד 40) 7 [...]. אולם, כאן לא כוון הצו שנתן בית המשפט קמא כלפי החברות, אשר כאמור אינן בעלות דין, אלא כלפי

המבקשים, שהם בעלי דין. כמו כן אין מחלוקת שהחברות הן בבעלותו (בשליטתו המלאה של המבקש [...]. לפיכך בא עיון במסמכיהן של החנברות בגדר ע'ון במסמכים 'המצויים, או היו מצויים ברשותו או בשליטתו'[...]

ו(כבר היו דברים מעולם. במסגרת התדיינות מסויימת ביקשה תובעת צו המודה לבדוק ולהעתיק לישומיס בנקאיים בחשבונות במספר בנקים של אנשים שלא היו צדדים לאותה התדיינות, על יסוד הטענה שהנתבע באותה תביעה הזרים כספים דרך החשבונות האמודים, תוך שימוש, בין היתר, באותם אנשים כב'אנשי קש'. ניתן צו כמבוקש והערעור על כך נדחה (ע"א 174/88 ה*לדה גוזלן ואח' נ. קומפני פריזיאן דה פרטיסיפסיון, פ"ד מ"ב(1) 563."

הראיות הנוספות, אשר בעת הליך גילוי המסמכים יצאו מידי המבקש אך היו מצויים אצל גופי שלישיים עימס הוא עובד, היו צריכים להתגלות מבעוד מועד באמצעות חקירה ודרישה, בה מחויב המבקש מכוח צו גילוי המסמכים.

אס כן, המבקש הגיש ראיות נוספות הרלוונטיות לעניין הנדון, שלא נכללו במסגרת גילוי המסמכים, וזאת מבלי לבקש רשות לעשות כן, כאמור בתקנה 114א. מדובר, אפוא, בראיות שאינן קבילות, ואשר לא הוגשה לגביהן כל בקשה להגשתן והכללתן בתיק ההתנגדות, אלא במידה שהדבר עולה מכלל מתגובת המבקש לבקשת מחיקת התצהיר שהגישה המתנגדת.

יחד עם זאת, דיון בשאלת קבילותן של הראיות הנוספות מתחייב מבקשת המתנגדת, אף אפילו זו בקשה לסעד לפי תקנה 122, בעוד אי-קבילות הראיות לפי תקנה 114א הוזכר על ידי המתנגדת רק בדרך אגב.

ככלל, תקנה 114א מאפשרת להכשיר ראיה שהוגשה מבלי שנכללה בתצהיר גילוי מסמכים, במידה וקייצ הצדק סביר למחדל שבאי-הגשת המסמך. אין מדובר בנטל גבוה ודי בגילוי אקראי מאוחר של מסמך, שלא עלה במסגרת החקירה והדרישה לקראת גילוי

המסמכים, על מנת להכשיר את הגשתו. ראה בעניין ה רע"א 1935/03 קסטן נ' חיננזון, פ"ד נז(4) 554.

ואילו, במקרה שלפנינו, אף אפילו שנשמטו המסמכים במחדל, על המבקש היה להגיש בקשה להגשת הראיות הנוספות לפי סעיף 114א. הגשת המסמכים בשלב הראיות על דעת עצמו, מבלי לבקש רשות לעשות כן, נראית כחוסר תום-לב מצד המבקש וכניסיון להפתיע את המתנגדת. ואת, בניגוד לבסיס הרעיוני של הליך גילוי המסמכים, הנועד להבטחת שקיפות מרבית למען יעילות דיונית וגילוי האמת. המבקש לא סיפק כל הסבר להגשת הראיות הנוספות בשלב הראיות ללא בקשת רשות לעשות כן.

במצב דבריס זה, אין למבקש הצדק סביר להגשת המסמכים הנוספים המאפשר את הכשרתן לפי תקנה 114א.

8. המתנגדת טוענת כי התנהגות זו של המבקש עולה כדי הפרת צו שיפוטי כמשמעותה בתקנה 122 לתקנות סדר דין אזרחי ומצדיקה את מחיקת תצהיר הראיות במלואו. אין בידי לקבל טענה זו. המבקש ציית לצו גילוי המסמכים, אך כשל בהגשת מספר ראיות נוספות. מחיקת מסמכים אלו מראיותיו מאיינת את נזקה של המתנגדת מהגשת המסמכים, מבלי לקפח את זכויותיו של המבקש בשל כשל פרוצדוראלי.

9. אכן, הרשם, בהיותו אמון על טוהר פנקס הפטנטים, עשוי לעיתים להגמיש כללים דיונים על מנת להבטיח רישום נכון. יחד עם זאת, הגשת הראיות הנוספות על ידי המבקש ללא בקשת רשות לעשות כן חותרת תחת הליך גילוי המסמכים כולו ואינה ראויה להיות מוכשרת בדיעבד. כדברי כבוד רשם הפטנטים ד"ר מאיר נועס בפרשת תמיר אלקטרוניק

נ' ישפאר הום טק, התנגדות לסימן מסחר 176446 "1.1000 לנקו", מיוס 18 ביולי 6, אין להפוך את "טוהר הפנקס" לקרדום לתפור בו:

"טענת טוהר הפנקס אינה כולה להוות צידוק לזלזול בסדרי דין ובהליכים פרוצדוראליים. המילים 'טוהר הפנקס' אינן מילות קסם, המעלימות את כללו הפרוצדורה'. כללים, אשר נבנו מתוך מטרה להנהיג סדר, הגיון וסופיות בהליכים ולתחום מסגרות מחייבות אשד תבטחנה את יעילות ההליכים ותמנענה עוותי דין והמשכות ההליכיים שלא לצורך."

0. לאור כל האמור לעיל, נספחים ז', ח', יא', ו-יב' לתצהירו של ד"ר מיכאל כהן ימחקו מראיות המבקש. התצהיר עצמו יוותר בתיק.

1. הוצאות בקשה זו בסך 2,500 ₪ יהיו בהתאם לתוצאת ההליך העיקרי.

נח שלו שלומוביצ

נח שלו שלומוביצ 54678313-140901/ סגן רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס : 15 ינואר 2007 כ"ה טבת תשס"ז