סימן מסחר 345678

ההחלטה:

(3), 276 (להלן: "פסק דין בקרדי"). הדוקטרינה אף נדונה בהקשר לרישוס שמות מתחם באינטרנט; ראה פסקי דיו בעניין רישוס שמות המתחם, 60.11 ת"אשסות ; ה"פ 810/01 (ת"א) לשכת עורכי הדין בישראל נ' יאיר בן דוד, עו"ד, דיניס מחוזי כרך לג(10), 904, ת"א 1221/02 (ת"א) עירית קרית מוצקין נ' פרידמן ארז, דינים מחוזּי כרך לד(5), 344.

בתחילה קבע הדין האמריקאי כי די בחשש ששימוש בסימן המפר, עלול לפגוע במוניטין ממנו נהנה בעל הסימן המקורי בסימנו, כדי להצדיק מתן סעד בעילה זו של דילול, בין אם הפגיעה עלולה להתרחש על ידי ניתוק הקשר החד ערכי שבין הסימן ובין מקור הטובין המסומנים, טשטוש איכותו של הסימן עקב שימוש בו לסימון טובין שאינו מאותו הסוג או ההגדר, או פגיעה באיכותו עקב שימוש בו לסימון טובין הנופליס באיכות מאותו הטובין המקוריים.

בהחלטה בעניין 418 115 537 ,6281810806 (להלן:"פסק דין

בית המשפט העליון האמריקאי העלה את רף הוכחת הדילול כאשר הוא דרש מבעלי סימנים מפורסמים להוכיח נזק ממשי בכל תביעת דילול, ולא הסתפק בחשש לנזק.

בינואר 1996 חוקק החוק האמריקאי למניעת דילול סימני מסחר, ה- ("\ כ ת") 460 מסזטן121 אְהּמ3661ע'1. החוק אפשר לבעל סימני מסחר מפורסמיס לקבל צו מניעה כנגד שימוש מסחרי לא מורשה בסימנס, לאחר שזה הפך מפורסם. החוק חוקק בעקבות אמנת ה-18125 ואמנת פריס, על מנת להגן על סימני מסחר אמריקאייס מפורסמים מחוץ לארה"ב.

לאחרונה תוקן חוק זה במסגרת ה-2006 01 4600 ה61510 תסטט][1כ] 1%ז18ת17806. החוק החדש מכניס מספר שינויים לדוקטרינת הדילול האמריקאית, ביניהס ביטול הדרישה לנזק בפועל אשר נקבעה בפסק דין ץ105616א. לפי החוק החדש, די בסבירות לדילול על

מנת לאפשר הוצאת צו מניעה. החוק מדגיש כי הגנה בפני דילול תינתן רק לסימניס המפורסמים אצל כלל הציבור וכי אין די במוניטין המוגבל לקהל מוגדר כלשהו.

בענייננו דומני כי אין ספק בכך ששימוש בשס קירטונג, ללא שימוש במוצרה המפורסס של המבקשת 1, דהיינו הבלוק המזוהה עס הסימן איטונג, יכול לגרוס לפגיעה בשסם עצמו, ואף יותר מכך בשמות אחריס היכוליס להתבסס עליו. אין ספק כי גורס זר המשתמש בסימן המסחר המפורסס מדלל את הסימן, ואת על ידי ניצול היתרון שמקנה סימן מסחר מפורסם. אין ספק גם כי הצד השני של הנאה זו משימוש בסימן שלא על ידי בעל הסימן

המפורסס יתבטא בפיחות במעמד הסימן הבינלאומי, ואת מכיוון שאין שוס שליטה על מהות ואיכות הטובין אשר הסימן מסמנסם. בפסק דין בקרדי נקבע כי די בהוכחה כי שימוש בסימן המסחר המדלל עשוי לקדס את עסקי הגורס הזר, כדי לקבוע כי עסקיו של

בעל הסימן המפורסם יפגעו (ראה סעיף 12 לפסק הדין).

אחד מן המרכיביס החשובים של הדוקטרינה דנן היא שהשימוש הלא מורשה, על ידי הגורס הזר, לא דורש כל הטעייה, לעניין והראה ספרס של יעקב וחנה' קלדרון, חיקויים מסחריים בישראל, עמ' 189 :

"דילול מוגדר כמצב בו נעשה שימוש בסימן מסחד חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעית, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליה להעביר לצרכניו, וכתוצאה מכך נפגמת תדמיתו החיובית של סימן המסחר בקרב קהל הצרכנים ונגרעת *יחודיותו. שחיקה בתדמיתו של סימן מסחד בקוב קהל הצרכנים גודמת אף לגדיעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות *רידה בכושר (או בכח) המכירה הטמון בו". [ההדגשה אינה במקור,נ.ש.]

ליישוס הדוקטרינה ראה גם ה"פ (תל-אביב-יפו) 317/01 הורים וילדים מוציאים לאור בע"מ נ' חברת צעד ראשון - קשר ישיר לאם ולילד בע"מ ואח' , תק-מח 4(2003), 82 ,עמ' 92, שס כב' השופטת ברון ציפורה הגיעה למסקנה כי לא התקייס דילול לאחר בחינת נסייבות העניין.

בפסק דינו של כב' השופט שטרוומן, ת"א 147/94 נ' סנוקרסט (שיווק)

בע "מ, דינים מחוזי כרך כו(4), 942, נדון מקרה בו חברת סנוקרסט החלה לייצר ולשווק חטיף גלידה הנושא את השס "קרטייה" בכיתוב עברי, על מנת למצב את הגלידה כמותג איכותי ויוקרתי. המבקשת שהיא בעלת סימן המסחר המוכר היטב "קרטייה" טענה כי פרסוס שמה על גלידה יפגע בשמה הטוב כמייצג טובין יקרים. בפסק הדין נקבע כי אין חשש להטעיה, וכי אין סיכוי שקוני השלגוניס יחשבו כי הס הגיעו מבית קרטייה המייצרת שעוניס ותכשיטים יוקרתיים. ולמרות את קבע בית המשפט כי אין איש רשאי לעשות שימוש במוניטין של החברה הצרפתית, בלא הסכמתה, ובכך למעשה יישס את דוקטרינת הדילול (כאשר עסקינן בעיקר בגרימת נזק למוניטין החברה הצרפתית, על ידי מכירת טובין ווליס); ראה גס ת.א. 79/84 (נהריה) 5/ג/ 1.060 נ' שמיל מפעלי מתכת ומסגרות בניין בע"מ, פ"מ תשנ"ג(3), 194, שס נאסר על הנתבע לעשות שימוש בשם "לגו פורס" עבור תבניות מודלוריות לבנייה, עקב הקישור הטבעי שנעשה במוחות הצרכניס אל התובע.

בפסק דין ת"א (תל-אביב) 1510/99 סופר פארם (ישראל) בע"מ נ' רשת הריבוע הכחול (היפר היפר) בע "מ, דינים מחוזי, כרך כז(1), 285, נקבע על ידי כב' השופט ופט כי הסימן "סופר סנטר פארס" פוגע בייחודיות של צירוף המיליס "סופר פארס", אשר יוחד למבקשת במשך 20 שנה, ולכן הסימן "סופר סנטר פארס" מדלל את הסימן "סופר פארס" על ידי פגיעה בכוח המכירה של הסימן אשר רכש מוניטין.

פסק דינו של כב' השופט שטרוומן בת"א 108/94 סיטי סנטרל ואח'" נ' [6ְההּם), דיניס מחוזי, כרך כו(5), 351, מביא אף גישה יותר קיצונית והיא כי אין לדלל סימן מפורסס אף אם אין הוא רשוס בישראל ואין הוא ידוע בה.

החשש העיקרי משימושה של המבקשת 2 בסימן המכיל את הרכיב "טונג" הוא משיוך הסימן למבקשת 1, בניגוד להוראת סעיף 14(11) לפקודה. אולם כאמור גם חשש לדילול יש כאן, אף בהתחשבות באופייה המסויג של דוקטרינת הדילול במשפטנו. לאחרונה, התייחס

בית המשפט העליון לדוקטרינת הדילול בפסק הדין ע"א 10959/85 נ' (טרס פורסס). השופטת ברלינר קובעת ארבעה תנאים מצטברים להקמת עילת הדילול, כדלקמן (סעיף 11 לפסק הדין):

"[...] על מנת שניתן היה לטעון כי קיים חשש לדילול מוניטין צדיך להדאות כי מדובל;

1. בעסק מפורסם חוצה גבולות;

2. לסימן עצמה כה גדולה שהיא הנדגה מעבר למוצר הספציפי;

3. יש להוכית כי השימוש נועד לקדס את

עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם;

4. רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע 'על-פי סטנדרטים ערכיים דאויים של החברה..,

איו ספק כי שימושה של המבקשת 2 בסימן המבוקש נופל במסגרת זו. הסימן "איטונג" הינו בעל מוניטין רחביס מאד, אף במנותק מהטובין הספציפיים המשווקים תחתיו. שימוש המבקשת 2 בסימן המכיל את הרכיב "טונג" מהסימן המפורסם נועד מלכתחילה על מנת ליהנות מהמוניטין של המבקשת 1, תוך שיתוף פעולה עימה. מאחר ושימוש ה אינו זוכה עוד לאישור המבקשת 1, אין הוא עומד בתנאיס של תחרות הוגנת.

אס כן, סיכוס הדבריס הנוגעיס לעניינו הוא כי שימוש בסימן קירטונג על ידי כל גורס שאינו המבקשת 1, הגם שיוכל ליצור לו אופי מבחין ולהיות מובדל מסימן הדגל איטונג', הרי שמעלה הוא חשש כפול. חשש ראשון הוא שהמוצר יקושר אל המבקשת 1 וייחשב בטעות כשלה. חשש נוסף הוא גם אם יכול היה אותו גורס המשמש כסימן לבדל את סימנו מו המבקשת 1, וליצור לו אופי מבחין כלשהו, הרי שאף אופי זה היה מדלל את הסיומת

'טונג' ואיתה את הסימן איטונג' כולו באופן שהיה פוגע בבעליו הרשוס ובבעלת הרישון לשימוש בו, המבקשת 1.

קביעה זו לגבי דילול הסימן "איטונג" יפה למרות - ואולי ביתר שאת - שבעלת הסימן אינה עומדת בפנינו, אלא בעלת הרשות בלבד. מערכת דיני סימני המסחר לא נועדה רק לאזן בין האינטרסיס של שני צדדיס להליך פלוני, אלא לקחת בחשבון גם את האינטרס הציבורי לשימוש חופשי בסימניס במהלך המסחר ובמניעת הטעייה במהלך המסחר (ראה למשל בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, דיניס עליון כרך סט, עמ' 392). לפיכך, אף אס בעלת הסימן "איטונג" אינה ניצבת בפנינו בעצמה, כדי לדאוג לאכיפת זכויותיה בסימן ה, עלינו לעשות כן כשומרי הפנקס. ובעניין זה אין כל ספק כי דילולו של סימן מסחר מוכר היטב פוגע הוא בתחרות ההוגנת וביכולתו של הציבור להסתמך על סימנים כמצייניס מקור של טובין.

בנקודה זו אעצור ואבהיר על מה ולמה עוסק אני בעניינים של כשרותו לרישום של סימן מסחר, וכיצד שאלה זו משפיעה על שאלת התחרות שבפני. כבר נקבע בהחלטה בדבר בקשות מתחרת לרישום סימני שירות מס' 167390 ו- 166845 "כוכב נולד":

"הלכה היא, כי בדיון על פי סעיף 29 בבקשות מתחלות לדישום סימני מסחר, אי דנים בכשירותו של הסימן לרישום אלא אך ודק בעדיפות צד אחד על משנהו במדוץ לרישום הסימן (ד' "עניין פרומין" לעיל, 342, והשווה בג"ץ 450/80 אל דין נ' רשס סימני המסחר, פ"ד לה(2), 167, בעמ' 189 ; עניין אשל ועניין סבון של פעם לעיל) ואכן, העובדה כי זכותו של צד הוכרה כעדיפה אינה שקולה לקיבול הסימן, ואינה מבטיחה כי הסימן אכן ירשם. עם זאת, אין הדעת נוחה עס מצב בו סורב לרישום סימנו של מבקש שזכה בהליך התחדות, וחבלו שהפסיד באותו ההליך יוכל להגיש מחדש את סימנו וזה יקובל לדישום.

המשמעות המיידית של הוסר נחת זה, אין (היא?) כי אין הרשס *כול בדונו בהליך תחדות, שלא להיזקק לבחינת כשרותו הרלטיבית של כל אחד מהסימנים המבוקשים, כאמצעי להכרעה בשאלת העדיפות. אכן, כאמור לעיל ההלכה היא, כי כשדותו של הסימן אינה נבחנת, אולם הדבריס אמודים בשניים: האחד, שאין הרשם נזקק כלל לבחינת כשוותו האינהרנטית של הסימן לדישום. השני, שגם בתינת כשוותם הרלטיבית של הסימנים נעשית היא באופן דו סיטרי. ועל כן, בבתינה רגילה של כשדותו הדלטיבית של סימן מסחר לדישום, משמש הסימן הקודם כעוגן, לפיו נבחנת כשוותו של הסימן המבוקש לרישום, הכשר הוא אס לאו. בהכרעה על פי סעיף 29 אין אנו מסתפקים במוט מאזניים אשר אמצעו עוגן ובשנ קצותיו הסימנים המבוקשים זה אשר *כדיע משקלו

במקרה דנן, שאלות הנוגעות ליחס שבין הסימן המבוקש ובין הסימן "איטונג" , ובפרט החשש האמור מדילול הסימן "איטונג" ומשיוך הסימן "קירטונג" למבקשת 1, משפיעות באופן ישיר גס על תוצאותיהס של מבחני התחרות כפי שהם מקובליס בהליך תחרות כגון דא. דהיינו מבחני מידת השימוש, תוס הלב, ומועד הגשת הבקשה. לעניין המבחנים המקובליס בהליך לפי סעיף 29 לפקודה, ראה והשווה בג"צ 228/65 פרומין ובניו בע"מ נ. חברת פרו-פרו ביקויט בע"מ, פ"ד י"ט(3) 337 ; בג"צ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נ' .ס.3 א 166 , פ"ד כב (2) 189; בג"צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ. רשס הפטנטים סימני המסחר והמדגמים, פ"ד ל"ט(2) 148; בג"צ 77/60 רשס סימני המסחר נ. - 8 אס סא

בבקשות מתחרות מס' 115880 ו-1191234 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאות בישראל בע"מ נ. מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע "מ בעניין הסימן "אשל" (להלן: "עניין אשל"); ועוד.

תוס הלב בבחירת הסימן

במקרה דנן, נראה לכאורה, כי לאף אחד מן הצדדיס אין עדיפות ברורה, בנושא תוס הלב. שני הצדדיס מאשימים את זה בחוסר תוס לב. מחד גיסא, המבקשת 1 היא בעלת רשות בסימן המפורסם היטב "איטונג" טוענת כי בחירתה של המבקשת 2 בסימן מלווה בחוסר תוס לב. טענה זו מקובלת עלי, כיוון שאכן הוכח כי למבקשת 2 היתה גישה לסימן המפורסס היטב (היא הרי עשתה שימוש בבלוקי איטונג לפני מועד הגשת הבקשה, עבור קירות מתעשים שהקימה), וכמו כן, במהלך הדיון לא הוסבר על ידי המצהיר מטעמה מה עמד מאחורי בחירת השס "קירטונג". סביר ביותר בעיני כי המבקשת 2 חיברה את המילה "קיר" עס סיומת המילה "איטונג", על מנת לתאר את הטובין שהיא ייצרה - קיר מתועש בנוי בעזרת בלוקי איטונג, וחיפויי גבס. לעניין וה, ראה עמ' 60 לפרוטוקול הדיון מיוס 6 במר> 2005, דברי מר אלי מימון המשיב בחקירה נגדית לעו"ד לוטי, ב"כ המבקשת 1 :

"עו"ד לוטי: יש איזה מקור שאתה יכול להסביר חוץ מחברת איטונג שהסיומת טונג באה לך?

ת: לא, לא משהו שאני יכול להצביע עליו ולהגיד זה בא לי מהמקוס הזה."

כפי שראינו, שימוש המבקשת 2 בסימן המבוקש עלול להיות משוייך למבקשת 1 בעיני הציבור, כמו גם לדלל את זכויותיה של המבקשת 1 בסימן "קירטונג". לפיכך, שימוש זה בסימן אינו יכול להיחשב כהתנהגות מסחרית תמת לב, יהיו רחשי ליבה של המבקשת 2 אשר יהיו.

לעומת כל ואת, גס המבקשת 1 בחרה בסימן המבוקש שלא בתוס לב. רק לאחר שנוצר הקשר בינה לבין המבקשת 2 עשתה המבקשת 1 שימוש משותף בסימן עס המבקשת 2. היוצא מכך, כי המבקשת 1 לא יצרה את הסימן בוזכות עצמה, אלא נזקקה למבקשת 2 על מנת שתהיה עזר לצידה בהקמת הפרוייקט המשותף אשר נקרא "קירטונג", ובמהלכו נתוודעה לשס "קירטונג" והחלה לעשות שימוש בו בצוותא חדא עס המבקשת 2. לא הוכח כי המבקשת 1 בחרה את השם "קירטונג" במנותק מהמבקשת 1 שהוכחה כמקור לשילוב הסימן "קירטונג", גם אם סימן זה יוצר קשר לסימן "איטונג".

יובצא מכך כי לכאורה אף אחד מן הצדדיס לא הוכיח את תוס ליבו באשר לבחירת השס "קירטונג". מבלי לקבוע מסמרות בדבר אומר כי מוצא אני טעס בטענתה של המבקשת 2 לפיה המבקשת 1 נוקקה לידע של המבקשת 2 ביישוס אותס קירות טרומיים באופן מתועש, שאס לא כן היתה מבצעת את הפרויקט דנן באופן עצמאי ובלא הזקקות ליכולות הטכניות של המבקשת ם היא נחשפה רק בשלב שבו נתוועדה למבקשת 2. אי לכך, אין לומר כי בתוס לב היא ביקשה את רישום הסימן על שמה, והעניין יכול לנבוע ממניעים מסחריים שאין ביניהם ובין כוונותה להשתמש בסימן "קירטונג" דבר ולא חצי דבר.

ואולם קביעות אלה קביעות לכאורה הן. כאן יש להדגיש שעצם עובדת ההעתקה של הרכיב "טונג" מהסימן "איטונג" של המבקשת 1 אין בו כדי להעיד דבר על תוס ליבה של המבקשת 2 ולהפך. בניגוד לדיני וכויות יוצרים, במסגרת דיני סימני המסחר אין פסול בעצם ההעתקה של סימן. הפרת סימן מתקיימת, כאמור, בהטעיה לגבי מקור הטובין, בשיוך של הסימן לאחר ובדילול סימנו של אחר, בין אם הסימן המפר הועתק ובין אם הוצא באופן עצמאי. ואולם, כאשר מתקיימת הפרה, אין משמעות לכוונתו הסובייקטיבית של המפר בבחירת הסימן. כך, אף אם בחירת השם "קירטונג" לא נעשתה על ידי המבקשת 2 תוך נסיון ליהנות מהמוניטין של המבקשת 1, אין בכך כדי לשנות את הקביעה לגבי חוסר תוס הלב שבשימוש בסימן המורכב, כאמור, ממילה תיאורית ומילה המזוהה בנקל כחלק מסימן מסחר מוכר היטב. תוס הלב הנבחן במסגרת הליך לפי סעיף 9 הינו תוס לב אובייקטיבי בלבד, כדבר כב' הפוסק בקניין רוחני ישראל אקסלרד

(כתוארו אז) בעניין חביב רבני נ' [6056[0א1/121 ז6ם156/, בקשות מתחרות מס' 118643 ו-

6;; בקשה לביטול סימן מס' 118644 ("156061ת"), מיוס 25 בפברואר 2004, בסעיף 1

"גם אם האמין רבני באמת ובתמים כי קיימות לו זכויות קנייניות במוניטין ובסימן, הרי אין באמונתו הסובייקטיבית כדי לשנות את קביעתי בדבר היעדר תום לב. מבחן קיומו של תוס לב לעניין זה, הוא תוך הפעלת אובייקטיבי, ותחושתו הסובייקטיבית של הבני כאן אינה בידו."

אם חשוב להבחין ולאבחן כי על אף שהאיסור אינו בהעתקה, ועל אף שהיעדר העתקה אינה מקנה חסינות מפני הטעיה וקביעה של היעדר תוס לב, פעמים רבות קיומה של העתקה על אף שאינו מהווה כשלעצמו חוסר תוס לב, יכול ללמד על היעדר תוס לב, אובייקטיבי כמו גם נסיבתי.

לסיכום מבחן זה, הרי שאין ספק בליבי כי הן המבחן האובייקטיבי והן המבחן הסובייקטיבי, תוצאתם חד היא. המבקשת 2 בחרה בסימן מתוך רצון ליצור קישור ושיוך לסימן איטונג. המבקשת 1 שמאנס נטלה את הסימן מן המבקשת 2 עשתה כן, לא כמעשה עוסק הנוטל סימן מחברו, אלא, כפי שהתבטא מר קורן, לעיל, כמי שמחזירה לרשותה סימן שהוצא ממנה, ושלגביו היא סבורה ש "אי אפשר להשאיר את המותג הזה בחוץ".

כך היתה דעתם הסובייקטיבית של הצדדים, כך גם יעלה מבחן אובייקטיבי. הסימן קירטונג משויך עם הסימן איטונג, ולא ניתן לומר כי בחירתה של בעלת הרישיון בסימן איטונג תעשה בחוסר תוס לב. יודגש כי דברים אלה עוסקים בתוס הלב בבחירת הסימן, ולא בתוס הלב בכוונה לעשות שימוש בסימן.

אם כן תוצאתו של מבחן זה, הוא שהכף נוטה בו לכותה של המבקשת 1.

מבחן השימוש

המבקשת 2 עשתה שימוש בסימן קירטונג מיום הקמתה ב-2001 ועד היוס ואילו המבקשת 1 עשתה שימוש בסימן ביחד עם המבקשת 2 במשך תקופת המשא ומתן, תקופה קצרה יותר מאשר המבקשת 2, ולא בנפרד ממנה. במהלך הדיון מיום 6 במרצ 2005, הודה המצהיר מטעמו של המבקשת 1, מר קורן בכך שלמעשה המבקשת 1 לא עשתה שימוש בסימן קירטונג, עמ' 31 לפרוטוקול:

"עו"ד עפרון: בפועל איטונג השתמשה בסימן המסחר קירטונג ?

ת: איטונג כרגע לא משתמשת.

ש: יש כוונות לעשות,

כב' הפוסק: תקשיב לשאלה ותענה לשאלה. היא שואלת אותך האם איטונג השתמשה בסימן המסחר קירטונג,

ת: לא, לא השתמשה,

עו"ד עפלון: האם היא מתכוונת לעשות שימוש במוצר קירטונג

ת: יש אפשדות כזאת, אנחנו בהחלט שוקלים אפשדות כזאת. "

אם כן, המבקשת 2 היא אשר עשתה את עיקר השימוש בסימן המבוקש. ואולם, כפי שראינו לעיל, מדובר בסימן אשר בוודאות קרובה ישויך על ידי קהל הצרכנים למבקשת 1. בנוסף, שימוש המבקשת 2 בסימן מדלל את הסימן "איטונג" בו המבקשת 1 בעלת רשיון ואשר מכוחו היא טוענת לזכויותיה בסימן המבוקש. מצב דברים וה מוביל למסקנה כי לא יהא וה צודק ונכון לווקוף לוכות המבקשת 2 את השימוש שעשה בסימן "קירטונג".

נהפוך הוא, שהרי מבחן השימוש נועד לבדוק את העמידה הזכות של הצד המשתמש בסימן. דהיינו לבדוק את הקשר שהספיק אותו משתמש לקשור את עצמו ואת עיסוקו לסימן המבוקש.

ואולם, שימוש בסימן הנקשר בעיני הצרכנים עם אחר, וודאי כשמדובר למעשה בשימוש בוכותיו של אדם אחר, אינו יכול להתפרש כרכישת זכות בסימן. משכך אין מנוס מקביעה כי לאור התקיימות של חשש השיוך והדילול, כפי שנקבע לעיל, אין מקום לזקוף את השימוש שנעשה בסימן לזכות המבקשת 2, ודאי שאין במבחן וה כדי לתרוס או להוכיח עדיפות כלשהי לזכותה בסימן.

מועד הגשת הבקשות

המועד הגשת הבקשות הינו המרכיב פחות המשקל ביותר, מבין שלושת המבחנים. ומת מבחן זה הוא מבחן דווקני. בהחלטה בדבר בקשות מתחרת לרישום סימני שירות מס' 0 ו- 166845, "כוכב נולד", נקבע:

"המבחן עצמו הוא טכני ודווקני, ולכאורה גם הגשה של סימן ללישום ביום אחד או אף בשעה אחת מאוחר יותר יכולה להכריע אותו, זו הסיבה למשקל המועט שניתן לו. חשוב לציין, כי לעיתים יש לבחון גם את נסיבותיה של ההגשה ללישום, ואת מעדכת היחסים בין הצדדים, אם הייתה כזו עובר להגשה עצמה. בנוסף, ככל שפרק הזמן הגשות קטן יותר, כך יקטן משקלו של המבחן בשקלול מערכת הזכויות הכוללת"

הפרש של כמה חודשים בין הגשת הבקשות לרישום (במקרה דנן לטובת המבקשת 1), כשלושה וחצי חודשים הוא לא משמעותי, ואין בהפרש כזה כדי להקנות יתרון לאף אחד מן הצדדים במבחן וה, מה גם שניתן להניח כי הרישום עצמו נעשה על יד שני הצדדים

במהלך מאבקם על השימוש בשם, ולא כמקרים אחרים בהס הרישומים המקביל הוא שיוצר את המאבק.

העולה מן האמור הוא כי המבקשת 1 היא העדיפה על פי מבחן זה, ואולם משקלו של המבחן הוא זעום ופעוט.

עדיפות בסימן המבוקש לפי מבחני סעיף29

משמעותם של דברים אם כן היא שהן במבחן תוס הלב, והן במבחן מידת השימוש, מובילה בדיקת הדברים למעקב ולמהותם כי אין למבקשת 2 כל יתרון על המבקשת 1. נהפוך הוא, הן בחירת הסימן והן השימוש בו נעשו תוך התייחסות לסימן 'איטונג' שבו המבקשת 1 מורשה ומתוך שיוך אליו ותוך יצירת חשש לדילולו.

במצב דברים וה המבקשת 2 בחרה בסימן שלא בתוס לב והמבקשת 1 שמאנס נטלה את הסימן מהמבקשת 2 לא עשתה כן כמעשה מבקש הנותן סימנו של אחר אלא התייחסה אליו ובצדק, כאל סימן שנלקח ממנה ויש להשיבו.

אם כן נמצא המבקשת 1 גוברת בכל שלושה המבחנים שנקבעו להכרעה בעדיפות לרישום סימן מסחר.

משמעותם של הדברים היא כי בנוסף על העובדה שבמערכת היחסים שבין הצדדים שבפני, הסימן לא יחיה כשיר לרישום על שס המבקשת 2, הרי שבהתחשב בכשירות זו, גם מבחני התחרות מטיס את הכף לטובת רישומו של הסימן על שס המבקשת 1.

לפני סיום, הליך לפי סעיף 29 הינו, כידוע, הליך תחרות בין בקשות מקבילות לסימן מסחר זהה. אולם, נראה כי למבקשת 1 אין כוונה אמיתית לעשות שימוש בסימן המבוקש, ואת כאשר אין בישראל הכרה בסימנים הגנתיים, דהיינו סימנים שכל מטרתן היא למנוע מאחריס להשתמש בהס או לרשמם. לכן, לכאורה, אם לא יכלה המבקשת 1 להרשות את השימוש בסימן קירטונג על ידי המבקשת 2, ייתכן והיה עליה להתכבד ולהגיש התנגדות לרישום הסימן, במועד המתאים לכך, (בהנחה שהסימן שמאנס היה מקובל לרישום, עובדה, שכאמור מוטלת בספק), וזאת במקום להיעזר בהליך לפי סעיף 29. או לחילופיו לתבוע אותה על השימוש שהיא עושה בסימן הדומה עד כדי שיוך או דילול לסימנה.

ואולם, רישום סימן בישראל אינו טעון בהצהרת שימוש. ואין הרישום בודק, לא בעת הבחינה ולא בעת הליך תחרות מעין אם שבפני, אם מתכוון המבקש לעשות שימוש בסימנו. הדבר נדרש בארצות הברית, שס קובע החוק כי תנאי לרישום סימן הינו היותו

בשימוש במסחר ((1051)8()3()6 .1156 15) או לחלופין הצהרה לגבי כוונה עתידית לעשות בו שימוש בתוס לב ((ט)1051 .11506 15). בישראל, לעומת וסימן הגנתי או סימן שלא נעשה בו שימוש, יירשם בפועל, כך סעיף 17 לפקודה קובע כי אדם יכול לבקש סימן שהוא טוען בו לבעלות והנמצא בשימושו או המיועד לשימושו. וסעיף 7 לפקודה הקובע את הזכות לרישום סימן מסחר, מסתפק בקביעה כי "אדם המבקש לו זכות יחודית להשתמש בסימן פלוני כסימן מסחר רשאי לבקש רישום הסימן". בהתאם, רשום סימני המסחר אינו בודק את כוונתו של אדם להשתמש בסימן, או את השימוש שעשה בו בפועל, ודאי לא בעת הליך תחרות על פי סעיף 29.

סוף דבר

סיכום של דברים הוא כי אני מורה על המשך בחינת סימנה של המבקשת 1 וסגירת תיק הבקשה של המבקשת 2.

4. המבקשת 2 תשלם למבקשת 1 את הוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 0 ש"ח.

נח שלו שלומובי), פוסק קניין רוחני ניתן בירושלים ביום : 11 דצמבר 2006 כ' כסלו תשס"ז