סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגם וסימני המסחר

בפני רשם הפטנטים, המדגם וסימני המסחר

הליך עפ"י סעיף 29 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב -1972, בין בקשת סימן מסחר מס' 125438 לבין בקשת סימן מסחר מס' 126755

המבקשת 1: ענק האופטיקה בע"מ בעלת בקשת סימן מסחר מס' 125438 ע"י מאיר דהאן ושות', עו"ד

המבקשת 2: 6אז , התע סא בעלת בקשת סימן מסחר מס' 126755 ע"י וולף ברגמן וגולר , עו"פ אמנון דרדיק, עו"ד ארז הרכבי, עו"ד

החלטה משלימה

א. הרקע להחלטה

1 התיק שלפני הוא תיק בקשות מתחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב- 1972 (להלן :"פקודת סימני מסחר") לרישום הסימנים, מטעם המבקשת 1,

"פה סא" (מעוצב) מס' 125438, בסוג 9 לגבי "התקניים ומכשירים לשימוש בראייה", ומטעמי המבקשת 2 "תע סא" (מעוצב) מס' 126755, גם כן בסוג 9 לגבי טובין "משקפיים, משקפי שמש מלבושי עיניים; מסגרות משקפיים, עדשות; חלקים, מתאמים ואביזרים עבור, כולל כל אלו בסוג 9".

2 ההחלטה בתיק והניתנה ביוס 22 לאוקטובר 2003, ובמסגרתה הוריתי על המשך הליך הטיפול והבחינה בקשת סימן מסחר 126755 ודחיתי את הבקשה להליך של בחינה ורישום סימן מסחר 125438. המבקשת 1 ערערה על ההחלטה זו לבית המשפט העליון.

במסגרת הערעור ניתנה החלטת בית המשפט העליון ביוס 11 ליולי 2005 הקובעת "כי התיק יחזור לרשם סימני המסחר לבחינה, אם ועד כמה, אף על פי החלטת משרד סימני המסחר של האיחוד האירופי מיום 13.2.04 על נושא הדיון". ההחלטה באירופה ניתנה לאחר שנתתי ההחלטה בנדון.

לאור החלטת בית המשפט העליון הנני מקבל לפניו ובודק את החלטת רשם סימני המסחר של האיחוד האירופי, [citation details] (להלן: "זז ס"),(להלן:"ההליך האירופי", או "הראייה הנוספת"). וחי החלטה מספר 4 שניתנה ביוס 13 לפברואר 2004 (וכאמור לאחר שניתנה החלטת הרשם בישראל), בעניין התנגדות מספר 505 336 , בין חברת [citation details] את סא, חברה אמריקאית, אשר לה שלושה סדרות של סימנים "8 ת", "תג סצז"(לא מעוצב), ו- "אע סא" (מעוצב), (להלן: "המבקשת 2"), ובין חברת [citation details]

מישראל, המבקשת את רישום הסימן "חג שותצת תהתת סא"לא מעוצב), (להלן : "המבקשת 1").

הצדדים התבקשו להעביר לרשותי סיכומים בכתב וסיכומים שכנגד בנוגע לראייה הנוספת. בהתאם לכך הוגשו הסיכומים עד יוס ה-20 לאוגוסט 2005, והתגובות לסיכומים הוגשו בהתאם להחלטתי עד ליוס ה-10 לספטמבר 2005.

עיקרי טענות המבקשת 1

המבקשת 1 טוענת כי בהליך האירופי לרישום סימן המסחר ג תו צם התע סא היא הוכחה אל מול המבקשת 2, להירשם כבעלת הסימן דנן לגבי משקפי ראייה.

כמו כן, טוענת המבקשת 1 כי בהליך בארץ הגישה בקשות לרישום הסימנים אע סא אבצו צת והסימו 55ת סא, ואשר בו הוכחה המבקשת 2.

המבקשת 1 טוענת כי ההליכים דנן, עוסקים שניהם באותה שאלה - האס עומדת למבקשת 1 וכות לרישום את הסימן לגבי משקפי שמש ו/או משקפי ראייה.

המבקשת 1 טוענת עוד, כי הראיות אשר הוגשו בשני ההליכים, ההליך האירופי וההליך בארץ, והן זהות. כמו כן, טוענת המבקשת 1 כי נקבע בשתי הערכאות כי הסימנים סא

את ו-ת הצ צם תחת סא, הסימנים זהים ודיו אחד צריך שיהיה לשניהם.

בהליך האירופי נקבע, לטענת המבקשת 1, כי המבקשת 2 עשתה שימוש בסימן אך ורק בארץ, ושאין לקבוע כי סימנה רכש מוניטין כלשהו באיחוד האירופי.

תוצאות ההליך האירופי כי ירישום סימן המבקשת 1 לגבי שעוניים ומוצרים נילוויס בסוג 4, ולגבי משקפי ראייה בסוג 9.

המבקשת 1 טוענת כי המבקשת 2 לא השתמשה בסימנה עבור משקפיים, לא בישראל, ולא בארצות האיחוד האירופי, והודתה במהלך הדיון (שנערך בפני קודמי לתפקיד) כי לא מכרה משקפיים בישראל מעולם.

בהתאם לזאת, המבקשת 1 גורסת כי בקשתה של המבקשת 2 עבור משקפיים הינה בקשה אשר הוגשה בחוסר תום לב, ומאו שהוגשה בשנת 1999, המבקשת 2 אינה עושה שימוש בסימן 2845 0 עבור משקפיים. לעומתה, טוענת המבקשת 1 כי היא עשתה שימוש בסימן עבור משקפיים.

המבקשת 1 מוסיפה וטוענת כי, טענת המבקשת 2 כי היא בחרה את סימנה בחוסר תום לב, לא נתקבלה בהליך האירופי.

זכויות בסימני מסחר הינן זכויות על בסיס טריטוריאלי. אי לכך, תוס לב של מבקש ישראלי היודע על קיומו של סימן זהה במדינה אחרת, והמבקש לרשום אותו סימן בארץ, לא נשלל, לטענת המבקשת 1.

עמדתה של המבקשת 1 היא כי הסימן המבוקש לרישום על ידה הוא סימן שרירותי, ולכן בהעתקתו אין ניסיון להיבנות על המוניטין שנצבר לאותו הסימן.

טענה נוספת של המבקשת 1 היא כי המבקשת 2 הגישה בקשתה על מנת לחסום את פעילות המבקשת 1 בתחום המשקפיים, ומדובר בהגשת הבקשה בחוסר תום לב מצידה.

בתגובה לטענות המבקשת 2 בסיכומיה שהוגשו בפני בתיק זה, טוענת המבקשת 1 כי לטענה של המבקשת 2, כי הסימנים תג תש\צת התע סא ו-פהתת סא הסימנים הסימנים אשר נבחנים באירופה ובישראל, ועל כן אין להחלטה האירופית כל השלכה על החלטתי, אין כל בסיס. זאת מאחר שהמילה ₪ /\ צת היא מילה שאינה מבחינה

בתחום, לטענת המבקשת 1. המבקשת 1 טוענת כי וחי עמדת לשכת סימני המסחר הישראלית, וכך גם נקבע בהחלטה האירופית.

טענה נוספת של המבקשת 1 בתגובה לסיכומי המבקשת 2, היא כי הרשם אינו מכפיף עצמו לטריבונל האירופי, אלא בוחן הסימנים לאור העובדה כי המבקשת 1 היא בעלת סימן מסחר

אירופי ת 4 ת/\צת התע סא, בתחום משקפי הראייה, ישראל כבעלת סימן מסחרי זה בישראל.

עיקרי טענות המבקשת 2

המבקשת 2 טוענת כי ההליך האירופי דן בסימן שונה מהסימן הנדון בהליך בארץ. בהליך בארץ מדובר בסימן 585 0א, ובהליך האירופי מדובר בסימן | אהתע סא

ו צת. בקשת המבקשת 1 לרישום הסימן ₪ תת צת הגע סא בארץ, בקשה מספר 130401, נזנחה על ידה ביוס 11.5.04.

בקשה זו נזנחה בישראל כשלושה חודשים לאחר שהסימן דנן נרשם באירופה, דבר המוכיח, לטענת המבקשת 2 כי אפילו המבקשת 1 חושבת כי הסימן אינו כשיר רישום בארץ. המבקשת 2 תוהה מדוע המבקשת 1 לא הגישה את החלטת ההליך האירופי בפני הרשם בארץ על מנת לחזק את כשירות בקשתה, ובמקום זאת בחרה לזנוח אותה.

המבקשת 2 מוסיפה וטוענת כי ההחלטה בהליך האירופי אינה החלטה חלוטה שכן הוגש עליה ערעור. לכן טוענת המבקשת 2 כי יש לדחות ראייה זו על הסף מבלי לדון בתוכן.

עוד טוענת המבקשת 2 כי נקבע במסגרת החלטת ההליך בארץ כי המבקשת 1 העתיקה את סימנה מהאינטרנט, ובכך נהגה בחוסר תום לב. כמו כן, כי המבקשת 1 אינה משתמשת בסימנה באופן שבו הוא נרשם.

מוסיפה וטוענת המבקשת 2 כי ההליך האירופי עוסק בשאלה האס המבקשת 2 היא זו שעשתה שימוש בסימן המסחר, ולא המבקשת 1, אשר בה עוסקת עיקר החלטת ההליך בארץ.

המבקשת 2 טוענת כי יש לה בסימנה 8.8 א זכויות יוצרים בארה"ב, ולכן הוא לא יכול להירשם בישראל על סף המבקשת 1 גם מסיבה זו.

לעניין החשש להטעיה המבקשת 2 טוענת כי קהל הצרכנים הוא זהה, וכי מדובר באותו הגדר טובין, והצדדים לדיון גם משתמשים באותם ערוצי פרסום. אי לכך, לטענתה, סכנת ההטעיה היא ממשית. תוצאות ההליך האירופי לא יכולות לשנות מסקנה ערכית זו.

בהחלטת ההליך בארץ נקבע כי סימנה של המבקשת 2 הינו סימן מוכר חיטב. כידוע, סימן מוכר היטב מקנה הגנה גם לסימנים אשר אינס מאותו הגדר. מוצרי הצדדים הס מאותו הגדר, ולכן על אחת כמה וכמה, אין בהחלטה בהליך האירופי כדי לפגוע בהגנה רחבה זו המוקנית לסימנה.

לגוף של הראייה, בהחלטת ההליך האירופי, נקבע כי משקפיים ומשקפי שמש הס מאותו הגדר, ולמרות זאת בוצעה אבחנה ביניהם, ולפיה לא ייתכן כי משקפי ראייה הס פריט אופנה. לטענת המבקשת 2 אבחנה כזו באותו הגדר לא הייתה עומדת בארץ. כמו כן, המבקשת 2 טוענת כי יש אפשרות לקנות משקפי שמש רגילות ולהחליף את עדשות משקפי השמש לעדשות אופטיות.

ההחלטה במסגרת ההליך האירופי מבוססת על החוק והפרוצדורה האירופית השונים מחוקי מדינת ישראל. לפי החוק והפרוצדורה האירופית נקבע בהליך האירופי כי המבקשת 2 לא הוכיחה מוניטין באירופה. על פי ההחלטה במסגרת ההליך בארץ הוכיחה המבקשת 2 מוניטין בישראל, כך שאפילו המחלוקת הייתה נדונה על פי הדין האירופי בישראל, הרי שהיא הייתה זוכה ברישום סימן המחלוקת בישראל.

המבקשת 2 מוסיפה וטוענת כי הטריבונל האירופי לא התחשב בכל הראיות אשר הוגשו בפניו, שכן חלקן הוגשו באיחור. לרשם הפטנטים בארץ שיקול דעת רחב בקשר לכללי הפרוצדורה וסביר להערכת המבקשת 2 כי הראיות אשר הושמטו מאזני הטריבונל האירופי, היו מתקבלות בארץ. לכן, גם מסיבה זו, אין להחלטה במסגרת ההליך האירופי כל רלוונטיות לענייננו, לטענת המבקשת 2.

ניתוח ההחלטה האירופית וההשלכות שיש לה על התיק שבפני

הרקע לבקשה האירופית -

המבקשת 1 הגישה ביוס 25/2/2000 בקשה לסימן מסחר אירופי מספר 1527159 לרישום הסימן "אצת התע סא", כסימן מסחר עבור טובין מסוג 9 ו-14. הבקשה האירופית פורסמה ביומן סימני המסחר האירופי מספר 75/2000, ביוס 18/9/2000. ביוס המבקשת 2 הגישה התנגדות לרישום הסימן האירופי. המבקשת 1 טענה לעדיפות בשימוש בסימן בישראל החל מיום 1/9/1999.

טענות הצדדים לגבי הרישום האירופי - - המתנגדת בהליך האירופי, שהיא המבקשת 2 בענייננו, ביססה התנגדותה על סדרת הסימנים האירופאים הרשומיםרופית - סעיף (8)4 לתקנה האירופית הוא כדלקמן:

₪ ]0 זסו6ויזקסיזק 6ו1ז עט הסווופסקקס חסקט .4" 0 ]0 זס אחז 1006 601510700'ז-הסח 6זסחז ]0 06יז ]0 56זוו60 6ו][ז מו 560גו חףז5 0 16 1600066]ומ51 10601 6ז6חז תס ךז 06 זסח |[0ח5 זס] ב6ווקקם אטוח 0 ]הסוופזווק 06 1ח6וא6 6ו]ז 0 חס 6יזסתעו ףחזחז6שס) 51016 זסק 6 16 ]0 שומ[ 6 :51 וז

זסזזק 60יזווו06 6יז6טו ח51 01 סו 5והףזז (םט) ה010י615ז יזס] חסוס6ו!קקם ]0 0016 6וזז סז 6 6 יזס %זסחז 6הסיזז ק)זהווחזוחס) 6וז ]ס מסוזס6ו!קקם 6ה1 "זס] ב6וחום!6 ו'זסויזקן 6הז ]ס 6 הווחה סכ 6 ]0 הסוס 615 יזס] ;זוז

סו זסזסוזקסיזק 115 חס 5ז6][חס6 תף51 וס (פ) ]51156 0 ]0 86 6ה ווטוהסיזק סז זוז " .אחז 006יזז

על מנת שטענה תתקבל לפי סעיף (8)4 יש לקיים מספר דרישות :

א. | הסימן הקודסם צריך שיהיה סימן לא רשוס, או סימן מסוג דומה לסימן המבוקש לרישוס.

ב | הסימן הקודס צריך להיות בשימוש במהלך המסחר.

ג. = השימוש הנדרש צריך להיות משמעותי יותר מאשר שימוש מקומי בסימן.

ד | הזכות בסימניסם הלא רשומיס צריכה להיות מוקדמת לתאריך הבקשה של הסימן המבוקש לרישוס.

ה בעל הסימניס הלא רשומיס צריך להיות בעל וכות תחת הגדרות המדינה שבה הוא מבקש למנוע את השימוש של הסימן המבוקש לרישוס.

הוכחת השימוש, המקום, אופי ומשך השימוש לפי סעיף (8)4 לתקנה האירופית -

המתנגדת בהליך בפני בית המשפט האירופי צריכה להראות כי קיימת לה זכות בכל אחת מן המדינות באירופה, שבהן הסימניס עלוליס להיות ברי תחרות, וכמו כן להגיש ראיות נוספות לעניין עצס השימוש שלה בסימן במהלך המסחר.

המתנגדת הביאה בפני בית המשפט האירופי צילומיס של תעודות הרישוס של סימניס הנושאיס את השס "3 0א", ולא דוגמאות לשימוש של המתנגדת בסימנים. רשם סימנני המסחר האירופי קבע בעמ' 7 להחלטתו כי ראיות אלו אינן רלוונטיות לשאלת הוכחת הקריטריוניס אשר בסעיף (8)4 לתקנה האירופית. הראיות הנוספות של המתנגדת היו דפי אינטרנט שבית המשפט לא יכל להבין את תוכנן כיוון שדפים אלו היו בלתי קריאים. לתצהיר שניתן ע"י סגן מנהל מחלקת סימני המסחר של המתנגדת, ניתן משקל מועט עקב כך שהוא אינו נתמך בראיות נוספות. כמו כן, התצהיר היה חסר, כיוון שהנתונים בו היו נתוני השוק האמריקאי בלבד.

בהתאס לזאת, קבע הטריבונל באירופה כי בהעדר ראיות מספיקות בעניין השימוש בסימניס הקודמיס על ידי המתנגדת, ההתנגדות נדחית בחלקה, וזאת על בסיס סעיף (8)4 לתקנה האירופית.

לבחינת מוניטין הסימניס של המתנגדת, נקבע כי חלק ניכר מסימניה הרשומיס, הס בשימוש מעל 5 שניס לפני יוס הרישוס של הסימן החדש. ראיות כאלו היו - תמונות

המכילות את הסימן "8/4 10" מתאריכים רלוונטיים, תצהירים מחנויות ושותפים ומחברות אשר מספקות את מוצרי "תת 0סא", קטלוגיס מהתקופות הרלוונטיות הנושאיס את הסימן "₪8 סא", 150 חשבוניות של חברות בת של המתנגדת במדינות

אירופה, העתק רשיון של חברת תוכנה להשתמש בסימן "7 סא" בהקשר למשחקי וידאו ובידור באירופה, ועוד ראיות.

בית המשפט האירופי קבע כי הוכח בפניו שימוש בסימן "ת סא" עבור טובין בסוג 16 כגון, חומריס מודפסים, ופוסטרים, כן הוכח בפניו עבור טובין בסוג 18 כגון, תיקים, וכן הוכח בפניו עבור טובין בסוג 25 כגון, מוצרי לבוש והנעלה, ועבור טובין בסוג 28 כגון סוגי כפפות.

באשר לשימוש בעניין טובין שהס משחקי וידאו, תוכנת מחשב וחומרת מחשב, שירותי שיווק בסוג 35, משקפי שמש, משקפי ראייה, גלשנים, לא הוכח בפני בית המשפט האירופי שימוש בטובין ושירותיס אלו במשך 5 השניס שקדמו להגשת הבקשה האירופית.

התנגדות על ביס סעיפים (8)1()3 ועפ"י סעיף (ם)(8)1 לתקנה האירופית - סעיפים (8)1()3 וסעיף (ס)(8)1 מובאים להלן:

]0 זסוסז'זקסיזק 16 על חסוזופסקקס מסקט .1" \זםוו 006 6ון ,תד 006 6ו]זם60 - ה :זז 06 01 ]501 יזס] ה6ווקקם

6 זז 16 \[זזטו 10611001 15 זו ]1 (0) ההשו זס] 5011665 יזס 0005ף 6 חב אטוח ]ו 6 זס] ב6ו!קקם 15 הס 5וףסז 6 [6וג[עו זס] 501605 זס 00005 16 הזעו ;זכ 15 הזז 6סיח יז6ו[יז0ס

זס וטו ק0ה106 15 ]0 06600086 ]ו (ע) 6וז וח וטו 6סז ז6ו[יזם6 6 סז קיז !וחזז5 חס 00005 6ה) ]0 קוזם!וחזו5 זס ש1ח06ו זו אחז 6סיז 16 עמ 6006160 005זשיז50 סק 6 חס הסזפוו][חס6 ]ס הססתז[6אז! 0 8ו5]אס 6 ה6והשו מז עזסוזדזס 6ז מז 6ו|מגוק 6הז ]ס 6 ;60000)סז 15 %זסוח 006 פו|ז00 6 065ט|6תו חסופט[חס6 ]0 בססתן!|6ון זסז!ז60 16 הזעו ה0550610110 ]ס בססתזו6זן " .אחז 006יזז

התנגדות עפ"י סעיף (8)1()8 בוחנת את זהות הסימנים ואילו התנגדות עפ"י סעיף (כ)(8)1, בוחנת את דמיונס בהקשר לסיכויי ההטעייה:

בבחינת הסימנים "48/תת" (סימן המתנגדת) ו-"ת תו/\תצת מהתת סא" (סימו המבקשת), נאמר כי אין ספק כי הסימניס לא זהים, עקב תוספת המילים "סא" ו- "תות צם" לסימן המתנגדת. בהתאס לזאת, הטריבונל האירופי קבע כי ההתנגדות

עפ"י סעיף (8)1()3 לא מתקבלת. הסימניס שנבחנו באירופה בשלב גה לשאלת הדמיון הס כדלקמן :

חהם/שם צם ההם- סא חה=-

הסימן המבוקש לרישום באירופה סימן המתנגדת הראשון באירופה

1

.3

.4

נזכיר שבישראל הסימניס שהוגשו על ידי הצדדים כמעט והיס ושניהס "תע סא". לעומת זאת, בבדיקת הדמיון בין שני סימניס אלו שהוצגו לעיל באירופה, נבחן הדמיון במראה, ובצליל (בפונטיקה), בחינת התרשמות כללית, תוך שימת לב לחלקים הדומיננטייס של הסימנים. גס בבחינה זו נקבע ע"י הטריבונל האירופי, בעמ' 17 להחלטתו, כי הסימנים אינס דומים כיוון שאחד הסימניס מכיל מילה אחת והשני שלוש מילים, השני מכיל מילת שלילה ראשונה, ולכן מבחינה ויזואלית נקבע כי הסימניס אינס דומים. גס מבחינה פונטית נקבע כי הסימניס אינס דומיס. לשאלת הדמיון מבחינת המשמעות בכל סימן נקבע כי הסימניס מעביריס מסר אחר, הראשון מעביר תחושה שמשמעותה - פחד, ואילו השני משמעותו - משקפיים בלא פחד. בהתאם לואת נקבע כי אין סיכויי הטעייה ושאלת הטובין אפילו לא נבחנת.

בחינת הדמיון בין הסימנים "4 0ת סא", ו- "הגוצת התע סא"-

יש להקדיס ולומר כי לחלק זה של החלטת הטריבונל האירופי, בחינת מידת הדמיון בין הסימנים, והטענות שנידונו בו, יכולה היתה להיות השפעה מסוימת על החלטתי. זהו החלק היחיד שהוא קרוב לסיטואציה שנבחנה אצלנו מבחינת הרכב הסימנים. מאידך, אצלנו לא היה כל דיון בכיוון זה, ושוס טענה מהכיוון הגה לא נטענה בדיון שלפני. כאמור לעיל, ההליך בישראל הוא שונה וזוהי הסיבה לכך כי טענות כפי שהועלו להלן בפני בית המשפט האירופי הנוגעות לכשרות הסימן שקובל לא הגיעו לדיון בפני.

הסימניס הנותריס לבחינת מידת הדמיון הס כדלקמן:

סימן לא מעוצב - 3₪=- סא

סימן מעוצב -

חהם/צם צם ההם- סא

הסימן המבוקש לרישום באירופה שני סימני המתנגדת הנוספים

(לא מעוצב)

בבחינת מידת הדמיון נבחניס גס אופי הטובין שהסימניס רשומיס עליהם. הסימן המבוקש לרישוס באירופה "8 וצ הגמת סא" מתבקש רישומו בסוג 9 לגבי הטובין הבאים: משקפי ראייה, מסגרות למשקפי ראייה, מארזּיס למשקפיים, משקפי שמש, מסגרות משקפי שמש ומארזי משקפי שמש. סימני המתנגדת "8 א" רשומיסם בסוג 5 עבור דברי לבוש, בעיקר חולצות טי-שירט, מכנסיים, מיועים, כובעים, מצחיות, נעליים, סנדליס וחגורות.

החלטת בית המשפט האירופי קבעה כי הטובין שבסוג 9 מטרתם לסייע בראייה או להגן על העיניים, מדובר בטובין שמטרתן להגן/לכסות את גוף האדס ולעטרו (במקרה של משקפי שמש כנראה). בהחלטה נקבע כי טובין מסוג 9 וטובין מסוג 25 הם בעלי אלמנטים והים מאחר שגם טובין מסוג 25 נלבשים על פני גוף האדם, וחלקס הס אביורים נילווים לפריטי לבוש. הלקוחות הס הציבור בכללותו, אך המטרה של הטובין שונה. משקפי שמש מטרתס להגן מפני השמש, ומשקפיים רגיליס מתקנים ראייה, ואילו פריטי הלבוש מסוג 25 מגנים על חלקים שלמיס של הגוף. המתנגדת טענה כי משקפי שמש נמכרים בצמוד לפריטי לבוש בחנויות כאביוריס נילוויס.

הטריבונל האירופי קבע כי אכן נכון הדבר כי כיוס משקפי שמש רבים נושאים סימני מסחר של מעצבים ידועיס, ושאפשר לרכוש משקפיים ובגדיס באותן החנויות. אולס, בדרך כלל לפי קביעת הטריבונל האירופי משקפי שמש ובגדיס הנושאיס את אותו סימן המסחר, ימכרו יחד רק בחנויות יוקרתיות. בית המשפט האירופי מסכים כי ייתכן שהס ימכרו יחד

באותן חנויות כאשר מטרת משקפי השמש להוות אביזר נוסף לבגדים. דבר זה עלול ליצור

אצל הציבור דמיון מסוייס שיגרוס להטעיית צרכניס.

לעומת ואת, משקפיים אופטיות עס עדשות ראייה לא נמכרות לעולס בחנויות בגדיס, אלא אצל אופטיקאיס מקצועיים. אלו הס טובין שנבחריס בקפידה, מאחר שהס משמשיס לתקופת זמן ארוכה, הס יקריס והלקוחות נעזריס באופטיקאי מומחה על מנת לרכוש אותם, ועל מנת להתאיס את המסגרת לעדשה לאחר מכן. המכירה אינה מיידית שכן יש להתאיס כל משקפיים ללקוח לפי ה"מספר" שלו.

בית המשפט קובע לכן, כי לענייו משקפי הראייה, מסגרות משקפי ראייה, מארזי משקפי ראייה הסיכוי קטן ביותר שיווצר בלבול בין הלקוחות של המבקשת ובין לקוחות המתנגדת.

בקשת המבקשת בסוג 14 לגבי שעוניס וטובין אחריס בסוג זה היא לא חלק מהבקשה כפי שהוגשה לרשס סימני המסחר בארצ, ולכן סוגיות בנדון זה אלו אינן רלוונטיות לדיון שבפני. בכמה מילים אסביר כי לגבי בקשת המבקשת בסוג 14 לגבי שעוניס, רצועות

כלס.

לשעוניס, ומארזי שעוניס קבע הטריבונל האירופי כי מדובר בטובין שמטרתס לחוות את השעה. לטובין אלו אלמנט קישוטי, והס נקניס בחנויות מיוחדות, חנויות תכשיטיס וחנויות שעוניס ואשר אינן החנויות למוצרי לבוש שהטובין מסוג 25 מטעם המתנגדת נמכרות בהן. ערוצי השיווק של המבקשת שוניס מערוצי השיווק של המתנגדת, הטובין אינס מתחריסם ביניהס על אותו שוק, הס אינס תחליפים זה של זה. מטרת הטובין שהמתנגדת, מסמנת בסימני המסחר הרשומיס על שמה היא להגן ולקשט את גוף האדס. גס אם ייתכן כי קהל הצרכנים יהיה אותו קהל הצרכניס בשני המקרים, הרי שהטובין השוניס גורמיס לאותו בידול בין שני סימני המסחר. הסיכוי כי תהיה חפיפה בין הקהליס תתכן לפי קביעת בית המשפט האירופי, רק במקריס בהס חנויות יוקרה משווקות שעוניס ובגדיס של מעצבי אופנה ידועים. מקריס אלו לפי קביעת בית המשפט האירופי הס ספוריס מכדי שיגרמו ללקוחות להתבלבל באשר למקור הטובין. שיטות הייצור השונות, ערוצי השיווק השוניס ובעיקר האופי השונה של הטובין תומכיס במסקנה כי הטובין שוניס.

בית המשפט קובע מאותן סיבות כי הטובין של המתנגדת בסוג 16, בסוג 18, בסוג 28, ובסוג 14 אינס דומיס לטובין המבקשת בסוג 14.

לגבי מידת הדמיון של הסימניס - הטריבונל האירופי בוחן הערכה כללית של הסימניס מבחינה ויזואלית, פונטית, ודמיון רעיוני בין הסימניסם, כאשר החלקים הדומיננטיים של הסימנים נלקחיס בחשבון. (כל את לפי התקדים בבית המשפט האירופי לצדק - -.6 6856 ,8 זז [0 [1997 ] +זסק5 035516 0[11 ג ,6 ]אע צ ₪ 5306 251/95 .(.560 61 22 הַקִהזשַזק 91.ק

בחינת האופי המבחין והמרכיביס הדומיננטיים בשני הסימניס: סימן המבקשת מכיל את המילה "א\/ ת// צת", שהוא אלמנט גנרי עבור משקפיים, משקפות, או אובייקטיס אחריס אשר נמצאים על העיניים. בהתאם לואת בית המשפט קבע כי האלמנט המרכוי

בסימן המבקשת הוא - "הגע סא".

בחינת הדמיון הויוואלי מראה מרכיבי דמיון רביסם. שתי המילים בתחילת שני הסימנים זהות ("8/ת כ0אז"), השוני היחיד בין שני הסימניסם היא המילה המתארת המסיימת את

סימנה של המבקשת, "ה ב תש צת". בחינת דמיון וה הראתה לפי בית המשפט האירופי כי הסימנים מאד דומים. בחינת השוואה פונטית, שני הסימנים נהגים אותו דבר

בתחילתס (שתי המילים הראשונות - "תע סא". למרות הסיומת השונה בסימן

המבקשת, בית המשפט האירופי קבע כי רוב הלקוחות יראו את המילה "8 תעשת צם" כשס הטובין, ולא כהמשך של סימן המסחר. מבחינה פונטית, גם כן, קבע בית המשפט כי

הסימניס דומים מאד. בחינת השוואה קונספטואלית, רעיונית של שני הסימנים, קבע הטריבונל האירופי כי שני הסימניס מעביריס את אותו המסר, לתושבי האיחוד האירופי

אשר מביניס את השפה האנגלית. לדוברי אנגלית הסיומת "₪ ת עו צת", תיראה, גס כן, כשס המוצר או הטובין.

המסקנה החשובה של הטריבונל האירופי היא כי לבד מהטובין משקפי שמש, מסגרות משקפי שמש, מארזי משקפי שמש אשר בסוג 9, ואשר נחשבים דומים מאד לאלו של

המתנגדת, הטובין האחריס אינס דומים. קבע כי הדמיון הרב בין הסימניס גורס לדמיון עד כדי הטעייה (תסןפט!חס6 01 000ה6[1א1), כמו כן לסכנת שיוך מוטעה

(ת10ו3550618 01 000ה611א11), לפי סעיף (פ)(8)1 בקשר לטובין מסוג 9: משקפי שמש, מסגרות משקפי שמש, ומארוי משקפי שמש.

באשר לשאר הטובין מסוגיס אחריס נקבע כי אין סכנת הטעייה כיוון שהטובין אינס דומים. כיוון שהטובין שוניס הדמיון בין הסימניס כפי שהוצג לעיל, הוא חסר תוקף משפטי בהקשר לטובין מסוג 14.

רכיבה על המוניטין של סימני המתנגדת ותחרות לא הוגנת לפי סעיף (8)5 לתקנה האירופית -

גס לשאלה זו נגיעה מועטה בענייננו, אך להלן נראה כי הנתוניס אשר הובאו בפני הטריבונל האירופי, לא היו רלוונטייס על מנת להיכנס ולבחון שאלות של תוס לב המבקשת 1.

התקנה האירופית דנן מובאת להלן :

6וז על מסווזפסקקס חסקוו 6זסוחיז6\]!זיזגוי1 .5" חזו[זוו אחז 6סיו ז6ו[יזם6 חזם ]0 זסו6ויזקסיזק זז 6 ,2 הקסיזףסיזסק ]0 8מותב6וח 6 ךז 06 זסח |[0ח5 זס] ב6ווקקם אטוח 6 0 זם!1חז51 זס וזו [160זח106 15 )1 6יזסתעו 06 10 15 0 ה'זד 6 סי ז6ו[יזםס ]51 01 6יזם \[6וג[עו 56/1605 "זס 05ססף זס] 5 זז 006 יזסן[יז60 116 ה[סזהער יזס] 10056 סז זז 60 חס ]0 6056 16 מז סיסע 015161'000יז 5 סו סז 16 איזםחוז 6סיזו קוההגזוהחוזס:) 6 מז חס קומווחזתזס) 6וזז הז חסוזט)ווקסיז ם וו 6 סו זסז!ז60 חם ]0 6056 סו תו תסח))ווקסז ₪0 05 א%זסוד ₪006 6 סש 00 60607000 51016 סמ 6

אחז 006 16 ]0 601156 6וו ]גוסו!זושור 86וז וההט0ס זוםס][מוו 1086 1!גוסט זס] 60ו!טקםס שחו 6 ,10 [ם)ת6וחו06 06 חס 06 זוז 6 ]0 6זווקסיז 6 יזס 6610

באשר לניצול המוניטין של הסימניס הקודמים, לפי סעיף (8)5 בית המשפט האירופי בחן את הפרמטריס הבאים:

א. | האס הסימניס הקודמיס נהנים ממוניטין באזוריס הרלוונטייס.

ב הבקשה לרישוס סימן מסחר צריכה להיות זהה, או דומה לסימניס הקודמיס.

ג. = השימוש של הסימן המבוקש צריך להיות כזה המנצל יתרון לא הוגן, או המנצל את המוניטין של הסימניס הקודמים.

ד. | השימוש צריך להיות בחוסר תום לב.

לבחינת מוניטין בית המשפט האירופי נדרש לבדוק מהו נתח השוק של הטובין שהסימן הנבחן מסמנס, אינטנסיביות השימוש, פריסה גיאוגרפית של הטובין, משך הזמן והיקף השימוש, וההשקעה שנדרשה על מנת לקדס את הסימן.

בית המשפט האירופי קבע כי בקשר לראיות שהובאו לפניו בענייו המוניטין, עצס רישוס הסימן במדינות שונות, אין בו כדי להראות על מוניטין. עמודיס מאתרי האינטרנט של המבקשת לא נתקבלו כראייה קבילה לעניין המוניטין, והמשקל היחסי שניתן לתצהיריס מטעס המתנגדת אינו רב אם אין ראיות התומכות אותס. הראיות שהובאו בפני בית המשפט האיגדת. לכן, בית המשפט דחה את ההתנגדות על בסיס סעיף (8)5. אי לכך, כלל לא דן בשאלת תוס הלב של המבקשת 1, כי הוא פרמטר שנבחן לאחר שהוכח כי מוניטין המתנגדת קיים.

לסיכום ההחלטה האירופית

הטריבונל האירופאי מקבל את ההתנגדות בחלקה. התנגדות מספר 505 336 5 מתקבלת, ורישוס סימן המבקשת מספר 159 527 1 נדחה באשר לטובין משקפי שמש, מסגרות משקפי שמש, מארוּי משקפי שמש בסוג 9. התנגדות מספר 505 336 5 נדחית בהקשר לטובין מסוג 14 ולטובין: משקפי ראייה, מסגרות משקפי ראייה ומארזי משקפי ראייה אשר בסוג 9 מהסיבות שפורטו לעיל.

נקבע כי הרישום של הסימן המבוקש יימשך לגבי הטובין משקפי ראייה, מסגרות משקפי ראייה ומארזי משקפי ראייה בסוג 9.

שאלת רלוונטיות ההחלטה דנן על המקרה שלפנינו דיון ומסקנות -

בהתאם להוראות בית המשפט העליון החלטתי מיוס 22 לאוקטובר 2003 נבחנת בזאת מחדש לאור הראיה החדשה שהונחה על שולחני. כל שנניד מבית המשפט העליון הוא לבחון האם ההחלטה האירופית אוצלת על נושא הדיון, והאם לאור החלטה זו, החלטתי מיוס 22 לאוקטובר 2003 משתנה, או בעינה עומדת.

ההליך הוא שונה

כפי שהוסבר לעיל בריאש של החלטתי זו שני ההליכים הסימנים השונים. בהליך לפי סעיף 29 אשר מקרה בישראל ואינו מקרה באירופה, נקודת המוצא היא דמיון במוצרים ובסימנים וההליך הוא הליך הקודם להליך בחינת הסימן ולהתנגדויות צפויות. בהליך שלפנינו אנו בודקים את התנהלות המבקשות לפני הבקשה לרישום הסימן, בין היתר, כיצד הסימנים הגיעו לסימן וזאת על מנת לבחון את שאלת תוס הלב שלהם, בעוד שבפני הטריבונאל האירופי מדובר בהליך התנגדות שהוא הליך מאוחר יותר כרונולוגית ומתבצע לאחר הענקת סימן למבקשת והוא שונה במהותו.

במסגרת הליך התנגדות שאלת תוס הלב אינה עולה בדרך כלל. כל שהמתנגד צריך להראות לשמור על האמון על טוהר המקור במסגרת הליך התנגדות, שיש סימן דומה או זהה לסימן המבוקש ושהציבור יכול להתבלבל בכל הנוגע למקור הטובין. שאלת תוס הלב יכולה להיבחן בישראל במסגרת הליך התנגדות כמבחן משני לבחינת תחרות לא הוגנת, כך קבעה הפסיקה, אך יש להוכיח את המוניטין של המתנגדת על מנת להתבסס על תום הלב של הצדדים. במסגרת הוכחת המוניטין של המתנגדת (המבקשת 2 אצלנו) באירופה הראיות שהוגשו בפני הטריבונל האירופי לא היו מספיקות, ולכן בהחלטה האירופית כלל לא נכנסו לשאלת תום הלב המבקשת 1.

הסימנים שנבחנו הם שונים

עינינו הרואות, ההחלטה האירופית דנה בסימנים השונים מהסימנים שדנתי בהחלטה מאוקטובר 2003. בהחלטה האירופית מדובר בבקשה של המבקשת 1 לרשום את הסימן "התושו צת התהתץ סא", בסוגים השונים הכוללים, בין היתר, את סוג 9, כאשר במדינת ישראל הבקשות המתחרות שתיהן עסקו ברישום המיליס "תע א" ושתיהן בסוג 9.

המבקשת 1 חוזרת וטוענת כי עמדת לשכת סימני המסחר בארץ לגבי הסימן תע סא" "התחש צת היא והה לעמדתה לגבי הסימן "8 כסא", זאת על סמך בקשה מספר 1. יש לציין כי בקשה זו נזנחה על ידי המבקשת 1 החל מיוס 11 למאי 2004. אי לכך בקשה שנזנחה אין לה עוד תוקף, וכל טענות המבקשת 1, במידה והיו לגבי סימן זה, לא נשמעו בפני, ואין להן עוד תוקף לגבי הסימן "3 \ תעש צם תע סא".

השתלשלות העניינים אשר הובילה את המבקשת 1 להנחת הסימן | המק סא" "התשש צת, על ידי המבקשת, היא כדלקמן. ביום 1 ספטמבר 1999 הוגשה בקשה מספר 130401 בפני רשם סימני המסחר לרישום הסימן "א תע צ גת סא" בסוג 9. לאור קיום של הליכים לפי סעיף 29 בתיק הנוכחי, בין בקשות מספר 126755 ו- 6, הליך בחינת הבקשה הנוכחית 13041 הושהתה, לפי מכתב אשר נשלח לב"כ המבקשת 1, ביום 11 ליוני 2000. לאחר שניתנה החלטת הרשם בתיק זה בעניין הבקשות המתחרות נשלח למבקשת 1 מכתב, ביום 8 לדצמבר 2003, ובו נאמר כי בקשותיה מספר 1 (בקשה לרישום הסימן "א ג ת/\ת צת התע סא") ו-142207 (בקשה זו היא לרישום הסימן הבלתי מעוצב "א 4/ת"), דינו להתבטל בעקבות אותה החלטה. למותר לציין, כי המבקשת 1 והגישה את בקשותיה דנן, ולא ניסתה לעמוד על זכויותיה, במידה וחשבה כי קיימות, בסימן "אהתו\תצם ההחע סא" עבור טוביו כלשהס. כיוון המבקשת 1 טוענת בפני בית המשפט העליון כי יש לה וכויות בסימן תהתע סא" "תת צת, אולס יש להדגיש, בקשה זו אינה עומדת עוד בפני, והיא נזנחה.

הבקשה האירופית שנבחנו באירופה, (של המתנגדת והסימן המבוקש לרישום) לאור הרישומים הקודמים של המבקשת 2 במדינות אירופה של הסימנים "אג את", " סא ,לא מעוצב), ו- "11 א" (מעוצב). סימן המבקשת הוא "אב ע/ושצת סא א '(לא מעוצב).

הסימנים הנבחנים באירופה מופיעים להלן:

אה=- 8 .4 .5 חאם- סא חאם/צם צם ההם- סא

הסימן המבוקש לרישום באירופה שלושת סימני המתנגדת בחלק ההחלטה האירופית שדן בסוג 9 בשני הסימנים, סימן המבקשת 1 58₪ת סא" אצות צת", וסימני המבקשת 2 "תע סא" עשה הטריבונל האירופי את האבחנה בין משקפיים רגילים ובין משקפי שמש, באמרו כי מדובר בטובין השונים, הנמכרים בערוצי שיווק השונים ובעלי קהל לקוחות שונה. מחד, קהל לקוחות יותר מקצועי ומאידך, קהל הלקוחות של הציבור בכללותו. הדיון לפי חלק זה, כפי שנאמר, מקומו הוא אך ורק בשאלת הליכי התנגדות. במידה ובהליך כזה היו נטענות שאלות כאלו ואחרות לגבי דמיון או חוסר דמיון של הסימנים בשווקים השונים של משקפיים אופטיות ומשקפי שמש, הרי שייתכן כי החלטתי היתה דומה להחלטת הטריבונל האירופי. כמו כן, אם שני הצדדים היו תמי לב לפי דרישות סעיף 29 ייתכן כי במקרה כזה אף הייתי שוקל להפעיל את סעיף 30 לפקודה, המאפשר לי לחלק את השוק לטובין השונים. אולם, בבחינת שאלת תוס הלב המהווה את לב ליבו של ההליך בפני, נוכחתי כי המבקשת 1 לא עמדה בדרישות אלו, והיא נהגה בחוסר תום לב. כפי שניתן להבין מהחלטתי מיוס 22 לאוקטובר 2003 עמ' 10 להחלטה:

"ההסבר של המבקשת 1 לעיל, מתאר הליך דו שלבי לפיו בשלב ראשון נעשתה בחידת הסימן באופן עצמאי, ובשלב שני, נלקת העיצוב מהאינטדנט. הסימן אותו בחרה המבקשת 1 זהה מבחינת האותיות, צליל ומשמעות, לסימן המבוקש ע"י המבקשת 2, וגם בעיצוב קיים דמיון | ניכר, (בשניהם האותיות נוטות עד "דועדות" מפחד ) בנוסף, נבחר סימן מסחר לועזי למדות שהמוצר אותו הוא נועד לסמן יועד לשוק הישראלי. גם יש לציין ולומר שאימוץ שם לועזי הוא שיטה לווחת, במיוחד כאשר נראה כמו בענייננו כי "בעברית זה לא ילך" הרי שבנסיבות שעל המבקשת 1 מודה כי למעשה העתיקה את הסימן מהאינטדנט, הרי שאין בהסבר שניתן כדי לשכנע כי הסימן נבחר בתום לב . "

[ההדגשה אינה במקור, מ.נ.]

הסימנים שנבחנו בהליך לפי סעיף 29 שבפני הס:

סיימן מספר 125438 - סיימן המבקשת 1 סימן מספר 126755 - סיימן המבקשת 2 במבט עין ניתן להבחין עד כמה קווי הדמיון רביס בין שתי הבקשות.

על תוס הלב כמושג על בחקיקה האזרחית ניתן ללמוד מהצעת החוק לקודקס האזרתי אשר הוצגה על ידי משרד המשפטיס בשנת 2002 והוא נמצא כעת בהליכי חקיקה. כך נאמר בדברי ההסבר לחוק דיני הממונות :

"סעיך2: תום לב

עיקרון מרכזי של החקיקה האזרחית הוא עקדון תום הלב. על כן מודה החוק המוצע כי בכל שימוש בזכות, בביצוע של פעולה משפטית ובקיום של חיוב יש לנהוג בתום לב. על פי אמת מידה זו יבחנו הצדדים בהפעלת או באי הפעלת

זכויותיהס ,חובותיהם, כוחותיהם וחסינויותיהם לפי חוזה או לפי החוק. העיקרון הל על כל הוראות החוק המוצע והוא מבוסס על ההוראות השונות של החוק הקיים: סעיף 6 לחוק המכר, סעיף4 לחוק השכירות והשאילה, סעיף14 לחוק המקדקעין וכן על סעיף 39 לחוק החוזים וסעיף

1'(ב) לחוק החוזים המחיל את העיקרון על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה. סעיף 12 הדן במשא ומת( המתקלים בטרס נכדת החוזה, זכה , בגלל *חודו, להוראה נפרדת בחלק משנה הדן

בהולאות מלוחדות לחוזים ( סעיף 163 .)

נוסח חוק החוזים הקיים: 9. קום בתום -לב

בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדדך מקובלת ובתום -כ2ב; והוא הדין לגב השימוש בזכות הנובעת מחוזת.

1. תחולה

(ב) הודאות חוק זה *חולו, ככל שהדבר מתאים לעמין ובשינויים המחויבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת הוזה ועל ח'ובים

שאינם נובעים מחוזה.

נוסח חוק המכר הקיים: 6. תוס -לב חיוב הנובע מחוזה-מכר יש לקיימו בדרך

מקובלת ובתום -לב ;הווא הדין לגב השימוש בזכות הנובעת מן החוזת.

חוק המקדקעין הקיים: 4. הגבלת זכויות

בעלות וזכויות אחרדות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או

אי -מוחות לאחל.

נוסח חוק השכידות והשאילה הקלים:

4. תום לב

חיוב. הנובע מחוזה שכירות יש לקיימו בדדך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש

בזכות הנובעת מן התוזה."

אין ספק כי לתוס הלב או לחוסר תוס הלב כאחד מהפרמטרים שנבחנים על ידי רשם סימני המסחר בהליך על פי סעיף 29 יש השפעה רבה, אפילו מכרעת, על ההחלטה שבפנינו.

שאלת תום הלב בהליכי התנגדות בישראל ובהליך ההתנגדות הספציפי בפני

סיכום

כב' השופט (ביום) אנגלרד קבע בפסק דיו ע"א 6181/96 יגאל קודי נ' צסא ג 60, פ"ד נב (3) 276, כי תוס הלב הוא חלק מהליכי התנגדות כמבחן משני של תחרות לא הוגנת לפי סעיף 6(11) לפקודת סימני המסחר, והמצב המשפטי באירופה דומה לכך לפי סעיף 5(8) לתקנה האירופית. אולם, כפי שכבר נוכחנו, תוס ליבה של המבקשת 1 לא נבחן כלל במסגרת ההחלטה האירופית, כיון ששאלת המוניטין של המתנגדת, נענתה בשלילה, עקב חוסר בראיות המספיקות על מנת להוכיח מוניטין בסימניה באירופה. בבחינת סעיף 29 בישראל בוחנים קודם כל את שאלת תום הלב של הצדדים ורק אחר כך נכנסים לשאלת מידת השימוש ומוניטין הצדדים. באירופה המצב הוא הפוך, שקודם נוכחי גם המוניטין הסימני הקודם מוכח ואס הוא מוכח נכנסים לשאלת תום הלב ברישום הסימנים. לכן, ניתן להבין מדוע שאלת תוס הלב של המבקשת 1 כלל לא עלתה באירופה.

לסיכום החלטתי המשלימה הזו, הסימנים אשר נבחנו בהליך באירופה ובהליך בפני השונים. מעבר לכך, ההליכים אשר במסגרתו נבחנו הסימנים השונים. נושא תוס הלב של המבקשת 1, שהוא מרכזי בהליך שבפנינו, כלל לא עלה במסגרת הדיונים בפני הטריבונל האירופי. המבקשת 1 הודתה תוך כדי הדיון בתיק הבקשות המתחרות שהיה בפני, כי העתיקה את סימן המבקשת 2, ועל סמך כך, בין היתר, קבעתי כי חוסר תום לב של המבקשת 2 הוכח, ולכך היתה השפעה מכרעת על התוצאה בתיק זה.

בהתאם לזאת, בבחינה שערכתי כיצ