סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לסיימן מסחר " 00610 0!"

המתנגדת י דוכס יבואני אופנה בע "מ

על ידי עמית הורביצ, עו"ד

המבקשת: ריימל יבוא ושיווק בע"מ

על ידי גרשוני ושות', עו"ד

לפניי התנגדות לרישום סימן מסחר מילולי (לא מעוצב) "1ת6111פ סושזס1ט" שמספרו 335449. הסימן הוגש על ידי ריימל יבוא ושיווק בע"מ (להלן: המבקשת) ביוס 13 בינואר 2021, קובל ביוס 15 בפברואר 2021 ופורסם ביוס 1 במרץ 2021. הסימן התבקש עבור דברי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש הכלליים כלולים בסוג 25 ונראה כך:

וחווו06 סוףזסוט

ההתנגדות הוגשה על ידי דוכס יבואני אופנה בע"מ (להלן: המתנגדת) בטענה לאי כשירות הסימן לפי הוראות סעיפים 8(א), 5(11), 6(11), ו- 13(11) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש]), התשל"ב- 1972 (להלן: הפקודה).

לאחר שהוגשו כתבי טענות וראיות הצדדים התקיים דיון לפניי בו נחקרו המצהירים ולאחריו הוגשו סיכומי הצדדים.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

טענות המתנגדת וראיותיה

המתנגדת היא חברה שעוסקת בייצור, יבוא שיווק ומכירה של מוצרי אופנה לגברים ולנשים במכירה קמעונאית וסיטונאית.

המתנגדת טוענת כי היא ואת שהגישה את הסימן "3611181 210610" ובשנת 2002 הגישה בקשה לרישום מסחר שמספרו 157475 עבור דברי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש בסוג 25 הנראה כך:

וא! 1 ₪1 סוסהסוס

הסימן נרשם ביוס 5 באוגוסט 2003 (להלן: הסימן המקורי) על שם י. דרור תעשיות אופנה בע"מ (להלן: החברה האחרת). הסימן נמחק בשל אי תשלומי אגרת חידוש ביוס 29 בדצמבר 9. מר יצחק דור, הבעלים ומנכ"ל החברה של המתנגדת היה בעל השליטה בחברה הראשונה.

המתנגדת טוענת שעל אף שהסימן המקורי נמחק בשנת 2009 היא המשיכה לעשות שימוש בסימן וצברה מוניטין כך שהוא הפך לסימן מוכר היטב. כן טענה כי הציבור המיועד מכיר את הסימן ומקשר אותו למתנגדת ולחנויות שבבעלותה כמוצר בעל סגנון יוקרתי וייחודי.

המתנגדת טוענת כי הבקשה לרישום הסימן הוגשה בחוסר תום לב היות שהמבקשת הכירה את הסימן המקורי. לשיטתה, הסימן אינו כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 6(11) לפקודה כי יגרום להטעיית הציבור ולתחרות בלתי הוגנת. המתנגדת טוענת כאמור, גם לאי כשירות הסימן לפי סעיפים 8(א), 13(11) ו-5(11) לפקודה.

ראיות המתנגדת כללו את התצהירים הבאים:

1. תצהיר מר יצחק דור, בעלים ומנכ"ל המתנגדת (להלן: תצהיר דור) לתצהיר זה צורפו הנספחים הבאים: נספח א' נסח הסימן המבוקש 335449; נספח ב' נסח הסימן המקורי של המבקשת 157475; נספח ג' דוגמאות לשימוש בסימן המקורי בחנויות מרחבי הארץ (תמונות); נספח ד' דוגמאות להפרות של מבקשת הסימן; נספח ה' דוגמאות של דגמים שהוצגו על ידי המתנגדת מבעוד מועד לחדר תצוגה (להלן: השואו רום) וההזמנות שנעשו; נספח ו' העתקים של הזמנות של לקוחות מהשואו רום.

2. תצהיר מר יצחק דור בתשובה צורפו הנספחים הבאים: נספח 1 נסח הסימן המבוקש ו נספח 2 נסח החברה של המתנגדת.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

3. תצהיר מר עדנאן עבדו, בעל רשת חנויות עסק שלו, אליו צורפו הנספחים הבאים: נספח א' נסח הסימן המבוקש של המבקשת; נספח ב' דוגמאות לפריטים הנמכרים בחנויות של מר עבדו ועסק הסימן המקורי של המתנגדת; נספח ג' העתק של ההזמנה שבוצעה בשואו רום.

4. תצהיר מר שלמה מלכה, מנהל מכירות של המתנגדת על נספחיו. נספח א' נסח הסימן המבוקש; נספח ב' דוגמאות לדגמים שהוזמנו מבעוד מועד לשואו רום; נספח ג' העתקים של הזמנות של לקוחות מהשואו רום.

טענות המבקשת וראיותיה

המבקשת היא חברה העוסקת ביבוא, הפצה ושיווק של מותגים בינלאומיים בתחוס הקמעונאות בישראל. בנוסף, המבקשת מוכרת מוצרי הלבשה בחנויות שונות ובאתר אינטרנט

שלה תחת המותג )אע 38710 05א. המבקשת מייצרת ומשווקת גם מוצרי תחת הסימן

ו סוק סט

המבקשת טוענת כי היא הכירה את הסימן המקורי 1א].1. 21 כ15028)210) והייתה מודעת לכך כי נזנח לפני מספר שנים. לטענתה, המתנגדת לא עשתה שימוש בסימן המקורי עוד לפני שהוא נמחק ולמתנגדת אין כל מוניטין בסימן. המבקשת בחרה להתחיל להשתמש בסימן תוך השקעת משאבים ובניית המותג ואף הגישה בקשה לרישום הסימן ביוס 13.1.2021.

עוד טוענת המבקשת כי אף אם היה שימוש בסימן המקורי, אופן השימוש בסימנו בידי המתנגדת לא היה אחיד והיה שונה מאופן השימוש של המבקשת בסימן.

יתר על כן, לטענת המבקשת, בעלות המתנגדת בסימן שבוטל לא הוכחה. הסימן המקורי כלל לא נרשם על שם המתנגדת אלא על שם חברה אחרת (י. דור תעשיות אופנה בע"מ) .

ראיות המבקשת כללו את התצהירים הבאים:

1. תצהיר מר גיא יונה (להלן : תצהיר יונה), הבעלים ומנהל של המבקשת, על נספחיו. נספח 1 העתקי דוגמאות עיצוב עם הסימן המבוקש; נספח 2 דוגמאות מוצרי המבקשת עם הסימן המבוקש ; נספח 3 העתקי פרסומים ברשתות עס על הסימן המבוקש ; נספח 4 העתק מסמכי ניהול חשבון מתקופות שונות מ-2021 ; נספח 5 העתק תזכורת לחידוש סימן מסחר המקורי של המתנגדת ובקשה לשינוי שם מיופה כוח של המתנגדת ; נספח 6 העתק נסת חברת י. דור תעשיות אופנה בע"מ.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

2. תצהיר מר עומר שאהין, בעל עסק בשם אופנת מימי, על נספחיו. נספח 1 חשבוניות מס מחודש פברואר, מאי ודצמבר 2021.

4. כל ההדגשות בהחלטה זו הוספו אלא אם צוין אחרת.

דיון והכרעה פתח דבר

5. ככלל, דיני סימני המסחר מאפשרים מצב בו סימן שנמחק מהפנקס, בשל סיבה כזו או אחרת, יועבר לעוסק חדש המבקש לרשום אותו כסימן שלו. לעניין זה, די לבחון את הוראות הפקודה לעניי מחיקת סימן מחמת אי תשלומי אגרה והעובדה כי לאחר מחיקת הסימן מהפנקס יש להמתין שנה לפני הענקתו למשתמש חדש (סעיפים 33(ב) ו- 34 לפקודה). עם זאת, אין די במחיקת סימן ובחלוף תקופה כזו או אחרת כדי לאפשר את רישום הסימן על שם בעליו החדש וזאת מבלי להידרש לנסיבות המקרה.

6. את הרעיון שלא לאפשר רישום אוטומטי של סימן שנמחק על שם בעליו החדש מסביר כבוד הפוסק שלומוביץ (בתוארו אז) בעניין 1171 כך:

"דענון זה נובע משני טעמים המצויים בשני הפנים המאפיינים את מערכת דיני סימני המסחר: הפן האחד-הציבורי, דהיינו סימן מסחר כאמצעי להסדרת התחרות בשוק. על פי פן זה, לא יידשם סימן מסחר שיש בו כדי להטעות את הציבור, לעודד תחרות בלתי הוגנת וכדומה, המוטב העומד במרכז על פי פן זה הוא הציבור, הפן השני - הקנייני, לפיו העומד במרכז הוא הבעלים וזכותו הקניינית בסימן זכות המתגבשת למעשה מהמוניטין של בעליס כפי שהוא משויך לסימן. משמעותו של הבדל זה כי פעמים דבות, גם כאשר אבדה לבעלים זכותו הקניינית, הרי שהפן הציבורי הוא כזה המונע מאדם אחד לדכוש זכות קניינית באותו סימן מסחר," התנגדות לבקשת רישום סימני מסחר מס' 124445, 124446, 124447, 124448, 124449, 124450, 125287, ובקשות לביטול סימני מסחר מס" 58272, 26362 נ'

(נבו, 23.03.2009).

7. על מנת למקד את הדיון ייאמר כבר עכשיו כי אני סבורה שלמתנגדת אין זכות קניינית בסימן המקורי. הסימן היה רשום על שם חברה אחרת ונמחק בשנת 2009 בשל אי חידוש. לא הובאו לפניי ראיות על שימוש בסימן המקורי על ידי החברה האחרת או המתנגדת בין שנת 2009 לשנת 2020. השאלה העומדת לפניי היא אם רישומו של הסימן עלול להטעות את הציבור ולהוות תחרות בלתי הוגנת ולפיכך אינו כשיר לרישום.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בטרס אדון בטענות לגופן, אתייחס לטענה המקדמית של המבקשת לעניין וכותר הטיעון של המתנגדת בהליך זה.

למתנגדת זכות טיעון בהליך ההתנגדות

המבקשת טוענת כי המתנגדת אינה הבעלים של הסימן המקורי היות שהוא נרשם על שם החברה האחרת, ולכן אין יריבות בין הצדדים ואין למתנגדת זכות טיעון בהליך ההתנגדות לרישום הסימן (סעיף 18 לכתב טענותיה). איני יכולה לקבל טענה זו.

סעיף 24 לפקודה קובע כי "כל אדם" רשאי להגיש התנגדות. סעיף זה אינו מגביל את הרשות להתנגד רק לבעלי סימנים רשומים. כך לשון הפקודה:

"(א) תוך שלושה חדשים מיום הפרסום, רשאי כל אדם להגיש לרשם הודעה על התנגדותו לרישום הסימן."

יפים לעניין והדברים שנאמרו בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר 47627 4156 (הג 1.3 6 נ' 16:0:8 6602) (נבו, 06.02.1986):

"מוסד ההתנגדות לרישומו של סימן לשמש ככלי עזר נוסף בידי הרשם לשוב ולבחון את כשירותו של סימן מסחר לרישום לאחר שזה קובל וזאת כדי שיופיעו בפנקס סימני המסחר אך ודק את אותם הסימנים העומדים בדרישות הפקודה. לכן בין שהמתנגד הוא בעל סימן רשום ובין שאיננו בעל סימן דשוס תהיה לו זכות עמידה בהליכי התנגדות לדשום של סימן מסחר."

זאת ועוד, סעיף 24 לפקודה, בניגוד לסעיף 38 לפקודה שעוסק בהליך מחיקה של סימן רשום, אינו מחייב שמגיש ההתנגדות יהיה "מי שנפגע". בעניינו, מר דור היה בעל השליטה בחברת י.

דור תעשיות אופנה בע"מ (החברה האחרת) אשר הייתה הבעלים של סימן מסחר 010402100 מספר 157475 משנת 2002 שנזנח בשנת 2009. מר דור הוא האדם שמאחורי חברת י. דור (מחזיק של 99 מתוך 100 מניות החברה) וגם מאחורי המתנגדת (נספח 2 לתצהיר תשובה דור). רישומו של הסימן ייפגע במר דור ובמתנגדת ולכן המתנגדת היא בגדר "מי שנפגע".

לפיכך, אפילו היה הסימן רשום, הייתה למתנגדת וזכות עמידה בהליכים אלה, ומקל וחומר בהליך התנגדות לסימן שטרס נרשם.

במאמר מוסגר אציין כי בקשה לביטול סימן לפי סעיף 41 לפקודה בשל העדר שימוש יכול להגיש "כל אדם". גם סעיף זה בדומה לסעיף 24 לפקודה משרת את תכליתה של פקודת סימני המסחר הנטועה במדינים שעניינם הגנה על מסחר הוגן, תחרות הוגנת והיעדר הטעיה.

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

(בע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (נבו, 4))))).

לעיניו הנטל בהליך שלפניי אזכיר כי בהליך התנגדות לסימן מסחר נטל השכנוע בדבר כשירותו של הסימן לרישום מוטל כל העת על כתפי המבקש את רישומו של הסימן. ואף זה, אין הדבר כך אשר לנטל הבאת הראיות. נטל הבאת הראיות אשר לקיומה של עילת ההתנגדות מוטל כנקודת מוצא על המתנגד (ראו התנגדות לרישום סימן מסחר 190755 נ' הכוס 6 פוחג (נ' זהק ו) (נבו, 17.06.2012)). ואף על פי סדר הבאת הראיות הקבוע בתקנות 38 עד 40 לתקנות סימני המסחר, 1940. נטל זה יכול ויועבר מצד לצד בהתאם להתפתחות ההליך (ראו פסקה 17 בהתנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס'

1631085 נ' גמקוס בע"מ (נבו, 11.10.2009)).

בשיקול לב לנטל ההוכחה והשכנוע בהליכי התנגדות אבחן כעת את עילת ההתנגדות המרכזית לפיה הסימן מטעה ומעודד תחרות בלתי הוגנת ולכן אינו כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 1 לפקודה.

הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 6(11) לפקודה

המתנגדת טוענת כי רישום הסימן המבוקש5א'זסחז 55116סכן 'זסתזס ]0 קז6ו'וסט

" .הזז 5 ]]1ורוום!כן 10 זם]וחזו5 ץע[ זו ]60 סז 0 610056

(38 .כ ,+105101/) 2. דוגמאות נוספות לנסיבות המעידות על חוסר תום ליבו של מבקש הרישום המובאים על :37 1ז0ו105\ בספרו לעיל, בעמ' 39-40, הינם העדר הסבר סביר לבחירה בסימן המוכד היטב, במיוחד כאשר הסימן

1 ראו גם הליך עפ"י סעיף 29 לפקודת סימני מסחר - בין בקשה לסימן מסחר מס' 95267 לבין בקשה לסימן מסחר מס' 100851. נ זה נ' קונטקט לינסן (ישראל) בע"מ (נבו, 19.11.2003) שאושר ב- ע"א 11188/03 קונטקט לינסן ישראל בע"מ נ' רשם הפטנטים (נבו, 5.5.2005).

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר נבחל הינו שרילותי; והעתקה של לכיבים וסמליס ::חודיים של הסימן."

4. ההחלטה בעניין וורסצ'ה עסקה בסימן מסחר מוכר היטב אך יושמה גס בהליכיס בהס היה הסימן מפורסס אך לא היה מוכר היטב בישראל. על פי הפסיקה שלעיל, הנסיבות שיש לשקול בבחינת חוסר תום לב בבחירת הסימן הן כדלקמן:

1. מידת השרירותיות של הסימן.

2. חופש הבחירה שהיה למבקש בבחירת הסימן.

3. הגישה שהייתה למבקש לסימן הקודס.

4. ההסבר של המבקש לבחירת הסימן.

5. מידת הדמיון בין הסימן המבוקש לזה הקודס כך שאין זה סביר להניח שדמיון מקורו ביד המקרה.

5. אין מחלוקת כי הסימן 1ה06111 0ס1שזסו או זאז. ז. ₪1 0106210 עבור הטובין המבוקשיס הוא שרירותי. הו שס בעל צליל איטלקי אולס אין אדס ידועבשס זה. מר יונה מעיד בתצהירו (סעיף 6) כי בחירת הסימן המבוקש נעשתה בשל הניחוח האיטלקי האופנתי/אמנותי שלו. דא עקא, אס המבקשת חפצה הייתה לאמצ למוצריה סימן בעל צליל איטלקי הרי עמדו בפניה אפשרויות רבות וצירופיס רביס. יחד עס זאת בחרה המבקשת להשתמש ולרשוס סימן שהיה בשימוש בעבר ואולי גס בהווה על ידי המתנגדת.

6. אין מחלוקת כי המבקשת החלה להשתמש בסימן שעה שהייתה מודעת לקיומו של "המותג"

(כפי שהגדירה ואת המבקשת) 1ח06111 סושזסוש כך בסעיף 12 לכתב טענותיה:

"המבקשת אשר הכירה את המותג, ואשר הייתה מודעת לכך שנזנת לפני מספר שנים, בחרה להתחיל להשתמש בו תוך השקעת משאביס דבים,

להקמת פעילות המותג מכל הה:בטים"

7. ההסבר של המבקשת לבחירת הסימן אינו עקבי ומעורר שאלות לגבי אמינותו.

8. במהלך הבחינה של הסימן נשאלה המבקשת על זהותו של ו[ת06111 610ז₪10 ששמו מבוקש לרישוס. המבקשת השיבה כי השס שנבחר על ידה הנו "שס מומצא לחלוטין" (תשובה לדות

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר בחינה מיוס 25.01.2021, סעיף 8). המבקשת הוסיפה בתשובתה כי היא בדקה בפנקס סימני

מסחר ובקרב הצרכניס ולא מצאה אדס או מותג בישראל הנושא את השם |061118 סושס1ט.

בכתב טענותיה מודה המבקשת כי הכירה את "המותג" אולס בתצהירו טוען מר יונה כי השס 1תו[[6 10שזס1נ) מתקשר לצייר איטלקי מפורסס בשם ג'יובאני בליני או המלחין וינצ'נצו בליני (תצהיר יונה, סעיף 7).

במהלך הדיון העיד מר יונה כי השותף שלו, שששמו אינו ידוע, הגה את המותג 1ח36111 ולאחר מכן כי שניהס הגו את השס (פרוטוקול הדיון, עמ' 42-43, שורות 13-24, 1-12). המשיך והוסיף

מר יונה כי הוא לעולם לא הכיר את המותג 1ח06111 של המתנגדת והיא אף לא עשתה שימוש כלשהו במותג:

גיא יונה : השותף שלי הגה את השם

עו"ד הודוביץ : השותף של הגה? הבנתי. והשותף שלך, אבל לא פה? גיא יונה : מה זאת אומרת? הוא לא פה? הוא לא נמצא פה?

עו"ד הורוביץ : מי השותף שלץ?

גיא יונה : לא.

עו"ד הורוביץ : זה שבחוץ הוא השותף שלץ?

גיא יונה : לא.

עו"ד הודוביץ : אז בוא, זו שאלה פשוטה. השותף שלך פה.

גיא יונה : אני נמצא פה.

עו"ד הורוביץ : תודה דבה. אז השותף של הגה את השם וחז[6 סוף'זסו< גיא יונה : כן.

עו"ד הודוביץ : וזה על מה? כי הוא חשב על הפסל?

גיא יונה : כל המותגים האיטלקיים שלנו הם בנויים על השמות האלה? יש הרבה סוף'זסון)

עו"ד הולוביץ : אני שאלתי אס הוא חשב על הפסל?

גיא יונה : לא יודע. תשאל אותו אם הוא חשב על הפסל,

עו"ד הורוביץ : אולי הוא חשב על המלחין וינצנסו בליני?

גיא יונה : סביר להניח,

עו"ד הורוביץ : סביר להניחה?

גיא יונה : כן.

עו"ד הודוביץ : אני אגיד למה אני שואל את כל השמות האלה, כי אצלך בתצהיר, אתה רשמת שאתה הגית, לא השותף שלך.

גיא יונה : אני והשותף שלי,"

1.1.2.3 רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר "). " רשמנו גם אס בעבר, למרות שאני לא זוכר שהיא עשתה אי פעם שימוש. אמי שוב פעם אומר, לא עשתה, עשתה רק בחודשים אחדינו. היא לא עשתה שימוש. אני שוב פעם אומד, אתס מעולם לא עשיתם שימוש

בסימן. מעולם." (פרוטוקול הדיון מיוס 31.10.2022, עמ' 61-62, שורות 23- 4 ו-1-2)

המבקשת מעלה אם כן, טענות סותרות ביחס למקורות השס 1ם26[11 2107610) ואופן בחירתו. כך או כך הדמיון בין הסימן של המבקשת לסימן הקודס הוא כה ברור עד כי אין מקוס להניח כי מדובר ביד המקרה. לאור האמור אני סבורה כי בחירת הסימן על ידי המבקשת הייתה בחוסר תום לב.

זאת ועוד, כפי שעולה מהראיות הצדדיס, המבקשת והמתנגדת פעילות בקרב סקטור ספציפי בענף ההלבשה שבו כל אחד מהתחום מכיר את השני (חקירת מר יונה פרוטוקול הדיון, עמוד 0, שורה 21). ולכן אירועי תצוגת קולקציות ידועות לבעלי חנויות (חקירת מר מלכה, פרוטוקול הדיון, עמוד 24, שורות 11 - 18). פרטים על דגמיס חדשים, סחורה חדשה, תחייתו של מותג כמו 1ה26111 2107₪10) למשל, עלולים להתפרסס בקרב העוסקיס בתחוס. העיתוי אותו בחרה המבקשת להגיש את הבקשה לרישום הסימן (13.1.2020) סמוך כל כך לפרסום הפעילות של המתנגדת בסימן (על אף שהסימן היה "פנוי" למעלה מעשר שנים) ובקשתה לבחון את הסימן על אתר מחזקים את קביעתי שהבקשה לרישום הסימן הייתה בחוסר תום לב ויש בה כדי ליצור תחרות בלתי הוגנת.

במאמר מוסגר אציין כי אמנם הפקודה אינה קובעת את חוסר תום הלב בהגשת הבקשה לרישום כעילת התנגדות עצמאית לרישום סימן מסחר. ואת בשונה מסעיף 39(א1) לפקודה העוסק במחיקת סימן רשום. יחד עס זאת, ברי כי המחוקק רואה בתוס הלב ברישום סימן מסחר כרכיב משקל עד כי די בחוסר תום הלב בעת הרישום כדי למחוק סימן רשום אף אס זה צבר מוניטין רב וכל את מבלי שתחול על עילת מחיקה זו התיישנות (ראה סעיפים 27- 8 בעניין הביטאט). בנסיבות העניין אף אס היה נרשם הסימן המבוקש הרי שנוכח חוסר תום הלב בבחירת הסימן בעת רישומו, די היה בכך כדי למחיקו.

למתנגדת יש מוניטין שיורי בסימן

המבקשת טוענת כי המתנגדת לא עשתה שימוש במשך שניס רבות ולכן אף אס היה לה מוניטין ואף פג מזמן:

"מכאן, שכל שניתן להסיק הוא שגם אס המתנגדת הייתה הבעלים של הסימן שבוטל, היא לא עשתה בו שימוש וגם אס היה בו לתקופה מסוימת מוניטין הקשור אליה (טענה מוכחשת), הרי שבחלוף מספר שנים מועט, מוניטין זה התפוגג, וכעת, לאחד שהמבקשת עושה בסימן שימוש רב, מפרסמת אותו ומוכרת בגדים רבים תחת מותג זה, המוניטין קשור אליה ואליה בלבד." (סעיף 6 לסיכומי המבקשת)

הראיות שלפני אינן מוכיחות שהמוניטין של המתנגדת פג ובוודאי שלא הוכח שהמבקשת עושה שימוש רב בסימן עד כי יצרה לעצמה מוניטין עצמאי.

מהראיות שהובאו על ידי המתנגדת לא ניתן ללמוד שאכן נעשה שימוש בסימן בתקופה שבין 9 עד 2020. עם זאת, המתנגדת פעילה בשוק ההלבשה ולא נראה כי החליטה לזנוח לחלוטין

את הפעילות תחת הסימן. אף אס הייתה תקופה מסוימת בה לא נעשה שימוש בסימן, עדיין הזכויות בסימן ובפרט המוניטין שבו אינס פגיס באופן אוטומטי. יפים לעניין אה דברו של המלמד קרלי (להלן: ע[1461)-20 ,65ותאא1 17806 6ת8 %5ז83]/ 117806 01 ע1.8 5' עדא 0 ,16 ,060:

,ץ!זזטיוס 6 [הזסיזו 51150605 זס 600505 655תזפום 0ב ]ז* זהסוזו610 6 זט [[וו00ס) [10ו6510יז ₪ 5מזחזסיד סיזס וז ]1 .211518655 60ח6026ז 0 חז 86ו זס [[50 סז [פוש זתשווח 0 ;סקסו ,60 0 חספ ע[0ווחו]06 15 655חז8וום 16 66חס הז 6יזס ה ,00111 5חקוס זסףחס! סח זהסחזזום[6 6 סז 6 15 ה0061510 6ש1)ז5ס סח 6זס שד .]]0 פחו5פסק סח ₪6 5 ןסח 16 ז0חוו 6הסיז זגוט '!!ווססף מסנמספם סז )05 יזס] הז[ 60016 סח הזעו 6605060 61161655 סו ]ויז שח זסה)6הטו ]0 תס5סוו 6 ,5הסזוסקס 1 ]0 הס1ו65וו 0 15 ,חס עוסו! יזס] 'זס ,65טזט"זוז5 [[1 0 0ף [הטסיזקקם וו 61160 פסעו וקסיזףסיזסק 115 .6056 606 חז ]0 ח2055010) .פמסחזוחו5 חו חספז6 [6וחוסקק סה עפ 1 1065 5601/1005 ]0 מסזפוטסיזק יזס 0005ף ]0 מסזוסווסיזט ]0 60550000 ₪ תה66 805 6ז6ה1 זו[ תסמ ץ[1'ז666550

6 01 יז ,]001 6חזמז0ו15ו5 ]0 6000216 655חופווס

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר ה066 05ו] מ66550110 ]0 0016 186 1 1515א6 [6וחשר [[זעום סט

.65170760 זט 0601

כאמור, המתנגדת לא הביאה ראיות לשימוש בסימן לאחר שפג תוקפו ואולם אין בכך כדי להעיד כי נחה את העסק באופן סופי וכי לא נותר לסימן כל מוניטין אותו זכותה לנצל לכשתחליט לחדש את עסקיה. בעניין 11'1 קבע כבוד הפוסק שלומוביצ (כתוארו אז) כי על המבקשת להוכיח כי הסימן המבוקש נקי משיירי מוניטין מבעליו הקודמים:

"אם כן, נמצאנו למדים כי על מנת שיוכל עוסק חדש להשתמש בסימן ישן

שהיה בשימוש, שומה עליו להוכיח כי הסימן נקי הוא ממוניטין ומשיוך, וכי לא דבקו בו שיירי מוניטין של בעליו הקודמים, הן מן הצד הקנייני, דהיינו זכויותיו של אותו בעלים מקורים, והן מן הצד הציבורי, קרי - זכותו של הציבור אשר עשוי לטעות ולשייך את הסימן." (סעיף 34 להחלטה).

המבקשת לא רק שלא הוכיחה שלא נותרו שיירי מוניטין בסימן שהגה מר דור אלא מעידה כי הכירה את המותג (סעיף 12 לכתב הטענות) במידה כזאת אשר אפשרה לה לציין את אופן השימוש בפועל בסימן (סעיף 36 לכתב טענות המבקשת). העובדה שהמבקשת אשר נוסדה בשנת 2017 הכירה את הסימן על אף שרישומו פג בשנת 2009 מלמדת שהייתה פעילות בסימן או שהסימן נותר בתודעת העוסקיס בתחוס שניס רבות לאחר שרישומו נמחק.

המבקשת והמתנגדת הן חברות מתחרות הפועלות באותו תחוס עס מוצריס דומיס ומשרדיהס ממוקמיס במרחק רחוב או שנייס זה מזה בעיר ת"א. הצדדיס מתנהליס בשוק סיטונאי, וקהל הלקוחות שלהס אינו קהל מזדמן. מר עומר שאין (המצהיר מטעס המבקשת) כמו גם מר עדנאן עבדו (המצהיר מטעס המתנגדת) מעידים כי הס מצוייס בשוק מוצרי ההלבשה עשרות שניס. יש להניח שכניסה לשוק עס סימן המצוי בזיכרונם של לקוחות מסוג זה תהיה קלה הרבה יותר

בהשוואה לכניסה לשוק עס סימן חדש לגמרי. בהיעדר הסבר מתקבל על הדעת לבחירת הסימן הרי סביר שלמתנגדת נותר מוניטין כלשהו בסימן אף אס קטן אותה ביקשה המבקשת לנצל.

לסיכום, לנוכח הזהות בסימניס ומשקבעתי כי הבקשה לרישום הסימן הוגשה בחוסר תום לב, הרי שגס בהיעדר מוניטין נרחב, בשקלול שלושת המרכיבים של עילת אי הכשירות לפי סעיף 1) לפקודה, אני סבורה כי הסימן המבוקש מעודד תחרות בלתי הוגנת ואינו כשיר לרישום.

אין בסיס לטענות המבקשת לפיהן המתנגדת נהגה בחוסר תום לב

מר יונה טוען בתצהירו סעיף 15 :

"רק לאחר שנציגיה ביקרו במפעל בסין בו מייצרת המבקשת את הבגדים נושאי הסימן המבוקש, ככל הנראה, ביודעה כי כל מותג אותו חברתנו מקדמת מצליח והופך למותג מוכר הנמכר במיליוני שקלים בשנה ואף למעלה מכך החליטה לנסות ו"לרכב" עלינו, ועל הצלחתנו ובמקביל הגישה את ההתנגדות חסרת תום הלב, תוך יצירת מצג השווא".

ראשית, מהראיות שלפניי עולה שייצור מוצרי המבקשת נעשה בתורכיה ולא הובאה כל ראיה לגבי ייצור מוצרי המבקשת בסין. בנוסף הראיות אינן מלמדות על היקף מכירות או פרסוס שיש בהם כדי לייצר מוניטין שהמתנגדת תבקש לרכוב עליו. ולבסוף וזה העיקר הצדדיס החלו להחיות את הסימן בסמיכות זמניס כאשר המתנגדת היא זאת אשר הקדימה את המבקשת בשימוש ובהחייאת הסימן ברמה המסחרית.

הראיות שהביאה המתנגדת לגבי השימוש בסימן מלמדות כי בחודש מרץ 2020 החלה בעבודה על עיצוב קולקציית קיץ 2021 תחת הסימן (נספח ה' לתצהיר דור). פרטי לבוש אלה הוצגו באת הצוגה (שואו רוס) ביוס 22.2.2021. לפי תצהיר שלמה מלכה נראה כי הלקוחות הוזמנו לאירוע כבר בחודש ינואר 2021 (ראו גס מחקירת מר מלכה פרוטוקול הדיון, עמוד 24, שורה 11). מנספח ו' לתצהיר דור עולה כי ביוס ה במסגרת השואו רוס שייזמה המתנגדת כ- 7 בעלי עסקים שוניס הזמינו כעשרת אלפים פריטיס שוניס תחת הסימן.

המבקשת טוענת מנגד כי במהלך שנת 2020 החלה לייצר ולייבא בגדיס הנושאיס את הסימן המבוקש (סעיף4 לתצהיר יונה) ומפנה לנספח 1 לתצהיר. לא ניתן ללמוד מנספח זה מתי החלה עבודת הייצור של המוצריס ונראה כי העיצוביס בנספח וה הס עבור חורף וקיץ 2021. התאריך המוקדס ביותר המצוין בנספח זה הוא 19.9.2020 כלומר המבקשת החלה לעצב את המוצרים תחת הסימן כחצי שנה אחרי המתנגדת.

אשר למועד הייצור של מוצרי המבקשת תחת הסימן, נספח 4 של תצהיר יונה כולל חשבוניות של הזמנת סחורה מהיצרן בתורכיה. ההזמנה המוקדמת ביותר נעשתה ביוס 25.2.2021 (ימים מספר לאחר השואו רוס) כאשר מועד ההספקה המשוער הוא 30.4.2021.

בדוח תנועות המלאי שבנספח 1 נראה שב-28.1.2021 הייתה תנועה של פריטים בודדים מהמחסן כך שייתכן שבתקופה זו כבר היו ברשות המבקשת פריטיס בודדיס תחת הסימן המבוקש. הדבר עולה בקנה אחד עס נספח 1 לתצהיר עומאר שאהין לפיו ב-28.2.2021 הזמין מהמבקשת 12 פריטים. יש לציין אהו המועד הראשון בו יש עדות לפעילות מסחרית כלשהי של המבקשת תחת הסימן המבוקש. מועד והינו כשבוע ימיס לאחר שהמתנגדת הציגה את מוצריה תחת הסימן בשואו רוס בו הוזמנו אלפי פריטים.

. בדוח המכירות של המבקשת על פי פריטיס (בנספח 4 לתצהיר יונה) מרוכזים נתוני מכירות הפריטיס תחת הסימן המבוקש בין התאריכיס 3.5.2021 ל 13.10.2021. על פי נספח זה המועד המוקדס ביותר בו החלו מכירות מוצרי המבקשת תחת הסימן הוא 3.5.2021 ובתקופה זו (כשלושה חודשיס לאחר השואו רוס) נמכרו כ-5700 פריטים.

לסיכום, ראיות הצדדים מלמדות שהמתנגדת החלה ל"החיות" את הסימן כבר בחודש מרץ 0, כחצי שנה לפני המועד המוקדם ביותר בו המבקשת החלה לקדם את ייצור המוצרים תחת הסימן המבוקש אין בסיס לטענת המבקשת על חוסר תום לב בשימוש בסימן וניסיון לכאורה לרכוב על המוניטין של המבקשת.

אציין כי נסיבות המקרה שהובאו לעיל חורגת מההתנהלות המצופה ממתחרים עסקיים. לא בכל מקרה בו ייעשה שימוש בסימן שפג תוקפו על ידי מתחרה עסקי ייפול בגדר תחרות בלתי הוגנת.

למעלה מן הצורך אתייחס להלן לטענות המתנגדת לעניין אי כשירות הסימן לאור סעיפיס 1) ו-5(11) לפקודה.

הסימן המקורי אינו בגדר סימן מסחר מוכר היטב

. המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 13(11) לפקודה, היות שהוא דומה עד כדי הטעיה לסימן המקורי שהיה בבעלותה שהוא סימן מסחר מוכר חיטב שאינו רשוס.

קביעת מעמדו של סימן מסחר כמוכר היטב, תיעשה באמצעות מספר מבחני עזר שגובשו בפסיקה. בהחלטה בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261, א18מ6 נ' 6003811 4531

3 143005161 0ע08 א (נבו, 3.9.2003), ריכז כב' הפוסק בקניין רוחני (כתוארו אז), ישראל אקסלרד, את מבחני עזר אלה אשר יושמו בעשרות פסקי דין מאצ ויפים גם לענייננו. מבחני העזר כולליס את: מידת ההכרה של הסימן בקרב הציבור הרלוונטי; היקף ומשך השימוש והמכירות; עומק החדירה לשוק; היקף ומשך הפרסום; רישום ואכיפה; מידת הייחודיות של הסימן הטבועה או הנרכשת; מידת השימוש בו על ידי צדדיס שלישיים; אופי הטובין או השירותיס וצינורות השיווק; הערך המסחרי המיוחס לסימן והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל את איכות הסחורות.

מיישוס מבחניס אלה על ראיות המתנגדת אני סבורה שהמתנגדת לא עמדה בנטל להוכיח שסימנה הינו בגדר סימן מסחר מוכר1 לפקודה משכך אין בסיס לעילת התנגדות זו. הראיות שהביאה המתנגדת הצביעו על שימוש מוגבל בסימן בשנת 2020 ולא הובאו

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר ראיות לגבי משך השימוש בסימן, היקף המכירות והפרסום לאורך השנים ומידת ההכרה של הסימן בקרב הציבור הרלוונטי.

רישום הסימן אינו פוגע בתקנת הציבור לפי סעיף 5(11) לפקודה. סעיף זה דן בתקנת הציבור המגלמת אינטרסים הרחבים מאלו של בעל הסימן. במקרים חריגים בלבד ימנע רישומו של סימן מסחר בהתבסס על סעיף 5(11). כפי שהוסבר בסעיף 68 בהחלטת כבוד סגן הרשם (כתוארו אז) נח שלו שלומוביץ בעניו בקשה לרישום סימן מסחר

"השימוש בטיעון של תקנת הציבור, נועד הוא על מנת להביא בפנינו מקרים אשר יהיה בהם משום פגיעה בציבור הרחב, שלא בדרך השיקול המסחרי הלגיל, אלא לעיתים דווקא בניגוד לו, פגיעה אשר לפי מוסכמות חברתיות הציבור לא יכול לעמוד בהן"

במקרה דנן, אין דבר בתקנת הציבור. איני רואה לנגד עיני מצב בו גם אפילו ייטעה הצרכן לגבי מקור הטובין ייפגע הצרכן משמעותית.

סוף דבר

ההתנגדות לרישום סימן מסחר מספר 335449 מתקבלת. הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי הוראות סעיף 6(11) לפקודה.

היות שמר דור כנציג המתנגדת לא הגן על זכויותיו בסימן על ידי חידוש הרישום במסגרת החברה האחרת או באמצעות הגשת בקשה חדשה לרישום לאחר היווסדה של המתנגדת, איני רואה הצדקה לחייב את המבקשת במלוא הוצאות המתנגדת בגין הליך זה. לפיכך המבקשת תישא בהוצאות המתנגדת ושכר טרחת עורכי דינה בסכום כולל של 10,000 ₪ אשר ישולמו בתוך חודש ימים ממועד מתן החלטה זו אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתנה בירושלים ביוס | :"א סיון תשפ"ג

1 מאי 2023