סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני ישראל אקסלרד

הליך לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר בין בקשות מתחרות מס' 0 "אשל" ומס'119134 "אשל יטבתה " (מעוצב)

מבקשת הבקשה תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע "מ מס' 115880 : ע"י ב"כ ריינהולד כהן ושות', עורכי פטנטים

מבקשת הבקשה מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו "ל בע"מ

מס'119134 : ע"י ב"כ עו"ד יגאל וייס

ה רקע להליך התחרות

1. מונחות בפני שתי בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר. הבקשה הראשונה, שמספרה 0, הוגשה ביוס 12 בנובמבר 1997 ע"י תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (להלן: "תנובה") על המילה "אשל" ללא עיצוב, לגבי כל הסחורות הכלולות בסוג 29. הבקשה השניה מספרה 119134, והיא הוגשה ע"י מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו "ל בע"מ (להלן: "יטבתה") ביוס 15 באפריל 1998, גם היא בסוג 29 לגבי "אשל". הסימן המבוקש על-ידי יטבתה מעוצב, והוא נראה כך:

2. לאור הדמיון בין הסימנים, הפעילה לשכת סימני המסחר לגבי שתי הבקשות הליך תחרות עפ"י סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב- 1972 (להלן: "הפקודה"). הצדדים הודיעו כי לא הצליחו להגיע להסכמה ביניהם באשר לזכויותיהם בסימנים. הם הגישו את ראיותיהם במהלך חודש יוני 1999, וביוס 9 בינואר 2001 התקיים דיון בפני רשם סימני המסחר הנכבד הקודם. בחודש אפריל 2001 הגישו הצדדים את סיכומיהם.

3. הרשם הנכבד סיום את תפקידו בטרס ניתנה החלטה בתיק זה. בחודש יולי 2003 נשלח לשני הצדדים מכתב, בו נתבקשו הם להודיע ללשכה, אם מסכימים אם למתן החלטה על סמך החומר שבתיק. בתשובה למכתב זה, הודיע ב"כ יטבתה, כי מרשתו מתנגדת למתן

4. החלטה על ידי מותב שלא שמע את העדים בתיק. בנוסף הודיע ב"כ יטבתה, כי לאחר

5. שהוגשו הסיכומיהם בתיק שינתה מרשתו את "סביבת הלוגו" שבמחלוקת, ולאור השינוי, מבקשת היא להשליס את טיעוניה בתיק. ב"כ תנובה הודיע בתגובה, כי מרשתו מסכימה למתן החלטה על סמך החומר המצוי בתיק ומתנגדת לקיום דיון מחודש. לאור תגובת ב"כ יטבתה, התקיים בפני, ביוס 25 בינואר 2004, דיון מקדמי שמטרתו היתה לברר את הטענות שהופיעו במכתב ב"כ יטבתה ושצוינו לעיל. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים לעניין שמיעה מחודשת של הראיות בתיק, החלטתי כי מן הדין ומן הצדק לתת החלטה על סמך חומר הראיות הנמצא בתיק, מבלי לשמוע שוב את העדויות. טענות הצדדים שהועלו בדיון המקדמי וכן הנימוקים להחלטתי בעניין זה יפורטו בהמשך. לאחר מתן החלטתי לעיל, הגיש ב"כ יטבתה מספר בקשות לקיום דיון בטענות נוספות, שנדחו על ידי אף הן, כמפורט להלן.

טענות הצדדים

6. להלן יפורטו בקצרה נסיבות הגשת הבקשות לרישום והמחלוקות שבין הצדדים, כפי שהן עולות מהחומר שהוגש ללשכה:

א. הן תנובה והן יטבתה עושות במשך עשרות שנים שימוש בסימן "אשל" לגבי לבניה, או זבדה, מוצר ניגרת חלב 4.5% שומן. כפי שעולה מחומר הראיות, תנובה החלה לייצר לבניה בשס "אשל" בתחילת שנת 1958. בשנת 1962 הוקמו ע"י קיבוץ יטבתה מחלבות יטבתה. זמן קצר לאחר מכן החלה יטבתה לייצר מוצר חלב מוחמצ המכיל 4.5% שומן, המכונה אף הוא בשס "אשל". במשך עשרות שנים שיווקה יטבתה את מוצריה באזור הדרום בלבד, וזאת באמצעות תנובה. בין שתי החברות היה קיים שיתוף פעולה המושתת על בסיס אידיאולוגי משותף.

ב. בשנת 1998 פסק שיתוף הפעולה עקב רכישתה של יטבתה ע"י "מחלבות שטראוס" (להלן: "שטראוס"). בעקבות ודרשה תנובה מיטבתה, כי זו תפסיק להשתמש בסימן "אשל". לטענת תנובה, העיקרון כי בתוס שיתוף הפעולה אבדו ליטבתה זכויות השימוש בסימן המסחר של תנובה, היה מקובל על הצדדים עוד מראשית הדרך, והוא בא לידי ביטוי, בין היתר, בהסכם ההפצה שנחתם בין הצדדים ביוס 1 בדצמבר 1987 (להלן: "הסכם ההפצה"). לעומתה טוענת יטבתה, כי מעולם לא ניתנה לה רשות ע"י תנובה להשתמש בשס "אשל", והיה ברור כי

ראיות הצדדים

השס האמור הוא בנחלת הכלל, ומדובר בשס גנרי למוצר חלב מוחמצ המכיל % שומן.

כעת מבקשת תנובה לרשום על שמה את הסימן "אשל" ובכך להגן על המוניטין שבנתה לעצמה, כטענתה, במשך עשרות שנים. יטבתה מבקשת אף היא לרשום את הסימן על שמה, לאור העובדה, כי היא עושה שימוש בשס זה במשך למעלה מ- 40 שנה, או לרשום את שני הסימנים במקביל, או לחלופין, להשאיר את השם "אשל" בנחלת הכלל, היות ומדובר, לטענתה, בשם גנרי.

7. מטעם תנובה הוגש תצהירה של גב' חגית אדלר, סגנית מנהלת אגף השיווק בתנובה, אשר העידה כדלקמן:

א.

הסימן "אשל" הוא סימן מסחר המשמש את תנובה לגבי וגבדה, מוצר חלב ניגר. הסימן נמצא בשימוש רצוף ע"י תנובה החל משנת 1958.

בהמשך מפרטת העדה את נתוני המכירות של מוצרים שנמכרו ע"י תנובה תחת הסימן "אשל" החל משנת 1990 ועד חודש פברואר 1999. מהנתונים עולה, כי בתקופה האמורה מכרה תנובה כ-40 עד 60 מיליון יחידות של "אשל" מדי שנה.

השימוש בסימן "אשל" ע"י תנובה ותפוצתו העצומה הביאו, לדעת המצהירה, לכך שסימן מהווה בקרב האוכלוסייה בישראל עם המוצר המפורסם של תנובה.

עד לשנת 1998 הפיצה תנובה את מוצרי יטבתה. במסגרת יחסים אלה נתנה תנובה רשות ליטבתה לעשות שימוש בסימן "אשל" לגבי מוצר ובה מתוצרת יטבתה. מוצר זה שווק באזור אילת והערבה בלבד והופץ ע"י תנובה. עם תוס שיתוף הפעולה בין תנובה ליטבתה, בעקבות התקשרות של יטבתה עם שטראוס, הודיעה תנובה ליטבתה, שהיא איננה רשא על ידי שופט אחד אינה משמעותית, בעוד שהפגיעה ביעילות הדיון עקב שמיעה חוזרת של חומד הראות היא ניכרת. במצבים כאלה על בית המשפט למיין את הראיות השונות ולבדוק את מטרת הבאתן. לדוגמא, אס היתה המטרה להביא לפני בית המשפט מידע - שאינו שנוי במחלוקת, או שאי אפשר לקעקעו - הרי שאין טעם לשמען מחדש ; אולס, אס היתה המטרדה לקבוע על פי הראיות ממצאים בעניניסם השנויים במחלוקת והדבר אף כרוך בקביעת ממצאים על פי מהימנות של עדים, הרי שיש טעם בשמיעתן של הדאיות מחדש. שאלה נוספת שעל בית המשפט לתת עליה את דעתו היא אסם הממצאים שיקבעו על פי הדאיות שנשמעו יהיה בהם כדי להשפיע על תוצאותיו של ההליך, או שמדובר בלאיות בעלות חשיבות מועטה שהממצאים שייקבעו על פיה( - אס ייקבעו - טפלים לעיקד. על פי שיקולים אלה - ושיקולים נוספים - מגיע השופט למסקנה אס לדון מן השלב שאליו הגיע השופט הקודם, אס להמשיך בדיון משלב אחר או אס להסתפק בשמיעה מחדש של עדות מסוימת, או עדויות מסוימות. ההחלטה בענין זה מסורה כולה לשופט שאליו הועבר הדיון ואין בכוחו של השופט שדן בענין לפניו להודות לשופט שבא במקומו מה הדרך שבה <ילך."

המחלוקת העובדתית העיקרית המתעוררת בהליך שבפני נוגעת לעניין משמעות הסכס ההפצה באשר לשימוש בשם "אשל" ע"י יטבתה, כאשר העדים של כל צד מציגים פרשנות שונה לסוגיה זו. אינני רואה תועלת רבה משמיעה מחדש של אותס העדים, שלא נוכחו בעת כריתת ההסכס בשנת 1987 ובוודאי שלא יכוליס להעיד לגבי אירועיס שקרו לפני יותר מ- 40 שנה. השאלות הצריכות להכרעה בתיק זה הן בעיקר שאלות משפטיות, וחשיבותן של העדויות היא מועטה יחסית. ייתכן ואס הצדדיס היו מציגים עדויות עובדתיות פוזיטיביות לצורך הבנת היחסיס המשפטיים בין הצדדיס, מסקנתי היתה שונה, אולס, כאמור, אין מדובר בעדויות כאלו. על כן, לא נראה, כי אי שמיעת העדיס מחדש תפגע במקרה דנן ביטבתה או תגרוס לחוסר צדק.

זאת ועוד, במידה והייתי נעתר לבקשת יטבתה לשמוע את העדויות מחדש, הדבר היה גורס לעיכוב משמעותי במתן החלטה, וזואת בנוסף לתקופה של כ-3 שניס שחלפה מאז שהוגשו הסיכומיס בתיק. הנני סבור, כי הדבר היה פוגע בעקרון רציפות הדיון וגורס לעינוי דין לתנובה. אינני מקבל את טענות יטבתה כי מדובר בהליך שנמשך (4 שנה, וכי ל תקופה נוספת לא יהיה כל משקל. ההליך לפי סעיף 29 החל בשנת 1998, הסיכומיס בתיק

הוגשו ע"י הצדדיס בשנת 2001, ומאו כבר 3 שניס ממתיניס הצדדיס למתן החלטה, וזכותס לקבל אותה ללא דיחוי נוסף.

סיבה נוספת שמנתה יטבתה לשמיעת העדויות מחדש, היא כי התרחשו מספר אירועיס מאז שהוגשו הסיכומיס בתיק. כך, חלה עליה משמעותית בהיקף המכירות של יטבתה, ועל כך הוגש תצהירו של מר ציון חפר, המפרט את היקף המכירות של יטבתה בשניס 1998 עד 2003. תצהיר זה הוגש, כאמור, מבלי שנתבקשה רשות לכך, שלשה ימים לפני הדיון המקדמי. כפי שיפורט בהמשך ההחלטה, אינני סעובדה שסימן ידוע לדוגמה לחיקויים רבים, טרם הופך אותו לנחלת הכלל, כל עוד מדגיש בעל הסימן את סימנו כסימן ונוקט באמצעים מתאימים כדי למנוע חיקויים כאלה, אפילו לא ידע אף מחקה ומחקה, ישמור על סימנו כקנינו."

יטבתה טענה, כאמור, כי הסימן "אשל" הוא חסר אופי מבחין לגבי מוצרי ניגרת חלב, כאשר הכוונה היא לשני ההיבטים שמתייחס ד"ר זליגסון: הסימן נמצא בשימוש ע"י המתחרים, וכן המילה "אשל" מזוהה ע"י הציבור עם כמעט כל המוצר. אולם, טענות אלו לא נתמכו בחומר הראיות. תצהירו של מר ניר שהוגש מטעמו יטבתה, שותק לעניין שאלת האופי המבחין של הסימן. במהלך החקירה הנגדית טען מר ניר מספר פעמים, כי הסימן "אשל" נחשב לשם גנרי, וכי תנובה התייחסה אליו ככזה, ואולם מר ניר לא העיד לגבי המילה "אשל" בתור עד מומחה בתחום הבלשנות, ואף הידע שלו לגבי שוק מוצרי החלב בארץ היה מוגבל. טענות יטבתה לא נתמכו בכל מסמך, לא נעשה סקר דעת קהל, ולא הובאה כל ראיה התומכת בטענת יטבתה. המסמך היחיד עליו הסתמכה יטבתה, בשלב הסיכום, הוא הסכם ההפצה שלא מתייחס באופן ספציפי לסימן "אשל", ולטענת יטבתה, יש בכך כדי להוכיח, כי הסימן נתפס ע"י תנובה ועל ידי הציבור בישראל כסימן גנרי. אינני מקבל טענה זו, ונראה לי כי הדבר היחיד שניתן להסיק מהעדר התייחסות מפורשת לסימן "אשל" בהסכם ההפצה הוא, כי בעת ניסוח ההסכם בחרו הצדדים שלא להתייחס לסימן זה באופן מפורש, ואין בכך כדי להוכיח, כי הסימן "אשל" הוא סימן גנרי.

בשלב מאוחר יותר, כאמור, ביקשה יטבתה להסתמך על סרטוני הפרסומת של תנובה למוצרי "גיל" ו"אשל" כדי להוכיח, כי הסימן "אשל" הינו גנרי. בסרטון של "גיל", אנו פוגשים בחור עם "גיל הלבן", וברור כי הכוונה היא שהבחור "גיל" הוא עם פרטי של מוצר מסוג לבן. בסרטון הפרסומת של "אשל" מופיעים שני גברים בסופרמרקט, אחד מהם הוא גיל מהסרטון של "גיל", וגבר נוסף. הגבר הנוסף פונה אל גיל, אשר יושב על מדף ומסביבו גביעי "גיל" של תנובה, במשפט: "גיל, תגיד, מה עם אשל?" הגבר השני עונה: "אשל? אתה לא תאמין מה נהיה ממנו!". לאחר מכן מופיעה אריזה של "אשל" בעיצובה הקודש, אשר הופכת לאריזה חדשה, כאשר ברקע נאמר: "ועכשיו - אשל תנובה באריזה חדשה". הסרטון מסתיים עם הלוגו של תנובה והכיתוב: "חיים על פי הטבע". אינני רואה,

.4

כיצד ניתן להסתייע בפרסומת זו לצורך הוכחת העדר אופי מבחין של הסימן. השימוש שנעשה בפרסומת במילה "אשל" הוא שימוש דווקא עם מסחרי למוצר, תוך כדי התייחסות בהקבלה לשעם מסחרי נוסף של תנובה, "גיל". פרסומת זו מגלה התייחסות של תנובה למילה "אשל" כאל סימן מסחר ולא כאל שם גנרי של מוצר.

כנגד, טוענת תנובה, כי הסימן "אשל" הינו בעל אופי מבחין. לטענת תנובה, לפי "המלון החדש" מאת אברהם אבן שושן, 1993, המשמעות הגנרית של המילה היא:

"שיח או עץ בעל עלים דקים ועדינים [...=]".

משמעות נוספת המופיעה במלון של אבן שושן למילה זו היא "פנדק, אכסניה". אין במשמעויות אלו ולו רמז למוצרי ניגרת חלב. לעומת ואת, מביאה תנובה הגדרה מילונית למילה "לבנייה", לפי "המילון השלם לעברית החדשה" מאת יעקב שויקה, 1997, והיא:

"מוצר חלב סמיך, דומה ללבן אך מעט שמן *ותר. השמות המסחריים שלו היום הם: אשל, עוז, עידית ועוד."

(ההדגשה אינה במקור - י.א.)

גם במילון של אבן שושן מופיעה הגדרה של המילה "לבניה", כדלקמן:

"לבן משובח ושמן יותר מן הלבן הדגיל",

אנו למדים, איפוא, כי משמעות המילה "אשל", לפי הגדרתה המללונית, היא סוג של שיח, ולא סוג של לבניה. יתר על כן, עולה מהמילון, כי "אשל" הוא אחד מהשמות המסחרים של לבניה. כן, לא הובאו ראיות על גורמים נוספים בשוק שמשתמשים בסימן "אשל", מלבד יטבתה, ולכן לא הוכח כי המשמעות של המילה "אשל" כס היא גנרית, טענה שנטענה על-ידי יטבתה בעלמא ולא נתמכה בחומר הראיות. החלטה בדבר אובדן האופי המבחין של סימן צריכה להתבסס על ראיות מוצקות (ראה המובאה בסעיף 29 דלעיל), ויטבתה לא הציגה בפני ראיות כאלה.

מבלי להיכנס לשאלה על מי מוטל נטל השכנוע, אפילו אס הייתי מניח, לצורך העניין, כי נטל השכנוע באשר לקיוס האופי המבחין מוטל בשלב ה על תנובה, ואילו הנטל שעל כתפי יטבתה הוא קל יותר, כנטל המוטל על מתנגדת לרישום סימן, אפילו אז היו טענות יטבתה נסתרות ע"י ראיות תנובה, באשר לא היה בראיות שהובאו על-ידי יטבתה משום ראיות לכאורה, אשר יהיה בהן כדי להעביר את נטל הראיה אל כתפי תנובה.

לאור כל האמור לעיל, אני סבור כי לא הוצגו בפני ראיות אשר יש בהן כדי להוביל למסקנה שהמילה "אשל" הפכה, במהלך השנים, למילה גנרית. במאמר מוסגר, שלא לצורך ההכרעה בתיק זה אומר, כי כשלעצמי הייתי לרגעיס תחת התחושה שלעיתים

15

השימוש במילה "אשל" נעשה כבמילה תיאורית. יחד עם ואת, הרי לא על סמך תחושות עלי לפסוק, אלא על פי הראיות שבפני, ועל פי כלי הדין והצדק.

יש לציין עוד, כי הטענה של יטבתה שהסימן "אשל" הינו סימן גנרי, אינה עומדת בקנה אחד עם בקשתה לרישום הסימן על שמה, שהוגשה ללא כל הצעה להודעת הסתלקות מהמילה "אשל", באשר המבקש לרשום סימן פלוני על שמו, עליו הנטל להראות לרשם, כי הסימן כשיר לרישום, ולא את ההפך מכך.

בקשות מתחרות

.9

.0

כעת, לאחר שהוכרעו השאלות המקדמיות הרבות בתיק זה, פתוחה בפני הדרך לדון לגופו של הליך התחרות בין הבקשות עפ"י סעיף 29 לפקודה. סעיף 29(א) קובע כדלקמן:

"29, בקשות מתחרות לסימנים זהים.

(א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שיקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור המשפט, ובאין הסכמה או אישוד כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."

המבחנים לקביעת העדיפות בהליך לפי סעיף 29 לפקודה, נקבעו בפסיקה זה מכבר, והם: א. תאריכי הגשת הבקשות לרישום; ב מידת השימוש שעשה כל צד בסימנו בישראל עד למועד הגשת הבקשה לרישום, ואף מעבר לו, עד למועד הדיון ; ג. מבחן תום הלב של המבקשים בבחירת הסימן המבוקש.

ר' בג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נ' .16 ,.620 1.6616 .1ן תום הלב, ככל הנוגע לדרישת זכויות בסימני מסחר, משמעו התנהגות מסחרית ישרה והגונה. מבחינה אובייקטיבית, על כל סוחר להתנהג באינטרסים סבירים ומקובלים על דעתו."

כפי שצוין לעיל, לא נסתרה טענת תנובה, כי לאחר סיום שיתוף הפעולה בין הצדדים, פעלה יטבתה בניגוד לאמור בהסכם ההפצה, בהמשיכה להשתמש בסימן "אשל". פעילות בניגוד להוראות ההסכם, לא ניתן לראות בה משום התנהגות מסחרית ישרה והגונה, והיא מהווה חוסר תום לב בבחירת הסימן להמשך השימוש בו. כמו כן, הגשת הבקשה לרישום הסימן ע"י יטבתה, שעה שהוא היה שייך לתנובה, מהווה אף היא התנהגות חסרת תום לב, גם אם האמינה יטבתה באמת ובתמים כי מותר לה לעשות כן, שכן מבחן תוס הלב לעניין הכרעה בבקשות מתחרות הוא מבחן אובייקטיבי, ואינו תלוי דווקא באמונתה הסובייקטיבית של יטבתה. יצוין, כי יטבתה לא מצאה לנכון להגיש לרשום את הסכם ההפצה, והוא הוגש ע"י תנובה, במהלך דיון ההוכחות.

יטבתה טוענת, כי תנובה היא זו שפועלת בהעדר תום לב. טענתה מבוססת על הנחה, כי לתנובה לא היתה כל זכות לעשות שימוש ייחודי בסימן, ועל העובדה, כי יטבתה עושה שימוש בסימן במשך עשרות שנים ללא כל הפרעה או התנגדות מצדה של תנובה. כפי שראינו לעיל, השימוש של יטבתה בסימן עד לשנת 1998 נעשה במסגרת הסכם ההפצה עם תנובה, ומייד עם הפסקתו הודיעה תנובה ליטבתה, כי אין היא רשאית עוד לעשות שימוש בסימן. באשר לטענה, כי לתנובה לא היתה כל זכות לשימוש ייחודי בסימן, לא עלה בידי יטבתה לשכנעני כי אלו סופי הדברים, וזאת מטעמים שכבר פירטתי לעיל.

טענה נוספת של יטבתה בדבר חוסר תום לב של תנובה מבוססת על כך, שתנובה לא נתנה ליטבתה רשות לעשות שימוש בסימן כנדרש עפ"י סעיף 50(ב) לפקודה וממילא לא ביטלה רשות כאמור בהתאם לדרישות הפקודה. לשונו של סעיף 50 מורה כדלקמן:

"50. רשות לשימוש בסימן. (א) רשאי בעל סימן מסחר רשום להדשות לאדם אחר (בפקודה זו - בעל רשות) להשתמש בסימנו לענין הטובין שלגביהו רשום הסימן, כולל או מקצתו. (ב) לא יהיה תוקף לדרישה אלא אם נדרשה לפי הוראות סעיף זה, ורשאי הרשם לרשום אותה בכפוף לתנאים ולהגבלות שיראה לו."

דהיינו, סעיף 50 מתייחס לרשות להשתמש בסימן רשום בלבד, ואין הוא מסדיר את הסוגיה של הענקת רשות בסימן לא רשום. כיוון שלא מדובר בענייננו בסימן רשום, הרי שגם בטענה זו, אין בח כדי לשכנע, כי תנובה פעלה בחוסר תום לב.

3. לחיזוק טענת תוס הלב של יטבתה טוענת היא, כי הסימן המבוקש לרישום על ידה שונה לחלוטין מסימנה של תנובה. לכך יש להשיב כי אמנם יטבתה הגישה לרישום מכסה של מוצר, כמות שהוא, הכולל בתוכו נתונים כגון סימון תזונתי, רכיביהם, הוראות שמירה, תכולה, סמלי הכשרות והאיכות ואף ברקוד, אך ברור כי הרכיב העיקרי והדומיננטי של הסימן הוא המילים "אשל יטבתה". נכון הדבר, כי הסימן מעוצב והוא כולל ציור של מדבר והרים (ציור שהושמט מהלוגו החדש שהוגש, כאמור, בשלב יותר מאוחר), ואף מבלי להגיע למבחן לקיוס הטעיה בין סימנים, ברור כי נשוא המחלוקת בתיק וה הוא הסימן "אשל", וגם יטבתה עצמה, לאורך כל ההליך, התייחסה לזכותה בסימן "אשל". על כן, לא יכול לקבל את טענת יטבתה, כי כל מטרתה בעניין זה היא למנוע הטעיה של צרכנים.

4. בנושא מבחן תוס הלב עלי להוסיף עוד ולומר, כי הדרך שבה בחרה יטבתה להיאבק כנגד רישומו של סימן המסחר אותו בקשה לרשום תנובה - הגשת בקשה משלה לרישום סימן מסחר הכולל את המילה "אשל" (ולא הגשת התנגדות לרישום, למשל, אם היה מקובל הסימן), שעה שיטבתה עצמה בדעה כי והוא שם גנרי שאינו בר רישום, גם דרך זו אין בה כדי להוסיף "נקודות תוס לב" לזכותה של יטבתה.

באשר לנטל ההוכחה בהליך עפ"י סעיף 29 לפקודה, הרי שהוא מוטל על שני הצדדים באופן שווה (ראה בג"צ 460/87... נ' רשום הפטנטים ואח', פ"ד מ"בן1), 485). לאור ואת, ולאור יישוס המבחנים לקביעת העדיפות בין בקשות מתחרות, עולה כי על פי שלושת המבחנים - תאריך הגשת הבקשה, אופן השימוש בסימן ומבחן תוס הלב, ידה של תנובה על העליונה.

6. לאור התוצאה אליה הגעתי, אין צורך לדון בטענות תנובה בדבר היותו של הסימן "אשל" סימן מפורסם ובעין עשיית עושר ולא במשפט.

רישום מקביל

7. טוענת יטבתה בסיכומיה, כי לאור הנסיבות המיוחדות של העניין, "ככל שלא ימצא פתרון למחלוקת בין הצדדים", רצוי לרישום את שני הסימנים במקביל, בהתאם לסעיף 30 לפקודה.

8. סעיף 30(א) קובע כדלקמן:

"(א) ראו הרשם שהיה שימוש מקביל בתום לב, או שהיו נסיבות למחדהות אחרות המצדיקות לדעתו רישום של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להדשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."

הסעיף מנה שני תנאים חלופיים לרישום מקביל של סימנים: שימוש מקביל בתום לב או נסיבות מיוחדות אחרות. כן נקבע בספרות ובפסיקה, כי שיקול חשוב נוסף הוא מניעת ההטעיה בין הסימנים. לעניין זה ראו בספרו של ע. פרידמן, בעמ' 253 :

"פרמטר נוסף, שרשם סימני המסחר לוקה בחשבון בעת גיבוש החלטה לאשר שימוש מקביל באותו סימן מסחר, הינו הצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני סימנים דומים העשויים לגלום להטעייה או לתחרות מסחרית בלתי הוגנת."

כן ר' בג"\ 296/85 ראו כאקד לעיל, בעמ' 775. נסיבות המקרה דנן דווקא מכוונות לאי התרת רישום מקביל של הסימנים: ראשית, מקורו של הסימן בתנובה. שנית, בתקופה בה השתמשה יטבתה בסימן כדין, היה מכוח רשאה שניתנה לה על-ידי תנובה, רשאה אשר הועלתה על הכתב בהסכם מאוחר יותר בין הצדדים, ואילו בתקופה שלאחר סיום היחסים העסקיים בין הצדדים, נעשה השימוש על ידי יטבתה בניגוד למוסכם בהסכם ההפצה. שלישית, יטבתה עצמה בדעה כי אין המילה "אשל" כשירה לרישום בהיותה, כטענתה, מונח גנרי.

סוף דבר 9. לאור כל האמור לעיל, הנני מורה כי ההליכים לפי הפקודה יימשכו לגבי בקשתה של תנובה לרישום סימן המסחר "אשל", מספר 115880.

0. יטבתה תשלם לתנובה את הוצאות ההליך ושכר טעוות עו"ד בסכום כולל של 22,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ישראל אקסלרד, פוסק בקניין רוחני ניתן בירושלים ביוס " אב, תשס"ד 8 יולי, 2004