סימן מסחר 345678

ההחלטה:

בפני סגן רשם הפטנטים

התנגדות לבקשת פטנט מס' המבקשת: ץתהקותס-) ה ק111. ז 1[ ע"י ב"כ לוצאטו את לוצאטו

(להלן: "המבקשת") המתנגדת: אוניפארם בע"מ

(להלן: "המתנגדת ")

הבקשה לרישום פטנט

1. ההמצאה נשוא ההליך שבפני הינה, לפי האמור בבקשה לרישום פטנט, חומר חדש גבישי, אשר שמו הכימי הסיסטמטי, כפי שמופיע בבקשה הוא:

" 6 -הידרוקסי 2 -(4-הידרוקסי -פניל) 3 -][ -4- (2 -פימיריד*נאתוק ס*) בנזואיל] בנזו[ ט]ת?ופן הידדוכלוריד גבישיים חדשים",

(באנולית;

-4)-2- ע6-11010% 6175131116 [6שס* -2)-4]-3-(1ה6ו1[ס- עאסז עת [20]0מ26 [2071ת6כ (עאסוז6הו6וז6קוק "1100101167 1[ 66 סו 2. על-פי האמור והמתואר כרקע קודם בפירוט הבקשה לפטנט, פטנט אמריקאי מס' 8, שפורסם לפני התאריך הקובע של בקשת הפטנט הנדונה, (להלן: "הפטנט האמריקאי") תאר את החומר -2)-4]-3- ([עמ6תכ-עאסז6עם-4). -2-ץאסזעת-6

שחהס6תקסוג - [0] 20מ6 [1ץ20מסכ (עץא06000ת101ז6ק1ק. חומר זה ידוע בשס 7670601006 6ת116אס[19 - ראלוקסיפן הידרוכלוריד (להלן: "ראלוקסיפן

1), והוא חומר פעיל בעל פעילות פרמצבטית. חומר זה קשה לטיהור. במהלך הכנת החומר נוצרו בעיות, עקב הימצאותם של סולבנטים, שאינם רצוייס. לדוגמא, כאשר סינטוו (סיטנזה היא תהליך יצירת תרכובת תוך שילוב של מספר מרכיבים) את הראלוקסיפן 161, נמצא שהוא יצר תערובת מסיסה מזוהמת בחומר ששמו

26 תסססיס611 - כלורובנזן, הידוע כחומר קרצינוגני - חומר מסרטן. עוד נרשם בבקשה לפטנט כי בתהליכים אחריס המתוארים בספרות להכנת ראלוקסיפן 1106[1, עשו שימוש באלומיניוס כלוריד כקטליטור - זרז, במסגרת אחד השלבים לסינטזה של הראלוקסיפן 1 - שלב האצילציה. התוצר של תהליכים אלה הכיל מזהמי אלומיניום, וכן תוצרי

לוואי נוספים, אשר קשים להוצאה מן התרכובת. לתוצר זה היו גם שרידי ריח לוואי של תיול או גפרית.

על-פי האמור בבקשה לפטנט, המבקשת מצאה שניתן לייצר חומר שצורתו גבישית, לא סולבטית, של ראלוקסיפן 1161, כאשר חומר זה נקי מזיהומי כלורובנזן, מלחי

אלומיניוס, אורגנו אלומיניוס וללא ריח, זאת על ידי תהליך שלא היה ידוע עד לתאריך הבקשה.

החומר הגבישי החדש מונה בבקשה לפטנט בשיטה הקרויה "דיפרקציה של קרני

א" - "מז6זוהק ת0111186000 עֶ8ע-א*. שיטה זו הינה שיטה לאפיון מדויק של מבנה גבישי

של חומר כימי, והיא עושה שימוש בקרני א העובריס דרך החומר הנבדק, כך שאת תוצאות שבירת הקרניים, בעוברן דרך החומר, ניתן לרשום בערכיים מספריים. לכל חומר אשר ייבדק בשיטת הדיפרקציה של קרני א תוצאות שונות מאלו של חומר אחר, כך שלמעשה שיטה זו, תוצאתה היא "טביעת אצבע" של החומר.

בצורה הגבישית הבלתי סולבטית של הראלוקסיפן 1101, כמות "החומר הנקי" בגביש היא לפחות 95% ובהעדפה יכולה להגיע ל-98% ואף ל-99% לפחות. עוד נרשם בבקשה כי החומר בצורתו החדשה, נקי באופן משמעותי מכלורובנזן, ממזהמי אלומיניוס ומריח רע. על-פי הבקשה לרישום, הביטוי "נקי באופן משמעותי" מכלורובנזן ‎ -‏ " ץ]181ת500518

0626 סעס61 גת0ז1 1166" פירושו תרכובת המכילה פחות מ-5% כלורובנזן במשקל ובהעדפה נוספת אף פחות מ- 0.6% כלורובנזן במשקל. גם לגבי מזהמי אלומיניוס וריח רע מפרטת הבקשה מה פירוש הביטוי "נקי באופן משמעותי" מהם, תוך הגדרת אחוזים בהעדפות שונות.

6. עוד נרשם בבקשה כי הכנת החומר ראלוקסיפן 116.1 בצורתו החדשה דרשה גילוי תהליך חדש, אשר שלביו השוניים מתוארים בבקשה. תהליך זה עושה שימוש בבורון טריברומיד - 157081106 מסזסם או בבורון טריכלוריד ₪1601006 תסעסט בתור ורז בשלב האצילציה, במקום באלומיניוס כלוריד אשר תואר כזרז בספרות עד כה. היתרון בשימוש בבורון טריברומיד או בבורון טריכלוריד בתור זרוּ הוא בכך שלא נוצרים תוצריס רעיליס וריחות לוואי. אלומיניוס כלוריד הוא חומר שקשה לעשות בו שימוש בכמויות מסחריות, דרושות כמויות גדולות ממנו, והוא יוצר כמות גדולה של תוצרי לוואי קשים להסרה. כאשר השתמשו באלומיניוס כלוריד, נמצא שהוא מזרז דהאלקילציה, ולביקועו (להסרתו) דרוש להוסיף מרקפטן - מפקהסזסות , או סולפיד בעלי ריחות לוואי. את המרקפטן או הסולפיד עצמו יש להרחיק בתהליך גיבוש מחדש (רקריסטליוציה) של החומר, אולם תהליך זה יוצר סולבט, חומר מסיס, הכולל אי ניקיונות. בתהליך החדש, כך נטען, אין עושים שימוש באלומיניוס כלוריד, דבר המונע את התוצריס הרעילים וריחות הלוואי שתוארו לעיל ואת הצורך בהרחקתו על ידי הוספת חומרים אחריס, אשר הס עצמו יוצרים אי ניקיונות אחריס בתרכובת.

7. להלן תיאור התביעות כפי שמופיעות בבקשה לפטנט שפורסמה להתנגדויות :

תביעה מס' 1: תביעה לחומר חדש, גביש לא סולבט של ראלוקסיפן 1101, המזוהה ומאופיין

על ידי תוצאות דיפרקציה של קרני א כמתואר בטבלה שבתביעה זו.

תביעה מס'' 2: החומר האמור בריכוז משקלי של לפחות 95%.

תביעה מס' 3: החומר הנתבע בכל אחת מהתביעות 1 ו-2 כשהוא נקי באופן משמעותי מכלורובנזן.

תביעה מס' 4: החומר הנתבע בכל אחת מהתביעות 1, 2 ו-3 כשהוא נקי באופן משמעותי מלחי אלומיניוס או אי ניקיונות אורגנו - אלומיניוס.

תביעה מס" 5: החומר הנתבע בכל אחת מהתביעות 1, 2, 3 ו-4 כשהוא חופשי באופן משמעותי מריח.

תביעה מס' 6: החומר הנתבע בכל אחת מהתביעות 1, 2, 3, 4 ו-5 כתערובת פרמצבטית.

תביעה מס' 7: התרכובת הגבישית הנתבעת בכל אחת מהתביעות 1 עד 5 לשימוש כמוצר רוקחי.

תביעה מס' 8: שימוש בתרכובת הגבישית הנתבעת בכל אחת מהתביעות 1 עד 5 להכנת תכשיר רוקחי, כמתואר בפירוט.

8 במאמר מוסגר ושלא לצורך ההכרעה בהליך ההתנגדות אציין כי על פי טענת המבקשת, הראלוקסיפן 1161 התגלה כחומר פעיל המשתייך למשפחת החומרים הידועה בשס

.1 - 0₪18007סגת 16000107 מ650/086 6ש501600. הוא משמש כתרופה לטיפול באובדן צפיפות העצם אצל נשים בגיל המעבר. אובדן צפיפות העצם נגרם כתוצאה מכך

שבתקופת ההבלות, מחסור בגוף האישה בהורמון האסטרוגן, מחסור שגורם לבעיות בלב ולפגיעה כאמור בעצמות. אחת הצורות לטיפול בתופעה היא בתרופה ממשפחת ה-

], המווסתת את פעילות הקולטן, ה-ז0זק1600 בתאים, כך שהתא ייצר כמות גדולה יותר של ההורמון הנשי אסטרוגן. על פי האמור בסיכומי המבקשת, ואין על כך ראיות (הן

אינן דרושות לצורך ההכרעה בתיק זה), משווק הראלוקסיפן 116.1 הגבישי בתרופה ששמה המסחרי הוא 151/4/.

כתבי טענות

9. בכתב טענותיה מסתמכת המתנגדת על שני פרסומים, אשר אין מחלוקת בין הצדדים כי פורסמו לפני תאריך הבקשה לפטנט: האחד הוא מאמר שפורסם ב- 01 [חזטס1

615 ) [8ח1/160161 , כרך 27 בעמודים 1057 עד 1066, משנת 1984 (להלן: "6]/ו"). השני הוא הפטנט האמריקאי אותו הזכרתי בפסקה 2 לעיל. יצוין כי שני הפרסומים הוזכרו על ידי המבקשת כידע קודם בבקשה לפטנט, והס היו בפני בוחן הפטנטים אשר בחן את הבקשה, קיבל אותה (מלשון "הודעת קיבול") ואישר אותה לפרסום.

0. טענות המתנגדת הן, בתמצית, כדלקמן:

א.

הראלוקסיפן 116.1, החומר נשוא ההמצאה, תואר במאמר ב-10א1 ובפטנט האמריקאי.

ההתקדמות ההמצאתית בבקשה לפטנט היא בכך ששיטות הכנת הראלוקסיפן 1101 ניבו חומר מזוהם בכלורובנזן, בכך שבחומר שהופק בשיטות הקודמות היו שאריות מלחי אלומיניום או אי ניקיונות אורגנו - אלומיניוס, ובכך שבחומר שהופק בשיטות הקודמות נשארו שאריות של נגזרות גופרית בעלות ריח רע. לפי גרסת המבקשת, טוענת המתנגדת, ההמצאה מאפשרת קבלת חומר שאינו נגוע "בנגעיס" הנ"ל ושהוא יותר נקי מהחומר שהופק בשיטות הקודמות, אולא הפרסומים הקודמים האמורים אינם מתארים את הראלוקסיפן 116.1 כנגוע "בנגעיס" הנ"ל.

המבוא לפטנט האמריקאי מלמד שניתן לקבל את הראלוקסיפן 116.1 מבלי להשתמש בכלורובנזן, מלחי אלומיניוס וטרכובת גופרית, וניתן להשתמש בבורון טריכלוריד, טריברומיד או טריפלואוריד, כמתואר בבקשה לפטנט. לאור זאת, אין חידוש והתקדמות המצאתית בבקשה.

הפרסומים הקודמים לא נותנים יסוד להניח כי הראלוקסיפן 116.1 המתואר בהם הוא שונה מן החומר שבבקשה.

בפרסומים הקודמים לא צוין כי הראלוקסיפן 1161 המתואר בהם הוא סולבט או שאינו גבישי. מכאן מסיקה המתנגדת כי המדובר הוא באותו החומר כמו בבקשה לפטנט.

יא.

יב.

יג.

יד.

המבקשת לא ציינה כל יתרון לראלוקסיפן 116.1 שהוא לא סולבט על פני חומר כאמור שהוא סולבט, מלבד דרגת הניקיון, ואס נכונה טענת המבקשת כי החומר שתואר בהפרסומים הקודמים הוא סולבט, הרי הבקשה לפטנט אינה מצביעה על קשיי עיבוד החומר כך שיתקבל חומר שאינו סולבט.

תביעה מס' 2 תובעת את החומר עם דרגת ניקיון שהיא לא פחות מ- 95%. הבקשה אינה מביאה נתוניס לכך שבפרסומים הקודמים דרגת הניקיון היא פחותה מ- 95%, כך שאין יסוד להניח שכך היה הדבר באותם פרסומים. הבקשה לא מדגישה ולא טוענת כי ניקוי או גיבוש ראלוקסיפן .116 בשיטות מקובלות לא היה צפוי להניב חומר בדרגת ניקיון גבוהה מ- 95%. לאור ואת, אין בתביעה מס' 2 חידוש או התקדמות המצאתית.

לגבי תביעה 3 נטענת טענה כי הבקשה לפטנט אינה מביאה נתוניס לכך שהראלוקסיפן [.116 שבפרסומים הקודמים הכיל כמות גבוהה מ- 1166 ץ50518811811 של כלורובנזן. הבקשה לא מדגימה ולא טוענת שניקוי או גיבוש החומר כשהוא מכיל

כלורובנזן בשיטות מקובלות, לא צפוי להניב ראלוקסיפן 116.1 שהוא. ]5051801181 6 מכלורובנזן. לכן, גס בתביעה 3 אין חי לא צוין

כי החומר שהתקבל הוא סולבט ואין סיבה להניח שהוא כזה. בשוס מקוס בפטנט האמריקאי לא נאמר שהחומר הסופי הוא סולבט.

בהעדר נתוניס אחרים, אין למצהיר וגם לא אנשי מקצוע אחרים, לטענתו, סיבה להניח שהראלוקסיפן 1161 שתואר במאמר ב- 116 ובפטנט האמריקאי הס סולבטיס.

אין למצהיר או לבעלי מקצוע אחרים, לטענת המצהיר, סיבה להניח כי החומריס המתוארים ב- .116 ובפטנט האמריקאי ש בעלי דיפרקציה של קרני א שונה מזו שבבקשה דנן, בפרט כאשר החומריסם הוכנו באותה מערכת ממיסים.

בספר 68בתגצ1 שנתכ 01 ץזהתסט6וכ 1252 106 6מג .115 משנת 1991, תואר הראלוקסיפן 116.1 כבעל נוסחה סומרית 22871271%024116-1), דבר המלמד כי בשנת 1 היה ידוע ראלוקסיפן 1101 כחומר שאינו סולבט.

היה מצופה כי המבקשת תספק בבקשה לפטנט את נתוני הדיפרקציה של קרני א של

החומריס שבפרסומיס הקודמים, אס היא חפצה בכך שבעל מקצוע יתייחס לחומר שבבקשה דנן כאל חומר גבישי חדש.

המצהיר מציין שהפטנט האמריקאי מתאר הכנת ראלוקסיפו 116.1 ללא כלורובנזן, ללא מלח אלומיניוס וללא חומריס העלוליס להפיק ריח רע. ממילא ברור כי נגעיס שליליים אלה לא קיימים בחומר הסופי. לכן, תביעות 3 עד 5 לבקשה הן תמוהות, שכן אין הגיון לתבוע חומר שהוא בעיקרו חופשי (1106 ק01811ת500519) מחומריס מסוימיס, אס הס כלל לא שמשו בהכנתו של החומר.

אין למצהיר סיבה להניח כי בראלוקסיפן 116.1 שיוצר בתנאים מקובלים לפי התהליכים שבפרסומים הקודמים, תהיה תכולת החומר שבו פחות מ- 95%.

הפטנט האמריקאי, בעמודות 38 עד 40 , מתאר הכנות רוקחיות של ראלוקסיפן 1101, לכן בהכנות הרוקחיות שבבקשה ובשימושן הרפואי אין חדש.

איןו עוררין שלראלוקסיפן 116.1 תכונות רפואיות טובות, אך אין לייחס אותן למתואר בבקשה לפטנט.

יא.

יב.

יג.

יד.

טו.

טז.

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אין להתייחס לתהליכי גיבוש כ"מעשה קסמים", הו תהליך מקובל העורך זמן קצר, ואס איש מקצוע אינו מקבל בתוס תהליך הגיבוש את החומר הרצוי, הוא יכול, בעבודה מועטה, לשנות את התנאים כדי לקבל גביש אחר.

המצהיר מצהיר כי לא מצא בספרות המקצועית קודס לתאריך הבקשה התייחסות לכך שראלוקסיפן 116.1 מתגבש כסולבט של כלורובנזן, של הימצאות מלחי אלומיניוס ושל ריח רע הנובע מאי ניקיונות של מרקפטניסם או סולפיד.

לעניין טענת המבקשת כי גס אס גביש של סולבט הוא בעל מידות גדולות יותר מאה של גביש שאינו סולבט, אין לדבר ולא כלום על צפיפות אבקה, צד]פאמכ א.001, שכן הצפיפות נקבעת על ידי תנאי הגיבוש ולא ממידות הסריג.

המצהיר אינו מסכים עם טענת המבקשת בסעיף 16 בכתב טענותיה, לפיה הרחקת ממס מגביש שהוא סולבט הוא בכל מקרה דבר מסובך, לעיתים הדבר דורש חימוס בטמפרטורות מקובלות, לעיתים בטמפרטורות קיצוניות ולעיתים הדבר כלל לא ניתן לביצוע. הדבר דורש ניסוי וטעייה בלבד.

לא מקובל ברפואה כי דרגת ניקיון של חומר כימי המשמש להכנת תרופה יהיה בדרגת ניקיון של 95% בלבד. גם יש חומר כזה, הרי הוא בגדר יוצא מן הכלל.

ראלוקסיפן 1101 עם דרגת ניקיון פחותה מ-95% או 96% לא יתאים לשימוש רפואי.

המצהיר מצהיר כי לא מצא התייחסות ליתרון של ראלוקסיפן 116.1 שאינו סולבט על פני אותו החומר שהוא סולבט.

4. פרופ' ברויאר, אשר הגיש כאמור את תצהיר התשובה, משיב בתצהירו למספר שאלות

מקצועיות שנשאלו. חלק מן השאלות מתייחס לתצהירו של 1.086 135שטסכ 6מעג/ט .זסם

(להלן: "ד"ר לוק"), אשר הוגש מטעמו של המבקשת כחלק מראיותיה. אתייחס כאן רק לאותס חלקיס בחוות הדעת אשר אינס בגדר תשובה גרידא לאמור בתצהירו של ד"ר לוק באשר, כפי שנראה להלן, אין לקבל את תצהירו של ד"ר לוק כחלק מן הראיות בתיק בפני:

א. פרופ' ברויאר מציין שמקריאת ה- 116 עולה כי מחבריו יודעיס מהו חומר שהוא סולבט. לגבי חומר 50 במצב גולמי (021(05), אשר נקודת היתוכו 217"6, הס מצייניס כי הוא סולבט של "111 לגבי החומר שעבר גיבוש ונקודת ההיתוך שלו היא 6, המחתברים לא מצייניס שהוא סולבט, מכאן מסיק המצהיר כי זהו לא סולבט.

העד מעיד כי אין משמעות להבדל בין נקודת ההיתוך :258% לבין 261%6. ההבדל יכול לנבוע משיטות מדידה שונות . העד נשאל האס מהעובדה שלגבי חומר 50 לא ניתנה דיפרקציה של קרני % ואילו

בבקשה לפטנט ניתנה דיפרקציה כזאת, אפשר ללמוד שהחומריס הס שונים. תשובתו היתה שלא, וכי על מנת לקבוע שהמדובר הוא בחומר שונה, יש להשוות תוצאות

דיפרקציה של קרני % של שני החומריס.

5. מטעמו של המבקשת הוגש תצהירו של ד"ר לוק, אליו אתייחס בהמשך, וכן הוגשה חוות דעת מקצועית מטעמו של פרופ' דניאל קוסט. גס פרופ' קוסט משיב בחוות דעתו על שאלות שנשאל, ולהלן תמצית הדברים:

א. סולבטיס הם בעלי נקודות היתוך שונות מאילו של צורת החומר שאינה סולבט. ככלל, נקודת ההיתוך של סולבט נמוכה באופן משמעותי מזו של הצורה הגבישית הלא סולבטית של אותו החומר.

ב. המצהיר נשאל לדעתו באשר לאמור בעמ' 1 שורות 1-19 של הפירוט, לאור קריאתו את המאמר ב- .116 ואת הפטנט האמריקאי. אותו קטע מן הפירוט מתייחס לחומר שבפטנט האמריקאי ומציין כי אותו החומר קשה לזיקוק, תוך שמצויניס בו אי הניקיונות. בקטע קיימת התייחסות גס ל- .1/6 ונאמר שהוא מתאר תהליך יצירת

ראלוקסיפן 116.1 אשר החיסרון שלו הוא בנוכחות כלורובנזן, שהוא חומר מסרטן, מצוין שס שתהליכים דומיסם שתוארו בספרות יצרו מוצר מזוהס באי ניקיונות אלומיניוס, תיאואסטריס וריח רע. לעניין זה מצהיר העד כי המסמכיס האמוריס תומכיס באמירות אלה שבפירוט, מאחר ואותס מסמכיסם מתארים שימוש בכלורובנזן בתהליך הייצור.

ג. | דיפרקציה של קרני א משמשת לאפיון וזיהוי צורה גבישית, ואין צורך בדיפרקציה של צורה גבישית אחרת לצורך האפיון.

ד. | תהליכי גיבוש הס בלתי צפויים באופיים.

ה. | סולבט כלורובנזן יציב, המסתו בממס אחר וגיבושו מחדש עלול להוביל שוב לסולבט כלורובנוּני, שכן מולקולות הראלוקסיפן עלולה ללכוד את הכלורובנזן ולהתגבש שוב יחד עמו. טעות היא לחשוב שניתן למנוע היווצרות סולבט כלורובנזני רק משוס שיש כמות קטנה של כלורובנזן בממס אותו מבקשיס לגבש מחדש.

ו. | הנוסחה האמפירית של ראלוקסיפן 116.1 המופיעה ב- א\/115 וב- 01 ץזהתסטסוכ 52 א 5קנתכ] 11031 22811271%)245) אינה מצביעה על צורת החומר, אס הוא אמורפי או גבישי.

ז. | תצהירו של ה50ת6006ז5 .4 98017 .זכ (הוגש במסגרת הבקשה לרישוס פטנט אמריקאי מס' 8,467,485 - י.א.) - מסביר בצורה ברורה שצורה לא סולבטית אינה רק

מודיפיקציה מסוימת של גביש סולבט ממנו הוצאו מולקולות של ממס, אלא מבנה גבישי שונה לחלוטין מאה של הסולבט.

תצהירו של ד"ר לוק

6. תקנה 69(ה) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח - 8 מורה כדלקמן:

10

.7

.8

.9

.0

.1

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"69. (א)....

(ב) אם לא ניתנה הודעה לפי תקנת משנה (ב) ולא התייצב המצהיר בהתאם להודעה על פי תקנת משנה (א), לא ישמש תצהירו כראיה אלא אם שוכנע הרשם כי קבלת התצהיר כדאיה דרושה לשס עש:ית צדק."

חוזר רשס הפטנטים מ.ג. 24 מורה כי אס לא התייצב מצהיר לחקירה נגדית על תצהירו, לא יהווה תצהירו ראיה אלא ברשות הרשם.

בהחלטתי מיוס 30 בינואר 2003 דחיתי את בקשת המבקשת לפטור את המצהיר ד"ר לוק מחובת ההתייצבות כדי להיחקר על תצהירו. כן דחיתי את בקשותיה החילופיות של המבקשת. אציין כי העילה לבקשה היתה חששו של העד לבקר בישראל בשל המצב הביטחוני.

העד לוק לא התייצב לחקירה על התצהיר, ובדיון שהתקיים בפני ביוס 9 בפברואר 2003, בקשה המבקשת כי התצהיר לא יפסל כראיה. לטענת המבקשת, אין לפסול את התצהיר אלא רק להתחשב בעובדות אי התייצבותו של המצהיר, לעניין המשקל שינתן לעדות שבתצהירו. עמדת המתנגדת היא כי התצהיר אינו קביל כראיה, באשר המבקשת נמנעה בעקביות מלתת למתנגדת הזדמנות לחקור את ד"ר לוק על תצהירו.

אכן, התנהלותה של המבקשת באשר למתן אפשרות לחקור את העד על תצהירו אינה ברורה כלל ועיקר. כאשר ביקשה לפטור אותו מן ההתייצבות, לא ביקשה המבקשת, גס לא לחלופין, כי העד ייחקר באמצעות ועידת וידאו. אינני אומר בכך כי כל בקשה כזאת תיענה על ידי רשס הפטנטים בחיוב, אולס ישנס מקריס בהם מן הראוי יהיה לאפשר דרך חקירה כזאת. עצס העובדה שהמבקשת לא העלתה, מיוזמתה, את האפשרות הזאת במקרה של "עד מפחד", לא נראתה בעיני סבירה. הדברים האמוריס מקבלים משנה תוקף לאור העובדה כי ד"ר לוק הוא ממציא החומר הנתבע בבקשה דנן, ואין בי ספק כי מתן האפשרות לקשר ישיר בין נציג המתנגדת והח"מ לבין הממציא, היתה יכולה לסייע ללבן נקודות מחלוקת חשובות, ובכך להקל על מלאכת ההכרעה בתיק זה.

האפשרות לקיים חקירה נגדית של ד"ר לוק באמצעות ועידת וידאו עלתה במהלך הדיון האמור. ב"כ המבקשת ציין כי הוא ימליץ בפני המבקשת לבקש לקיים את החקירה באמצעות ועידת וידאו. לא זו אף זו: בהחלטת בינייס באותו מעמד, קבעתי כי ההחלטה בעניו קבילות התצהיר תינתן במסגרת ההחלטה בהתנגדות, אולס הוספתי כי למבקשת ניתנת האפשרות להגיש בקשה לקיוס החקירה הנגדית באמצעות ועידת וידאו. בקשה כזאת לא הוגשה.

הצדק עס המבקשת כי לא בכל מקרה, אי התייצבותו של מצהיר לחקירה נגדית תביא בהכרח לפסילת הראיה מהיותה חלק מחומר הראיות בתיק. ואולס, במקרה דנן, ולאור הנסיבות כפי שתוארו לעיל, מן הראוי להחיל את הכלל הקבוע בתקנה 69(ה) דלעיל ובחוזר הרשם מ.ג. 24- ולא את היוצא מן הכלל. אני סבור שאין זה מקרה בו למען עשיית צדק, מן הראוי שהתצהיר ישמש כראיה למרות אי ההתייצבות. לא מצאתי בטיעוני המבקשת בכתב או בעל-פה סיבה לכך ששיקולי צדק מחייבים לקבל את התצהיר כראיה ואני סבור כי במקרה זה, על נסיבותיו כפי שתוארו לעיל, שיקולי צדק מחייבים שלא להתייחס לתצהירו של ד"ר לוק כלל, ויש לראותו כאילו לא הוגש. הימנעותה של המבקשת, ללא כל הסבר פרט להסבר "עד מפחד" (נימוק שהפתרון לגביו הוגש למבקשת על מגש כסף), מלתת בידי המתנגדת הזכות האלמנטארית לחקור העד בחקירה נגדית, מובילה בהכרח במקרה הזה למסקנה כי אין לקבל את עדותו של ד"ר לוק כראיה.

הארכתי בנקודה זו של אי התייצבות העד לוק לחקירה נגדית שכן רואה אני חשיבות במתן הבהרה ודגש בדבר זכותו של בעל הדין לחקור את עדי בעל הדין שכנגד בחקירה נגדית, ובכך לסייע בבירור האמת, העובדתית והמשפטית. אין מקוס "ליתן פרס" למי שמבקש לקנות לעצמו זכות קניינית ואינו דואג לכך כי עדיו ימלאו את חובתס ויתייצבו לליבון האמור בתצהיריהם, ויאפשרו התרשמות בלתי אמצעית של הצד שכנגד והרשם מן העדות. כפי שציינתי לעיל, נראה לי מלאכת ההכרעה במחלוקות שפני היתה קלה יותר, אילו ניתן היה לשאול את העד שאלות בחקירה נגדית. לכך אתן ביטוי בבואי לפסוק את הוצאות ההליך.

הנתבע בבקשה דנן - חומר חדש

.4

.25

כפי שראינו לעיל, תביעה מס' 1, היא התביעה העיקרית שבבקשה, תובעות חומר אשר, לטענת המבקשת, הוא חומר חדש: ראלוקסיפן 110.1 שהוא חומר גבישי שאינו סולבט בעל דיפרקציה של קרני % מוגדרת. חומר שהוא סולבט הוא חומר שבמולקולה שלו כלואיס ממסים (בלשון המקצועית - סולבנטים), אשר שמשו בתהליך הגיבוש של החומר. ממסים

אלה בדרך כלל אינס רצויים. חומר שהוא גבישי לא סולבט הוא חומר שהמולקולה שלו היא בעלת צורת גבישית נקייה, ללא הממסיס האמוריס.

המבנה הגבישי של ראלוקסיפן 110.1 שהוא לא סולבט שונה מן המבנה של ראלוקסיפן

1 שהוא סולבט. הדבר עולה מתצהירו של פרופ' קוסט ומחקירתו הנגדית - ראה בע' 9 לפרוטוקול הדיון. למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים בנקודה זו. טענת המתנגדת היא כי אין החומר הנתבע, הראלוקסיפן 110.1, בגדר חומר חדש, באשר הוא מופיע בפרסומים הקודמיס.

כאן המקום לחזור ולהפנות אל תביעות הבקשה ולשים הדגש על עניין שיש בו כדי לסייע רבות, בהכרעה באחת הטענות העיקריות והחשובות של המתנגדת, אס לא העיקרית שבהן: המבקשת תובעת חומר אשר, כטענתה, הוא חומר חדש. המתנגדת הקדישה חלק נכבד מטענותיה על מנת לשכנע, כי אין בבקשה חידוש או התקדמות אמצאתית, באשר האמצאה מאפשרת קבלת חומר אשר אינו מכיל מרכיבים שוניס שאינס רצויים, ככלורובנזן (שהוא חומר מסרטן), שאריות מלחי אלומיניוס או אי ניקיונות אורגנו - אלומיניוס, ושאריות של נגזרות גפרית בעלות ריח רע. הואיל והראלוקסיפן 116.1 אשר תואר בפרסומיס הקודמיס אינס מתאריס את החומר האמור כמכיל את אי הניקיונות האמורים, טוענת המתנגדת, הרי אין חידוש והתקדמות אמצאתית בבקשה.

הצדק עס המבקשת, בתשובתה לטענה זו. גס מבלי להתייחס כאן לשאלה על מי מוטליס נטלי השכנוע והראיה לכך שהחומריס המתוארים בפרסומיס הקודמיס נעדרים אי הניקיונות המצויניס לעיל, וגס אס אצא לרגע מנקודת הנחה כי החומריס בפרסומיס הקודמים נקייס מאי הניקיונות האמורים, הרי גס אז, טענתה של המתנגדת אינה ממין העניין. איו המבקשת תובעת ראלוקסיפן 116.1 חופשי מאי הניקיונות האמוריס בעלמא,

היא תובעת ראלוקסיפן 116 שהוא גביש לא סולבט בעל נתוני דיפרקציה מוגדרים, כשהוא נקי מאותם אי ניקיונות, כך שאס קיימיס "ראלוקסיפניס" אחרים אשר גס הס נקייס כאמור, אין לדבר נפקות לעניין העדר החידוש או ההתקדמות האמצאתית: אס החומר הנתבע הוא אכן חומר חדש, (ועל כך כמובן יבוא הדיון בהמשך הדברים), הרי העובדה שחומר אחר גם הוא נעדר אי הניקיונות, אינה רלוונטית כלל.

מבחינה זו, יש לדחות טענה נוספת של המתנגדת : טוענת היא שאין ליתן הגנה על חומר שהוא נעדר מרכיביס שלא שמשו בתהליך הכנתו של החומר, שהרי אס הס לא שמשו בתהליך ההכנה, ברור לכל שאותס מרכיבים לא יהיו קיימיס בתוצר הסופי. התשובה לכך היא שהמבקשת אינה תובעת חומר בעלמא שהוא נעדר כלורובנזן, למשל, וגס לא תהליך

לייצור ראלוקסיפן 116.1 כלשהו הנעדר כלורובנזן. מה שנתבע בבקשה הוא לא תהליך אלא חומר, ולא סתס חומר אלא ראלוקסיפן 116.ם של חידוש או של התקדמות המצאתית באמצאה המדוברת. שאלה זו כרוכה, במקרה דנן, בשאלת נטל ההוכחה והראייה בהליכי התנגדות בפני רשום הפטנטים, וגם על כך יהא עלי לתן את הדעת, בהתייחסותי לטענות הצדדים וראיותיהם. יאמר שוב כי אין המדובר בפרסומים קודמים בעלמא, אלא בשני פרסומים, אשר הובאו על ידי המבקשת בסקירת הידע הקודם בבקשה לרישום.

3. טענת המתנגדת היא שחומר 50 המתואר ב-16א1, בע' 1066, מתואר כראלוקסיפן 1161 שאינו סולבט, שכן הנוסחה האמפירית שלו היא .22811281%02456:1). עלי לדחות טענה זו. נוסחה אמפירית של תרכובת מתארת את יחס האטומים השלמים במולקולה. לפי הנוסחה האמפירית של החומר, לא תמיד ניתן לדעת אם המדובר הוא במולקולה אשר לכדה בתוכה סולבנט כלשהו. העובדה כי בנוסחה של מולקולה לא מצוין הימצאו של

סולבנט, אין משמעותה שכי נעדרת היא סולבנט, דהיינו, כי אין המדובר הוא בסולבט של החומר. המסקנה היא, אם כך, כי מן הנוסחה האמפירית של חומר לא ניתן ללמוד את אם חומר מסוים צורתו גביש לא סולבט או סולבנט.

את טענתה סמכה המתנגדת על הספר 8קטתכ 00 ץזהתסטסוע 152 6םג אפ 5נמגא (להלן: "א115") משנת 1991, בו תואר הראלוקסיפן 1101 כבעל הנוסחה הכימית 022811271%0245116:1. טוענת המתנגדת כי מנוסחה זו ניתן ללמוד כי כבר בשנת

, עובר לתאריך הבקשה, תואר הראלוקסיפן 1101 כחומר שאינו סולבט. המתנגדת אינה מפרטת כיצד, מן הנוסחה הכימית האמורה, היא למדה שהחומר שמאחריה אינו סולבט. אין זאת, כי כוונתה היא לומר שלאור העובדה שבנוסחה לא כלול סולבנט, הרי החומר הוא אינו סולבט. בתשובה לטענה זו מפנה המבקשת למסמך מב/1 שהוגש על ידה, שהם צילומים מן החלקים הכללים של ה-א115/.1. בפרק המבוא בע' 6, בעמודה הימנית, נרשום כך:

ץ]]60ו]ו60ק5 116 15 הזסזףסזק 05 ס6הך* 8658 6₪וחש 6 חז שזס]]6 260וחסףזס [גו]5וו חח 6[קחזז5 פחזסווטסיזק 0 66160יו 6 וו 5ףודזה זס] 65החסח שזסו6ויזקסיזק -חסח ]100 5100סשחז 6 חז ][501 6יזם 8ףווז 6ז ץ]זחסווף6ז] 6זם 05/1 .180000 .5)0005 0 606 זסט6 1101 ₪5מווסקהזסס "זס] 600160 ".105וז0 05 6160)יזםחז ₪6

ואילו בפרק ה- ₪5 ][ק61)אז תק 6אזס11), בע' 782, נכתב מפורשות :

ב זס] 6חחסח ץזם)6וזקסזקהסהה 6 .8"

ו סח 1!ווסו5 ץ]01ז6ח6 5110500066

זס ,0100 הקזסחוח 6 ,הסזוםיוטץ ]ס 016ו5 6זז ".חסזוסיזסקסיזק ]0 6סחז 6וזז

כלומר, הנוסחאות כפי שמופיעות בספר, אינן מצביעות על מצב ההידרטציה של החומר, דהיינו, אין בהן אינדיקציה אם המדובר הוא בגביש שאינו סולבט או בסולבט.

לאור האמור לעיל, מן הנוסחה האמפירית המופיעה ב-1/6 וב- א%/115 לא ניתן ללמוד אם חומר 50 הוא סולבט אם לאו.

אין מחלוקת כי במאמר ב-1/10 לא נאמר מפורשות אם חומר 50 הוא סולבט או לא.

טוענת המתנגדת כי כיוון שכך הדבר, הרי אין סיבה להניח כי החומר המתואר שס הוא סולבט. גם אם לא צוין בפרסום הקודם מצב הסולבציה של הראלוקסיפן 161

כדי להגיע למסקנה כי החומר החדש, שהוא אינו סולבט, נעדר חידוש הוא? התשובה לכך שלילית.

המתנגדת לא הביאה כל ראיה לכך שהחומר 50 הוא חומר שאינו סולבט. לא די לומר כי אין סיבה להניח שהחומר בספרסום הקודם הוא סולבט. על מנת להראות כי פרסום מסויס שולל חידוש האמצאה, יש להראות כי אותו הפרסום מתאר בצורה ברורה, אשר אינה משתמעת לשתי פנים, את האמצאה הנדונה. העד מטעס המתנגדת, מר זבולון תומר, הצהיר בתצהירו כי לו ולבעלי מקצוע כמוהו, אין סיבה להניח כי הראלוקסיפן 16.1 שתואר כחומר 50 הוא סולבט. משנשאל בחקירה נגדית מיהס אותם בעלי מקצוע, השיב, כי הכוונה לכימאים פריפרטיבייס שעוסקים בקריאה. עדות של בעלי מקצוע כאלה לא הוצגה על ידי המתנגדת, ולשאלת ב"כ המבקשת השיב מר תומר כי לא הציג עדות מומחה כאמור על מנת לחסוך בהוצאות. בכל הכבוד, אין סיבה ויכולה להיות סיבה מספקת לאי הביאת ראיה בנקודה שהיא מן המרכזיות בהליך זה. לא אוכל להסתפק בעדותו של מר תומר בעניין וּה, גם אם אס אתעלס לרגע שהוא צד מעוניין, בהיותו בעליס של המתנגדת, שכן, כאמור, אין די באמירה ש"אין סיבה להניח" שהחומר 50 הוא סולבט כדי להעמיד טענת היעדר חידוש. גם אם הפרסום הקודם כולל אינפורמציה ברורה, שאינה משתמעת לשתי פנים, עליה ניתן לומר כי היא מהווה תיאור של האמצאה, הרי לא יהיה באותו פרסום כדי לשלול חידוש.

בית המשפט באנגליה נזקק לא אחת לשאלה בדבר רמת הדיוק והבהירות של הפרסום הקודם המצוטט כנגד בקשה לפטנט. בפרשת 60 110067 ₪ 6עץ1 [100678)

זסוזק 16 חס( "6וס ₪16 חס 16" 5 השועו ה66110ז1/ ₪ 5חוט)חס6 מסוזוססוופווק הסח 0 הז ]גוס 6016 הזש ]0 6020016 6101 166'5ח6זסכן 6וו 6 הזז]חז ם[ווסעו ה[6וועצ 601 6 0 ץ]166] 05 16051 6 1[גוסש זגו 6 ,50 00 ]0 1[ווסע [6זועו ששו ם חז זווס ח66 6טסו][ 0% |טר וחום]6 66'5)ה6וסק 6 חס זזם] סז זו השווסה)1 ,60וקווחם סו 016קו16ח 10 .655תפ8גוסוטפס ]0 [הגוסיזםף ]ו הד10ו60ו!פווקן זסויזק 116 הזזם!6 66'5)ח6וסק 1005 150010016 הזחו וח ז6160 מוט)חס6 סו 10 8וחום]6 66וח6וסק 6וזז זסהעו 00 0 106 .00 חחזל0זא0 זווס]1 :60זחסטחו 4 .000 ]1160100 5'ז6א16/\ חסוו!סקסיזו6]ת 4 .1 6ח| ,24 06 1 .)תת 45 (1928) 0 סי 6 הסקוו 60[ זסטסשוסו] 51902056 .66]]וו5 ]0 ]]ושו חסוומסטחז 66'5)ח6וסק 6ז

מקוסו!5 ץ]ז6160 6 ז8ווחז זס)ה6טח1 זסזזט 6הד זו 6ו 1 08!] %זה 60ותבזק 6טסת סז ".60)ח6)סכ 16 סיזס]6 6510010

לא עלה בידי המתנגדת להראות כי הפרסום ב-16א1 כולל בחובו הוראות ברורות

להפקת החומר ראלוקסיפן 1101 שאינו סולבט. נהפוך הוא, מן הראיות שבפני עולה כי על פי האמור במאמר, יתכן שהחומר 50 הוא סולבט, ויתכן שלא. בוודאי אין אלה הוראות ברורות, שאינן משתמעות לשתי פנים.

השאלה בדבר רמת הפירוט והדיוק הנדרש מן הפרסום הקודם על מנת שיהיה בו כדי

לשלול חידוש מאמצאה הנתבעת בפטנט נדונה בפסק הדין הידוע ע"א 345/87 65משטז1

תהק 60 6816ז1/ נ. מדינת ישראל ואחר וערעור שכנגד, פ"ד מ"ד(4) 45. בסקרו את המבחנים המשמשים לבחינת קיומו של חידוש, קובע כב' הנשיא דאז שמגר, בין היתר, את הדברים הבאים, בע' 103 ואילך:

"כלל שני הוא, כי המידע שהיה בידי הציבור איפשר הוצאתה לפועל של האמצאה. דרישה זו מעוגנת בסעיף 4 הנ"ל, והיא הוזכרה בפסיקתו של בית המשפט המחוזי....אם די בתיאור כללי, אשד לא מתן ללמוד ממנו כיצד לבצע את האמצאה, ואין להסתפק בציונם של תמלורים בדרך המובילה אל האמצאה שבפטנט...

כלל שלישי, הקשור לכלל האחדון, הוא, כי אין לפסול פטנט בשל חוסר חידוש, אך ורק משום שניתן למצוא זהות בין המונחים או המילים המשמשים בפטנט לבין המתואר בפסום הקודם. מבחן החידוש מתייחס למהותם של הדברים המתוארים ולא לצורתס או לניסותם.... כלל רביעי הוא, כי בבחינת הפסום הקודם מותל להצטייד בידע המקצועי הכללי כפי שהיה אותו הזמן, אולם אסור להוסיף בדדך זו :סודות ולכיבים, אשר לא נזכרו בפרסום הקודם....

כלל נוסף, המשמש אבן בוחן בשאלה זו, קושר את שאלות החידוש וההפרה: אם ביצוע האמוד בפרסום הקודם, מהווה הפרת הפטנט, איצן האמצאה נושא הפטנט חדשה...אולס, אין די בקיומה של אפשרות גדידא להפדה כאמור; יש להראות, כי הליכה בעקבות הפרסום הקודם מובילה בהכרח להפרת הפטנט..."

נראה לי כי אין הפרסום ב-16א1 עומד בדרישות שנקבעו במבחנים שלעיל: לא ניתן ללמוד ממנו כיצד לבצע את האמצאה, לא ניתן לומר כי במהות, המדובר הוא באותו החומר ואין בו די רכיבים ואינפורמציה אשר יאפשרו ביצועה של האמצאה. כפי שנראה בהמשך, הדברים אמורים גם לגבי הפטנט האמריקאי.

9. שאלת מידת הבהירות הדרושה בפרסום הקודם לצורך שלילת דרישת החידוש נדונה

לאחרונה בפסק דינו של בית המשפט לערעורים באנגליה בפרשת 6ת:[18וות5

(2 .00\\) 3161 6-5 1 31 2666, פורסם ב- 769, 43 .6 .א [2003] (להלן: "פרשת

5).. בהתייחסו לפסיקה קודמת בנושא, קובע השופט הנכבד 1180005 בע' 786:

6 ח60 66ח00זו ז6]60 ששחט קחד ה[* 6 חמ 16 [0ז0ח20) 6וז חזסיז] ה60הזסזטס 'ז60קו110 .0006 61100 60565 6ומ'זם) הסוח עום] 16 ]0 1ח6וח50016 1.6.5 ץיזוו6510/ גיזס 1 ?7 .0 1.1 31 (1862) פמחסטם ט 6!!ו11 חז 66 הווס1. ביזס.1 עש 61060 פסער השוחשו ]0 זיזסק הסוז60ו!קק 1..'5 סץף סא 160561 501 חז סו !גו]קסת 0150 15 485 .).סש.ת [1991] וס מסנווש6 ]0 )הווסחזם 6הז חזם!קאס 16 יז שיד 511]]60 6הזז עמ

6 6 ז5ווחז ]עו 15 תסו65וו 6 עוסו 6 בח ה6זקקם 1 ?1ח6ו50010 1600061 6 :65560זקא6 8וווז ע[601ידזס6- 15 6!קז6חזיזק ו 56 6 51 50010001 600061 6 ]0 6006!שוסת1 שזסחוטיזס ]0 הספזסק הזחו 6טז6סיזסק 066 01 1[ווסעו 661[מ1ז5 6 ץ[קקם סז ץ]|160ו6סזק 516 6 0ח0 ואטח יזס] 666551 116 זגוסו[זזעו 115606 וזו ]| (מוחוסף הח 5וח6חחוזסקא0 חן 6 600 הסוות6טחז 16 6'יזס]6 מסווםחזזס]חז 6 10 5חזסוחשיז חהזו[ו6הזס5 ]1 .]גו]56וו 6 וז 6 זס] ‏ 660550 15 ה6והשו 05000160 ]ו 0156006 6וז1 ]0 מסזום6ו!קקם ]גוו וס זס הסח "זס] הזססיז זח6ו10]]וו5 05יזס]] ".זח6וס

לא שוכנעתי כי איש מקצוע בעל ידע רגיל, ממוצע בתחום, היה מכין מיידית והיה מסוגל להגיע לחומר הנתבע בבקשה, ללא ניסוייס נוספי וללא צורך באינפורמציה נוספת. כדי לשכנע כי ההיפך היא הנכון, היה על המתנגדת להביא עדות מומחה, אשר תוכיח בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי הפרסום ב-1/16. מאפשר לבעל מקצוע ממוצע ליצור את החומר שבבקשה. אין המתנגדת יכולה להסתפק באמירה כללית, של מי שהוא

למעשה בעל דין, כי אין סיבה להניח שהראלוקסיפן 1101 המופיע בחומר 50 הוא סולבט.

0. לא זו אף וו- לא היה בידי המבקשת להראות ניסוייס מדעייס העוקביס אחר הוראות הכנת החומר 50, היא לא ניסתה להכין את החומר על מנת להשוותו לחומר הנתבע בבקשה. העד תומר מטעס המתנגדת אף הודה כי לא מצא בספרות כל מאמר המציין אם החומר 50 הוא סולבט או לא.

בנוסף, מן הראיות שבפני עולה כי החומר 50 שפורסם ב-1/16, מכיל כלורובנזן, שהוא, כאמור, חומר מסרטן, ואשר אינו מצוי בחומר נשוא הבקשה. לא עלה בידי המתנגדת להראות כי תוצאתו הסופית של תהליך הפקת חומר 50, כפי שפורסם ב-1/10, הוא גביש שאינו כולל כלורובנזן. בחקירתו הנגדית, הודה פרופ' ברויאר, העד המומחה מטעם המתנגדת, כי כדי להכין את החומר מס" 50, לקחו תרכובת המתוארת כחומר 29, ועשו בה הכנה כמו זו שנעשתה בהכנה של חומר 49 - ע' 88-87 לפרוטוקול. עוד העיד העד המומחה כי בתהליך ההכנה האמור, נוטלים את החומר 29, ומוסיפים לו ממס כלורובנזן (ע' 89 שורה 1-6). המסקנה מכך היא כי בתהליך הכנת החומר 50, נעשה שימוש בכלורובנזן. אמנס ניסה העד לטעון כי לאחר מכן הוסר הכלורובנזן, על לשאלת ב"כ המבקשת הוא העיד כי מה שהוסר הוא חומר אחר (ע' 91 לפרוטוקול, שורות 1-12). בנוסף, משהוסבה תשומת לבו של העד לעובדה שלאחר אותו השלב, שוב הוסף כלורובנזן והוא נשאל אם הוא יכול לאשר אם בתום תהליך ההכנה נותר כלורובנזן, השיב העד כי הוא לא יכול לאשר ואת, שכן זה לא כתוב (ע' 91, שורות 13-25). לדעת העד, אם היה נותר כלורובנזן, היו מציינים ואת. אין לעד סיבה להניח שיש כלורובנזן. (ע' 91 שורה 27 עד ע' 92 שורה 4). בהמשך הדברים מציין העד כי כימאי אורגני סביר היה יודע שצריך לזאקק את הכלורובנזן עד הסוף, וכי הוא לא יודע מה נעשה בפועל (94, שורות 6-22). אני סבור שלא היה בעדותו של העד בנושא זה כדי לשפוך אור על השאלה, אם המאמר ב-1/16 מתאר חומר שהוא חסר כלורובנזן. אין ספק שלצורך הכנת חומר 50 נעשה שימוש בכלורובנזן, חומר שהוא נעדר באמצאה נשוא הבקשה. המאמר אינו מציין אם הורחק הכלורובנזן במלואו. העדשוחץ ו8ת6ו5 ,163 ה66/1!2וכה6 תסומתש 7/396/89 שפורסמה ב-312ת. 0 ש.₪ [1992].

6וז 16ווק5ו0 010/01 5וח6חסטפסיז שה 4.3* קש[ )וו ,665ח66]]ו 11056 ]0 66ח5)6ואס

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

606 66ח600ו]וחש51 יזוס 6160 6 הז סיזווזיום0ק06 חח פסעו סיזסו1 05 זם][ס5חז ]ו וחסז] ‏ 4 6!קמתהא ]0 ה660קסז חו | 060!ז0050 | ץ]|06000- 05 >|קתמסאם ץז'ז6160 [[6] 5מסוזטזזסט 1056 ,(1) 0661 ]1 ]0 05חזה1600 |0ז6ת6 6 הזת)עו מםז 6[6066ז 0זס0ס | 1[6 | תסתתוו000 6 הזעו 1ה051516ס6חז 8חז6 ₪5 זח6וזווףיזם סו ]0 1056 6ה) ]0 20585 |ססוףסו 0 11560 15 '00]6)וטסחז* [יזסטר 116 .")][גופסיז חס 00 ₪!וופסיז 6ח0 1001 5656 6ו][ז קסטח60 6וז תזסז] 6!מ0תו00פ0ס 15 ]חס |)|ופסז 5 5008 15/ .6]קהז0א6 חסטוף 0 ]0 הסזווו6קסיז חס סוחז 660וו0סיחו 15 מסנזקס ]0 1ה6חז6[6 חם .01506015 ז!זסם)זש6חז1 הסזזוזוסקסיז 16960 0 ]0 6006]/וסח) 0 ח6טוף ,005 06 עסחז וז 4.4 ]6 116 וחסז] 561601 10 הסזזמסטחז 'ז6ו1 הזסזיז66 00661 זז זסויזק 0 ]0 16061195 קז סא6 חם 0 חזשוזז ץ[קקם טסוו חס6 1 חס 66ווסיזק 10 50/05 6 חסוזוו006 זסהז חז זו 6וז ]0 65ז0ו601] 6 ]1 ףמוטסו] )[גופסיז 5 00% 50 חז 51166655 (זסט6קו0ס11 .חזזם!6

[! .0016)זשט6חז פסטט ]]וופסיז 16 11101 סטסיזק ]סח הששו 1106 15 0105ז5ה0ות 00‏ ]1 0% 6 מסזוה6טחז ז0)60] 6 ]0 6076!שוסת! פחוס ]0 00]6ק60 15 פחזה1606 "שו]ז0ס 506 16 6טוף 0 000160 חחוש 0 00160 6 60001 ח0110ו2ק000 חס ה6וו5 .)][גופסיז חק זט 0 ]0 ק!סטסה 6וזז 01068 סו וששח חס פחזץ]6ז וה6הסקקס ח8 4.5 0 ]ווח קזזטו!סשחז ]0 בחנוסיזף 05/0 )]גופסיז 6 66ווסיזקסי זסוזוס ;5סחזתז סטח ]0 6חס סח 15 11016 101 ץ]61056 50 6!קוזסאס זשו[יזםס !סש 116 10 86ח60116 פגוסויז56 יזס] 6ק5060 זוה 506 ]1 מזס ,מ60קסז 6ה? ]ס לתהם 6 וז 5 סו 4 15 תסחחוט6ה 16 זסה קט חז6תזטח 60 )וז 6 116 0 [0'ז16וז

5. המסקנה הינה, אם כן, כי לא הוכח בפני שהוראות ההכנה של חומר 50 תובלנה

ראלוקסיפן 110.1 שאינו סולבט דווקא. 6. אסכם הדיון בעניין חומר 50 ואומר כי אין בפרסוס וה כדי להוביל למסקנה שחומר 50

הוא ראלוקסיפן 116.1 שאינו סולבט, וכי בעל מקצוע ממוצע בתחום, יכול היה לעשות שימוש בפרסום זה כדי להגיע לחומר נשוא הבקשה לפטנט.

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

הפטנט האמריקאי

.7

.8

.9

.0

.1

בהסתמכותה של הפטנט האמריקאי כפרסוס קודס השולל חידוש והתקדמות אמצאתית מן הממצאה שבבקשה דנן, מציינת המתנגדת בעיקר שתי דוגמאות המופיעות באותו פטנט, דוגמא 18, המתארת חומר שיכונה להלן "חומר 18" ודוגמא 15, המתארת חומר שיכונה להלן "חומר 15". אמנס צודקת המבקשת כי המתנגדת בסיכומיה לא התייחסה לחומר 18, ולכן, לכאורה, ונחה היא את טענותיה בקשר אליו, ואולס, הואיל ואחת הטענות המרכזיות של המתנגדת מתייחסת לחומר זה, ודיון בחומר קיים במסמכים השוניס האחרים שהוגשו על ידי המתנגדת, ספק בעיני אס ניתן לראותה כמו שזנחה את הטענה, מה עוד שבסיכומיס ובכתב הטענות מתייחסת המתנגדת לפטנט האמריקאי בכללותו.

אדון להלן בחומר 18. אין מחלוקת כי בפטנט האמריקאי לא נאמר אס החומר המתואר בדוגמא 18 הוא סולבט או שאינו סולבט. טענת המתנגדת היא כי מהעובדה שחומר 18 לא צוין כסולבט, היא מסיקה כי המדובר הוא בגביש שאינו סולבט. המתנגדת לא מצאה לנכון לערוך בדיקות אשר תוכחנה כי החומר 18 הוא הראלוקסיפןו 1161 לא סולבט שבבקשה, ומר תומר, מנהלה הכללי של המתנגדת, נימק ואת בחקירתו הנגדית בכך שלא מצא לנכון להשקיע בה שעות עבודה עליהן לא יקבל תשלוס ראוי.

עוד יש לציין כי לא הוצגו בפני ראיות חיצוניות (כגוו מאמריס אחרים או מקורות אחרים בספרות המקצועית) לכך שחומר 18 הוא ראלוקסיפן 116.1 שאינו סולבט. מר תומר העיד בחקירתו הנגדית כי לא מצא מקורות מקצועיים כאמור.

לאור האמור לעיל מגיע אני למסקנה כי לא הוצגה כל הוכחה לכך שחומר 18, המתואר בדוגמא 18 בפטנט האמריקאי, הוא ראלוקסיפן 116.1 גבישי שאינו סולבט.

אעבור עתה לדיון בחומר 15. נכון כי טענה ספציפית לגבי חומר זה לא הופיעה בכתב הטענות מטעס המתנגדת, אולס מוצא אני כי יהיה זה נכון לדון בטענה זו גס כן, באשר בכתב טענותיה, טענה המתנגדת כי החומר המתואר בפטנט האמריקאי הוא והה לחומר הנתבע כאן. ואת טענה כללית, וניתן לראות אותה, במקרה הזה, ככוללת גס טענות לגבי קטעיס כאלה או אחריס שבפטנט האמריקאי, על הדגמותיו. אולס מעבר לכך, וזה החשוב: גס חומר 15 אין בו כדי לשלול את החידוש מן הממצאה דנן, וזאת בדיוק מאותס נימוקיס שחומר 18 אין בו כדי לשלול חידוש כאמור.

לא זו אף זו: על פי האמור בעמודה 26 על הפטנט האמריקאי, נקודת ההיתוך של חומר 15 היא ביןו ?221 ל-"224 , כ-40% נמוכה מנקודת ההיתוך של הראלוקסיפו 116.1 שבבקשה. נכון הדבר כי אין בנקודת היתוך קרובה, כשלעצמה, כדי ללמד על כך שהמדובר הוא בשני חומריס זהים, אולס הפרש ניכר בנקודות היתוך של שני חומריס יש בו משוס אינדיקציה לכך שהחומריס שוניס במבנה הגבישי שלהס.

לאור האמור לעיל, אין בחומר 15 שבפטנט האמריקאי כדי לשלול חידוש מן הממצאה שבבקשה דנן.

ראינו כי דיפרקציה של קרני א הינה שיטה לזהות חומר גבישי מסויס, באופן שתוצאות הבדיקה משמשות מאפייניס המגדיריס את החומר. ואת טביעת האצבע (זתנזק ז₪6ַח₪) של החומר.

אילו הייתה בידינו דיפרקציה של קרני א של אחד החומריס המהוויס בסיס לטענת אי החידוש לה טוענת המתנגדת (חומר 50, חומר 18, חומר 15), ניתן היה לומר בבירור אם אחד החומריס זהה לחומר הגבישי הנתבע בבקשה לפטנט. למעשה, ללא דיפרקציה של קרני א של החומריס שבפרסומיס הקודמים, לא ניתן לומר כי הם, או למצער אחד מהם, זהה לחומר שבבקשה. לגבי חומר 50, הודה אף העד מטעס המתנגדת, פרופ' ברויאר, כי ללא דיפרקציה של קרני א שלו, לא ניתן לקבוע בוודאות אס הוא זהה או שונה מן החומר הנתבע בבקשה לפטנט (ראה בע' 83 לפרוטוקול).

מנכ"ל המתנגדת הסביר את העובדה שלא מצא לנכון לבצע דיפרקציה של קרני א בכך שהיה סבור שהנטל להוכיח את השוני בין החומריס מוטל על המבקשת, וכי לא רצה להשקיע כספיס בדבר. בכל הכבוד, לא נראה לי כי סיבות אלה הן בגדר סיבות מספקות לאי הבאת ראיות כדי לבסס את טענתה של המתנגדת לזהות בחומריס. השאלה היא, בין היתר, שאלה של נטל הראיה, על מי מוטל הוא במקרה דנן - בכך אדון בהמשך הדברים.

נטל השכנוע ונטל הראיה

נטל השכנוע בהליכי התנגדות לרישום פטנט מוטל על מבקש הרישום. נכון הדבר כי בעבר פסק רשס הפטנטים כי לשיטתו, משהוגשה התנגדות לרישום, נטל השכנוע מונח על כתפו של המתנגד (התנגדות לרישום פטנט מס' 36461 ד"ר ישעיהו נבנצל ואח' נ. ‏ 167867

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

.6 1501005 60ט/ 6163%טצ1 , אולס אני סבור כי לאור קביעת בית המשפט העליון בע"א 665/84 סאנופי בע"מ נגד אוניפארם בע"מ וערעור שבנגד, פ"ד מ"אן4) 729, וכן החלטת רשס הפטנטיס הנכבד בהתנגדות לרישום פטנט מס' 71871 זסע3ע

ננגד אוניפארם בע"מ, ההלכה הינה כי נטל השכנוע לכך שהמצאה כשירה לרישום מוטל על המבקש, ולא על המתנגד.

יחד עם ואת, אין פירוש הדבר כי המתנגד פטור מהבאת ראיות לתמיכה בטענותיו העובדתיות. כלומר, לא מן הנמנע, כבכל הליך אזרחי אחר, שנטל הראיה ינדוד לו בין המבקש למתנגד, הכל בהתאם לנסיבות העניין בכל מקרה ומקרה. מתנגד הטוען לקיומו של פרסוס קודם השולל מן הממצאה את החידוש שבה, עליו להיכבד ולהביא ראיות כדי להוכיח שאותו הפרסוס אכן שומט את בסיס מתחת לטענת החידוש שבבקשה לפטנט. אין הוא יכול להסתפק בטענה בעלמא, מבלי להוכיח כדבעי את קיומו של הפרסוס הקודם. יתכן ועס המצאת הראיה, יעבור נטל הראיה אל כתפי המבקש, אשר יידרש להביא ראיות כדי להוכיח כי אין בפרסוס הקודם כדי לשלול את היותה של הממצאה משום אמצאה חדשה. אומר אף זאת: יתכן שבמקרה מסוים, יהיה די בהצגת הפרסוס הקודמס, ללא ראיות נוספות בשלב הראשון, כדי להעביר את נטל הראיה אל כתפי המבקש. בסופו של יום, יהיה על רשס הפטנטיס לבחון את הראיות שהוגשו לו, את עדויות השונות והחקירות הנגדיות, ולהחליט, מתוך המכלול הזה, שלעיתיס קרובות הוא מורכב מאוד, באם עלה בידי המבקש לשכנע כי ממצאתו כשירה לרישום. אס כפות המאזניס תהיינה מאוזנות, דהיינו, אס יוותר בלב הרשס ספק, הוא יפורש לטובתו של המתנגד, באשר משמעותו של ספק הוא כי המבקש לא הצליח במלאכת השכנוע, במלאכת הרמת נטל השכנוע.

יישוס הכלליסם האמוריס על המקרה שבפני מביאני למסקנה כי המבקשת הרימה את נטל השכנוע, והראיות שבפני מצביעות על כך כי המדובר הוא בממצאה חדשה. לא מצאתי בראיות שהוגשו מטעס המתנגדת כל ראיה אשר יהיה בה כדי לסתור את ראיות המבקשת.

אין זה מקרה בו יכולה היתה המתנגדת להסתפק בהצגה של הפרסומים הקודמים, מבלי להמציא ראיות פוזיטיביות לכך שהחומריס המתוארים בהס זהים לנתבע בבקשה לרישום דנן. כפי שראינו לעיל, לא ניתן ללמוד מן הפרסומיס הקודמיס כשלעצמם, כי הראלוקסיפן 116.1 המתואר בהס הוא לא סולבט. לצורך כך, ניסתה המתנגדת להביא ראיות חיצוניות, של מומחיס מטעמה, אשר ייפרשו את הפרסומיס הקודמים וישכנעו כי החומריס הס זהים. הדבר לא עלה בידי המתנגדת, כפי שראינו לעיל, שכן מסקנות המומחיס התבססו בעיקר על השערות לגבי פעולות שאולי נעשו בחומריס האמוריס (פעולות שלא תוארו בפרסומים), על ניתוח לוגי בדרך השלילה (כגון שמכך שבפרסום

24

הקודמס לא נאמר שהחומר הוא סולבט, ניתן להסיק כי המדובר הוא בחומר שאינו סולבט), על פרמטר שאינו משמש באופן מובהק לזיהוי חומריס והשוואה בין חומריס שוניס (נקודת היתוך), ועל נקודת מוצא מוטעית של אותס מומחים כי פטורה המתנגדת מלערוך ניסוייס במקרה זה.

1. במקרה כגון המקרה דנן, אין המתנגדת יכולה להיות פטורה מעריכת ניסוייס להצגת תוצאותיהם, שאס לא כן, יוביל הדבר לתוצאה שאינה רצויה, וחיא כי מתנגד יוכל להסתפק לו בהבאת טענות בהסתמך על פרסומיס קודמיס אשר אינס ברורים דיים, ובכך להעביר את נטל הראיה אל כתפי המבקש. נראה לי כי אין זו תוצאה רצויה ונכונה.

2. לאור האמור לעיל, לא הייתה המתנגדת במקרה דנןו רשאית שלא להציג דיפרקציה של קרני א לגבי החומריס שבפרסומיס הקודמים, למשל, בטענה כי אין גה מתפקידה לעשות כן. היה עליה לבסס את הסתמכותה על הפרסומיס הקודמים, פרסומיס אשר לא ניתן להסיק מהם, כשלעצמם, מסקנה בדבר היעדר חידוש או התקדמות אמצאתית באמצאה הנדונה.

סוף דבר

3. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את ההתנגדות.

4. המתנגדת תשא בהוצאות המבקשת ושכ"ט עו"ד בהליך ההתנגדות בסכום כולל של 0 ₪ , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. בקבעי את סכום ההוצאות כאמור, הבאתי בחשבון את מחדלה של המבקשת להביא את העד לוק לחקירה על תצהירו, דבר אשר יכול היה לסייע בידי כל המעורבים בדבר ללבן ביתר קלות את השאלות שהיו שנויות במחלוקת.