סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני פוסק בקניין רוחני

התנגדות לרישום סימני מסחר מט' 113595 1- 113596 -

"010 00 זי

מבקשת הרישום: תיק ותיק בעי/מ 0 ע''י ב'יב עו'יד גיל פלד (להלן: ''המבקשת'') המתנגדת לרישום: ג זג אסזדג אאתתדאןז ס,זסעיס 6גג ]וא

| עייי ב''כ ד'יר שלמה כהן ושות' (להלן: ''המתנגדת'')

רקע וטענות הצדדים

1. המבקשת הגישה שתי בקשות לרישום סימני מסחר יי2001, 0 10/0 /איי, כדלקמן:

א. בקשה מס' 113595 לגבי ייעורים מעובדים ובלתי מעובדים וסחורות העשויות עור שאינן כלולות בסוגים אחרים, תיבות ותיקי נסיעה, תיקי יד, תיקי נשיאה, ילקוטים, תרמילי גב ואמתחות, ארנקים ותיקי מסמכים, מתזיקי מפתחות; כולל כלולים בסוג 18'י.

ב. בקשה מס' 113596 לגבי יישוקים ותיקים שאינם כלולים בסוגים אחרים; כולל נכללים בסוג 22יי.

ג. הסימנים בשתי הבקשות אינם מעוצבים. הסימנים שרישומם נתבקש בשתי הבקשות דלעיל יכולו להלן: ייהסימנים המבוקשים או ייהסימן המבוקש, בהתאם להקשר הדברים.

2. עת הוגשו הבקשות לרישום הסימנים המבוקשים, הייתה המתנגדת בעלים של סימן מסחר רשום מס' 76207 "0'2001,/0 1806א", אשר נרשם בסוג 9 לגבי יימשקפיים ומסגרות משקפיים, משקפי שמש, עדשות (אופטיות) ונרתיקים לסחורות הנייליי.

3. ההתנגדות לרישום הסימנים המבוקשים הוגשה במר 1999.

4. במקביל להגשת ההתנגדות, הגישה המתנגדת שתי בקשות לרישום סימן מסחר %"010עי0 6אג1א", כדלקמן:

א. בקשה מסי 126605 לגבי ייעור ומוצרי עור, ומוצריס העשויים מחומרים אלו; מזוודות ותיקי נסיעה, תיקי עסקים, תיקים, תיקי יד, תיקי בית ספר, תרמילי גב; ערכות נסיעה (מעור); פריטים קטנים מעור, בעיקר ארנקים, ארנקי כיס, מחזיקי מפתחות, תיקי מותניים, תיקי חגורה; מטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטיס רתמות ודברי אוכפנות; הנכללים כולל בסוג 18'י.

בקשה מס' 126606 לגבי ייהלבשה, כולל כל סוגי ההלבשה לגברים, נשים וטף; הלבשת ראש; הנעלה כולל כל סוגי הנעליים ומגפיים לגברים, נשים וטף; הנכללים כולם בסוג 25י.

בהליכי רישום הסימנים הנוספים דלעיל, יוצגה המתנגדת עייי משרד עורכי דין אחר ולא על ידי בא כוחה בהליכי התנגדות. בקשות אלה נבתנו, פורסמו, ומשלא הוגשו התנגדויות, נרשמו ביולי 2000.

בוחן סימני המסחר אשר בחן בקשות אלה, מתוך טעות, לא שם לב לכך כי קיימות בקשות לרישום קודמות, הן הבקשות נשוא ההתנגדות דנן, ואישר כאמור את הבקשות לפרסום.

המתנגדת לא הסבה את תשומת לבו של הבוחן לקיומן של בקשות קודמות ולהליכי ההתנגדות לרישומן, אשר התנהלו בפני הרשם.

סימני המסחר אשר נרשמו בעקבות הבקשות הנוספות דלעיל יכונו להלן: ייהסימנים הנוספים'י.

5. הצדדים ויתרו על קיום הדיון בפני רשם סימני המסחר ובקשו כי תינתן החלטה על סמך החומר שבתיק.

6. להלן תמצית טענות המתנגדת, כפי שמצאו את ביטויין בכתב טענותיה ובסיכומיה:

א. המתנגדת היא הבעלים של הסימן 0'2001,0"7) 806/%א*. היא מייצרת, משווקת, מוכרת ומפרסמת מזה שנים רבות בהיקפים ניכרים מוצריס רבים, לרבות מוצרי עור, תוך שימוש בסימנה. היא אחת החברות המובילות באירופה בתחום האופנה. מוצריה רכשו מוניטין רב.

המתנגדת השקיעה ומשקיעה סכומים רבים בפרסום. סימנה זכה, בעקבות כך, להכרה והוקרה בקרב קהל הצרכנים בישראל.

הסימנים המבוקשים דומים מאוד חזותית וזהים פונטית לסימנה הרשום של המתנגדת, מס' 76207, ולכן פסוליס לרישום לפי סעיף 9(11) לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ג - 1972 (להלן :'יהפקודהי).

רישום של הסימנים המבוקשים יגרם להטעיית הצרכנים, לערבוב ולבלבול, ויפגע קשות במוניטין הרב שצבר סימן המתנגדת. בסימנים המבוקשים יהיה אף כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת ופרועה. לכן, פסוליס הס לרישום לפי סעיף 6(11) לפקודה.

נוכח הדמיון הרב בין הסימנים המבוקשים לסימנה של המתנגדת, אין בסימנים המבוקשים כדי להבחין בין הטובין של המבקשת לבין אלו של המתנגדת. לכן, פסוליס הסימנים המבוקשים לרישום, גם לפי הוראות סעיף 8(א) לפקודה. בסיכומיה, התייחסה המתנגדת לסימנים הנוספים, אשר נרשמו במהלך הליכי ההתנגדות, וטענה כי גם הס מהווים בסיס לטענה כי הסימנים המבוקשים אינם כשרים לרישום לאור הסימנים הנוספים הרשומים, בשל הוראות סעיף 9(11) לפקודה.

עוד טוענת המתנגדת כי סימנה 00'2021,0"7) .146" הוא סימן מפורסם הזכאי להגנה רחבה לאור הוראות סעיף 46א' לפקודה, סעיף 6 §15 לאמנת פריז,

והסכם 1125. אציין כי טענה זו נטענה בהתייחסות לשאלת תחולתו של סעיף 46א' לפקודה על המקרה שבפנינו, לאור הוראות סעיף 52א' לפקודה, הקובע מעין הוראות מעבר למקרים כאלו. יחד עם זאת, היות וכפי שנראה להלן, לא הוכיחה המתנגדת כי סימנה הוא ייסימן מפורסם בישראל במובן הוראות 'יאמנת פריז והסכם 18125 או ייסימן מסחר מוכר היטב במובן סעיף 1 לפקודה, אין צורך כי אדון בדבר תחולתו של התיקון לפקודה משנת 2000, אשר הוסיף, בין היתר, את הוראות סעיפיס 46א' ו52-א' לפקודה.

טענותיה של המבקשת הן, בתמצית, כדלקמן:

המבקשת היא חברה העוסקת בעיצוב ושווק תיקים, ועושה שימוש בסימן "201,0 1/1800" משנת 1995. בשנת 1996 היא השקיעה ממון רב בעיצוב קו מוצרים לסימן וביצירת מוניטין עבורו.

המבקשת והמתנגדת עוסקות בתחום מוצרים שונה, ולכן רישום הסימנים המבוקשים לא יפגע במתנגדת.

רישום סימן המתנגדת בסוג 9 בלבד (עת החלו הליכי ההתנגדות - י.א.) מעיד על וויתור מצד המתנגדת על רישום הסימן בסוגים נוספים.

ראיות:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

השוני בין הסימנים ותחום המוצרים השונה מסיר כל חשש להטעיה ובלבול הצרכנים.

למבקשת מוניטין מתמשך ומוכח בסימנה בישראל, והיא עושה בו שימוש קבוע וברוף במשך ארבע שנים.

יצירת מוניטין לסימן המתנגדת מחוץ לגבולות ישראל אינו רלוונטי לרישום סימן מסחר בישראל.

לעניין הסימנים הנוספים טוענת המבקשת בסיכומיה, כי אין להביאם בחשבון, שכן הבקשה לרישום הוגשה לאחר שהוגשה הבקשה דנן.

8. מטעס המתנגדת הוגש תצהירו של מר 02609461 001מ8א16, שהוא מנהל הכללי של המתנגדת. להלן עיקרי הדברים שבתצהיר:

א. ב. ג. למתנגדת 143 סימני מסחר ובקשות לרישום ברחבי העולם.

סימן המתנגדת זכה לפרסום רב בעולם בתחום הבגדים ומוצרי עור קשורים, וכן בתחום האביזרים, התיקים והמשקפיים. המתנגדת השתמשה ברציפות בסימנה החל משנת 1967. מוצרים הנושאים את הסימן נמכרו ברחבי העולם בכמויות משמעותיות, החל מראשית שנות ה-90-. בנקודה זו אעיר כי העד אינו מציין באו שנה בדיוק החל שימוש משמעותי בסימן. החומר הראייתי שצורף לתצהירו מתייחס כולו לתקופה של סוף שנות התשעים דווקא. למעשה, הקטלוגים הרבים שצורפו לתצהיריס שהוגשו מטעס המתנגדת הם מהשנים שלאחר הגשת הבקשה לרישום הנדונה.

העד מצרף רשימה של מדינות בהן משווקים מוצרי המתנגדת.

העד מצרף, כאמור, קטלוגים שונים של מוצרי המתנגדת, מהשנים 1999 ו2000-. סימן המתנגדת רכש מוניטין הודות לשימוש מאסיבי בו ולפרסומו ברחבי העולם. בתחילת שנות ה-90-, הוסיפה המתנגדת אביזרי אופנה לקולקציות שלה. העד מצרף, להוכחת טענתו זו, קטלוגים שונים וחומר פרסומי, על הקטלוגים הס מהשנים 1998 ואילך, ואילו החומר הפרסומי הוא בגרמנית, ואינו נושא תאריך. היקף המכירות נטו של המוצרים הנושאים את הסימן ‎ 00'2021,0"‏ 1%" בין השנים 1993 עד 1998 הוא מעל חצי מיליון דולר ארהייב - כך מעיד המצהיר. הוא אינו מצרף פילוח הסכום לפי שנים.

ההשקעות בפרסום במהלך חמש השנים שקדמו למועד התצהיר (1995 עד 2000 לערך -- י.א.) היו מעל 22 מיליון דולר ארהייב. העד מצרף חומר פרסומי ממגזיניס שונים. הפרסומים הס מהשנים 1998 עד 2000, פרט לאחד מהם שהוא משנת

א.

יב.

יג.

יד.

ו

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. והוא מתייחס למוצרי סריגה. כן צרף העד תכנית שוק בגרמניה לשנת 0.

לגבי מכירות בישראל מעיד העד, כי מוצרים הנושאים את סימן המתנגדת נמכרים בישראל החל משנת 1994. בין השנים 1994 ל- 1998 נמכרו מוצרים בהיקף של 50,000 דולר ארהייב. העד אינו מפרט לאילו מוצרים מתייחסים הנתונים, האם למשקפיים בלבד או שמא למוצרים אחרים. התייחסות כזאת לא מצאתי בחומר הראיות האחר מטעס המתנגדת.

העד מציג טבלאות ובהן נתונים מספריים לגבי ביקורי תיירים בישראל, וטוען כי מספר גדול של תיירים בישראל באיס ממדינות בהן משווקים מוצריס הנושאים את סימן המתנגדת. עוד מציג העד טבלת יציאות ישראלים לחוייל וטוען כי ישראלים חשופים בחוייל למוצרי המתנגדת הנושאים את הסימן.

העד מעיד על התطابق בין הטובין הנושאים את סימן המתנגדת לבין הטובין לגביהן נתבקש רישום הסימנים המבוקשים. כן מעיד העד על הדמיון ההזותי והפונטי בין הסימנים.

המתנגדת מגנה על זכויותיה בסימנה ברחבי העולם.

קיימת סכנה כי אם ירשמו הסימנים המבוקשים, צרכנים בישראל יהיו סבורים כי מוצרי המבקשת מקורם במתנגדת.

העד מצרף קטע מעיתון ידיעות אחרונות, כראיה לכך שמוצרי המבקשת אינם באיכות גבוהה.

תצהיר נוסף שהוגש מטעס המתנגדת הוא תצהירו של נשיאה, מר [1180% 2מוס1], ש נרשם כדלקמן:

א. העד נותן פרטים לגבי סימניה הרשומים של המתנגדת בישראל, לרבות הסימנים הנוספים.

"0010 1486א* הוא סימן מאוד מפורסם בעולם ובישראל. העד מפרט שותפים לעסקיה של המתנגדת, וכיינים, חנויות מסוגים שונים ועוד.

העד מצרף לתצהירו קטלוג מוצרים לסתיו - חורף 2001, ומציין כי היקף המכירות של מוצרים הנושאים את סימן המתנגדת בשנת 2000 היה כ-111 מיליון דולר ארהייב. ההשקעות השנתיות בפרסום המוצרים מגיעות לכ- 4.6 מיליון דולר.

העד מצרף תוצאות סקר שוקים בו נתונים לגבי מודעות למותגים. המודעות לסימן המתנגדת בגרמניה היא 68% ובדנמרק - 84%.

העד מאמין כי צרכנים בישראל מודעים לסימן המתנגדת. מוצריו נמכרים בישראל מאז שנת 1994. למתנגדת 130 לקוחות בישראל. המתנגדת עיצבה 30 חלונות ראווה עם סימנה בישראל. העד מציין כי הוא מצרף צילומיס של אלה,

על פי פועל צורפה סריקה של צילום חלון ראווה אחד, ללא שם החנות וללא תאריך.

העד מעיד כי במשך השנים 1999 ו2000- היקף המכירות של מוצרי המתנגדת בישראל היה 138,248 דולר ארהייב. העד בחר שלא לפרט באילו מוצרים המדובר.

0. מטעס המתנגדת הוגש תצהירו של מר רן אלי, המשמש כמנהל אצל המבקשת. להלן עיקרי הדברים מתצחירו של מר רן:

א.

המבקשת עוסקת בייצור ובשיווק תיקים בישראל, המיוצרים על ידי ספקים באר ובחו"ל. למבקשת 21 חנויות בישראל, הנושאות את שמה.

המבקשת החלה לעשות שימוש בסימן המסחר שלה בשנת 1995. בחירת הסימן נעשתה על סמך הקשר התרבותי בין שמו של הנוסע האיטלקי המפורסם מן המאה השלוש עשרה, אשר התפרסם במסעותיו לסין, לבין מוצרי המבקשת. בחלק גדול מפרסומיה מופיע הסימן המבוקש על רקע איור של הנוסע הדגול. בשנת 1996 פנתה המבקשת למעצב על מנת שזה יעצב עבורה לוגו ואטיקטיס עבור סדרת מזוודות ותיקים שלה.

מאז 1996 עושה המבקשת שימוש קבוע ורצוף בסימן המסחר.

המצהיר מצרף את רשימת הפריטים מתוך מחשב המבקשת, אשר נושאים את הסימן המבוקש.

המבקשת יצרה מוניטין לסימן, והציבור למד לזהות אותו עס מוצריה. המבקשת השקיעה וממשיכה להשקיע ממון רב ביצירת מוניטין למוצריה ולסימן. המצהיר מצרף פרסום מהעיתונות לגבי מוצרים הנושאים את הסימן.

לדעת המצהיר, קיים שוני חזותי בין הסימן המבוקש לבין סימן המתנגדת, והציבור לא יתקשה להבחין ביניהם. לדמיון הפונטי אין משמעות רבה, שכן בסוג המוצרים המדובר, עיקר הפנייה לציבור נעשית באופן חזותי.

עיקר עיסוקיה של המתנגדת הוא בביגוד, משקפיים ומוצרים אחרים שאינם נופלים בגדר הטובין המפורטים בסוגים 18 ו- 22, לגביהם נתבקש רישום הסימנים המבוקשים.

המצהיר מפרט את היקפי המכירות של המבקשת והוא מצרף העתק מן הדוחות הכספיים שלה. אציין כי מהאמור בנקודה זו בתצהיר ומדוחות אלה לא ניתן ללמוד כמעט דבר, שכן אין כל התייחסות להיקפי המכירות של מוצרים הנושאים את הסימנים המבוקשים.

המתנגדת אינה מייחסת כל חשיבות לשוק הישראלי, ומכירותיה בישראל בסכומים זניחים.

המצחיר ומנהליה האתריס של המבקשת נוסעים לעיתים קרובות מעולם לא נתקלו במוצרי המתנגדת בחו"ל.

יב. כל הפרסומים שצרפה המתנגדת לתצהיריה הם מהתקופה שלאחר הגשת הבקשות לרישום הנדונות.

יג. הקהל הישראלי אינו חשוף לפרסומים אותם צרפה המתנגדת.

יד. אין בקטע העיתונות הדן באיכות המוצרים משום הוכחה בדבר איכות המוצרים של המבקשת.

טו. קבלת ההתנגדות תפגע בזכויות המבקשת ותגרם לכך שסכומים שהשקיעה בקשר עס הסימן ירדו לטמיון.

רישום ''הסימנים הנוספים'' ותוקפו

על מנת להכריע בטענות המתנגדת כי הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום בשל הוראות סעיף 9(11) לפקודה, עלי לקבוע תחילה את מעמד ותוקף הסימנים הנוספים.

אין ספק כי רישום של הסימנים הנוספים מקורו בטעות. בוחן סימני המסחר אשר בחן את הבקשות לרישומם לא שם לב לכך כי קיימות בקשות לרישום קודמות, הן הבקשות נשוא החלטה זו, וכי תלוייס ועומדי הליכי התנגדות לרישומן בפני רשם סימני המסחר. אילו היה ער הבוחן לקיומן של הבקשות דנן, היה נוהג כפי שנהוג במקרים דומים: היה מודיע למבקשת הרישום, היא המתנגדת דנן, כי בחינת הבקשות לרישום הסימנים הנוספים תושהה עד לגמר הליכי ההתנגדות, שהרי אם נדחית ההתנגדות דנן, בקשותיה של המבקשת דנן קודמות, וכנגד בקשות המתנגדת, מן הדין היה ליתן השגה לפי סעיף 1.

הטעות המצערת של בוחן סימני המסחר נתנה למתנגדת, שלא כדין, קדימות על פני הבקשות דנן. קדימות זו, למעשה, עלולה לפגוע במבקשת ממספר בחינות: ראשית, היא מקנה לכאורה למתנגדת יתרון דיוני ומהותי גדול מאין כמוהו, באשר חי אקימה למתנגדת טענה חזקה ביותר, המבוססת על סעיף 9(11) לגבי טובין בהגדר והה להגדר הטובין של הסימנים המבוקשים, טענה שאלמלא הטעות, לא הייתה באמתחתה של המתנגדת. שנית, היא פוגעת פגיעה חמורה בזכות הקניין של המבקשת, באשר קבלת הטענה כי הסימנים המבוקשים אינם כשירים לרישום לאור הסימנים הנוספים, משמעותה אי מתן זכות קניינית של רישום בפנקס, רק בשל טעות של רשות מנהלית, היא לשכת סימני המסחר במקרה דנן.

לכאורה, ניתן להניח לטעון, כי משלא התנגדה המבקשת לרישום של הסימנים הנוספים, הרי יש להשאיר את רישום של כנו ואין למבקשת אלא להסתמך על עצמה בלבד. טענה זו הייתה יכולה להישמע, אילו הרישום בפנקס היה מעניינת של הצדדים לדיון בלבד, אולם לא כך הדבר: מתפקידו של רשם סימני המסחר, בין היתר באמצעות בוחנו,

להשגיח על כך כי בפנקס סימני המסחר לא ירשמו סימנים שאין לרשום, וכי הליכי הרישום יכללו את כל הבדיקות הדרושות, לרבות אלו הקשורות לבקשות לרישום קודמות ולהליכים תלוייס ועומדים בפני הרשם. זהו, לדעתי, חלק מתפקיד ניהול הפנקס על-ידי הרשם, במסגרת אחריותו של הרשם לטוהר הפנקס.

אכן, המבקשת דנן התרשלה בכך שלא הייתה ערה לבקשה לרישום הסימנים הנוספים או לאפשרות הקיימת בידה להתנגד לרישומם. יחד עם זאת, איני יכול שלא להתייחס גם לחלקה של המתנגדת בטעות שארעה: גם לא מוטלת עליה חובה ברורה שבדין לעשות כן, מצופה היה מן המתנגדת כי תסב את תשומת לבו של הבוחן, אשר הטיפול בבקשות לרישום הסימנים הנוספים נמסר לו, לקיומן של ההליכים התלוייס ועומדים בפני הרשם. אני סבור שמידת ההגינות מחייבת הייתה כי המתנגדת תפעל כך, ותסייע בידי הרשם לנהל הפנקס באופן ראוי ולעשות צדק בהליכים שבפניו. לא חייתי אומר כי מחדל וה של המתנגדת, בהכרח וכשלעצמו מביא לביטול רישום של הסימנים הנוספים, אולם מרתף הוא כצל ממעלה - מעל השיקולים הנוספים אותם ציינתי לעיל ואליהם אתייחס גם בהמשך דברי.

החלטות של לשכת סימני המסחר לקבל בקשה לרישום, להורות על פרסומה ולרשום סימן מסחר, הן החלטות של רשם סימני המסחר. אילו החלטות מנהליות, הנעשות מכוח הסמכויות שניתנו לרשם סימני המסחר בפקודה. השאלה היא, האם רשאי רשם סימני המסחר לחזור בו מהחלטתו, דהיינו, לבטל את החלטתו בדבר קיבול סימן, פרסומו ורישומו בפנקס?

התשובה לשאלה דלעיל הינה חיובית. רשם סימני המסחר, ככל רשות מנהלית אחרת, מוסמך ככלל לבטל החלטה שלו עצמו, אם כי לא בכל מקרה הוא יעשה כן, כפי שאדון להקן.

לא מצאתי בפקודה הוראה המסמיכה את רשם סימני המסחר לבטל החלטה בדבר קיבול בקשה לרישום סימן מסחר, בשלב שלאחר רישומו של הסימן. סעיף 26 לפקודה מסמיך את הרשם שלא לרשום סימן מסחר אם הבקשה קובלה בטעות, אולם אין הוא מסמיך את הרשם למחוק את הרישום, אם הסימן נרשם בינתיים. יחד עם זאת, העדר הסמכה מפורשת אין משמעותה, במקרה כגון המקרה דנן, כי אין הרשם מוסמך לעשות כן. איני סבור כי סעיף 26 הנייל קובע הסדר שלילי, לפחות לא ככל שהמדובר הוא בטעות מסוג הטעות שנעשתה במקרה דנן. המדובר הוא בטעות שאינה טעות שבשיקול דעת, אלא בטעות שהינה, לכאורה, טכנית, אך למרות היותה כזאת, השלכותיה חמורות ופוגעות בוכויות קניין או שוללות אותן שלא כדין.

סבור אני כי פרשנות ואת של הפקודה, לפיה מוסמך הרשם, במקרה של טעות מסוג הטעות הנדונה, לבטל החלטה מנהלית שנעשתה על ידו, עולה בקנה אחד אף עס הוראות סעיף 38 לפקודה, המתיר למי שנפגע מכך שתרשומת פלונית נרשמה בלי סיבה מספקת, לפנות לרשם ולבקש את ביטולה. לאור הוראות סעיף 39 לפקודה, ברור כי מחיקה כזאת יכולה להתייחס למחיקה של רישום הסימן. אם לפי בקשת אדם שנפגע מרישום סימן בלי סיבה מספקת מוסמך הרשם לבטל רישומו של סימן, איני רואה סיבה לקבוע שלא קיימת לו סמכות כזאת גס ללא בקשה, במקרה בו מדובר בטעות בולטת וברורה בהליך הבחינה.

נכון שלא די בכך שאין הפקודה שוללת את סמכות הרשם לבטל החלטה שלו עצמו, ויש צורך בקיומה של הסמכה, באופן פוזיטיבי, לצורך כך. אולס, לפני דיון בדבר קיומה של סמכות כללית לעשות כן, מן הראוי היה לשלול את האפשרות כי כוונת המחוקק הייתה שלא להעניק לרשם סמכות כאמור, במקרה כגון המקרה דנן; שהרי אם היינו מגיעיס למסקנה כי סעיף 26 לפקודה מלמד על קיומו של הסדר שלילי במקרה בו נרשם כבר הסימן, הרי חיפוש אחר סמכות כללית, מיתר היה. ראה לעניין אה בספרו של יצחק זמיר, ההסמכות המינהלית, בהוצאת נבו, בעי 1000 :

+ לא זו בלבד. גם כאשד חוק מיוחד מעניק סמכות ביטול לרשות המוסמכת עצמה, בתנאים אלה או אחלים, עדיין אין בכך בהכרת כדי לשלול מאותה רשות את סמכות הביטול הכללית לפי סעיף 15...

... קשה לגזוד ממקרים אלה כלל רחב, האומר מה הנסיבות בהן נשללת מן הדשות סמכות השינוי והביטול לפי סעיף 15 לחוק הפרשנות. פסקי די( נוספים, שדנו בשאלה זאת, משאירים את התמונה מעורפלת. נראה כי בשלב זה צריך להסתפק בשיקולים כלליים. השיקול המרכזי נעוץ בתכלית החוק המעניק את הסמכות. מבחינה זאת השאלה היא, אם סמכות השינוי והביטול לפי סעיף 15, שהיא סמכות להכת וגמישה, משדתת את תכלית התוק. לצודך תשובה יש לשקול, כרגיל, את טובת הציבור כנגד טובת הפרט. דומה כי במאזן בין שיקולים אלה, יש טעם טוב לקיים את סמכות השינוי והביטול לפי סעיף 15, אפילו אס קיימת דרך נוספת לשינוי וביטול, אלא אס קיימים, בנסיבות שע עניין מסוים שיקולים מיוחדים נגד קיום הסמכות. הטעם כפול. ראשית, באופן כללי הגמישות המנהלית, הנובעת מסעיף 15, משדתת את טובת הציבור. שנית, הפעלת הסמכות לפי סעיף 15 כפופה לסייגים, שנקבעו בפסיקה, באופן המקטין את החשש שמא הדשות המנהלית תעשה שימוש לרעת בסמכות זאת./

לא אוכל לקבל את טענתה של המתנגדת כי לאור הוראות סעיף 65 לפקודה, אי אפשר להתעלס מסימניה הנוספיס של המתנגדת. נכון כי סעיף אה משמעו כי תעודת הרישום מהווה ראיה לכאורה לעשיית הרישום ולתוכנו, אולס המדובר הוא בראיה לכאורה, ולא חלוטה. אני סבור שסעיף 65 לפקודה לא שולל את סמכותו של רשם סימני המסחר לבטל רישום של סימן שנרשם מתוך טעות, לפחות לא כאשר המדובר הוא בטעות כגון זו שלפנינו, הפוגעת פגיעה כה קשה בצד שלישי. עצס קיומה של סמכות לבטל רישום לפי סעיף 38 לפקודה מלמדת כי לא הייתה כוונה כי סעיף 65 יהיה בכוחו למנוע ביטול החלטת רישום סימן מסחר, החלטה שמקורה בטעות.

סבור אני כי הסמכות לבטל החלטה בדבר קיבול בקשה, במקרים כגון המקרה דנן, אכן מוקנית לרשם סימני המסחר מכוח סעיף 15 לחוק הפרשנות, התשמ'י'א - 1981, המורה כדלקמן:

* 15. הסמכה להתקי( תקנות או ליתן הודאות מנהל - משמעה גםמים עשוי לגרום להטעיה, לניצול שלא כדין של מוניטין או לדילולו. הטובין צריכים להשתייך לאותו הגדר.

ב. טובין מאותו הגדר אינם מצומצמים לטובין המסווגים באותו סוג על פי התוספת הבעייתית, אלא כוללים טובין הקרובים במהותם, לרבות מוצר ושירות הקרובים במהותם.

ג. טובין שנכללים באותו סוג עשויים שלא להשתייך לאותו הגדר.

ד. הקביעה מתי הטובין קרובים במהותם, תלויה בעובדות כל מקרה לגופו והיא עשויה להשתנות כתוצאה מהתקדמות טכנולוגית, מהתפתחות חיי המסחר ומהשתכללות דרכי השיווק והתפצה.

ה. דשימת הקריטריונים, המסייעים לקביעה אם טובין משתייכים לאותו הגדר, אינה ממצה והיא כוללת את הנתונים שלהלן:

(1) אופי הטובין והרכבם (2) המטרות שלשמן משמשים הטובין (3) אופי המשתמש בטובין (4) ערוצי השיווק (5) אופני השיווק (בפד' זנשוו5 תוזז התייחס בית המשפט למקרה פרטי של קטגוריה זו בהציעו לבדוק האם טובין המשווקים באותן חנויות שירות עצמי, מוצעים למכירה מעל גבי אותם מדפים).

(6) מידת ההתאמה השודדת בין הטובין

אופי הטובין והרכבם: סימן המתנגדת נרשום לגבי משקפיים, עדשות וכדי, הסימנים המבוקשים נתבקשו לגבי סחורות שהן שונות ממשקפיים.

המטרות: המטרות העיקריות שלשמן משמשים הטובין לגביהם נרשום סימן המתנגדת הן ראיה והגנת העיניים מפני השמש. המדובר גם במוצרים שיש בהם אספקט אופנתי.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ממבחינה זו, קיימת קרבה מסוימת בין טובין אילו לבין חלק מהטובין לגביהם נתבקשו הסימניס המבוקשים: תיקי יד, ארנקים, וכדי. אולם אין בכך די, לטעמי, לקבוע כי קיימת והות במטרות. הביטוי 'אביזרי אופנה' יכול לכלול בתוכו עולס ומלאי, כגון: צעיפים, אביזרים לשיער, שעונים ותכשיטים, גרביים, כפפות, עניבות, ועוד. לא אוכל לומר כי כל המוצרים שהם בגדר אביזרי אופנה, שייכים להגדר אחד.

אופי המשתמשים בטובין - בשני המקרים, המדובר, כפי הנראה, באנשים מן הישוב, בעיקר (אך לא רק) מבוגרים.

ערוצי שיווק - כפי שראינו לעיל, ערוצי השיווק במקרה דנן שונים, הוא הדין לגבי אופני השיווק. איני מוציא מכלל אפשרות כי ערוצי שיווק של משקפיים ותיקים יחיו, במקרים מסוימים, דומים או זהים. בהעדר ראיות אחרות, לא אוכל לקבוע כי ערוצי השיווק של המוצרים הנדונים הס והמוצרים.

אשר למידת התחרות, הרי לא קיימת תחרות בין משקפיים לבין תיקים או טובין אחרים לגביהם נתבקש רישום הסימנים.

לאור האמור לעיל, רואה אני לנכון לקבוע כי הטובין לגביהם נרשום סימן המתנגדת אינם מאותו הגדר טובין של הסימניס המבוקשים.

מסקנתי היא, אם כן, שלא התקיימה במקרה דנן עילת אי הכשרות שבסעיף 9(11) לפקודה.

הטעיית הציבור, העדר אופי מבחין ותחרות בלתי הוגנת, וטענת 'סימן מפורסם'

על מנת לקבוע כי קיים ברישום סימן כדי להטעות את הציבור, על הרשם להשתכנע כי קיים לסימן מוניטין בישראל. ראה לעניין אה בספרו של המלומד א.ח. זליגסון, דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם, בעמי 31:

*סימן יחשב לסימן מטעה אם הקהל יוטעה לחשוב שהוא סימנו של אדם אחד. הפסיקה האנגלית דנה במקדים כאלה על פי ההוראה המקבילה בחוק האנגלי (סעיף 11). פסקה (ט) של סעיף 8 [כעת סעיף 9/11)] קובעת, כי אין דושמיס סימן אם הוא דומה או זהה לסימן שכבר נרשם. לעומתה קובעת פסקה (ה), שבה אנו דנים, כי אין זה משנה, אם הסימן הקודם רשום או אם הוא רק ידוע היטב לקהל. בשני המקרים ישדרב להשמיט את הסימן, אם ניתן לגלות בו כוונה להטעות את הצרכנים, שיחשבו כי זהו סימן ידוע של בעל הסימן האחד. בטרם יגיע הרשם למסקנה זו עליו להשתכנע, כי הסימן (הותיק (והבלתי רשום) הוא כה דוע בארץ עד כי הסימן היותר צעיר? עלול לעורר בקהל את המחשבה המוטעית שסחודתו של הצעיר? היא שפורתו של הותיק?. הרשם חייב להתייחס:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בידיעת הקהל אודות הסימן הוותיק בישראל ולא בחוץ לאלץ. לעיתים ידוע סימן מסחר לקראת מפרסומים שהופיעו בתוכו לארץ. עובדה זו יכולה לשמש סיבה מספקת על מנת להצדיק את המסקנה, שהסימן הצעיר עלול להטעות את הקהל בישראל...

...אך אם הגיעו לקטפסים מועטים של כתב העת לארץ, לא נוצר ע"י כך קשר מסחרי ממש ואפשר לתעליס מתס...

1 נכון הדבר כי כאשר קיים דמיון בין הסימניס, במובן מבחני הדמיון המטעה אותם ציינתי לעיל, אין וה משנה אם השימוש שעשה המתנגד בסימן היה מזערי. כך קבע בית המשפט העליון בבג'צ 476/82 אורלוגד בע"מ נ. רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר ואח,, פייד לייט(?) 148, בעמי 158:

* כבר צויין לעיל, אגב הדיון בבג'צ 95/68 [4] שאם נתקיימו המבחנים הדדושים אין זה משנה אם השימוש מצד המתנגד בסימני המסחר בארץ הוא מזערי./

כפי שראינו לעיל, אמנם קיים דמיון חזותי וצלילי בין הסימניס הנדונים, אולם בנסיבות העניין אין בדמיון זה משום סכנת הטעיה.

2. מן החומר הראייתי המונח בפני הגעתי למסקנה כי לא קיימת סכנת הטעיה השוללת רישום הסימניס המבוקשים:

ראינו לעיל כי לא קיים דמיון מטעה בין הסימניס, במובן סעיף 9(11) לפקודה. יתכן כי די יהיה בכך, המקרה דנן, כדי לדחות את הטענה בדבר סכנת הטעיית הציבור.

היקפי המכירות של מוצרי המתנגדת בשנים אשר קדמו לבקשה אינם מרשימים: המדובר הוא ב- 10,000 דולר ארה"ב בשנה, ואין אנו יודעים באילו מוצרים מדובר.

לא הוצגו נתונים בדבר היקף ההשקעה בפרסום בישראל, בשנים שקדמו להגשת הבקשה, אם הייתה השקעה כזו, וגם לא לגבי התקופה שאחריה (אם כי ספק בעיניי תקופה שלאחר הגשת הבקשה היא רלוונטית במקרה זה).

כל החומר הפרסומי שהוגש כראיה על ידי המתנגדת (למעט פרסום לגבי סריגים משנת 1994) הינו מתקופה שלאחר הגשת הבקשה. המדובר בחומר פרסומי בחו"ל, ולא בישראל.

למעשה, לא הוצגו כלל ראיות לגבי פרסום בישראל, למעט הצהרה בדבר עיצוב חלונות ראווה.

אשר לחלונות הראווה - נאמר בתצהיר כי עוצבו 30 חלונות ראווה, וכי מצורפות תמונות שלהם. בפועל, צורפה דף ובו סריקה ממוחשבת של חלון ראווה אחד, ללא תאריך וללא שם החנות, ללא אמירה אם זהו עיצוב קבוע או זמני לרגל השנה החדשה (על החלון מופיע שלט שנה טובה).

[מספר עמוד] > אין פרוט לגבי לקוחות המתנגדת ומספר הפריטים שנמכרו במהלך השנים.

אין בנתונים לגבי יציאות ישראלים לחו"ל, כלעצמם, כדי להצביע על מידת היותו של סימן מפורסם בקרב הישראלים. סימני מסחר המפורסמים בחו"ל קיימיים לא מעט אס לא יותר מכך. מספר התיירים הישראלים, בתוספת היותו של סימן מסחר מוכר בחו"ל, אינה פעולת חיבור מתמטית פשוטה וברורה אשר תוצאתה קביעה, כי הסימן מוכר לציבור בישראל.

ביקורים של תיירים בישראל אין בה משום מקרה וה כדי להביא למסקנה שסימני המתנגדת מוכרים בישראל.

העדר נתונים לגבי היקף המכירות של המגזינים הזרים בישראל, ומידת הכרות הציבור הישראלי את אותם המגזינים, שוללת כל אפשרות להסיק מהם מסקנה כלשהי. ממילא, כל המגזינים שצורפו מתייחסים לתקופה שלאחר הגשת הבקשה.

האמור לעיל מביאני למסקנה כי סימן המתנגדת אינו מוכר בישראל. כיוון שכך הדבר, נשללת האפשרות לקיומה של סכנת הטעיה ולערבוביה בין סימני הצדדים, במובן סעיפי 1) ו- 8(א) לפקודה. מסיבה זו, לא קיימת סכנה לקיומה של תחרות בלתי הוגנת, מה עוד שקבעתי לעיל כי קיים קשר בבניית הסימניס המבוקשים על ידי המבקשת. ראה לעניין אה בספרו של המלומד עמיר פרידמן, סימני מסחר, דין, פסיקה ומשפט משווה, בהוצאת פרלשטיין - גינוסר בעמ' 118. מסקנה נוספת בלתי נמנעת מהאמור לעיל היא כי אין לסימן של המתנגדת בגדר סימן מפורסם או סימן מסחר מוכר היטב כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה. הסימן אינו מוכר לציבור בישראל. אין בפני כל ראיה ראויה שתתמוך בטענה כי סימן המתנגדת הוא סימן מוכר חיטב בישראל.

לסיכום עלי לומר לסיכום, כי קבלת ההתנגדות במקרה דנן משמעותה הייתה פגיעה במשמעות רישום סימני מסחר בסוגים שונים, ובמתן הגנה על הסימניס הרשומים רק בהתייחס לסוג ולטובין לגביהם נרשמו. המתנגדת לא רשמה, במועד, סימני מסחר בהגדרה ולגבי טובין לגביהם נתבקשו הסימניס המבוקשים. משמעות הדבר היא כי ההגנה תתפרש רק ביחס לטובין לגביהם נרשום סימן. קביעה שונה במקרה זה הייתה מביאה לטשטוש בין הסוגים השונים ולחוסר וודאות בדבר היקף ההגנה לסימני מסחר רשומים.

בנוסף, משמעותה של קבלת התנגדות הייתה מתן הגנה רחבה ביותר, כשל סימן מוכר היטב, לסימן מסחר אשר אינו מוכר בישראל, בודאי לא ברמה הנדרשת כדי לחסום בצל ההגנה הרחבה המגיעה לסימן חובק עולם. היה בכך משום זילות של מוסד הסימן המוכר היטב, כך שכמעט כל סימן היה חוסה בצל קורתו.

[מספר עמוד] ההתנגדות נדחית ואני מורה כדלקמן:

סימן 126605 - קיבולו ורישומו בפנקס סימני המסחר יישאר רק בכל הנוגע למטריות, שמשיות ומקלות הליכה; שוטים, רתמות ודברי אוכפנות. הודעה מתאימה תפורסם ביום סימני המסחר.

סימן 126606 - רישומו בפנקס יישאר על כנו.

הסימניס המבוקשים ירשמו רק לאחר גמר הליכי ההתנגדות שהוגשו מטעמ מתנגדת אחרת. ואם תוצאת אותה התנגדות תהיה כי הסימניס המבוקשים או מי מהם דינם רישום, הרי הם יירשמו בתנאי שבכל מקוס שיעשה שימוש בסימן, תוספנה המילים: "מבית תיק ותיק" או תרגומן לאנגלית, לפי העניין, או מילים דומות ביותר למילים דלעיל.

אני מחייב את המתנגדת לשלם למבקשת את הוצאות ההליך ושכר טרחה בסכום כולל של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום עד התשלום בפועל.

ישראל אקסלרד פוסק בקניין רוחני ניתן בירושלים ביום י"ט בתבת, תשסייד 0 דצמבר, 2003