סימן מסחר 345678

ההחלטה:

, עוד טרם אירעו תהליכים אלה, מוכרים היו ברחבי העולם סימני מסחר מפורסמים והתהליכים האלה רק הרחיבו את היריעה ותרמו לפרסום של סימנים נוספים ושל אלה שהיו קיימים - הותיקים.

4. ההגנה על סימני מסחר מפורסמים הייתה, במשך שנים רבות, מכוח אמנות בינלאומיות, וכך היה הדבר בישראל עד לחקיקתו של תיקון טריפס. הכוונה היא בעיקר לסעיף 6 שני לאמנת פריס להגנה על הקניין התעשייתי ולסעיף 2(16)(ד) להסכם טריפס -

אמנות אלה הגנו על סימן מפורסם מפני רישום של סימן והה או דומה לו, אם המדובר היה במוצרים או בשירותים זהה או דומה. אם הסימן המפורסם נרשם במדינה הרלוונטית, רחבה יותר ההגנה והיא חלה גם כנגד סימנים לגבי טובין או שירותים מהגדר שונה מזה של הסימן המפורסם הרשום.

5. תיקון טריפס, בחלק המתייחס לסימני מסחר מפורסמים, הפך את ההגנה על סימני מסחר מפורסמים לחלק מספר החוק הישראלי, וייתר למעשה את הצורך להיזקק לפרשנות, על מנת להראות כי ההגנה על סימן מפורסם נכללת בסעיף כזה או אחר של הפקודה. ראה למשל, פסקה 8 של החלטת רשם סימני המסחר מיום 5 בספטמבר 1999 בעניין

כי ההגנה לסימן מפורסם מצויה במסגרת סעיפים 6(11) ו - 12 לפקודה, בדין בתחרות בלתי הוגנת.

7

ראה גם בג"צ 476/82 ב"ש 497/83 אורלוגד בע"מ נ. רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט'(2) 148, בעמוד 157.

ניתן לומר כי תיקון טריפס, בכל הנוגע לסימני מסחר מפורסמים, מהווה הבהרה וקודיפיקציה של ההגנה על סימנים מפורסמים. נראה בעיני כי בעיקרו, לא שינה התיקון את מהות ההגנה על אותה סימנים, דבר אשר מאפשר לנו, בואנו לבחון את תחולת ההגנה במקרי ספציפיים, לעשות שימוש בפרקטיקה, במבחנים ובהלכות אשר נתגבשו במשך השנים באר ובעולםם, ככל שאלה לא יהיו מנוגדים להוראות החוק במקרה ספציפי כזה או אחר.

תיקון טריפס הוסיף את הגדרת סימן מסחר מוכר היטב לפקודה:

"סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא ארצי מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר דשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בתוגל הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השווק;"

סעיף 6א לפקודה, אשר הוסף במסגרת תיקון טריפס, קובע הוראות בדבר זכותו הייחודית של בעל סימן מוכר היטב לשימוש בסימנו:

"46א(א) סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, *זכה את בעליו בשימוש *יחודי בסימן לעניין טובין שלגביהם הוא מוכר היטב בישראל או לעניין טובין מאותו הגדר.

(ב) סימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר לשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי בסימן גם לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, אם השימוש בסימן על ידי מי שאינו בעליו עשוי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הדשום עלול להיפגע כתוצאה.

6. לאור האמור לעיל, מגיע אני למסקנה כי בנסיבות דנן, יש בסימן המבוקש כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהן נתבקש רישומו לבין סימנה של המתנגדת.

האם עלולה המתנגדת להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש

7. התשובה המתבקשת לשאלה זו במקרה דנן היא חיובית: תחומי העיסוק הקרובים באופן יחסי (תחומי טכנולוגיה) של המבקשת והמתנגדת, ייחודם של סימני המתנגדת והיותו בעלי אופי מבחין אינהרנטי, היותו של סימן המתנגדת מפורסם בארצות רבות בעולם, המאמצים וההשקעה של המתנגדת בסימניה במשך שנים כה רבות - כל אלה מביאים אותי למסקנה כי יש לקבל את האמור בתצהירו של העד מטסומוטו, כי רישום הסימן המבוקש ייגרום נזק לעסקיה של המתנגדת. אני מקבל את טענת המתנגדת כי אך יירשס הסימן המבוקש, הרי עלולה להיות בכך

פריצת פרצה לרישום סימנים נוספים הנושאים את המילה 7178%א2, דבר אשר יפגע קשות בסימן, ידללו ויפגע בייחודו, כמו גם במוניטין אשר רכשה לה המתנגדת במאמצים רבים ובמשך שנים ארוכות.

הטעיית הציבור ועידוד תחרות בלתי הוגנת - סעי 6(11) לפקודה

8. משנעתי כאמור למסקנה כי יש בסימן המבוקש כדי להטעות את הציבור, הרי התקיימה במקרה דנן עילה נוספת לפסילת רישומו של הסימן, היא העילה הקבועה בראש של סעיף 1(1) לפקודה. אך התקיימה העילה הנוספת הרלוונטית לענייננו והיא כי יש בסימן כדי לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר? תשובתו בעניין זה חיובית.

"תחרות בלתי הוגנת מתקיימת, באור טבעי, בכל מקרה שסימן מבוקש דומה או זהה לסימן רשום או לסימן מפורסם המוכר והידוע היטב לציבור. לצורך קביעת קיומה של תחרות מסחרית בלתי הוגנת יש לבחון, בין היתר, האם השימוש בסימן

המבוקש עשוי לגרום להטעיית הציבור..." (ע. פדידמן, בעמ' 117),

"לצורך ההכרעה בדבר קיומה של תחרות בלתי הוגנת, יש להסתמך על מבחן תום לב של בעל הסימן בהגשת בקשתו לדישום הסימן. בהקשר זה, יש לבדוק אם המבקש את הסימן בתום לב או שמא בחר בו בכדי ליהנות מהמוניטין שיקשר לסימן המוכר הדומה לסימן

המבוקש ..." (ע. פרידמן, ע' 118).

9. קבעתי לעיל כי הסימן המבוקש דומה עד כדי והות לסימני המתנגדת, שenames סימנים מוכרים היטב לציבור. כן קבעתי כי הסימן עלול לגרום להטעיה בקרב ציבור הלקוחות.

0. ואשר לשאלת תום לב בהגשת הבקשה לרישום ובחירת הסימן: המבקשת הציגה בראיותיה הסבר לבחירת הסימן 1%א2, ואולם היא לא הצליחה להסביר את העובדה שבחרה דווקא בתרגום הלטיני לספרה "5", ולעובדה שבסוף המילה הוספה

האות "א", אשר הביאה לדמיון עד כדי והות של הסימנים. העדר ההסברים משמש לתמוך בעמדתה של המתנגדת לפיה הסימן המבוקש נבחר מתוך מגמה לנצל את המוניטין הרב אשר צברה האחרונה במשך שנים רבות לסימנה המפורסם, לצורך קידוס עסקיה של המבקשת.

אמנם, אינני בטוח כי ניתן להגיע למסקנה חד משמעית כזאת במקרה דנן, ואולם הכרעה ברורה בנקודה זו אינה נחוצה לי, על מנת להגיע למסקנה כי הגשת הבקשה דנן היא נעדרת ממנה תום לב האובייקטיבי הנדרש במקרה דנן.

ראה לעניין ודעות השופט אנגלרד בפסק-הדין בעניין בקרדי, שס בעמ' 3 של פסק הדין:

"...גם אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת *יבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שנדמת התנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על-פי סטנדרטים עדכניים לאוזני החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר *וסבירות וההגינות של המבקש לדישום סימן מסחר",

1. לאור האמור, גם אם האמינו יוצרי הסימן המבוקש כי "זכותו" לעשות שימוש במילה 1% ולאמצה אל ליבס ואף לבקש לרשמה כסימן מסחר בישראל, הרי לא רשאו

היו לעשות כן, שכן קנה המידה האובייקטיבי של תום לב בחיי מסחר לא יכירו בשימוש בסימן מסחר, אשר כמעט והלסימן מפורסם כסימן של המתנגדת.

2. לאור האמור לעיל, עלי לקבוע כי אין להתיר את רישומו של הסימן המבוקש, היות ורישומו יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר.

עילת ההתנגדות לפי סעיף 9(11) - טובין מאותו הגדר

3. הואיל וקבעתי לעיל כי אין הטובין המשווקים תחת סימני המתנגדת מאותו ההגדר של הטובין לגביהן נתבקש רישום הסימן, הרי לא התקיימה עילת התנגדות זו.

פגיעה בתקנת הציבור - סעיף 5(11) לפקודה 4. ספק בעיניי זהו המקרה בו יש לקבוע כי רישום סימן יפגע בתקנת הציבור. נראה לי שלא דווקא למקרה כדוגמת המקרה הזה כיוון המחוקק בעילה זו לפסילת כשרותו של

סימן לרישום, אלא דווקא למקרים בה הפגיעה היא בעקרונות מוסר, בעקרונות ומוסכמות חברתיות וכיו"ב.

מכל מקום, רואה אני עצמי פטור מלדון בעילה זו, באשר לאור עילות פסילת הכשרות לרישום האחרות, החלטתי שלא להורות על רישום הסימן המבוקש.

דילול סימן המתנגדת - סעיף 6(11) לפקודה

5. ציינתי לעיל כי היתר רישומו של הסימן המבוקש יהיה בה כדי להפחית את הערך המבחין של סימני המתנגדת וכדי לפגוע בייחודו. עוד סברתי כי יהיה ברישום וה בבחינת פתיחת פרצה רחבה לרישום סימנים נוספים, דומים או זהים. כאשר המדובר הוא בסימן מסחר כה מוכר היטב בארץ ובעולם, אמנם אנו כי יהיה בכך כדי להביא לדילולו של הסימן. זאת, על רגל אחת, תיאורית הדילול של סימני מסחר מפורסמים. אמנם אין עילת הדילול נזכרת בצורה מפורשת כאחת מעילות המונעות רישומו של סימן מסחר, ואולם כבר נקבע לא אחת כי אפשרות דילולו של סימן מהווה בבחינת תחרות בלתי

הוגנת במסחר, במובן סעיף 6(11) לפקודה. ראה לעניין זה, למשל, בפרשת 868701, שס, בעמ' 3 לפסק הדין).

6. לאור זאת, קיומה של סכנת דילול, יש בה כדי לשכנעני שכנוע נוסף כי רישומו של הסימן המבוקש עלול לעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר.

החלטות של ערכאות שיפוטיות בארצות אחרות וטענת השתק פלוגתא

7. הן המבקשת והן המתנגדת הסתמכו בטענותיהן על החלטות שניתנו בקשר עם סימני המתנגדת בפני ערכאות שונות בחו"ל. במקצת ההחלטות הוכרעו לטובת המתנגדת ובמקצתן לרעתה. אין להחלטות הנ"ל, כמובן, משקל מחייב בהתייחס להליכים שבפני, וחובתי היא להכריע לפי חומר הראיות שהוצג בפני, בהתעלם ממה שהוכח או לא הוכח בהליכים אחרים בחוץ לארץ. אתייחס רק לטענתה של המתנגדת כי לאור פסיקת משרד הפטנטים בוונצואלה, אשר הכריע במחלוקת והמחלוקת דנן ובין אותם הצדדים, הרי קיימת השתקת פלוגתא ומניעה מלטעון כנגד אותה קביעה. לא אוכל לקבל טענה זו: המתנגדת עצמה טוענת כי השתק פלוגתא יכול לקום, כאשר המדובר הוא בהליך בחוץ לארץ, ואס באותה ארץ הייתה אותה קביעה בבחינת השתקת פלוגתא. הדין בוונצואלה הוא דין אר, אשר יש להוכיחו כדבר שבעובדה, והדבר לא נעשה על-ידי המתנגדת. אשר על כן, טענה זו נדחית.

סוף דבר

8. סימןיה של המתנגדת, הנושא את המילה 338 אזק, הם סימנים מפורסמים, סימנים המוכרים היטב בישראל. איןו הסימן המבוקש כשיר לרישום, באשר רישום כזה יהיה בו פגיעה של ממש במתנגדת ובסימןיה; רישום כזה יצביע על קשר בין הסימן המבוקש לבין המתנגדת, שהיא בעלת סימנים מפורסמים רשומים, קשר אשר אינו קיים בפועל. קרוב לוודאי שהמתנגדת תפגע פגיעה של ממש משימוש בסימן כזה. רישום הסימן המבוקש יהיה בו כדי להטעות את הציבור, והוא יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר. כל אלה הובילוני למסקנה כי מאין הראוי להגן בישראל על המוניטין אשר העניקה המתנגדת לסימניה בעמל רב ובהשקעה רבת שנים, ולכן אני מקבל את ההתנגדות ומורה כי הסימן המבוקש לא יירשם.

9. אני מחייב את המבקשת לשלם למתנגדת את הוצאות הליך ההתנגדות ושכר-טרחת עו"ד בסכום כולל של 30,000 ₪ צירוף מס ערך מוסף, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום עד התשלום בפועל.

ישראל אקסלרד

פוסק בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס ו' אלול תשס"ד 3 בספטמבר 2003

ישראל אקסלרד 54678313-/93261