סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני סגן רשם הפטנטים

התנגדות לבקשה לרישום פטנט מס' 101537 - בקשה לתיקון פירוט ובקשה להגיש ראיות נוספות.

מבקשת הרישום: .186 .60 86 676% ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות', עו"ד (להלן: המבקשת)

המתנגדת : אוניפארס בע"מ (להלן: המתנגדת)

ה ח ל ט ה

רקע: 1. עניינא של הבקשה לרישום פטנט הינה תכשירים עיניים המכילים שילובים של מעכבי אנהידרזה קרבונית ואנטגוניסט ] - אדרנרגי, ובאנגלית :

2 א. המדובר למעשה בתכשירים עיניים (טיפות עיניים), אשר מטרתם להפחית את הלחץ תוך עיני לחוליס במחלת הגלאוקומה. ב. הגלאוקומה הינה מחלה הגורמת ליתר לחץ תוך עיני, הפוגע בדפנות העין ובחלקה האחורי, שמפרק סיבי עצב הראייה כתוצאה מיתר הלחץ. כתוצאה מכך, עצב הראיה נפגע. העדר טיפול במחלה עלול להביא לעיוורון. ג. בהתאם לאמור בבקשה לפטנט, רבות מן התרופות אשר השתמשו בהן בעבר לטיפול בגלאוקומה הוכחו כלא מספקות, באשר הן גרמו לתופעות לוואי מקומיות.

נמצא שאנטיאנדרנגיס (] - אדרנרגיס, נועילות להפחתת הלחץ התוך עיני, ואולם מסתבר כי אצל חלק מן החולים, חומרים אלה אינם יעילים, או אינם יעילים דיים. בנוסף, תרופות המורכבות מחומרים אלו המכילים מפחיתות את הלחץ התוך עיני, ע"י כך

שהן מעלות את שיעור הניקוז של הנוזל בעין, ואולם מעכבות אנזימים אנהידרזה קרבוני, אנזימים אשר הוא אחראי על יצירת הנוזל בעין.

ד. מעכבי אנזימי אנהידרזה קרבוני ניתנים לחוליס, כך נאמר בבקשה לפטנט, דרך המערכת הסיסטמית, להבדיל מטיפול מקומי, ולכן חסרונו הוא שגורם לעיכוב פעילות האנזיים בכל הגוף ולא רק בעיני המטופל. עיכוב פעילות זה עלול לגרום לתופעות לוואי. טיפול כזה הוא מוצדק, כך נרשם בבקשה, רק בהתקפה חריפה של גלאוקומה או כאשר חומרים אחרים אינם יעילים. מכאן הרצון, במשך שנים, לכוון את מעכבי האנזימים אנהידרזה קרבוני רק באופן מקומי, דהיינו, ברקמת העין בלבד. שימוש במעכבי אנהידרזה קרבוני בשילוב עם אנטיאנדרנגיס ] - אדרנרגי כך נטען, יוצר אפקט של הפחתת הלחץ התוך עיני יותר מאשר ע"י שימוש בכל תכשיר מאחד הסוגים הנ"ל לחוד.

ה. לפי האמור בבקשה לפטנט, לשימוש במעכבי אנהידרזה קרבוני הניתן בצורה אוראלית (סיסטמית) בשילוב אנטיאנדרנגיס ‏ - אדרנגיס, ישנם שני חסרונות: האחד- שימוש במעכב אנהידראז קרבוני המשפיע על פעילות האנזים גורם לתופעות לוואי, השני - הקושי הגדול של חולים לנטילה סימולטאנית של תרופה אוראלית ותרופה מקומית. במקרה נשוא הבקשה לפטנט, המדובר במתן שתי התרופות בתמיסה אחת או בקומבינציה של אחת אחרי השנייה.

3 מערכת התביעות של הבקשה לפטנט כוללת 5 תביעות המתייחסות לתכשירים עיניים (טיפות עיניים), לטיפול בגלאוקומה - יתר הלחץ תוך עיני. התכשירים מורכבים מאנטיאנדרנגיס / - אדרנרגיס יחד עם מעכבי אנזימי אנהידרזה קרבוני.

4. הבקשה לרישום פטנט קובלה ופורסמה ביומן הפטנטים 7/1997 מיום 20 בינואר, 1998, וביום 17 בפברואר 1998, הגישה המתנגדת הודעת התנגדות.

5 א. הצדדים הגישו את כתבי טענותיהם וראיותיהם בהליך ההתנגדות, ובעקבות בקשה לתיקון פירוט שהוגשה וקובלה, אף הגישו כתבי טענות מתוקנים ותוספת לראיותיהם. ב. בתוס הליכי ההגשה של כתבי הטענות והראיות, נקבע מועד לדיון בהתנגדות ולשמיעת העדים.

6 א. ומן קצר לפני המועד שנקבע לדיון כאמור, הגישה המבקשת בקשה לתיקון פירוט, במסגרתו ביקשה להוסיף בסוף תביעה מס' 1 את המיליס הבאות; ב. לשון תביעה מס'1 יהיה, אם יתקבל התיקון המבוקש, כדלקמן:

רשס הפטנטיס, המדגמים וסימני המסחר - ,5 -(-) - (5,5) 15 ם16ע\ 101101ת1 01856 תה 6ותססה6 8 01 (שש/שו) 5% סז 0.5 (8 -1180-6ת13ע601 -4- סזץם1 תה זס ,81106-7,7-010%106ת2-50110-מה ץק ס1ם)-[ס-2,3 ]-0מ411-116- עז6רת :581 800618016 ע16811 811010 רקס 5 16תעט 0151 הזתה 30166616 (] 3 1ס(עי/עי) 1.0% סז 0.05 (ט -2-[ ץא1(0ע-2,5-18118018201-3, 0-1ת11סמכסרת-4)]-3- (סתנרת13שטט-6)-1-(-)-(5) 0 1167605 5811 866618016 ע010816811רת[הזקס םה עס [סתהפסיוק 6810 300618016 ע1010816811ת[ה1זקס תה (6 (] 16 תה ז0סז1ס1ת1 807856 698016 16 מ66 06 סנוגז 116 181 60הוטסיזוק ד 8 185 ת1810טרתסז1 5810 ת61 תע 80 1 ההז 68107 15 0151 18ב 80616

.0 11כ זטוסטה 0+ 5.0 11ק זטססה במס) 6שמפז 6 תז (ההדגשה הנה התוספת המבוקשת) ג. בבקשה טוענת המבקשת כי בתביעה, כפי שקובלה, לא הייתה הגבלה באשר לטווח היקף של הפורמולציה ולכן "כיסתה" התביעה פורמולציה בכל 11ק. הצמצום, כך נטען, מצמצם את טווח ה- 11ק, כך שהמונופולין הנתבע לאחר התיקון, אם יתקבל, הנוצר יותר.

א. בתשובתה לבקשה לתיקון טוענת המתנגדת כי יש לדחות את הבקשה לתיקון, באשר שנושא טווח ה- 11 לא הוזכר בתביעות, ולכן, לפי סעיף 66 לחוק הפטנטים, תשכ"ז- 1967 (להלן: "חוק הפטנטים" או "החוק"), אין להתיר את התיקון. טענה נוספת של המתנגדת היא כי ה- 11ק אינו "מעיקרי האמצאה" כפי שתוארה בפירוט, ולכן גם מבחינה משפטית, אין בקשת התיקון עומדת בדרישות הסעיף 6. ב. המתנגדת הפנתה למכתב של בוחנת פטנטיס, שהוצא בתיק אחר (בקשת פטנט מס' 9), בו נרשם, בין היתר, כי "... לשים צמצום תביעות יש להסתמך רק על התביעות ולא על הפירוט"... "... שינוי התביעות שביקשתם במכתב זה... מסתמך על הפירוט כפי שנטעו במכתבכם ולא על התביעות בגרסתן הקודמת ,"...‏ "... לפיכך יש לציין שהתביעות החדשות אינן מתבססות על התביעות הקודמות ולכן לא נראה לי שיש פה צמצום... ". ג. אציין כי הבקשה לתיקון פירוט נשוא המכתב הנ"ל של הבוחנת, תלויה ועומדת וממתינה להחלטה, בין היתר, בנקודה זו, אשר הנה המחלוקת בין הצדדים בתיק זה.

א. יום לאחר הגשת הבקשה לתיקון, הגישה המבקשת בקשה להתיר לה להגיש ראיות נוספות. ב. בבקשתה מציינת המבקשת כי במסגרת בקשתה לתיקון התביעות, בקשה גם להגיש כתבי טענות מתוקנים וראיות נוספות, על מנת שאלה יתאימו לבקשה לפטנט כפי שמבוקש תיקונה.

הצורך בתיקון, כך נטען, נובע מן הצורך לאבחן את התביעות מפרסום קודס אשר התגלה ימים מספר לפני כן (אבסטרקט של מו6עגּצ1 .6). ג. הצורך לתקן את התביעות התברר, כך נטען, מספר יום קודס לכן, ומכאן הבקשות שהוגשו. ההגבלה של ה- 11 לטווחים שבין 5.0 ל- 6.0, כך נטען, מאבחנת את הקופורמולציה הנתבעת מהידע הקודס ולכן נדרשת הגשת ראיות נוספות המתייחסות באופן ספציפי למגבלת ה- 11ק. יש בראיות הנוספות, טוענת המבקשת, כדי לאפשר לרשם לפסוק בכמה מהאספקטיס החשובים ביותר של ההליכים.

ד. עוד טוענת המבקשת כי הראיות הנוספות, אשר נוגעות לקשייס שבחיבור הטימוליל והדורוּילאמיד לקופורמולציה אחת (ובמיוחד הקשייס הנוגעים לבחירת ה- 11ק ) היו רלוונטיות לתביעות גם כנוסחן לפני התיקון המבוקש, אך במהלך ההכנה לדיון, התברר חסרונן של אותן ראיות נוספות, ולכן, מבוקשת הגשת ראיות נוספת, גם ללא קשר לבקשה לתיקון הפירוט. בעקבות גילוי האבסטרקט של מוזא1\8, יש צורך לעדכן את חומר הראיות.

ה. את בקשתה להגשת ראיות נוספות, תומכת המבקשת בתצהירה של גב' ז16ץ. ו. שהינה עורכת דין במחלקת הפטנטים של המבקשת.

יצוין כי המבקשת בקשה גם לדחות את המועד שנקבע לדיון בהתנגדות, ואולם בקשתה זו נדחתה על ידי המתנגדת התנגדה לבקשה להגשת ראיות נוספות, וגם לבקשה לדחיית הדיון.

א. בהחלטת ביניים ביום הדיוני הראשון, 16 בינואר 2002, קבעתי כי הבקשה לתיקון פירוט והבקשה להגשת ראיות נוספות לא תידונה באותו יום, באשר למתנגדת זכות על פי דין להגיב בכתב לבקשה לתיקון פירוט. קבעתי באותה החלטה מועדים להגשת כתבי טענות באשר לבקשה לתיקון פירוט והוספת ראיות נוספות.

ב. בתחילת יום הדיוני הראשון ובוס יום הדיוני השני (17 בינואר 2002) הוברר, כי אסותר התיקון או אסותר הגשת הראיה הנוספת (הוא תצהיר נוסף של העד המומחה מר6 ט5), הרי למתנגדת תהיה הזכות כי יתקיים דיון נוסף בתיק, במסגרתו תהא לנציג המתנגדת הזדמנות לחקור את מר6טעשט5 בחקירה נגדית נוספת, בהתייחס לתצהירו הנוסף ולנושא טווח ה- חפ.

טענות המתנגדת 0. טענות המתנגדת, בתמצית, הן כדלקמן:

א. יש לדחות את הבקשה לתיקון בשל שהוי, שאין לו הסבר, בהגשתה. ב. התיקון המבוקש מרחיב את היקף התביעות, באשר הוא מבקש להוסיף לתביעות משפט העוסק בנושא שלא נזכר בהן מלכתחילה. הדבר לכן נוגד, כך נטען, את סעיף 65 לחוק הפטנטים. ג. נושא טווח ה- 11ק אינו מתואר באף אחד מן המסמכים וגם לא בבקשה לרישום הפטנט כ"לב ליבה" של האמצאה, ולכן אין להתיר התיקון. ד.

רשס הפטנטיס, המדגמים וסימני המסחר לא ניתן לטעון ברצינות כי הוספה לתביעות של רכיב שהוא לב ליבה של האמצאה, מהווה צמצום של התביעות. לא ניתן לאתר בתביעות, בנוסח שלפני התיקון המבוקש, רכיב חיוני, מהותי, של חפ, המשתרע על כל הטווח. רכיב טווח ה- 11ק לא נבחן ולא נבחנו השלכותיו על מצב הידיעות בשטח המקצועי בעת בחינת הבקשה ולפני קבלתה. הבוחן לא היה מודע לתרומתו המהותית של רכיב והפורמולציה. סעיפים 65 ו- 66 לחוק, אינם מתירים צמצום תביעות שאינן בפירוט, גם אם הן נתבעות במשתמע. מה שלא נכלל בתביעות, אינו בתחום המונופול, ולכן, אס המבקשת לא תבעה במפורש את טווח ה- 11ק בתביעות עובר לתיקוןן, הון פטנט, או הבקשה לפטנט, על הסף.

לא הובאה כל ראיה ע"י המתנגדת המצביעה על העדר תוס לב או שימוש לרעה בהליכי ההבקשה, בכך שהבקשה לתיקון הוגשה בשלב מאוחר. נהפוך הוא: איני מוצא כל סיבה להרהר אחר כנות דבריה של העדה 416 בדבר השלב המאוחר בו התגלה הפרסוס והצורך לתקן את הבקשה לפטנט.

תיקון התביעות ע"י הוספת רכיב אשר לא הוזכר בתביעות בניסוחן שלפני התיקון.

א. אכן, זהו "לב ליבה", או "עיקר עיקריה", הכל ברוח הזמן והמקוס, של המחלקות שבין הצדדיס.

מהי הפרשנות הנכונה של הסעיפים 65 ו- 66 לחוק הפטנטים, כאשר המדובר הוא בבקשה לתיקון אשר מוסיפה לתביעות גורם או רכיב אשר לא נזכר בתביעות קודסם לכן?

יש מי שיאמר כי מוזר הדבר, ששאלת פרשנות של סעיפים "ותיקים" אלה התעוררה בצורה אקוטית ומן כה רב לאחר חקיקתם ואת למרות שמדובר בפרקטיקה, (בקשות לתיקון פירוט) שהינה דבר של יומיוס בשגרת עבודתה של לשכת הפטנטים וגם של המבקשים, המתנגדים ובאי כוחם.

סעיפים 29, 65 ו- 66 לחוק הפטנטים, קובעים כדלקמן:

" 29. לאחר קיבול בקשתו לפי סימן זה, רשאי המבקש לתקן את הפירוט שבבקשתו בדרך הקבועה בסימן ג' לפרק ד' כאילו היה בעל - פטנט".

" 65. בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לצמצום תביעותיו"

" 66. הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא זכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם ברשומות"

7. לפני חקיקתו של חוק הפטנטים, הסדיר סעיף 19 לפקודת הפטנטים והמדגמים, את נושא תיקון פירוט של פטנט. וזה לשונו, בנוסחו האנגלי, המחייב:

0 ]0 זח6ות6ףהזז][ח1 זס] מסזז06 עחם הז .19 * 6 זס] זזווס6 0 6'זס[06 פח6601ססיז זס זהסוסק ץל ,שסחז זזגוס6 6וז )הס 0 ]0 הסוסססטסי 5 ח6וחם 10 66זמ6זסק 6ז עוס]]ם ,זססיזס

0 10[601ו5 חס ז6החסוח הסגו5 הז מ6010וו5601

.8

.9

.0

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סז 000566 ,60515 10 05 165 ה6וו5 הזז עסו זזגוס6 סה 05 156עשיזסת)ס

0 06 ]501 זה6ו0ח6חזם סח זס1ז ס6בוטסזקת המ600ו]50601 6וז 6אסחז ה[גוסעו זז ס6שוסוום מסזמ6טחו מס 6101 ,016060 05

מסזזח6טחו 16 הזסז] זה6ז1[]6ם ע011 1 ה0ז105ו5 050 חס 0ס50601]1 6וזז עס 61160 מ 16[ ,םהשו ת6וחם 6וז 6יזס[6 6 ,006 15 ז06זס ג[06ו5 זס] מסזז0סו1קקם 6ז סז מש6טזף 06 5011 מסוזססווקקם 6 ]ס וז טס ]5 68 6 חס ,זסי015יז ]50 חח טישה 06 0חם ססקט סז זז "וסט 6 ע 160160 50 ]1 זססקקם

א. רואים אנו כי לפי סעיף 65 לחוק, מטרת תיקון פירוט יכולה להיות אחת (או יותר) מתוך 3 מטרות: הבהרה, סילוק שגיאה שנפלה בפירוט או צמצום התביעות.

ב. לפי סעיף 66, על הרשם לאשר את התיקון, אם אין בתיקון כדי להרחיב את היקף התביעות, או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה. טוענת המתנגדת כי בהתאם לסעיפים אלה, אל לו לרשם להתיר תיקון לתביעות במקרה דנן,

שכן עניין טווח ה- 11ק לא הוזכר בתביעות בניסוחן שלפני התיקון. וכאן שאלת השאלות :

האס ניתן להתיר תיקון תביעות של פטנט (או של בקשה לפטנט לאחר קיבולה), אס לתיקון המבוקש אין אזכור בתביעות, אולס קיים אזכור לגביו בחלקים אחריס של הפירוט, כגון

בתיאור, בהדגמות או בשרטוטיס.

חייב אני לומר כי במהלך השניס, לא הייתה עמדתם של רשמי פטנטיס השוניס אחידה בשאלה זו. החלטות שניתנו ע"י חלק מרשמי פטנטים בנושא, הובילו לקו מסויס בבחינת בקשות לתיקון פירוט לאחר קיבול, אשר עיקרו כדלקמן: לא יותר תיקון תביעות של פטנט, גסם אס מצמצס הוא את גדר המונופולין, באותס מקריס בהס התיקון אינו מבוסס על התביעות בנוסחן לפני התיקון. השגות ברוח זו הוצאו לעיתיס ע"י בוחני הלשכה, והמתנגדת אכן מסתמכת בטיעוניה על מכתב ברוח זו, מתוך בקשה לרישום פטנט אחר.

א. כשלעצמי, דעתי אינה נוחה עס פרשנות זאת לסעיפים 65 ו- 66 לחוק, ואני סבור שיש בפרשנות ואת כדי להוסיף לסעיף 66 לחוק דרישה נוספת מן המבקש, דרישה אשר זכרה לא בא בלשון הסעיף.

ב. אס משיג הוא את המטרה שלשמה נתבקש לפי סעיף 65 לחוק, די לו לתיקון אם אין הוא מרחיב את התביעות או אס אין הוא מוסיף לפירוט דבר שלא נזכר בפירוט מלכתחילה, כלומר: אס תיקון נועד, למשל, לצמצס את גדר התביעות והוא אכן עושה זאת, די אס הדברים שבתיקון הוזכרו, בעיקרם, בפירוט מלכתחילה. זאת, לדעתי, הדרך הנכונה לקרוא את הוראות סעיף 66. אציין כי לפרשנות זו אף השלכה לנקודת מחלוקת נוספת שבין הצדדים, הוא נושא "עיקר האמצאה" או "לב ליבה". לזאת התייחס בהמשך.

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

א. השתיים, המבקשת והמתנגדת, אוחזות בפסק הדין בעניין אמריקאן סיאנמיד כבטלית, זו אומרת כולו שלי, וזו אומרת כולו שלי. היחלוקו? במידה מסוימת התשובה היא לכאורה חיובית, באשר יש בפסק הדין כדי לתמוך במקצת טענותיה של כל אחת מהן.

ב. נכון הדבר שסוג החיידק נשוא התיקון באותו פסק הדין הוזכר במערכת התביעות המקורית, ובכך יש לכאורה כדי לתמוך בדעתה של המתנגדת, אולס נראה בעיני כי לא זה המלמדנו פסק דין לענייננו.

ג. פסק דין ניתן בהתאם למצב המשפטי שלפני חקיקתם של סעיפים 65 ו- 66 לחוק הפטנטיס. באותו המקרה, נטען ע"י ב"כ הבעליס של הפטנט, כי אין להסתכל על האמצאה כפי שהומצאה בפועל, אלא יש להסתכל על התביעות כפי שנתבעו בפירוט המקורי, תהא אשר תהא האמצאה האמיתית. את טענתו סמך ב"כ הבעלים של הפטנט על לשון סעיף 19 לפקודת הפטנטיס והמדגמים, אשר את נוסחו האנגלי המקורי הבאת לעיל. השופט א. כהן המנוח דוחה את הטענה, ומדגיש כי בבואו להכריע בדבר תיקון תביעות לפטנט, על בית המשפט לבדוק מה האמצאה האמיתית והמקורית, ואס מן הראוי להגן עליה, מוסמך בית המשפט להרשות לתקן את התביעות המקוריות. וכך קובע כב' השופט כהן בעמ' 796:

"ואמנם יש ממש בטענת ד"ר זליגסון רק מן הבחינה המילולית בלבד. כי סמכות בית- המשפט להרשות תיקון תביעה שבפירוט פטנט אינה באה לאפשר הגנה על אמצאה מדומה: היא באה לאפשר הגנה על אמצאה אמיתית; והיא באה לאשר הגנה זו דווקא במקרים אשר התביעה המקורית אינה תופסת באמצאה האמיתית מסיבה זו אחרת. שאם לא תאמר כן- מה בצע במתן סמכות זו לבית המשפט כשהתובענה על הפרת הפטנט או ביטול הפטנט כבר תלויה ועומדת לפמו? הווה אומר, הסמכות נתונה לבית המשפט בכדי שהתובענה לא תצטרך להיכשק, מפמי שהאמצאה של התובע היתה אמצאה של ממש, ורק תביעותיו שבפירוט הפטנט אינן יכולות לעמוד במבחן הביקורת. אלא מן הבחינה העניימית מוגבלת סמכותו זו של בית המשפט: על האמצאה המקורית, האמיתית, שאפשר וצריך היה לתבעה בפירוט הפטנט מלכתחילה, יש להגן גם אס יש צורך בתיקון התביעות; ואין להגן על האמצאה שלא נתבעה ולא יכלה להיתבע בפירוט המקורי".

דהינו, למרות שסעיף 19 לפקודת הפטנטים והמדגמים נוקט בלשון: "האמצאה שנתבעה בפירוט" (בשונה מלשון סעיף 66 דהיום), מצא כב' השופט כהן לנכון להפעיל מבחן מהותי ולא טכני, והוא: בדיקת האמצאה המקורית, האמיתית, שצריך היה לתבעה מלכתחילה, ואס כדי להגן עליה יש לתקן את התביעות, ירשה זאת בית המשפט.

כפי שציינתי, נכון כי נשוא התיקון הוזכר באותו המקרה בתביעות, אולס לא זה היה הבסיס להחלטתו של כב' השופט כהן, אלא מבחן האמצאה האמיתית, כאמור לעיל.

רשס הפטנטים, המדגמיס וסימני המסחר רואיס אנו כי השופט כהן, למרות שסעיף 9 התייחס לאמצאה כפי שנתבעה, לא נצמד ללשון הטכנית של החוק ומוכן היה לבחון את הצורך בתיקון מבחינה מהותית, תוך התייחסות לשאלה האם מדובר הוא באותה אמצאה, דהינו, האם האמצאה לאחר התיקון במהותה אותה האמצאה שנתבעה מלכתחילה, עליה יש להגן.

ה. בהתנגדות למתן פטנט מס' 24014, בעניין דפור מפעלי הנדסה בע"מ נ. אברהס גרינולד עלתה השאלה האם יש להתיר הוספה לתביעות של רכיב מסוים (נוקר למיכל להכנת מי סודה), אשר לא הופיע בהן מלכתחילה אך מופיע הוא בשרטוטיס שבפירוט. הרשם הנכבד מ. גבאי, בהתירו של התיקון המבוקש, קבע כדלקמן:

"... עקרון הוא בדינמי פטנטים כי אס תכונה מופיעה בפירוט, או בשרטוטים, או בתביעות, נמצא הבסיס גם לכמיסה לחלקים האחרים של הבקשה... לנוכה העובדה ‏ כי התכומת. הנ"ל. ובעות מהשרטוט בבקשה, שכן מיתן לראות שהמקר

בולט מראש המיכל והוצאתו אינה נמנעת על -:די אלמנט כלשהו כפי שכבר קבעתי, מותר להכניס תכונות אלה גם לתביעות וגם לפירוט, והני מחליט שהמבקש חייב לעשות כן.".

אינני מתעלם מהחלטות אחרות של רשמי פטנטיס אחרים אשר התייחסו לשאלה הנדונה בפני, וכוונתי היא להחלטת הרשם הנכבד י. צור במסגרת התנגדות לבקשת פטנט מס" 32844, 11160ח1. 1 מ61780518 .נ. עתהקנתס:) 615ע1/-5101ץ31 מיוס 6 במרצ 9, ולהחלטת הרשם הנכבד מ. אופיר במסגרת התנגדות לבקשת פטנט מס" 76827 בעניין 4/5 615%זסא! סטסצ נ. 186 ,12138051165 110166181 מיוס 30 בינואר1994. יחד עס זאת, גישתו של הרשם מ. גבאי בפרשת דפור נראית בעיני כגישה הנכונה לפרשנות הסעיף, פרשנות העולה בקנה אחד עם לשונו של סעיף 65.

ו. אציין כי החלטות הרשמיס הנכבדים צור ואופיר מתייחסות לפסק הדין בעניין אמריקאן סיאנמיד שהוזכר לעיל, תוך שהס מצייניס כי בית המשפט העליון הפך את החלטת בית המשפט המחוצי באותו המקרה והתיר את תיקון התביעות בשל כך שהתיקון הוזכר בתביעות בניסוחן לפני התיקון. אני סבור כי לא זה הווה הבסיס להחלטת בית המשפט העליון, אלא, כאמור לעיל, העובדה שהתביעות המתוקנות לא שינו את מהות האמצאה.

3. הגישה באנגליה, לפי המצב החוקי ששרר לפני ה- 1949 466 זַסזא2, עליו מבוססת הפקודה שלנו, דומה לגישה דנן. ניתוח הסוגיה מוצאים אנו בספרו של המלומד של |]166 ,18ת6ז28 01 זוה.1 16 מס, מהדורה 14. בהתייחסו לעקרון, מציין המלומד בע"מ 275 :

0 זס] זה60ו!קקט חס 466 1949 6הז זס0חנז* 06 שוחו 0 01 הז 66ה6זסק 0 יזס זה6וסק 50601160 601616 16 ]0 00666066 ,01561010 ]0 קסעו על המשחחזם סז קוקקם

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

6 101655 . הסז0ח0!קא6 זס מסזז66ייזס6 60019 ]0 56סקזגוק שג זס] 15 זה ח6חזם ףמוששס!01] 6 ,1570%6חז פצוסוטפס חם

.2 ,1111160 6 51חז 601105

ווח מ50661]10010 60ת6וחם 6ודד (ם 506 מז 01 סז 06501106 זס מזזםן6 6 סז06]0 מ50661]1600010 6וז מז 015610560 0 ;הו ת6וחם

0ם חם על 60660 פחזגץז6ש6 (₪

]0 56026 6 מות]זשל מ1!6ם] 6טסו! זוז הזזם61 חס 6 סז זסזזט הז6101 6חס 16051 01

1949 שו ]0 6]]601 6וזז זסוז 160ו1תזסוו5 15 1 זט סוס קומס 6 1101 ,165 [סיזת6ף מז ,15 ץח 6א0חז סז מס6ו801וזגו[ 5סח +זווסס 6ז מ50601]100110 6 ]0 000 6 מז ההז ח6חזם ]0 מסזז6וו0סיח1 16 6ט]סטח1 סח 0065 זשוהעש 6 60 ז הו ת6וחם עחם 01 חס סו סח עוסת מסזז6ו0סי חח 6 פמז0ו[6ח1 ,6101105 0ז 06סחז 060וטסיזכ ,6101105 וסשת 6יזסחז זס 6מס ]0 מס 00560 ץ[זום] שיזם 60מ6חזם 05 5וחום[6 6 00 06060160 05 מ50661]1600010 6ז16קמזס6 6גזז מז זסח* 00 15ח6ו0ח6חחם 6גז זסז

חס זה 15 ה6ז[שש זה6ות6ףהוז[ח1 חם פהותוץעחם ".016007 זח6וח6חזז][חז

4. רואיס אנו כי בהסבירו את העיקרון המונח מאחורי הבקשה לתיקון התביעות, מניח המלומד בפנינו מבחן משנה והוא מבחן ההפרה: האס התיקון יהפוך למפר דבר אשר, לולא התיקון, לא היה נחשב כמפר את הפטנט המיועד. באופן ספציפי מתייחס המלומד 1611611 לסיטואציה של הוספת גורם נוסף לתביעות או הפחתת טווח המצוי בתביעות בנוסחן המקורי. תיקון כאה, סבור המלומד, מצמצס את גדר התביעות ולכן הוא מותר. את יתדותיו תומך המלומד בפסק הדין בעניין | .ט שג

.חהר116116, בהביאו את דברי הלורט, כדרישת סעיף 66 לחוק. כך טענת המתנגדת.

9. לא אוכל לקבל טענה זו. לשון סעיף 60 לחוק, לעניין זה, ברורה: על מנת שיותר תיקון, אסור שיהיה בו כדי להוסיף לפירוט דבריס שלא נזכרו בפירוט בעיקרם, דהיינו, בעיקרס של הדברים, מלכתחילה. לשון אחרת: עיקרי הדברים שבתיקון צריך שיהיו מוזכריס בפירוט

14

.0

.1

.2

.3

אין להפוך את המיליס ואת המשמעות הביטוי "בעיקרס" כך שהמשמעות תהיה

שניתן לתקן פירוט רק אס התיקון מתייחס לדבר שהוא עיקר האמצאה, לב ליבה, כטענת המתנגדת. פרשנותה של המתנגדת משבשת את לשון הסעיף, שהינה, כאמור, ברורה. גם אס טווח ה- אינו מעיקרי האמצאה, הרי אס עומדת הבקשה לתיקון בשאר התנאיס הנדרשיס כדי להתיר תיקון מערכת התביעות, לרבות באשר לשאלה אס עיקרי הדבריס שבתיקון נזכרו בפירוט, הרי ניתן להתיר את התיקון.

תוספת טווח ה- לתביעות - האס מצמצמת את היקף ההגנה הפטנטית? צודקת המבקשת בטענתה כי התביעות בניסוחן המקורי "כיסו" קופורמולציות בכל טוות אפשרי של , ללא הגבלה. הוספת המיליס

]טססה סז 5.0 ד1ק זטססה בתסז1 66ַתגז 116 מו ד1ק 8 85 מסנז3]טות10 5810 תו6עסתע 0\/*

0 11" מצמצת את טווח ה- הנתבע, אשר היה, בנוסח שלפני התיקון המבוקש, ללא כל מגבלה.

הייתי מדגיס ואת בדוגמא פשוטה, אולי אף פשטנית, מחיי היומיוס: נניח כי בקשה לפטנט מבקשת להגן על עט כתיבה. בתביעות בנוסחן המקורי נתבעו עטיס סתם, ללא כל מגבלה. פטנט כזה, אס יינתן, יגן מן הסתס על כל סוגי העטיס באשר הם: עטיס נובעים, עטיס כדוריים, עטיס מסוג ועוד. בשלב מאוחר יותר, פונה מבקש הפטנט ומבקש להוסיף לתביעות רכיב נוסף, והוא כי בקצה העט קיים עיגול מתכת קטן (כדור). ללא ספק זהו רכיב חדש, אשר לא הוזכר קודס לכן בתביעות. לא יכולה להיות גס מחלוקת שהוספת רכיב חדש זה מוציאה מתחוס ההגנה הפטנטית את אותס עטיס אשר אין בהס את אותו הכדור. בהנחה שאותו הכדור הוזכר בעיקרו בפירוט, למשל, ע"י הכללתו בשרטוט, הרי ניתן יהיה להתיר את התיקון, באשר יעמוד הוא בדרישות סעיף 65 לחוק: הוא מצמצס את התביעות. לאור האמור לעיל, העובדה כי רכיב ה- הנו רכיב חדש, אשר לא הוזכר קודס לכן בתביעות, לא תמנע תיקון מערכת התביעות כמבוקש.

בחינת טווח ה- ע"י בוחן הפטנטיס

לא אוכל לקבל את טענת המתנגדת, לפיה, יש לדחות את הבקשה לתיקון באשר טווח ה- לא נבחן ע"י בוחן הפטנטים, וכי לא נבחנו השלכותיו על מצב הידיעות בשטח המקצועי. הבוחן אשר החליט להורות על קיבול הבקשה לאחר שבחן אותה, אישר למעשה כי הבקשה עמדה בדרישות החידוש וההתקדמות האמצאתית כנדרש לפי סעיפים 4 ו- 5 לחוק. נכוו הדבר כי שאלת החידוש וההתקדמות האמצאתית עומדות על הפרק במסגרת הליכי ההתנגדות ובשאלות אלה יהיה עליי להכריע, אך אס נתייחס לשלב שלפני הדיון בהתנגדות, הרי אס סבר הבוחן כי קיימיס חידוש והתקדמות אמצאתית בכל טווחי ה- הרי ממילא קיימים הס בטווח המצומצם יותר. אס התייחס הבוחן בבחינתו לטווח שהודגס בהדגמות שבפירוט, הרי זהו הטווח אותו מבקשיס להגדיר בתביעות המתוקנות.

לאור זאת, עלי לדחות טענה זו.

15

למען הסדר הטוב אציין כי יתכנו מקריס בהס התיקון המבוקש נזכר בעיקרו בפירוט אולס, מסיבות אחרות, לא יותר התיקון.

תביעת טווח ה- מהווה "הסתלקות מהסתלקות" ולכן מרחיבה את היקף התביעות

טענה זו, גסם אס נחזית היא להיות הגיונית למראית עין, נדחית אף היא באשר נעדרת היא לוגיקה פנימית. טוענת המתנגדת כי נושא ה- לא הופיע מלכתחילה בתביעות ולכן יש לראות את המבקשת כמי שויתרה עליו והסתלקה ממנו. כעת, משמבקשת היא להוסיפו, מסתלקת היא מן ההסתלקות ולכן מרחיבה את תביעות הבקשה.

הפגס הלוגי בטענה זו נובע מנקודת המוצא הבלתי נכונה, לפיה אי הכללת טווח ה- בתביעות המקוריות, והו "צעד של צמצוס", והכללתו בשלב מאוחר יותר הוא "צעד של הרחבה", ולא כך הדבר אלא נהפוך הוא: אי הכללת טווח ה- משמעותו תביעה רחבה יותר

והכללתו בשלב מאוחר יותר הוא "צעד של צמצוסם". נקודת המוצא המוטעית בטענה זו, מביאה בהכרח לפסילת הטענה.

אין להתיר את התיקון באשר המבקשת ידעה או היה עליה לדעת שהבקשה דורשת תיקון

טענה זו נטענה בעלמא, תוך הפניה לפס"ד אנגלי משנת 1989, מבלי להתייחס לשאלה הכיצד ידעה המבקשת או מדוע היה עליה לדעת כי הבקשה דורשת תיקון. בכל מקרה, גס באותו הקטע אליו מפנה המתנגדת, נאמר כי התיקון לא יורשה מקוס שבעל הפטנט מנסה להשיג יתרון בלתי הוגן ע"י התיקון. אין וה המקרה שבפנינו.

שלילת סמכותו של הרשס לקבוע כי אמצאה אינה כשירת פטנט

איני מקבל את טענת המתנגדת כי אם אתיר את התיקון, יהיה בכך משוס שלילת סמכותי לקבוע כי האמצאה אינה כשירת פטנט. שאלת כשירותה של האמצאה תבחן במסגרת הליך ההתנגדות העיקרי והעובדה כי החלטתי להתיר את התיקון, אינה מובילה בהכרח למסקנה כי ההתנגדות תדחה.

אי ציות להוראות תקנה 20(א) לתקנות ע"י המבקשת

טענה זו נטענה לראשונה בטענות בתשובה מטעס המתנגדת ואינה מהווה טענה בתשובה לטענות המבקשת. למבקשת לא הייתה הזדמנות להשיב לטענה זו ולכן היא נדחית. מעבר לת, מקומה של הטענה בהליך ההתנגדות העיקרי ולא במסגרת הבקשה לתיקון פירוט.

טענת החמדנות

אף טענה זו יש לדחותה. אס היינו מקבליס אותה, הרי כל בקשה לתיקון אשר מצמצת את היקף התביעות דינה היה להדחות, באשר כנגד כל בקשה כזאת אפשר היה לטעון כי נגועה הייתה מלכתחילה בחמדנות. לא הוכח כי במקרה דנן, נוסחו התביעות במגמת חמדנות דווקא.

16

סעיף 23 לחוק הפטנטיס

סעיף 23 לחוק חל בתיקון פירוט במהלך בחינה, במסגרתו ניתן אף לתקן תיקוניס אשר יש בהס כדי להרחיב את היקף ההגנה, תוך תיקון תאריך התביעה המתוקנת או הבקשה. הטענה כי יש לסרב לבקשה לתיקון בהסתמך על סעיף 23 נדחית.

המילה וטספהּ:

לאור דחיית טענות המתנגד, היה עלי לכאורה לקבל את התיקון ולהורות על פרסומו. אולס כאמור, בקשת המבקשת היא לכלול בתביעה מס' 1 את טווח ה- , בתוספת המילה

"טסט" לפני הגבול העליון והתחתון של הטווח. המילה )טסט לא הוזכרה בפירוט, לכן,

לכאורה, לא קייס בסיס להכללתה במסגרת התביעה המתוקנת. הואיל ולמבקשת לא הייתה הזדמנות להתייחס לנושא זה, מן הראוי ליתן לה האדמנות לעשות כן, בטרס אחליט אס ועד כמה לקבל את הבקשה לתיקון.

סוף דבר

1. לאור האמור לעיל אני מחליט, בשלב זה, כדלקמן:

א. המבקשת תגיש, תוך 14 יוס מהיוס, כתב טענות שלא יעלה על ארבעה עמודים, בהתייחס לאמור בסעיף 40 דלעיל. המתנגדת תגיב לאותו כתב טענות תוך 14 יוס מקבלתו אצלה ; תגובתה לא תעלה על ארבעה עמודים.

ב. החלטתי בדבר תיקון התביעות תינתן לאחר קבלת טיעוני הצדדים לעניין המילה

זטוססה.

ישראל אקסלרד, עו"ד סגן רשס הפטנטים

ניתן בירושליס ביוס כח' באייר תשס"ג

0 באפריל 2003