סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני סגן רשם הפטנטים

התנגדות לבקשת פטנט מס 1128412 - בקשת מבקשת הפטנט למחוק או

לדחות על הסף חלק מטענות

המתנגדת

מבקשת הפטנט: באטק- טכנולוגיה ביאו אנליטית בע"מ

ע"י ב"כ ד"ר מרק פרידמן בע"מ

המתנגדת : מעבדות חי בע"מ

ע"י ב"כ אייל פרייס ו/או רון קלגסבלד

41 בפני בקשתה של מבקשת הפטנט (להלן: המבקשת) למחוק או לדחות על הסף חלק מטענות המתנגדת שבכתב הטענות מטעם המתנגדת. 2 בקשת הפטנט הוגשה לגבי המצאה שהיא התקן לגילוי חיידקים בדגימה. 3 ביוס 7 בספטמבר 1998 הגישה המתנגדת הודעת התנגדות וביוס 7 בינואר 1999 הוגש כתב טענותיה. המבקשת הגישה את כתב טענותיה בתשובה ביוס 30 במרצ, 2000 , יחד עס הבקשה נשוא החלטה זו. 4 עיקר טענות המתנגדת כנגד רישום הפטנט, כמופיע בכתב טענותיה, הינו כדלקמן: א. המתנגדת ולא המבקשת, היא בעלת האמצאה ולכן יש להורות על רישוס הפטנט המתואר בבקשה על-שס המתנגדת. לחילופין (ההדגשה במקור- ולכך חשיבות מסוימת כמבואר להלן). ב. האמצאה אינה חדשה מחמת פרסום קודם. ג. אין התקדמות אמצאתית באמצאה.

ד. המבקשת לא גילתה אסמכתאות שצוטטו כנגד בקשות מקבילות בחו"ל.

לחילופין רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ה. יש להורות על הענקת רשיון לניצול הפטנט למתנגדת.

בהמשך כתב טענותיה מפרטת המתנגדת את טענותיה, לצורך ההכרעה במחלוקת הנידונה, מיותר יהיה לפרטן כאן.

בבקשתה למחיקה או דחייה על הסף טוענת המבקשת, בתמצית, כדלקמן:

א. יש למחוק או לדחות על הסף את אותם טענות וסעיפים בכתב הטענות מטעמי המתנגדת, המתייחסים להעדר חידוש, להעדר התקדמות אמצאתית ולאי גילוי אסמכתאות שצוטטו כנגד בקשות מקבילות בחו"ל.

ב. המתנגדת בקשה עיקרית והיא: לקבוע כי המתנגדת היא בעלת האמצאה ולכן, היא הרשאית להירשם כבעלת הפטנט. בטענה זו מודה המתנגדת, כך נטען, כי האמצאה היא

כשירת פטנט.

ג. בבקשותיה התיאורטיות מעלה המתנגדת טענות הסותרות את טענותיה בדבר בעלותה באמצאה, שכן, כיצד אמצאה שהיא כשירת פטנט, ניתן לטעון לגביה כי אינה חדשה ואין בה התקדמות אמצאתית?

ד. למעשה אין מחלוקת בין המתנגדת למבקשת כי האמצאה היא כשירת פטנט וכל הנותר להכריע הוא מי הוא הבעליס האמיתי של האמצאה.

ביוס 3 ביוני, 1999 הגישה המתנגדת את תגובתה לבקשת המחיקה, בה טוענת היא, בתמצית, כדלקמן:

א. למתנגדת שלש טענות : המתנגדת היא בעלת האמצאה, בין אם היא כשירת פטנט ובין אס לאו, האמצאה אינה כשירת פטנט וזאת מהטעמים שנטענו בכתב טענותיה, אין להעניק למבקשת את הפטנט בשל כך שלא גילתה ללשכת הרשם ציטוטים רלוונטיים.

ב. המתנגדת לא הכתירה טענה כלשהי בתור "בקשה עיקרית" וטענה אחרת בתור בקשה "חילופית" - המבקשת היא שעשתה ואת יש מאין, כדי לבסס את טענת המחיקה או הדחייה על הסף.

ג. המתנגדת היא בעלת האמצאה, אמצאה שאינה כשירת פטנט ולכן אין להעניק לאף אחד את הפטנט.

ד. אס הרשס יקבע שהאמצאה הינה כשירת פטנט - יש עדיין מקוס לדון בשאלת הבעלות על האמצאה.

ה. אין זה נכון כי אין מחלוקת בין הצדדיס בשאלה האס האמצאה הנידונה הינה כשירת פטנט.

רו אין סתירה בין טענת אי גילוי הציטוטים לבין הטענות האחרות של המתנגדת.

ראשית דבר אומר כי צודק ב"כ המבקשת בטענתו כי המתנגדת סיווגה את הסעיפים שנתבקשו על ידה ואת טענותיה לשני סוגים - טענה וסעד עיקרי וטענות וסעדים חילופיים. מוזרה ביותר טענתה של המתנגדת, בתגובתה לבקשת המחיקה, כי לא היא אלא המבקשת היא שהכתירה חלק מטענות המתנגדת

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר כטענות חילופיות - שעה שהדבר מופיע בכתב טענותיה, שחור על-גבי לבן, באותיות מוגדלות, בולטות ועו קו מתחת.

בתגובתה לבקשה למחיקה או דחייה על הסף מנסה המתנגדת לתקן את סדר טענותיה שבכתב טענותיה:

מהפסקה השניה לסעיף 2 משתמע כי לדעת המתנגדת יש לדון תחילה בשאלת כשירות האמצאה להירשם כפטנט ואס יקבע כי כשירה היא - עדיין יש לדון בשאלת הבעלות באמצאה.

לעומת זאת, בפסקה שלאחריה טוענת המתנגדת כי טענתה בדבר הבעלות באמצאה אינה מותנית כלל בקביעה מקדמת לפיה האמצאה - כשירת פטנט היא.

יהיה סדר טיעוניה של המתנגדת אשר יהיה, אני סבור כי ניתן להעלות בכתב טענות בהתנגדות לפטנט, טענות המתייחסות הן לבעלות באמצאה והן לכשירות האמצאה להירשם כפטנט. איני מוצא כי יש בכתב

טענותיה של המתנגדת טענות עובדתיות סותרות או חילופיות. המתנגדת אמנס עתרה לסעדים חילופיים, במקרה וחלק מסויס מטענותיה לא יתקבל, אולס טענותיה העובדתיות יכולות לדור בכפיפה אחת: בעלות

על האמצאה וכי האמצאה אינה כשירת פטנט.

בעלות באמצאה (להבדיל מבעלות בפטנט), הינה סוגיה נפרדת מהשאלה האס אותה אמצאה הינה כשירת

פטנט.

יתכו בהחלט מצב לפיו אמצאה היא אכן אמצאה, בבעלות ממציא, אולס לא ניתן יהיה לרשמה כפטנט

בשל העדר חידוש המצאתי, למשל. עדיין אותה אמצאה תהיה בבעלות מאן דהוא.

תימוכין לכך מוצאים אנו בחוק הפטנטיס, התשכ"ז 1967 עצמו:

א. סעיף 31 (3) לחוק קובע כי אחת מעילות ההתנגדות היא כי "המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה".

ב. סעיף 33 (א) לחוק קובע כי במקרה ונטענה טענה כאמור "רשאי המתנגד לבקש כי הפטנט

יוענק לו ...> ההדגשה שלי - י.א.). ג. מכך למדים אנו כי רשאי מתנגד לטעון כי הוא הבעליס של האמצאה, ולכן אין להעניק הפטנט למבקש - מבלי שיבקש אותו מתנגד להעניק לו, למתנגד, את הפטנט. יוצא מכך - אין פגם בכך כי מתנגד יטען לבעלות באמצאה, תוך שטוען הוא גם כי אותה אמצאה אינה כשירת פטנט. לכאורה - כך נטען ע"י המתנגדת במקרה דנן. אלא מאי: כסעד עיקרי בקשה המתנגדת, בנוסף להצהרה בדבר בעלותה באמצאה, כי הפטנט יוענק לה. לאחר מכן, בתגובתה לבקשה דנן, נראה (שוב לכאורה בלבד) כי מבקשת המתנגדת כי ידון הרשם בתחילה בטענת אי כשירות האמצאה לפטנט ולאחר מכן, אס יוותר הצורך (אס יקבע כי האמצאה כשירת פטנט) - בטענה כי היא הבעליס של האמצאה וכי יש להעניק לה הפטנט. לסיכום נקודה זו - אין ספק כי אילו היה ברור מכתב טענותיה של המתנגדת מה סעד עיקרי הוא ומה סעד חילופי - יתכן ולא היה צורך בהגשת הבקשה למחיקה או לדחייה על הסף. אמנס ציינה המתנגדת כי הסעד העיקרי המבוקש על ידה הוא הצהרה בדבר בעלות באמצאה. אילו היתה מסתפקת בכך, ולאחר מכן היתה טוענת את טענותיה החילופיות בדבר אי כשירות לפטנט - היה סדר

רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ראשית, מבקשת המתנגדת כי תידון שאלת הבעלות באמצאה. נמצא כי המבקשת הינה הבעלים של

האמצאה - מבקשת המתנגדת כי תידון, שאלת הכשירות לפטנט. נמצא כי המתנגדת היא הבעליס של האמצאה - בכך תם אצ הדיון לכאורה, שכן המתנגדת טוענת כי היא בעליס של אמצאה שאינה כשירת פטנט.

בכך שהוסיפה המתנגדת סעד עיקרי בדבר בעלותה בפטנט - ורתה חוסר בהירות לגבי השאלה, באיזו טענה, לשיטתה, יש לדון קודם לכן - בשאלת הכשירות לפטנט או הבעלות באמצאה. למען הבהירות אציין כי בסמכות הרשם

לדון בטענות המתנגדת לפי הסדר אשר יראה לו כנכון, ואין הוא כבול בסדר טיעוניה של המתנגדת.

16. לאור כל האמור לעיל, איני מוצא כי יש לדחות על הסף או למחוק חלק מכתב טענותיה של המתנגדת, באשר טענות אלה, (הגס שלא נטענו בצורה ברורה), יכולות לדור בכפיפה אחת באותו כתב טענות, שכן אין הן טענות עובדתיות סותרות או חלופיות, מה עוד שהטענות אינן טענות סתמיות אלא עיניניות ואין לשלול מן המתנגדת את הזכות להוכיחן. אעיר כי יתכן שלאחר הדיון בהתנגדות ושמיעת הראיות, יתיתר הצורך להכריע בחלק מן הטענות לאור ההכרעה בטענות אחרות, אולס את אשאיר להחלטה בהליך ההתנגדות.

8. דוחה אני את הבקשה למחיקה או דחיה על הסף, אולס בנסיבות העינייו כמבואר לעיל - אין צו להוצאות.

ניתן בירושליס ביוס ג' כסלו תשס"א

0 נובמבר, 2000

ישראל אקסלרד סגן רשם הפטנטיס

מכ 5\ ג א 15 \:ז