סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני סגן רשם הפטנטים

פטנט רשום מס' 79205 - בקשת בעלת הפטנט לפסיקת הוצאות לאחר ביטול בקשה לביטול

פטנט.

בעלת הפטנט: .5.8 15 ]ה סואה .זכ בהאגזת אה ס תת ע"י וולף ברגמן וגולר, עו"פ

מבקשת הביטול: קרגל בע"מ ע"י סנפורד ט. קולב, עו"פ

1 בפני בקשה של בעלת הפטנט לפסוק לטובתה הוצאות בגין הליך בקשה לביטול פטנט בו

נקטה מבקשת הביטול. 2 להלן תמצית השתלשלות הדברים בתיק זה:

א. ביוס 24.6.86 הוגשה הבקשה לפטנט.

ב. לאחר שלא הוגשו התנגדויות, ניתן למבקשת פטנט, ואת ביום 11.9.91.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ביוס 9.6.95 הגישה מבקשת הביטול בקשה לביטול פטנט יחד עם ראיותיה. עיקר

טענתה של מבקשת הביטול היתה כי לאור פרסומים קודמים, הפטנט אינו חדש והוא נעדר התקדמות המצאתית.

כן נטען כי ניסוח התביעות בבקשה לפטנט היה לקוי ומעורפל, כך שהתביעות, כנטען, אינן נובעות באופן סביר מהמתואר בפירוט.

בעלת הפטנט הגישה, לאחר שהוגשה הבקשה לביטול, בקשה לתיקון הפירוט, אשר פורסמה להתנגדויות במאי 1996. התנגדויות לא הוגשו, ורשם הפטנטים , במכתבו מיוס 19.11.96, הודיע כי על מבקשת הביטול להודיע ללשכה, תוך 21 יום, אם ברצונה לתקן את כתב טענותיה. כב' הרשם קבע כי אם לא תודיע מבקשת הביטול כאמור, תגיש בעלת הפטנט את כתב טענותיה תוך שלושה חדשים.

למרות ארכה שבקשה, לא הגישה מבקשת הביטול כתב טענות מתוקן.

בעלת הפטנט הגישה ביוס 9.10.97 את כתב הטענות מטעמה, בצרוף ראיותיה. למבקשת הביטול הודע מטעמו הלשכה על זכותה להגיש ראיות שכנגד או בקשה ארכה להגשתן, ולסופו של דבר, ראיות שכנגד לא הוגשו.

ביום 15.7.99 הודיע ב"כ מבקשת הביטול ללשכת הרשם על חזרתה של מבקשת הביטול.

לטענתה, בעקבות הגשת הבקשה לביטול הפטנט, הגישה בעלת הפטנט בקשה לתיקון התביעות, וצמצמה בכך באופן ניכר, כך ניטען, את היקף התביעות.

בכך נענו טענותיה של מבקשת הביטול, הלכה למעשה.

ביוס 20.1.2000 הגישה בעלת הפטנט בקשה לפסוק לטובתה הוצאות ההליך, בסכום של 18,430 %. לביסוס בקשתה צרפה היא תצהיר של מר אמיל ברוסגרד. הטענה העיקרית בתצהיר הינה כי הבקשה לביטול היתה למעשה מיותרת וכי תיקון התביעות היה בניסוח ובפורמט של התביעות, ולא תיקון מהותי. עוד נטען,

בין היתר, כי רק לאחר שהגישה בעלת הפטנט את כתב טענותיה וראיותיה, הגישה מבקשת הביטול הודעה על חזרתה, למרות שיכלה לעשות כן עוד בחודש מאי 1996, עת פורסמה להתנגדויות בקשת תיקון

הפטנט.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר 3 בבואי לפסוק בבקשה לחיוב בהוצאות בתיק זה, על נסיבותיו, מן הראוי לשקול, בין היתר,

את השיקולים כדלקמן:

א. נסיבות הגשת הבקשה לביטול הפטנט.

ב. מהות התיקונים לתביעות ואת מסגרת בקשה בעלת הפטנט.

ג. האם הבקשה לתיקון הוגשה בעקבות הגשת הבקשה לביטול הפטנט? ד. התנהגות הצדדים במהלך ההליכים.

4. אציין כי מבקשת ביטול הפטנט בקשה לאפשר לה לחקור את המצהיר מטעמו בעלת הפטנט, מר אמיל ברוסגרד, בחקירה נגדית. אני סבור כי אין וה סביר לאפשר במקרה זה חקירה נגדית של המצהיר, אשר הצהיר לעניין נסיבות ההליך ובסכום ההוצאות. למבקשת הביטול ניתנה הזדמנות להגיב על האמור בתצהיר, והיא אכן עשתה כן, ובפני מונחיס כל הטענות והמסמכיס הדרושיס לצורך ההכרעה בשאלת ההוצאות. בהתאם לסמכות אשר הוענקה לרשם (ולסגנו) בסעיף 163(א) לחוק הפטנטים, התשכ"ו-1972, אני מורה כי אין מקום להזמין את המצהיר, שהינו תושב חו"ל, להיחקר על תצהירו.

5 הבקשה לביטול הפטנט הוגשה כעשר שניס לאחר שהוגשה הבקשה לפטנט. נוטה אני לקבל את טענתה של בעלת הפטנט כי בקשה זו באה בתגובה למכתבי התראה ששלחה למבקשת הביטול, בה נטען כי גו האחרונה מפרה את הפטנט. לא מצאנו בתשובת מבקשת הביטול כל

התייחסות לנקודה זו.

6. מעיון בשינויים שנעשו בתביעות עולה כי אמנם אין השינויים בגדר תיקון של " 61.1511את דה]אתסת כאג סאזספאסעצו" גרידא, ולצד שני אין המדובר בשינויים מהותיים

ביותר בתביעות. נראה כי המדובר הוא בשינויים אשר יש בהם בעיקר משמעות הבהרה של התביעות. מבחינה זו יש להביא בחשבון, בואי לפסוק הוצאות, את החשיבות בצימצוםן של תביעות ואפילו בהבהרתן, על מנת שההגנה על פטנט לא תתפרש מעבר לצורך ולנדרש. למעשה אף בעלת הפטנט, בכתב טענותיה בתשובה לבקשת הביטול מודה כי חלק מטענות מבקשת הביטול אינן רלוונטיות עוד, לאורן.

התיקונים שנעשו בתביעות (ראה למשל סעיף 17 לכתב הטענות).

7 עוד אציין כי אין ספק שהבקשה לתיקון התביעות הוגשה בעקבות הגשת הבקשה לביטול הפטנט, ולמעשה בעלת הפטנט מודה בכך, במספר מקומות במסמכי טענותיה.

לאור האמור לעיל, אין ספק כי הבקשה לתיקון התביעות הוגשה בעקבות הבקשת הביטול, וכי התיקון שנעשה תוצאתו בעיקר (אך לא רק) הבהרה של התביעות כפי שאושרו בפטנט שניתן בזמנו.

לא אוכל להתעלם מהעובדה כי היה בידי מבקשת הביטול להביא לקיצור ההליכים בתיק, וזאת בשלב שלאחר פרסומה של הבקשה לתיקון. כאמור, הבקשה לתיקון התביעות פורסמה בחודש מאי 1996, ורק לאחר למעלה משלוש שנים הודיעה מבקשת הביטול על חזרתה.

אין ספק כי על מנת להגיע למסקנה כי באה מבקשת הביטול על סיפוקה לא היו דרושים שלוש שנים, וניתן היה להגיע לאותה מסקנה מייד לאחר הפרסום. כאמור, השתהותה של מבקשת הביטול הביאה לכך כי בעלת הפטנט נאלצה להגיש, לשווא, כתב טענות ואף תצהיר מפורט ביותר, במסגרת ראיותיה.

אין אף כי מבקשת הביטול, למרות שהגיעה למסקנה כי אין לה עוד צורך בבקשה לביטול, השהתה את חזרתה מבקשתה, מתוך מגמה לנסות ולהשיג יתרונות אחריס, מסחריים אולי, אשר אינם מעינינו. יתכן אף כי ניסתה היא להגיע להסכמה עם בעלת הפטנט בדבר הוצאות הליך הביטול, ולסוב שוב אין הדבר גורע מכך כי משהגיעה מבקשת הביטול למסקנה כי באה היא על סיפוקה עם תיקון התביעות, היה עליה כבר באותו שלב לחזור בה מבקשתה או לכל הפחות היה עליה לעשות כן לפני המועד להגשת טענות וראיות מטעמו בעלת הפטנט.

למעשה, מבקשת הביטול עצמה מודה כי השתהתה בתחזרתה מבקשת הביטול שלא מסיבות ענייניות : למשל, בסעיף 8 להודעתה מיום 12.7.99 (הוגשה ביום 15.7.99) כותב ב"כ מבקשת הביטול כי "לאחר שנוכחה מרשתי כי תיקון הפטנט נעשה בהתאם לבקשת ביטול הפטנט שהגישה, עשתה מרשתי מספר ניסיונות לנהל מו"מ עם בעלת הפטנט על מנת להסדיר

בהסכמה את המחלוקות ביניהן ......"ומוסיף ב"כ מבקשת הביטול בסעיף

9 כי "מרשתי מכירה בכך שאיש מהצדדים לא ייצא נשכר מניהול הליך מיותר, בשעה שנעקר שורש המחלוקת. ברור כי יהיה בכך בזבוז מיותר של זמנו היקר של כבוד הרשם, ושל הצדדים......".

כלומר - מבקשת הביטול מודה כי עם ביצוע התיקונים בתביעות לא היה עוד צורך בהמשך ההליכים והמשכם, לרבות הגשת כתב טענות וראיות מטעמו בעלת הפטנט, היו מיותרים

אין ספק כי בהתייחס להליכים מיותריים כאמור, מגיע לבעלת הפטנט פיצוי בצורה של הוצאות. 1. אשר לסכום ההוצאות : א. בתצהירו מפרט מר אמיל ברוסגרד הערכה של עלויות בחישוב לפי שעות עבודה, של בעלי תפקידים השימוש אצל בעלת הפטנט. ההצהרה לעניין זה באה מפיו של אחר ולא של מי שנטען לגביו כי עבד באותן שעות (למעט שעות העבודה של המצהיר עצמו) וללא כל פירוט של אותן שעות. העדר הפירוט אינו מאפשר לבצע מיון של השעות לשלבים השימוש של ההליך בפני הלשכה, גם אם הייתי מגיע למסקנה כי יש להתייחס להוצאות שהוצאו ע"י בעלת הפטנט בפועל. ב. הדברים האמורים לעיל אין אף לעניין שכר טרחת עורכי הפטנטיס של בעלת הפטנט. 12. לאור האמור לעיל ובנסיבות העניין כפי שהובאו לעיל, אני מחייב את מבקשת הביטול לשלם לבעלת הפטנט הוצאות משפט בסכום כולל של 3,000 ש"ח בצירוף מע"מ. סכום וה יחיה

שלם כדין מהיום ועד לתשלוס בפועל.