החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות למתן פטנט 7 עפ"י הבקשה מס' 8979 ₪

הפטנט: ,אמ12עק המת: ג דת:

לחלן

באמצעות ה"ה לוצאטו את לוצאטו, עו"פ. חברת אוניפארס בע"מ באמצעות ועל ידי מנכ"ל התברה מר זבולון תומר.

החלטה בגין התנגדות למתן פטנט עפ"י הבקשה שמספרת 9 (להלן - "בקשת הפטנט") שהוגשה ביום 4 ביולי 1988 על ודו .סאז ,א8א2דקקת (להלן - "המבקשת").

בקשת הפטנט, אשר נושאת את ‏ "א%ותרומויוצין דיהידראט ‏ ושיטה להכנתו" קובלה ופורסמת כדין ברשומות "יומן הפטנטים והמדגמים" מס' 8/92 מיום 15 בנובמבר 1992.

השתלשלות העניינים:

ביום ‏ 14 בפברואר 1993 הגישה החברת אוניפארם בע"מ (להלן - "המתנגדת") הודעת התנגדות אשר בה נטען כדלקמן:

א. איש מקצוע המעוניין לשפר את בעיית התיגרוסקופיות של )2( )3( )4( )5( )6( )7( )8( אזיטרומיצין שמתקבל מגיבוש של אתנול/מים היה רואה כמובן מאליו לנסות גיבושים אחרים, דוגמת אתר/פנטן.

ב. מולקולה | ה-"4 | אפוג אזיטרומיצין דומה מאוד לאזיטרומיצין.

ג. מולקולת ה- "4 אפי אזיטרומיצין תוארה בפטנט האמריקאי שמספרו 4526889.

ד. גיבוש אזיטרומיצין היגרוסקופי מאתר/פנטן מניב אזיטרומיצין דיהידרט.

ה. לפיכך, אין התקדמות המצאתית בבקשת הפטנט.

ביום 14 ביוני 1993 הגישה המתנגדת את כתב טענותיה לאחר שניתנה לה ארכה בת שלושה הודשים לשלושה כך.

ביום 14 בספטמבר 1993 וביום 23 בספטמבר 1993 הגישה המתנגדת את כתב טענותיה המתוקן.

המתנגדת ביקשה במרץ 1994 לתקן שנית את כתב טענותיה וכתב טענות מתוקן זה, הוא שעומד בפני.

כתב הטענות שכנגד הוגש על ידי המבקשת באוקטובר 1993. אולם בעקבות הגשת כתב הטענות המתוקן האחרון מטעם המתנגדת, ראיתה היתה המבקשת לתקן את כתב טענותיה שכנגד ואכן, ביום 30 לאוקטובר 1994 חוגש כתב טענות שכנגד מתוקן על ידי המבקשת.

ביום 23 למרץ 1994 הגישה המתנגדת את ראיותיה בצורת שני תצהירים שניתנו על ידי פרופסור גרושקה ופרופסור בינו.

המבקשת הגישה את ראיותיה שכנגד בצורת ארבעה תצהירים שנניתנו על ידי פרופ' קוסט, פרופ' פורסיר, ד"ר ברייט וד"ר בורדנר.

ביום 27 באפריל 1995 התקיים בפני דיון אשר במהלכו נחקרו פרופ' בונו ופרופ' קוסט.

בעקבות תחקירה הגישו פרופ' בינו ופרופ' קוסט כל אחד בנפרד, תצהיר נוסף בתשובה לשאלות שעליהן נשאלו במהלך הדיון.

בהסכמה הוסכם כי במקום להמשיך בהקירת המצהירים יותרים קרי, פרופ' גרושקה, ד"ר כרייט וד"ר בורדן, יענו הנ"ל לשאלות ששתונשא להם בצורת שאלונים, מטעם שני הצדדים וזאת על מנת לאמת את תצהיריהם.

בדצמבר 1995 הוגשו תצהירי תשובה שניתנו על ידי שלושת המצהירים הנ"ל.

אשר לבקשת הפטנט בקשת הפטנט מתייחסת לאזיטרומיצין בצורה גבישית המכיל שתי מולקולות של מים והוא היגרוסקופי. לאזיטרומיצין ישנה פעילות תרופתית נגד ההידקים. בעבר הוא היה מיוצר בצורה של מונוהידרט (מולקולתה את של מיס) ע"י גיבוש של אתנול ומים. המונוהידרט הוא היגרוסקופ' (סופג מיס) וקשה להשתמש בו לחכנת תרופות. לעומתו, הדיהידרט שהוא לא היגרוסקופי.

האזיטרומיצין דיהידרט מיוצר ע"י גיבוש מטטרחידרופורן ופחמימן אליפטי בעל 5 עד 7 אטומי פחמן, בנוכתות של לפתות שני אקוולנטים מולרים של מים.

ניתן לתגדיר את שלושת תביעות אשר במבוא לפירוט בצורת מתמצתת כדלהלן:

תביעה 2: ת1סעתסזת+21 | 6ת02783%31[1 דַת1דהקבמק 0% 68604 - ה 8 שסע+ ב027868[1128%610 | 1888מקהסס הסנתט 428%8ה1ם

לחלן

(ג)

(פ)

6 (05-07) 8 ₪ם8 מ70101₪18ת 718%28‏ +0 8-ט₪1%46 ש₪018 2 1988%6 8% +0 659208עק 8ת% ת1 תססעבססתבצת . :₪8%0 0% %8ת017810ש

תביעה 3: ₪ מססעהססע4צת 6תף ת1פעפתט ‏ 2 0181 0% הבסמשפפת ת - 1108146

עיקר הטענות מטעם המתנגדת:

נטען כ* האזיטרומיצין (כשלעצמו) ידוע ומוגן ע"י הפטנט האמריקאי 4517359 של החברת הטדעק ו-4474768 של חברת %מ12קתע שבהם תואר תהליך להכנת אזיטרומיצין וגיבושו מממ:ס של אתנול ומים.

עפ"י טענת המתנגדת האזיטרומיצין שמתקבל לפי הפטנט האמריקאי מס' 8 והוא היגרוסקופי ומכונה ע"י מבקשת הפטנט כמונוהידרט ( שד תמצאסאסא).

לדבר: המתנגדת המצאה אינה מתווה התקדמות המצאתית. נטען כי אוש מקצוע בתחום :ודע כי תכונות היגרוסקופיות ניתן לשנות ע"י גיבוש מממיסים שונים בתנאים שונים. הדרכה שאיש מקצועי היה מקבל באמצעות החיפוש בספרות המקצועית לגבי מולקולות כימיות דומות.

נטען כי חומר כימי דומה מאוד לאזיטרומיצין הוא ‏ 4" אפי אזיטרומיצין (אנסצאסתאדזתת זסםח "4). הומר זה תואר בפטנט האמריקאי שמספרו 4526889 המלמד על כך כי ניתן לגבש הומר אפי מתמיסת אתר פונטן.

עפ"י טענת המתנגדת איש מקצוע יראה כמובן מאליו לנסות גיבוש של - אזיטרומיצין היגרוסקופי מתמיסת | אתר ופנטן. גיבוש אזיטרומיצין | היגרוסקופי | מתמיסת | אתר ופנטן יצור את הדיהידרט.

לחלן עיקרי הטענות שנטענו על :די המבקשת.

נטען כי אזיטרומיצין היא תרכובת בעלת פעולות אנטיביוטית חוקה. בתאריך הקובע היה ידוע כי אזיטרומיצין מונוהידרט הוא תיגרוסקופ' מאוד ובלתי יציב, ולא הייתה ידועה הצורה המתאימה לחכנת תרופת המכולה אזיטרומיצין שניתן יחית למסחר.

בספרות המקצועית לא היה דבר שרמז על קיומו של אויטרומיצין שאינו היגרוסקופי, וודאי לא של דיהידרט.

המצאה, איפוא, ממלאת צורך ארוך ימים וחוסר מתמשך.

נטען כי המתנגדת הגישה שני כתבי טענות לפני הגשת כתב טענותיה האחרון, ובהן ישנן טענות שונות ומשונות. רק כאשר נוכחה לדעת כי טענות תנ"ל לא יוכלו לעמוד במבחן הביקורת, הגישה המתנגדת את כתב טענותיה הנוכחי חשונה לגמרי מקודמיו. לדברי המבקשת יש לראות בכך כשימוש לרעה של הליכי התנגדות.

באשר לטענת הוסר ההתקדמות המצאתית תנדהית על :די המבקשת נטען ונאמר על ידח כדלקמן:

א. טענת המתנגדת כי חה-"4 אפוי אזוטרומיצין הידוע מהפטנט האמריקאי מס' | ‎ ,4526889‏ דומה לאזיטרומיצין, מוטעית ומטעה. מתצהירו של ד"ר ברודגר עולה כי שני החומרים חס סטרואיוומרים שצפויים להתגנש בצורת שונה. ההשוואת בין שני ההומריס, לפיכך, היא לא רלוונטית.

ב. דוגמא 10 של הפטנט האמריקאי הנ"ל | מתארת שתי שיטות גיבוש שונות (ת ו-8) אך יתד עם זאת, אין הבדל בתוצריס המתקבלים. בעל מקצוע תיודע כי על פי שיטה ת מתקבל חומר היגרוסקופי וכי המוצר המתקבל על פי שיטה ‏ 8 ז%הה לו, היה מסק את המסקנה כי גיבוש אינו פותר את בעיית ההיגרוסקופיות.

ג. המתנגדת מצינה את האמצאה כפתרון לבעיה של גיבוש בלבד מבלי להתייחס לעובדה כי האזיטרומיצין הדיהידרט כשלעצמו הוא חומר הדש, יציב ובלתי היגרוסקופי.

ד. לא ניתן לצפות מראש מתן התכונות של הומר המתקבל בתהליך גיבוש. בענין זה מפנה תמבקשת לתצהירים של ד"ר בורדנר וד"ר ברייט.

ה. לא כל שינוי בהיגרוסקופיות של אזיטרומיצין הוא בעל ערך. כפי שחסביר ד"ר פורסיר בתצהירו, קיים הבדל מאוד משמעותי בין היגרוסקופיות של אויטרומיצין מונוהידרט ובין תיגרוסקופיות של אזיטרומיצין דיהידרט. חבדל כזּה לא יהיה צפוי.

אציין כי בכתב הטענות שכנגד התייחס המבקשת גם להידוש והתקדמות המצאתית שבתהליך הבקשה (תביעות 2 ו-3). היות ובסיכומים בתשובת (עמ' 4 שורות 7 ו-8) הודיעה המתנגדת כי אין לה התנגגדות למתן פטנט על התהליך לגיבוש, אינני רואה כל צורך להתייחס לטענות המבקשת בנושא זה.

ראיות חמתנגדת

(1) אשר לתצתירו של פרופ' בינו:

א. בתחום הביוכימיה נדוע, כי חומר עשוי להיות היגרוסקופי כאשר הוא מגובש במערכת ממיסים אחת. יהיה עם ואת, אותו חומר כשהוא מגובש במערכת ממיסים שונה, עשו* שלא להיות היגרוסקופי.

ב. איש מקצוע המעוניין לגבש חומר מסויים, יתחיל בגיבושיס ממערכת ממיסים שתוארה בספרות לגבי הומריס דומיס.

ג. במקרה של אזיטרומיצין, התומר הדומה ביותר הוא "4 אפי- אזיטרומיצין שתואר בדוגמא 10 של הפטנט האמריקאי מס' 39,. ברפסטנט זה תואר הניבוש ממערכת של אתר/פנטן.

לדעת המצהיר, איש מקצוע בתחום שהיה צריך להתמודד עס ההיגרוסקופיות של אזיטרומיצין היה מתייחס עם גיבוש ממערכת ממיסים שתוארח כבר לגבי "4 אפי-אזיטרומיצין.

נטען כי זמן הגיכוש של שני התומרים הוא קצר מאוד, כשעח לכל היותר.

(2) אשר לתצהירו של פרופ' גרושקת:

א. המצהיר ביצע שני ניסויים לגניבוש אזיטרומיצין, שנעשו ממערכת דיאתילאתר/פנטן.

האבקות שחהתקבלו נמסרו לד"ר שמואל כהן, ממעבדתו של פרופ' בינו, לאגליזה מבנית בעזרת קרנ'י א.

המסקנה שתתקבלה היא כי האבקות הן אזיטרומיצין דיהידרט.

ראיות המבקשת

(3) אשר לתצתירו של ד"ר ברייט:

א. המצהיר הינו ממציאו של הפטנט האמריקאי מס' 4526886, בו תואר ה-"4 אפי אזיטרומיצין.

נטען כי חמצהיר ביצע גיבושיס של תומר וה לפי שתי השיטות שתווכרו בדוגמא 10 של הפטנט: קרי, גיבוש ממערכת של אתרן/פנטן, וגיבוש הוזר מאתנול/מים וכן ניבוש ישיר מאתו היגרוסקפיות. דהיינו, חומר שגובש במערכת ממיסים אחת עשוי להיות היגרוסקופי וכשהוא יגובש ממערכת ממיסים שונה עשוי שלא יהיה היגרוסקופי".

חיוּוק לטענה וו מוצאת המתנגדת בתצהירו 4 לאוקטובר 1994:

3% פטתס ‏ 15 1% 116תא ‏ (0)" חספפצה מתפע801 6ת% 4ַת+שובחס בגוסקתוסםס ב תס+תש תסע+ 0 18 צהות 3 בצע 8 + 6108עפקסעם %ת020++81 8 518 תפתט , פבהטסקחסס 1ה8ת21 |הפתש 86 ,תסַסְקהת %סת 1088 תס %סה, עצבה עס עבת ידכ מס1בט -₪8608 - 8 18 , יתבס . "16568 תק 06 >סתתפס

צַם ₪0 ע81+ 18 1% פנצ4תחא ‏ (0)" % >חסתא 156ת0260 8 בת ת811128%10ל5צץ 02‏ 8 (6)8ת507₪6%51 , 20016188 60שחפת0ס ‎ %0‏ (1880)5 ת: %ם1ה צמ8 116 %+סת 14נגו00 1 8% ג 116023 8+ ,9 0ְ860ע8116 ת1סעהסזה21%ב 4% ,818%א₪ 018 15 1% סאת 6‏ חסםת סת טטטם סטהת 0-3 סמ +ס מ18פסעק 96 00 8010610

קוסט

של ד"ר בורדנר מיום

בתצירתו

מיוס 28

)3(

פס ת1סצתהס:ת%+332 +0 1868011157 . "עצ101%קסספס:בצת גַח1ת 108 60

ומסיקה מהם כי פרופ' קוסט מאשר כי על ידי גיבוש ניתן לעיתים לשנות תכונות של התוצר. פרופי'י קוסט אישר גם בחקירתו כי היה מנסה לפתור את בעיית ההיגרוסקופיות על ידי גיבוש. אשר לטענתו כי לא מצא בספרות רמז לקיווי אזיטרומיצין בצורת דיהידרט ושאזיטרומיצין דיהידרט היה פותר את בעיית ההיגרוסקופיות, אומרת המתנגדת כי "השאלה היא לא האם אויטרומיצין פורסם בספרות או האם היתה בספרות נתון שאזיטרומיצין דיהידרט יכול לפתור את בעיית ההיגרוסקופיות. לבעל המקצוע ות לא מעניין באס בעיית ההיגרוסקופיות היתה נפתרת על ידי אויטרומיצין דיהידרט או על ידי הידראט אחר או על ידי צורה קריסטלינית כל שחיא. את בעל המקצוע מענין לקבל גבישים של אזיטרומיצין שאינם היגרוסקופיים וזה לא משנה עבור באיזו צורה נבנית הם ייחלו. השאלה הרלוונטית:ית היא האם במהלך הדיון של העניינים בעל המקצוע לצורך פתרון בעיית ההיגרוסקופיות, היה מנסה גיבוש בכלל ממערכת אתר/פנטן?

א. טענת המתנגדת כי בעל מקצוע המבקש לבצע ניסויים מסויימים 'יפנה דרכה בתחום הקרוב ביותר לעניינו.

תימוכין לטענתו המתנגדת בתצירתו של פרופ' בינו, מיום 23 למרץ 1994:

"ככל תחום במדע הטבע אוש מקאוע נעוּר בפרסומים בשטח בו תוא עובד, איש מקצוע המופקד | על ביצוע גיבושים של חומר מסויים יתחיל בדרך כלל בגיבושים | ממערכות ממיסים אשר ‏ תוארו לגנב חומרים דומיס".

פרופ' בינו הציג בתצירתו מאותו תאריך:

ג.

"לפי מיטב ידיעתי ההומר "4- אפי- אויטרומיצין הגנה מולקולת דומת דיהידראט תינו הומר הדש. דבר זו אושר על ידי המתנגדת עצמה, וכך אומר מר תומר (ר' עמ' 5 לפרוטוקול יום 7 באפריל 1995):

"... נכון שאנהנו דנים בהומר, או בתכונות של תומר, אן בתומר שלא תואר קודם, ככה שמבחינה מסויימת

(ב)

(ג)

"ש.

תוא תהדש..."

פרופ' בינו אף הוא כשנשאל אם האזיטרומיצין דיהידראט חוזכר בספרות ענה "לא ידוע לי" (עמ' 9 לפרוטוקול 27.4.95).

המתנגדת מתעלמת בעקשנות מעובדה זו ומבססת את טענותיה על כך שהיה טבעי לגבש את האזיטרומיצין ההיגרוסקופי על מנת לקבל בצורת גבישית את הזיטרומיצין דיהידראט. אולם המתנגדת משתמשת בראיה מאוחרת (5ת6319ת1ת) אותה תיא מותחת לכדי אבסורד מוחלט, שכן חומר כמי חדש שקיומו לא היה ידוע, ואשר תועלתו אף היא לא היתה ידועת, אינו יכול להפוך להיות מובן מאליו בשל קיומו של כל חומר אחר.

פרופ' בינו התודת בהקירתו (ר' עמ' 15 לפרוטוקול 27.4.95) כי הוא לא ידע דבר על האזיטרומיצין המונוהידרט פרט למה שכתוב בבקשת הפטנט. הוא אישר כי חמקוס הראשון ממנו נודע לו כי אזיטרומיצין מונוהידרט הוא הינרוסקופי הינו בקשת הפטנט כפי שווה עולה מתשובתו לשאלת נא כה המבקשת (עמ' 47-46 לפרוטוקול).

כאן ראוי לזכיר מה נאמר במהלך הקירתו:

... האם, היות ולא היתה שום ספרות לפני שנת 87, שדיברת בכלל על אזיטרומיצין מונוהידראט ועל היובדת היותו היגרוסקופי בפרט, ההנהה שלך בסעיף 6, היא הנחת היפוטטית מבוססת על בקשת הפטנט שקראת. זאת אומרת המקום הראשון שממנו אתה יודע זו בקשת הפטנט.

אתה יכול לאשר?

כן. כן.

ואת אומרת בסעיף 6, רשום שאיש מקצוע שבידו האזיטרומיצין ההיגרוסקופי, כלומר זהו נתון שהונח בפניו.

(4)

(5)

המבקשת טוענת כ* על מנת להוכחה שאזיטרומיצין דיהידראט הנו לוקה במבנה ההתקדמות ההמצאתית, הית על המתנגדת להמציא פרסום קודם המלמדים כו:

א. קיימת בעיה בשימוש המסחרי של צורות האזיטרומיצין שהיו ידועות לפני ההמצאה, הנובעת מאי יציבות וההיגרוסקופיות.

ב. קיימת סבירות שאזיטרומיצין דיהידראט יפתור את בעיית האי-יצובות וההיגרוסקופיות הגבוהת.

ג. ניתן לחכין אזיטרומיצין דיהידראט באמצעות שיטת קיימת.

נטען מטעם המבקשת כ: המתנגדת לא תמציאה ברסומים קודמים רלוונטיים שעליהם ניתן היה לבסס ראשית טענה של חוסר התקדמות המצאתית, התיאור היחיד עלין מסתמכת המתנגדת הינה שיטה 5 בדוגמא 0 של הפטנט האמריקאי מס' 4526889. העובדה שאיש לא בתר בפטנט זה לולא ידע מה להפש ברור מאופי הפרסום עצמו ומוכה נם ע"י העובדת שהמתנגדת עצמה בתרה בפרסום זה רק יותר משנה לאתר תחילת תליכ: ההתנגדות.

לענין זה מצטטת המבקשת קטעים מהפסיקה הישראלית ותבינלאומית.

א. מדברי כב' תשופט 020ס++1%תע:

,%ס1++1ה צְתעפט 18 1% א%מ1ת> 1" 8 01₪ו188 | 8% 6ת1סק 6גט תסתטח תה סט פתסס סס , 1011583688טסס סהתט | 811 +1 ת0ס1פו[סתסס 808286 תב +צס +תפסתסספס מה צנשע 088 צ811061%ט | 4[מ8%%80%1 צעסט ‏ 8 02 01801080268 8:6 תסקט

הסת+ 8( ספטפהּם 61831ת66 מס מסצ+תש ,פתס001+1018%1ק3 +ס1-ם 3 סש6ש6עפש 16 +0 2806 6ת% סמש צ06ם5078 צֶם 50160886 צ1מס ,%צס+ 06ת3100%81 פהפש פםת ‏ 6סבתש שפחת 2101015 ב 15 15גס אתצתם 1 8ם8 1% /60086ע₪1 8ם תהס תס1תחש

."0888 18ם6 ם1 לתס6תסקקס 6ם6

(.00 פגתע עאת אתסת בענין 172, (1971). פסת).

(6)

ב. כמו כן בית המשפט העליון (כב' השופט *. כהן) מצטט את מ'לותיו של כב' השופט ברנזון, ב-משה רוטשילד נגד ישראל מישליבורסקי, (פ5.ד.כו, (2) 317 בעמ' 320 מול האות ה'):

"שאלת התקדמות ההמצאתית נדונת בבית-משפט וָּה ... הודגש שבדיון בשאלה הנ"ל יש לה:זהר שלא להשקיף על הענין כפי שהוא נראה בדיעבד, אחרי ההמצאה, אלא יש לבחהון את הענין כפי שחוא נראה לפיה האמצאה ולכדוק אם מנקודת ראות ו ק'ים ניצוץ של כשרון אמצאה".

ג. ראח גם צתהקחס 0‏ %+8ע21?*0 פ6תקבטא נגד מדינת ישראל ואח', ע"א 345/87.

נטען כי במקרה של ההמצאה נשוא ההתנגדות, לא ההצעה ולא הציפייה לתצלהחה היו מצויות בידע הקודם. הידע הקודם לא הכיל כל רמז לקיום הבעיה או כל רמו שאזיטרומיצין דיתידראט יכול לפתור בעיה (לא ידועה) וו. הידע כולו מצוי אך ורק במקוס אחד קרי, בתיאור חפירוט של בקשת הפטנט נשוא התנגדות זו.

טענת המתנגדת כאילו "בעל המקצוע הנתקל בבעיה ההיגרוסקופיות של אזיטרומיצין היח נמהלךך רגיל של הענ:ינים מגנכש את

(7)

(8)

האזיטרומיצין ההיגרוסקופי בעדיפות ראשונה ממערכת אתר/פנטן" אינה אמינה היות והמתנגדת עצמה הראתה בכתב חטענות הראשון שהגישה כי בחירתה הראשונה לא הייתה אתר/פנטן. שנה וארבעה חודשים לקת לה על מנת לשנות את דעת מאמונתה המקורית ולטעון לגבי אתר/פנטן.

לגב:י הפטנט האמריקאי מס' 4526889

נטען כי הפטנט תנ"ל לא מלמד או אפילו מרמז על הכנת הידרטים כלשהם. פרופ' בינו בחקירתו הודה כי לא היה ידוע לו על קיומו של ת-"4 אפי אויטרומיצין דיהידראט. המתנגדת גם לא הציגה פרסוס אחר אשר ביחד עם הפטנט היה מרמז על הכנת הידרטים. גיבוש "4 אפי אזיטרומיצין מאתר/פנטן שתואר בשיטה 8 של דוגמא 0 נעשחה בלי הוספת מים. בתנאים אלה לא יכול יהיה להתקבל אזוטרומיצין דיהידראט. בפירוט הבקשה הוסבר כי על מנת לגבש אזיטרומיצין דיהידראט יש להוסיף כמות מספקת של מים כיוון שבלי מים, הידרטים לא יכולים להווצר.

לטענת המבקשת האזיטרומיצין דיהידראט לא היה כלל מובן מאליו לאור הידע הקודם וות גם מהסיבות הכאות:

א. חמבקשת עצמח לא חשבה לגבש אזיטרומיצין דיהידראט מאתר/פנטן למרות המצאות הידע שבפטנט האמריקאי המוזכר לעיל בידה.

ב. שתי החברות ההלזחק ו-תטזתע (בעלות הפטנט האמריקאי מסי 9 שעוסקות באזיטרומיצין לא תעקלו בדעתן לגבש אזיטרומיצין דיהידראט מאתר/פנטן.

ג. רק כמש שנים אחרי שהברת 288דקע ידעה שהחומר "4 אפי אזיטרומיצין מתגבש מאתר/פנטן, חגישה היא בקשה לפטנט המתנגדת לאזיטרומיצין דיהידראט. בקשת הפטנט שהוגשה על ידה אינה מגבשת אזיטרומיצין מאתר/ פטנ)\, אלא ממערכת ממסיס אחרת.

אי

250

ד. המבקשת טוענת כי כזמן הרלוונטי לבקשת התוצרים הפרמצבטיים שנשקלו לא היו הידרטים אלא מלתים של חומצות כפי שעולה מתיאור חפטנטים האמריקאים מסי 9 ו-44747689.

(9) המתנגדת לא הציגה תשתית עובדתית לביסוס טענותיה הנימוקים לטענת וו תם:

א. לא ייתכן שפרופ' גרושקת גיבש אזיטרומיצין דיתידראט ממערכת של אתר/פנטן בלי הוספת מים. פרופ' גרושקה (ר' תצהירו מיום 23.3.94) ביצע על בס'ס דוגמא 10 של הפטנט האמריקאי מס' 4526889 שני ניסויים להכנת אזיטרומיצין דיהידראט:

(א) ממערכת אתר/פנטן.

(ב) א. ממתנול/מים; ב. מאתר פנטן. בניסויים אלה לא הוסף פרופ' גרושקה למערכת הממיסים מים אף על פי שכל בימאי יודע שלא ניתן לגבש הידרטים בלי מיס. פירוט הבקשה מדגיש ומבהיר שיש להוסיף מ'ס לצווך גיבוש אזיטרומיצין דיהידראט. (ראה עמ' 4 שורות 5 עד 11, דוגמא 1 שיטה ג ו-5 של פירוט הבקשה). לפי כן הגיבוש של המצאה מושא בקשת הפטנט, שונה ממת שמלמדת ההמצאה בפטנט אמריקאי מס' 4526889 לפיה אין מוסיפים מים בתהליך הגיבוש.

לשאלת המבקשת שהוגשה לפרופ' גרושקה בנושא ות ענת תוא כו -

8 סחס 16856 35 118תא" סט לתספסחק ₪8 60 888ת עפסבש 0% %צסםת 80 1 ,628%9צת41 06 ממס+ 1% %6ת5%8%6000 פת% ת1%ט 7568ב 8 %פטח ₪01800108 סשם | 656ת6

עפת0%ס 008ת52 פחסס תבס צֶבת7 .8308ב 2 608 0₪סע+ 85 מסטפ ,פססזנסם 13 6 סח 68 1%

. "ס1מְסספסמפָעת

המבקשת דוחה טענה %ו מכמה סיבות:

ראשית - אף כימאי מומחה לא יסמוך על הלתות שבאוויר במקום להוסיף את המים הנדרשים בריאקצית הכימית.

שנית ‏ - בשלב הגיבוש מאתר/פנטן לא מדובר באבקת אזיטרומיצין מונוחידרט היגרוסקופ? כו אם באזיטרומיצין מומס בממיס באופן שההיגרוסקופיות אינה ברורה כלל.

שלישית - פרופ' גרושקה ציין כי בנסויו הוא דאג לסגור את הצנצנת באופן הרמטי המונע ממים להיכנס לתוכה.

לאור כל אלה מסיקה המבקשת כ* פרופ' גרושקה באותם ניסוים לא גיבש אזיטרומיצין דיהידראט, אף על שגם שביצע את הבדיקות של האבקות חשב אחרת.

ראיה שהגישה המתנגדת לפית החומרים שפרופי גרושקה הצליח לגבש באותם שני הניסויים הם אזיטרומיצין דיתידראט - היא בגדר עדות שמיעת בלתי קבילה.

וכך טוענת המבקשת:

(א) בתצהירו מיום 23 למרץ 1994 מודה פרופי' גרושקה כי תוא מסר למעבדה היצונית (שמנותלת ע"י פרופ5' בינו) את שת! האבקות שהתקבלו בשני הניסויים שנערכו על ידו. בדגיקות קרני ה-% שבוצעו נמעבדה העלןו שתאבקות שהתקבלו הן אזיטרומיצין דיהידראט.

פרופ' גרושקה לא ביקש לראות את תוצאות הבדיקות במו עיניו אלא הסתמך על מה שנאמר לו.

על פי הדין, טוענת המבקשת, הצהרתו של פרופ' גרושקה בדבר תוצאות הבדיקות שערכו אהריס אינה קבילה בתיותן עדות שמיעת.

(ב) המתנגדת יכלה בנקל וללא כל קושי לתביא ראיה ישירה וקבילה מחהאדם שבוצע את האנליוות לשתי האבקות שהתקבלו בשני הניסויים שנערכו על ידי פרופ' גרושקה שחר: ניסויים אלה בוצעו בהזמנתה ולבקשתה של המתנגדת. היא לא עשתה כן אף על פי שבאי כוח המבקשת הפנ את תשומת ליבה לכך במפורש. על פי התהזקה שבדין, יש להניה שאילו חיתה המתנגדת מביאה את הראיה כדין, היה הדבר פועל לרעתת ומוכיה שמה שניבש פרופ' גרושקה ממערכת אתר/פנטן ללא מים - אינו הואזיטרומיצין דיהידראט, דבר חעולה בקנה אחד עס העובדה שלא ייתכן לגבש הידרטים ללא מים.

פרופ' גרושקה, המומחה, אינו יודע את האס האבקות שהתקבלו בשני הניסויים שערך והמתוארים בתצחתירןו, אכן הניבו את האזיטרומיצין דיהידראט. פרופ' גרושקה חעביר לבדיקה במעבדת ההיצונית 31 אבקות בסה"כ, שהופקו ב-29 ניסויים נוספים שדבר סיומם הוסתר, ולא רק את שתי האבקות כפי שנטען.

ד. חשאלת תבלתי נמנעת שאחד שואל את עצמו היא:

איך ניתן לדעת כי התוצאות שנמסרו לפרופ' גרושקה מהמעבדה החיצונית אכן שייכות לשתי האבקות שאת הכנתן הוא ת:'אר בתצהירו ולא לשתי אבקות אחרות מתוך ה-29?

בתשובה לשאלה 17 בשאלון שהגישה המבקשת לפרופ' גרושקה נאמר;

מחטס עטסץ 08סע+ חאסתא טסץ סם" 6+ % 108076₪טסת< [8תספמפם סל 29002060 תפ תס1תש 268101108 185% 66 60 [ה2000141 , גוסצ 4 5.1 ההצאהזהם +01 פסםתפ5ם₪9 05 6 185% ספת סס תנוסצ 2 :5.1 המהבה --4; תד סעסשט , ת68018173%10 הסצתש פ:סבשסק 8ג+ תסץ+ ₪₪ת1ב>טס עטסץ 50 6ת61עססם8 281הקס6מם טסצ 6ת:1++ה שםת% מ1 ?0801885102

-- 9

גופתס טסץ חטסת ת2181א 6‏ ,08506 סט 282020806 2080105 56 6הת6 הסת+ 864ת581סס 8000מ1 סעפשט כוסצ

. "=נסבשסם תסטפ

תשובתו היתה כי אין הואה יודע האם התוצאות שהתקבלו מהמעבדה החיצונית אכן מתייחסות לשני הניסויים שעליהם דיוות בתצהירו מיוס 2 באוגוסט 1995. פרופ' בינו שבמעבדתו נעשו האנליזות לגיבושים של פרופי גרושקה חודתח אף תוא בהקירתו הנגדית כי אין הוא יודע האס החומרים לגביהם נערכו האנליוות הם אזיטרומיצין דיהידראט.

ה. אנליזות קרני ה-% שערך פרופ' בינו, הינה בדיקת שבכה משווים את החומר הנבדק לחומר אתחר הנמצא בקרובת מקוס, על מנת לראות האם שני תתומרים זהים או שונים. הבדיקה לא מנגלה האם התומר הנבדק הוא אזיטרומיצין דיהידראט, מלח שולתני או יהלום. כל שאומרת הבדיקה היא רק אס יש והות בין שני התומרים הנבדקים, ע": השו ואת הדיפרקטוגרמות שלהם.

לשאלות שנשאל פרופ' בינו בתקירתו בענין ות הוא ענת:

"ש. עכשין אמרת לנו שעשית בדיקות א האלה, אזיתרומיצין, איזו סוגי גבישים בדקת? איזה אוזיטרומיצין?

ת. אני נתבקשתי לבדוק מס' דוגמאות, ולספק דיאפתוגרמה בלבד, לא לעסוק באינטרפרטציה. המדובר באבקות".

וכשנשאל מה היו החומרים שבאבקות אלו, ענה כי האנליוות שערך לא חשפו האם זה אזיתרומיצין דיהידראט, אס לאו (ר' פרוטוקול 5, בץעמ' 31):

"ש. ואתה לא יודע את זהות ההומר לגב אף אחד מהם מדיעה האישית? ת. שוב, מדיפתוגרמת אבקות אתה לא יכול לדעת מה התומר".

בסעיף 5 לתצהירו מיום 23 למרץ 1994 תיאר פרופ' גרושקה את שני הניסויים שערך אך הסתיר את דבר עריכתם של עשרים ותשעה ניסויים נוספים שביצע ממש באותה תקופת במעבדתו באותו ההומר - אזיטרומיצין. רק בתצהיר תשובות לשאלון מיום 5 לאוגוסט 1996 שהגיש פרופ' בינו יותר משנת!:'יס לאחתר תצהירו של פרופ' גרושקה ובעקבות שאלונים נוספים שהציגה המבקשת לעדי המתנגדת התברר, כי פרופ' גרושקה ביצע 29 ניסויים נוספים באזיטרומיצין, וכי הניסויים הנוספים הללו הניבו גיבושים שונים וצורות שונות ומגוונות שמרביתן אינן ואפילו לאאיה כהריג לכלל האוסר על עדות שמיעה, עלית לעמוד בתנאים המצטברים בתחום:

שקיימים רישומים כתובים ביתס לעבודה שבוצעה במעבדה אשר נעשו ע"י עובד מיומן של.

הרישומים בוצעו לפי חובה הוקית שהיתה מוטלת עליו. לפי ההנלים שבג'דרם פעל אותו עובד מעבדה. שתיה פיקות ממש:*

על ההנלים. שקיימת הסתברות ראייתית גבוהה שתוכן הרישומים אמת".

עדותו של פרופ' גרושקה, על פי המבקשת, לא ממלאת את התנאים אלו.

פרופ' גרושקה לא הצהיר כנדרש את הרישומים של הטכנאית בדבר העבודה שהיא ביצעה ובתשובה לשאלון מיום 2 באוגוסט 1995 ענה כי -

כשנשאל מה היו אותן הוראות, התברר כי אין הוא זוכר מהן: (ר' תצהיר מיוס 7.7.96 בתשובה לשאלה 87):

"אני לא זוכר את פרטי ההוראות שנתתי בע"פ לגבי קריסטל לפני למעלה משניות".

בנסיבות אלה אין לדעת האם ההוראות שניתנו, אם ניתנו, היו נכונות או שגויות.

פרופ' גרושקה אף לא הסביר אילו צעדים נקט על מנת להבטחת כי-31 האבקות שהכין בניסויים לא יתערבבו ביניהן כשהן בתוך מעבדתו, ובמיוחד כשנמסרו לבדיקה החיצונית במעבדתו של פרופ' בינו.

עובדות אלו מעלות חשש כבד באשר לאפשרות ש-31 האבקות שנמסרו לבדיקה תתערבבו ביניהן (ואולי אף עם אבקות אתרות שלא הוכנו כלל ע"י פרופי גרושקא), בהעדר כל סימון עליהן. חשש וַּה מקבל תימוכין מהעובדת, כפי שעלתה בתקריאתו תנגדית של פרופ' בינו, כי האבקות של פרופ' גרושקה לא עברו דרך במישרין למעבדה החיצונית אלא עברו יד שלישית קרי מנחל המתנגדת - מר תומר, אשר הוא העבירן ממעבדת גרושקת למעבדת בינו.

לאור הממצאים הנ"ל נטען כי לא ניתן לקבל את עדותו של פרופ' גרושקא לגבי פעולות שבוצעו במעבדתו ע"י הטכנאית שלו ללא נוכחותו כמימצא קביל, וגם נימוק המעיד כי יש להתעלם מטענתו כי מח שגובש בשני הניסויים שבוצעו במעבדתו הינו אזיטרומיצין דיהידראט.

נקשת הפטנט, העומדת בדיון, מתייחסת לחומר האזיטרומיצין- דיהידרט גבישי שהינו פעיל נגד היידקים ושיטת תכנוןו כפי:

תביעה 1: (2)

(3)

(4)

(5)

תביעה 2:

תביעה 3:

המצאה שלגביה תובעת המבקשת מתייחסת לתומר האזיטרומיצין בצורת גבישים המכילים שתי מולקולות של מים וחסם בלתי: היגרוסקופיים.

המתנגדת, לעומת זאת, טוענת כי החומר "אזיטרומיצין" היה ידוע ומוגן על הפטנטים האמריקאים שמספרם 4517359 ו- 8. לטענתה, אין בהמצאה, כפי שטוענת המבקשת, סימן להתקדמות המצאתית. איש מקצוע, כך נטען, יודע כי תכונות היגרוסקופיות ניתן לשנות על ידי גיבוש ממיסים שונים בתנאים שונים. ההדרכה והכוונה בדבר היא מופנית בטפרות המקצועית. בנוסף, חומר דומה מאוד לאזיטרומיצין אשר תואר בפטנט האמריקאי מס' 4526889 ומשם נלמד כי ניתן לגבש חומר אפי מתמיסת אתר ופטנן.

תמבקשת בתשובתה והדחתת את הטענות לגבי הוסר ההתקדמות המצאתית שהועלו על ידי המתנגדת וטענה ששום דבר נובע מהספרות המקצועית והיא לא מצביעה על קיומה של צורה יציבה של אזיטרומיצין, וודאי לא של הדיהידראט. כמו כן, כך טענת על ידי המבקשת, הטענת שהחומר "4 אפ: אזיטרומיצין, אשר תואר בפטנט אמריקאי תנ"ל, דומה לאזיטרומיצין נשוא הבקשה, הינה מוטעית. שני החומרים הם חומרים אוסטרואיומרים הצפוייים להתגבש בצורה שונה.

המתנגדת בתשובתה לסיכומי המבקשת הודיעה כי היא אינה מתכחשת לעובדה כי גיבוש אזיטרומיצין מתוך הידרופורן עם פהמימן 605-

(6) כתוצאתך מכך, השאלה העיקרית העומדת להכרעה היא: האם יש התקדמות המצאתית באזיטרומיצין דיהידראט גבישי כפי שנתבע בתביעה 2 של בקשת הפטנט, אם לאו.

3. סעיף 5 לחוק הפטנטים התשכ"ן -1967 (להלן: "חוק הפטנטים") מגדיר מהי ההתקדמות המצאתית כדלקמן:

4 "התקדמות המצאתית היא ההתקדמות שאילנה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הדיעות שכבר נפרסמו, לפני תאריך הבקשה. בדרכים האמורות בסעיף 4".

סעיף 4 לחוק הפטנטים, מגדיר פרסום קודם כדלקמן:

"פרסום פומבי בארץ או מחוצה לה לפני תאריך הבקשה על ידי תיאור, בכתב או במראה או בכל דרך אחרת".

6 בע"א מס' 47/48 הסם מערכות הגנה אמינות בע"מ נגד אברהם בחרי קבע בית המשפט העליון את הקריטריונים לקביעת ההתקדמות המצאתית וכך נאמר:

(1) הקביעה, שההתקדמות פלונית נראית או אינה נראית כעניין מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע, אינה קביעת עובדתית גרידא, אלא היא מסקנה שבית המשפט מסיק מהומר הראיות שלפניו (בעמ' 197 מול חאותיות ב-ג).

(2) בבוא בית המשפט לקבוע אם בהמצאה מסויימת מתקיימת ההתקדמות המצאתית אם לאו, עליו לבון ואת ולהגיע למסקנתו בהתחשב

(3)

(4)

במספר עקרונות וכללי פרשנות (בעמ' 197 מול האות ה').

שאלה, אם הייתה ההתקדמות המצאתית אם לאו, תיבהן תוך השוואה לדע המקצועי כולל בתתוס הרלוואנטי, תוך צירוף פרסומים קודמיים יחדיו לתמונה הכללת, מבלי לשכות, כי גס על פעולת צירוף האמורת להיות מובנת מאלית לבעל המקצוע במועד הרלוואנטי; שאם נדרש צעד המצאתי לאורך כך - במותד מקוםס בו מדובר בליקוטם של פירורי מידע ממקורות שונים - אין תתמונה הכוללת מובנת מאליה, ולא ניתן לומר, כי אין בהמצאה שפטנט משוס ההתקדמות המצאתית (בעמי 197 מול תאות ו').

אותו "בעל מקצוע ממוצע" הנוכר בסעיף 5 לחוק הפטנטים הוא אדם הבקיא בתחום הרלוואנטי, אך לא הפועל שאין לו כל כושר מחשבה המצאתי (בעמי 197 מול האעות וי).

(5) אין צורך שההתקדמות תחיה משמעותית, ודי בצעד קטן וצנוע כד*

(6)

(7)

(8)

לטוות התקדמות, כל עוד יש בה ניצוץ המצאתי (בעמ' 197 מול תאות ז').

יש להזהר בבתינת ההתקדמות המצאתית ולהמנע מגיתוח הידע הקודם מתוך חוכמח שלאתר המעשה (בעמ' 197 מול האות ז').

לעיתים יש אף תגיון בבחינת השאלה הנוגעת תקפות הפטנט לפני הכרעת השאלה לגבי הפרה. שכן במקרים בהס אין התקדמות מצאתית, קשה לאתר אותו "עית 8שת+ ‏ 18 1% 6נ1חל (6) מוס1 פע ם %מסטנסג 56 צְתנהתהתס בתנוסטוווסס 8 מסנ+תש התסזץצ סש 14 צת טנטס 68 - 01 5188עשסמסעס %+ת01-0++01

217

8 6018 תפתחח ,בתמוסקתסס 1הת1+ % ותה ,תפסְסהּת פ>סת 8088 עס %סם צָב₪ ‏ -+ס צצ סנס תס1תט ‎ 02%%505‏ 8 13 , 9דָז3 וס

".9010%560-ם 08 פסםתם08ס

(3) וד"ר קוסט מוסיף ואומר (ר' תצהירו מיוס 28.10.94)

סמס התס1ש ‏ מטסמתסס צצ2₪11 180ב8 2" 6 םקה3עץבּזם ת1 88066 2%3ת8686808 .8%108ע8060182 פ'תסת6עסם .עכע ‏ 0% % 6הת% 686עקב 1 ,610018217תהע2 8 טסט 0551218סם פסם 489 - %ת+3531112צצס תת %תע01 חס הוסצ+ בתנוסקותסס עפתסס 56 ת8ת% שצ6ת28% 875687 סהמאתס 864-:4851 38 60 1688 111ש 8+ +0 ע%תפקסעק תפטצ 1‏ 8 מ1

. צסגוהסנס

8 508% צ88% סט ע81+ 18 16 18+תטחא 8 8008%10068 טֶהּת% פשסםתא 6018%ת0 ס> 18 ת735811128%10ע0 %סם 00018 1 ,61%168ק0סתם ב6שמבהתס 1156-8008 6ת% םמ1 >%ת1ת צתה ₪0ת11+ 6 ת1סצחסת821% בת 3 15 1% 6םת% ‏ עסת ‏ ,6318%80 86 ה=פעטאת ש1צסט 16 ,8%18%5 4 ת160מס:ק פת+ 60 תס1פ%ט801 6תל תנסעהסתת+821 05 7ע8%80111%ת1 6ת6 תף+ת -5ף: 0 גו

- "ע61%ד1מְססבּסבפָצת

(4) המתנגדת מתנגדת לדברים אלה וטוענת כי גם פרופ' קוסט מאשר כי ע"י גיבוש ניתן לעיתים לשנות תכונות של חומר. אך

)5(

)6(

)1(

יוחד עס ואת חוא מוסיף ואומר שחוא לא מצא בספרות המקצועית רמז לקיומו של אזיטרומיצין בצורת דיהידרט, ושאזיטרומיצין דיהידרט היה פותר את בעיית ההיגרוסקופיות

השאלה הרלוונטית לטענת המתנגדת היא: האם במהלך הניסוי של העניינים בעל המקצוע, לצורך פתרון בעיית ההיגרוסקופיות, היה מנסה גיבוש בכלל ומאתר/פנטן בפרט, אך לא האם אזיטרומיצין פורססם בספרות המקצועית או האם תיתה הנהיה בספרות כ'י הא%זיטרומיצין דיהידרט יכול לפתור את בעיית ההיגרוסקופיות. לטענתה, את בעל המקצוע וה לא מענין באס בעיית היגרוסקופיות היתה נפתרת ע"י האזיטרומיצין דיהידרט, ע"י הידרט, אחר או בצורה קריסטלינית כלשהי. בעל מקצוע מעוניין לקבל גבישי אזיטרומיצין שאינם היגרוסקופיים ולא משנה עבורו באיוה צורה גבישית הם נ:היו.

אינני מקבל את הטענות הנ"ל וזאת מהנ:מוקים הבאים:

א. המתנגדת מציגה את בעיית ההיגרוסקופיות של האזיטרומיצין כעובדה אבסולוטית - עובדה שבעל מקצוע מכיר. וכנגד ואת קבעתי כי כבר לעיל כי הבעיה לא הייתה ידועה לבעל המקצוע לפני התאריך הקובע.

ב. תמצאה שבבקשת הפטנט היא אזיטרומיצין דיהידרט גבישית ולא צורה גבישית כלשהיא שאינה היגרוסקופית.

ג. השאלה הרלוונטית לגכי התקדמות המצאתית אינה האם בעל המקצוע היה מנסה גיבוש בכלל ומאתר/פנטן בפרט, אלא האם בעל מקצוע מצא בספרות מקצועית הנהיה והדרכה לכך שניתן להכין אזיטרומיצין דיהידרט גבישי וכי צפוי היה שהחומר יהיה בלתי היגרוסקופי.

באשר לפטנט האמריקאי מס' 4526889.

פרופ' בינו טען: (ר' תצהירו מיום 23.3.94) כדלקמן:

(2) (3)

"כבעל תחום במדעי הטבע איש מקצוע נעזר בפרסומים בשטת בן הוא עובד. איש מקצוע המופקד על ביצוע גיבושים של חומר מסויים יתחה:ל בדרך כלל בגיבושיס | ממערכות ממיסיס אשר תוארו לנבי תומר:ם דומים.

לפי מיטב ידיעתי התומר "4 אפי אזיטרומיצין תינת מולקולה דומה ביותר, אם לא חדומת ביותר, לאזיטרומיצין שתוארה בספרות לפנ 7. מולקולת "4 אפי אזיטרומיצין תוארה בדוגמא 10 של הפטנט האמריקאי מס' 4526889 שפורסם ב-2.7.85".

השאלה האם "4 אפי אזיטרומיצין הוא תומר הדומה, או דומת ביותר, לאזיטרומיצין נידונה בהרחבה. הסברים מסובכים ניתנו לגבי המבנח תמרהחבי של שני התומרים והציפיה כי הם יתגבשו באותה צורת. לשאלה זו אתייחס במידה שהתשובה תשמש כלשון מאזניים לשאלת ההתקדמות ההמצאתית.

בשלב וה אצא מההנחה כ: למרות ההבדלים המרהביים, קי:יס דמיון כלשתוא בין שני החומרים.

אומר פרופ' בינו (ר' תצהירו מיום 23.3.94)

"איש מקצוע, ‏ לפני 1987, שבידו אזיטרומיצין היגרוסקופי (תוצר ניבוש מאתנול/מים לפי פטנט אמריקאי 4474768) ושהיה מעונין באזיטרומיצין שאינו היגרוסקופי, טבע* היה לדעתי שיחל את נסוי: הגיבוש של האזיטרומיצין ההיגרוסקופי ממערכת אתנול/מיס, מערכת שכבר תוארח בפטנט אמריקאי 4474768 לגיבוש תהומר הדומה ‏ "4 אזיטרומיצין דַפת".

ומוסיף ואומר שהוא היה נוהג כך במיוחד משום שתתליך ניבוש זה מאתנול/מים הינו קצר.

(4) (5) חנקודח הראשונה שעלי לבדוק היא מה מתאר הפטנט האמריקאי מס' 4474768 לגיבוש ההומר "4 אפי אזיטרומיצין. במבוא לפירוט הפטנט כתוב:

-1-9-68020ק6-"4 | 0682181ם1+תת" -28-98ה11-98-8ת+₪8%-983

; ב בנ1סעיתסעת+?1ססחסח 683 ר-1+7 ₪3060%4081< הח 1רוווונהּחק ‏ ,6-60%ת5 | 88158 41ת151יקתסס 10 1פסקתסס ‎ - 8‏ יע 0805962181 +%ת8

+ס כ6סת 08%‏ 3 ,+ססעסת% פ>תגוסתב 1 תה+סבם + כ צו[8%1080%9118 ב1%5א 8ת80%10+ת1 3תפ- ,+%2826₪0 פ6מטסח8 8+18₪0%16 58 ₪0 0+ 56108418%68ת1 ."3 ת1סעהסצת%ץ:6 מסע? +60ת8ת+

מקריאת הדגמה 10 המוזכרת בתצהירו של פרופ' בינו עולה כ: הדגמה מתארת שיטות לגיבוש "4 אפי אזיטרומיצין כאשר בשתיים מתשלוש שוטות (שיטה ת ושיטה 8) הגיבוש נעשה ממערכת ממיסים ובשלישית גיבוש נעשה ע"י נידוף המימיס.

א. שיטה ‏ ג - מתארת את שלב הסופי כסינטזת ה-"4 אפי אזיטרומיצין גיבוש התרכובת ממערכת של אתנול/מיסים והמאפיינים הכימיים ותפיויקליים של חגבושים שנתקבלו.

ב.

שיטה 5 היא שיטה דו שלבית כאשר בשלב הראשון נעשת גיבוש ממערכת של אתר/פנטן ובשלב השני ממיסיסם את הגבישים שנתקבלו בשלב הראשון ומגבשים שנית ממערכת ממיסיס של אתנול/מים. לגבישים שהתקבלו בסוף שלב השני תכונות פי:זיקליות ותות לאלה שנתקבלו ממיסים | של אתר/פנטן.

(6) על כך מעיד ד"ר קוסט: (רי בתצהירו מיוס 28.10.94)

66 טסט1סטת+ "ג 643" -9801-"4 5 ת%8114+23%10פצעס 820/ 1סמהת8% 2208 ת61עהאס:ן[+8?1 4 ת0סע+ 8ע6++81 "2 בסת5בא" ת1סעתסעת+21ה1-8ק6-"4 5ת% ת1+ "ת + לי כ 195% 1 8 1% תפת5 8ת 8‏ , תה%תסכ/ פת9% מסע+ 1/1120סתהת+ 8%‏ ת1 841980186 1% %סלצ ‏ 81ת1+ פת6 תס1תט 00115%811+200:

+ס בת סת5 86) פמַּצְה8 8%8₪016 פתץ ופצת פתף 8%ת% ‏ ("ם הבסת6%א" 68 -0ש06תעם 526 0% 6:6188קסצק . 08808 5051 ת1 %1081ת1₪8 תס+פט1סת00 צְ1הס 58 ,626+0:6תך סם פאת% ‏ 18 ח8%ע0 תהס - 1 ס8תט סו 8 +0 | תשנתשט ע566הת 6+ םח %10866ת₪₪ 03נ1)0תת560 46 פס ₪986 18 0388218 ביכ , ם01עטוסנה+1-821ק6-"4 סת+ 5 3 [1081פצתק .סַהַת8ם0ס ₪06 400 שסטססעם

פ18קתהתס 516 ַת%0+ ע0+ת1 1 116תא ס+ 6 13 15% 3% תצסצהסעת+21%ה-1ק6-"4 0215581116 1 ,ת806צה8 6ת%682ת20/+9ת%₪ תה מ0ס2+

(7)

בפטנט האמריקאי הנ"ל אין בכלל נתונים לגבי

6 | ₪86 ת6108%10ת1 סם 8868 %סמססעס 81ת1+ פתף 0% 62%6185ק0ס+ם ת+ 8:6 8 6סת₪46% 20%+ 81ת581טס 68 סע2 0%%ע02++81 צָהּא צָתה ,"2 | 6סת66א" הסע+ | 61ת00%81 8 פבת+ 63266% 16טס 1 >תפָטסת16ה8 בטסס 15%8111286100-ס| 80000 68% 0%ש208ק ‏ 217881 - 8 108טססק 13 %בתשסמסם 9 ה+תסס צחה ‏ ,צְ(*18ט%10טהּק ‏ ,21%105טקה1 8 /16מסש 58% 100121%106%5 ת+1 תהּת+ 6ת%8ת₪%202/20 מ1 0666065

". 20/ נסתהּםת+6

ד"ר ברייט מסכים אף הוא עם מסקנה וזן:

%סה+ 689 +0 6צ+ע 1 ,10-6:סת7" 8 (((108פצחק סת אאת% 6+ ב00ש8%ס 86₪%560%81 6ם 00016 צס 1-43 =עסקותסס 0 16םחהאה +0 "8 סתה ג 003ת6%א" 1 4,526,889 .סא פתסטהק .5.₪ +0 בונכן ולזא 66 צפטת 6תהאס 5810 פת% 618% %6ת35585628 +15חסתס ‎ 3%11164‏ 3 1684 1טסתה 8 0₪8ס2+ 7צ% התוצאות ‏ תיצביע כ! האבקות שתתקבלו בניסויים אלו הם אזיטרומיצין דיהידרט. פרופ' גרושקה בתשובה לשאלון שהוגש לו ע"י המבקשת אמר כדלקמן:

(א) הוא לא ביצע שוס עבודה ניסויית.

(ב) העבודה בוצעה ע"*י גנב' קריסטול לפי הנהיות לא כתובות. הוא עצמו בדק | את אוגון הניסוי, ההושוביס, הכרומטוגרמות, הספקטרה וכו'.

עלי לציין כב פרופ' גרושקה לא צירף לתצהירו מסמכים על ב:צוע הניסויים ועל תוצאות הבדיקות הפי%:יקליות.

(ג) במהכלך חקירתו הנגדית של פרופ' בינו התברר ‏ כי למעבדתו נמסרו תדגמות נוספות לבדיקה ב-31 במספר. תוצאות הבדיקה הראן ‏ כי הלק מהתדנמות תיו אזיתרומיצין דיהידרט, אויטרומיצין מונוהידראט, אמופרי בלתי מזוהה.

ברשימח לא צויין אלו מבין 31 התדגמות חן ההדגמות שתוכנו לפי תצתירו של פרופ' גרושקה בגיבוש אתר/פנטן או בכלל איזו שיטה ומאיזו מערכת ממיסים גובשו הגבישים.

בשאלון שהגישה המבקשת לפרופי גרושקה, בתסכמתי, נשאל:

מחס ‏ מטסץצ ‏ סע+ שסתא טסץ 0ספ".0 8 % 1007₪שסתא 1הבת0ס3ת6ק סף 0202598 8%6; תס+תש ‏ 6901%58ע 3% 6% 50 4[ַת8000541 , טסצ 43 5.1 התס8תךהע8ש +0 08מ56ת86 + 8 1% ספת ס שגוסץע 3 5.1 המהּעשַבהצהת 5% ה1 בצ ,הםס+001828% הס+מש 8ע66אסק פתט מ0:+ 60ת681מס עטסץ 50 שַםת603-סססב3 28588ק26ק טסצ 8ע1:08%1++הּ שת+ ת1 ?ת0ס18018:8%1 הטבפבתס נוסץ חטסת ת 620181‏ ,0886 ס+- 20202884 26₪8001%8 6תס פ8ת% וזש 005831286 604ת1 | פעפט טסצ

ג. לאור כל ואת אין על אלא לקבוע ‏ כ עדותו של פרופ' גרושקה אינה עומדת בדרישות כפי שנקבעו ב- 9 פמרציאנו ואה' ;. מדינת ישראל ‏ פ"ד מו(4) 9 בעמ' 556 מול האותיות א-ב', על מנת שעדותו של מנהל מעבדה מקצועית בדבר פעולות שביצע עובד שלו במעבדה תקובלנת כראיה כתריג לכלל האוסר על עדות שמיעה, עליה לעמוד בתנאיש המצטברים הבאים:

(א) קיימיס רישומיס כתובים ביחס לעבודה שבוצעת במעבדח אשר נעשו ע"י עובד מיומן שלת.

(ב) הרישומים בוצעו לפי חובה חוקית שהיתת מוטלת עלוו.

(נ) שהיה פיקוח ממשי על הנהלים שבגידרס פעל אותו עובד מעבדה.

(ד) שקיימת הסתברות ראייתית ‏ גבוהה שתוכן הרישומים אמת.

(1) הדמיון בין 2178041628 1עט"4 לבין אויטרומיצין.

א.

במהלך ההתנגדות נדונה בהרהבה השאלה האם קיים דמיון בין החומר ‏ "4 אפי אזיטרומיצין שתואר בפטנט האמריקאי מס' 4526889 ובין אויטרומיצין. פרופי בינ טען כי התומר ‏ "4 - אפי | אזיטרומיצין ה'נו דומח | ביותר לאויטרומיצין ולכן הדגמה 10 שבפטנט היה מדריכה אותו לגיבוש אוזיטרומיצין מאתר/פנטן.

לעומת ואת ד"ר בורדנר טוען כי הדמיון הוא רק על תנייר ומבתינת המבנה המרחבי אין דמיון בין שתי המולקולות. ד"ר ברייט התייחס אף הוא לנקודה וו.

לשאלת הדמיון כין שני תהחומרים עשויח תיתה להיות לגבי

היות

ב.

חוסר

תקביעה האם יש או אין התקדמות המצאתית בבקשה, לו בפטנט האמריקאי תנ"ל היה רמז כלשהאו להכנת ה-"4 אפי אויטרומיצין דיתידרט בלתי היגרוסקופי. תיות וכבר קבעתי כי אין רמז כות בפטנט האמריקאי וכי עד עצם היום זה אין יודעים אס גבישי ה-"4 אפי שגובשו בשלב הראשון של הדגמת 10 של הפטנט הניבו דיהידרט, אינני רואה כל סיבה להודקק לשאלת הדמיון בין שני החומרים.

מתמשך (= ₪666א +61ת-הַת0)

אחת הטענות לתתקדמות המצאתית תיא כי האמצאה באה למלא "הוסר מתמשך".

לטענת המתנגדת:

"נוהג ומציאות היא שחוף מבעלו הפטנט, הציבור שבמקרה זה ה'נו יצרני תרופות אחריסם מתעניינים בתרופה תדשה ‏ רק לאחר שאושרה לשווק כתרופה ולא באר אחת, כי מרנע שתרופה אושרה לשימוש יש לת את הפוטנציאל המסתרי הנובע מכך ששלטונות הבריאות קבען שהתרופה בטוחח ויעילה".

(הדגשה הוספה: מ.א.)

והאויטרומיצין שווק לראשונה בשנת 1988 הצורך לאויטרומיצין יציב התל רק משנת 1988 וכפועל יוצא מכך ברור של ציבור לא הית צורך ארוך בימים לאויטרומיצין הוציב.

לעומתת טוענת המבקשת כי:

"במקרה של אויתרומיאין, "הציכור" לא היה הציבור הרהב של המטופליס בחומרים אנטיביוטיים, אלא יצרני

ג1.

הנשיא

האנטיביוטיקת הרוצים לייצר תרופות יציבות שניתנות לשיווק. במקרת ‏ תנדון,, שתי החברות 8צ11תע2 ו-1201+ע | חיפשו צורה הניתנת לשיווק של אויתרומיצין לפתות מאז 2. כאשר נתגלו התכונות בעכות הערך של מולקולת האויתרומיצין, לקח לחברת 1265+ע החמש שנים, עד לשנת | 1987, לפתה | את | צורת האויתרומיצין הניתנת | לשיווק. במשך השנים האלו לא ב-21262ע ולא ב-8צ11עת !יכלו לספק | מוצר בר שיווק, למרות שהתכונות הרפואיות של אריתרומיצין היו כבר :דועות היטב. ווהי לא רק דוגמא של "הוטסר מתמשך" לצורה פרמצבטית יציבה, אך קרוב לוודאי שזותחי אחת הדוגמאות המובהקות והקיצוניות של התוסר מתמשך זה, משום שזהון מצב תריג מאוד שתברה פרמצבטית אינה יכולה לשווק תרופה מועילה כמשך ‏ יותר מחמש שנים, רק משום שחיא לא מצליתח למצוא צורה יציבה שלה הניתנת לשיווק. כאמור, במשך התקופת תנ"ל לא היה כמובן לציבור הרחב כל מושג על עצם קיום חצורך הנ"ל".

תמבקשת מפנה בענין זה לפסק דינו של בית המשפט העליון, (כבי השופט שמגר כתואדו א+ז), ב-צְמהסת0ס60 %6+21-0:8 פפהסטה ננד מדינת ישראל ואתח', שם נאמר:

"ניתן להצביע על מספר מבחני עור היכולים לסייע בענייננו: הראשון חוא ‏ "מבתן החסר המתמשך"

ד.

[מעפפא קתפ -- שאסם+, המתייהס לתקופח שלפני חפטנט, שבמסגרותו נשאלת השאלה, האם האמצאה ‏ נושא הפטנט הציגה פתרון לבעיה אשר לא מצאו לח מענהח לאורך זמן, אף שנעשו ‏ נסיונות לפותרה; שאם תית המעבר מן הידע הקודם אל האמצאה מובן מאליו, היו אנשי המקצוע מוצאיס לבעיה הבוערת פתרון עוד לַפני תממציא. תצבעה על ניסיונותיתם תכושלים של גורמיס שונים בתחוס הרלוונטי ובמיותד גופים נדולים אשר לתם זרועות מחקר ‏ ופ'תוה ‏ - שביקשו להגיע אל הפתרון אשר ‏ מצא לבסוף מקומו בפטנט הנדון עשויה לתזק את משקלו של מבחן תהסר המתמשך (ראה, למשל, 89 5 ,בעקטם ‏ ,.עטט .חה, 0)".

המתננדת השיבת כו:

"עם כל הכבוד, המבקשת לא הביאת ולו קמצוץ של ראיה שהחוסר המתמשך (כהנדרתה) נבע מהיות התוצר שתואר בפטנט | האמר:'קא: 8 (כ(של חמבקשת ) חוסר חיגרוסקופי. לא בכדי, לא יכלה המבקשת להביא רא*ה להוכחת טענתח. גם העובדות מצביעות אחרת. ב-1982 תואר לראשונה אזיטרומיצין. מן הידועות והמוסכמות שה%מן ההולף | מרגע שהומצא ‏ חומר ‏ החדש (במקרה וה אזיטרומיצין) עובריס בממוצע 8 שנים עד לשלב שתוא משווק כתרופה.

החלטתי זו ועד ליום התשלום בפועל.

0. תתקופה לשם הגשת ערעור על ההלטתי זו תיחשב מיוס מסירתת לשני הצדדים לחליך.

ניתן בירושליס היום, כג' בניסן התשנ"ת 9 באפרול 1998.

מיכאל אופיר רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סימן מסחר 345678

הצדדים

המבקשת

המתנגדת

ההחלטה: