סימן מסחר 345678

ההחלטה:

בקשה לביטול צו הארכה לפטנט 164147

מבקשת הביטול: טבע תעשיות פרמצבטיות בע "מ באמצעות ש. הורוביצ ושות', עו"ד

המשיבה: ) (1-11026) ור באמצעות גילת ברקת ושות', עו"ד

ה ח ל ט ה

1. לפניי בקשתה של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (טבע) לביטול צו הארכה לפטנט מספר 7 על שס 11סותנ) 6קסזט1 ה6שות/ (אמג''). כפי שאפרט להלן דין הבקשה לביטול צו ההארכה להתקבל.

רקע עובדתי

2 ביום 1 במר\ 2011 ניתן ל-ח8110זסכן6:01 02018686 (סלג'ן) פטנט 164147 (הפטנט או הפטנט הבסיסי) אשר הזכויות בו נרכשו על ידי אמג'ן בהסכם מיוס 25 באוגוסט 2019. הפטנט תובע,

ביו היתר, את החומר 1!8585ות6זכ/ שהוא החומר הפעיל בתכשיר 0211/1.8), תרופה לפסוריאזיס המשווקת בישראל.

3 ביוס 16 בספטמבר 2015 הגישה סלג'ן בקשה לקבלת צו הארכה על הפטנט הבסיסי (בקשת צו ההארכה). לבקשתה צירפה טבלה המפרטת את מדינות הייחוס בהן נתבקש אישור לשיווק

התכשיר, וכן את פטנט ייחוס אירופי 2276483 קת (פטנט 483) ופטנט ייחוס אמריקאי 05 8 (פטנט 638).

4. ביוס 31 במר 2016 פורסמה ביומן הפטנטיס 3/2016 הודעה בדבר כוונה ליתן צו הארכה בהתאם לסעיף 64ה(ה)(1) לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 (החוק או חוק הפטנטים).

5. ביום 10 במרץ 2017 ניתן בצרפת צו להארכת תוקפו של פטנט 483 (צו ההארכה הצרפתי);

ביוס 21 במרץ 2017 התקבלה החלטת ה-13200 המבטלת את פטנט 483.

6. ביוס 9 יולי 2019 הגישה סלג'ן בקשה לבית המשפט בפריז להכריע על צו ההארכה כאילו לא ניתן מעולס (על מנת שתוכל להגיש שוב בקשה לצו הארכה בצרפת, שתהיה מבוססת הפעם על

פטנט ייחוס אירופי 22962690 (פטנט 690)). אמג'ן היתה גם היא צד להליך זה. ביוס 10 ביולי 2020 הורה בית המשפט בפריז על בטלות צו ההארכה הצרפתי.

ביוס 15 במרץ 2018 ניתן בארה"ב צו להארכת תוקפו של פטנט ייחוס 638. הודעה על צו זה נמסרה לרשות על ידי סלג'ן ביוס 8 באפריל 2018 וזאת מבלי לציין דבר אודות ביטול פטנט 483.

ביוס 26 במרץ 2020 הודיעה בעלת הפטנט לרשות הפטנטים כי ניתן באיטליה צו להארכת תוקפו של פטנט ייחוס (צו ההארכה האיטלקי, ה-566 האיטלקי). להודעה צורף העתק מן הצו. גס בהודעה ואת לא צוין דבר אודות ביטול פטנט 483.

מכיוון שהתמלא (לכאורה) תנאי שתי המדינות - ניתן צו בארה"ב ובמדינה אירופאית מוכרת אחת, שלחה סגנית הממונה על הבוחנים ביוס 30 במרץ 2020 הודעה לבעלת הפטנט כי בהתאם לתקנה 2א לתקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול), תשנ"ח-1998 (תקנות צווי הארכה) עליה לצרף תצהיר שיפורטו בו הפרטים כאמור בתקנה 2(ב)(5) לתקנות צווי הארכה.

ביוס 26 באפריל 2020 התקבלה ברשות הפטנטינה באיזו דרך ומתי, מתקיים התנאי למתן הצו. (פרוטוקול עמוד 38 שורה 2 עד עמוד 39 שורה 23). לשיטתה, פרשנות טבע מתעלמת מידיעתו של הרשם ובודקת אך ורק שאם נמסרה ההודעה בזמן.

איני מקבל פרשנות זו. המחוקק קבע במפורש תנאי ולפיו על ההודעה להימסר לרשם בתוך 90 ימים. פרשנות לפיה המילים "נוכח הרשם" משחררות את המבקשת הצו מחובתה אינה מתיישבת עם לשון החוק. המילים "נוכח הרשם כי[...] כאמור" ו*"ראה הרשם [....] כאמור" בסעיפים 64ה(ה)(3) ו-64ה(ה)(4) מתייחסות לכל האמור בסעיף 64ה(ה)(2) - כי הצווים ניתנו וגם כי המבקש הודיע לרשם במועד על מתן הצווים. הרשם בדק, מצא כי אכן ניתנו הצווים הנדרשים והודעה עליהם במועד ובכך "נוכח".

אמג'ן הוסיפה וטענה כי הפרשנות שננקטה בעניין ניורון פוגעת פגיעה חוקתית בזכות הקניין שלה, פגיעה שאינה עומדת בזכות ההגבלה. גם טענה זו נדחתה בפסקאות 34 -44 להחלטה בעניין ניורון ואיני מקבלה גם כעת, מהנימוקים האמורים לעיל.

לסיכום, בעלת הפטנט לא עדכנה את רשות הפטנטים אודות ה-526 האיטלקי בתוך 90 ימים בהתאם לחובה הקבועה בסעיף 64ה(ה)(2) לחוק, ולפיכך בהתאם לסעיף 64ה(ה)/(4) לא היתה צריכה להינתן כוונה ליתן צו הארכה לפטנט. לפיכך, דין צו הארכה שניתן להתבטל.

נוכח קביעתי לעיל, די היה בכך כדי לסיים את הדיון בבקשה. עצ זאת ולמעלה מן הצורך, אתייחס גם לטענות טבע בנוגע לביטול פטנט 483 וצו ההארכה הצרפתי ובנוגע לתוספת לביהקוש של אמג'ן.

תוקף ההודעה על הכוונה ליתן את צו ההארכה

סעיף 364 לחוק קובע:

"על אף הוראות סעיף 64(ט) -

(3) תוקפם של צו הארכה או של הודעה על כוונה לתת צו הארכה לפי סעיף 4ה(ג) או (ה)(3), יפוג לא יאוחר מן המועד הראשון שבו, באחת מהמדינות

המוכרות שניתן בה היתר שיווק, פקע תוקפו של צו להארכת פטנט ייחוס או

בוטל פטנט ייחוס כלשהו; לעניין זה, "פקיעה" - לרבות בעקבות קיצור,

ביטול או מחיקת צו להארכת פטנט ייחוס או ביטול פטנט ייחוס, ולמעט

החלפה של צו זמני בצו שאינו צו זמני. " בענייננו אין מחלוקת לגבי העובדות. בעלת הפטנט התייחסה בבקשתה לצו הארכה לפטנט ייחוס אירופי 483 שניתן לו בהמשך צו הארכה בצרפת. פטנט זה בוטל בהחלטת ה-1 ק₪ מיום 1 במרץ 2017, ובית המשפט בפריז הצהיר ביוס 10 ביולי 2020 כי יש לראות בצו ההארכה זה כאילו מעולם לא ניתן. עצם ותוצאות הצדדים מהי התוצאה המשפטית של רצף אירועים

זה.

טבע סבורה כי לאור ביטולו של פטנט הייחוס עצמו כמו גם צו ההארכה שלו, היה על ההודעה בדבר כוונה ליתן צו הארכה מיום 3 במרץ 2016 להיות מבוטלת, ובהתאם לא היה צריך להינתן צו הארכה בישראל.

לעומתה מצביעה אמג'ן על כך שפטנט הייחוס 483 וצו ההארכה שניתן על בסיסו באירופה בוטלו באופן רטרואקטיבי כאילו מעולם לא ניתנו, והס הוחלפו בפטנט וצו חלופיים (פטנט 960, צו הארכה האיטלקי). מאחר וכל זאת נעשה כאשר הפטנט הבסיסי בישראל עודו בתוקף, אזי לאור תכלית החקיקה לא היה מקובל לבטל את ההודעה על כוונה ליתן צו הארכה או שלא ליתן צו הארכה בישראל במקרה זה.

לשיטתה, כל עוד תנאי שתי המדינות מתקיים בתום פקע הפטנט הבסיסי בישראל, אין רלוונטיות לאירועים קודמים שהתרחשו בארה"ב ואירופה בקשר לצו ההארכה שם. לצורך כך היא מפנה למסמך ההבנות המבחין בין שני מועדים: המועד בו הפטנט הבסיסי בישראל עודו בתוקף, והמועד בו הפטנט הישראלי פקע. לשיטתה, הפרשנות אותה היא מציעה היא היחידה

המקיימת את תכלית החקיקה. אמג'ן חוזרת ומבהירה בהקשר זה כי תיקון 11 נועד לעגן את מסמך ההבנות.

לשונו הפשוטה של סעיף 364 לחוק אינה תומכת בפרשנות אותה מציעה אמג'ן, כאשר היא עצמה לא מצליחה ליישב את פרשנותה על לשון הסעיף שאינה מבחינה בין האירועים שקרו קודם לפקיעת הפטנט הבסיסי לבין אירועים שקרו לאחריו.

עצ זאת, לשון הסעיף גם אינה תומכת בפרשנות טבע. לשון הסעיף מפורשת. רק תוקפם של צו הארכה או של הודעה על כוונה לתת צו הארכה אשר ניתנו "לפי סעיף 64ה(ג) או (ה)(3), יפוג לא יאוחר מן המועד הראשון שבו...".

סעיף 64ה כולל שלוש חלופות להודעות על כוונה להעניק צו הארכה בישראל הקבועות בסעיפים קטנים : (ג), (ה)(1) ו-(ה)(3):

"ראה הרשם או הובא לידיעתו כי התקיימו התנאים הקבועים בסימן זה, יפרסם הודעה באינטרנט, בתוך שישים ימים מיום השלמת בחינת הבקשה למתן צו הארכה, על כוונתו לתת צו הארכה ועל התקופה שבה יעמוד הצו בתוקפו."

4ה/ה)(1) -

"בתוך שישים ימים מיום שראה הרשם כי התקיימו התנאים כאמור וכי טרם ניתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור, יפרסם באינטרנט הודעה על כוונתו לתת צו הארכה ועל התקופה שבה יעמוד הצו בתוקפו, בכפוף לכך שיינתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור במהלך תקופת תוקף הפטנט הבסיסי"

4ה(ה)(3) -

"נוכח הרשם כי ניתנו צווים להארכת פטנט ייחוס כאמור, לפני תום תקופת הפטנט הבסיסי, יפרסם באינטרנט, בתוך שישים ימים, הודעה לפי סעיף קטן (ג) (בסימן זה - הודעה משלימה), אף אם הודעת המבקש בדבר נתינת הצווים כאמור בפסקה (2) נמסרה לרשם לאחר תום תקופת הפטנט הבסיסי, ובלבד שנמסרה בתוך תשעים הימים הקצובים למסירתה כאמור באותה פסקה; הוראות פסקה זו לא יחולו אם כבר פורסמה לגבי הפטנט הבסיסי הודעה משלימה, והיא טרם פקעה לפי סעיף 364;"

סדר הסעיפים הקטנים שבסעיף 64ה לחוק מותאם לסדר בו יכולות להתמלא אבני הדרך בבקשה למתן צו הארכה בישראל. ההודעה שבסעיף קטן (ג) מיועדת למקרה בו התמלאו כלל התנאים למתן צו הארכה בישראל במועד בחינת הבקשה. ההודעות שבסעיפים קטנים (ה)(1) ו-(2)(3) הן למקרה בו נבחנת הבקשה בשני שלבים. בשלב הראשון (סעיף קטן (ה)/1)) נבחנים התנאים לקבלת צו הקבועים בסעיפים קטנים (1) עד (4) שבסעיף 64ד, ובשלב השני (סעיף קטן (ה)(3)) נבחנים התנאים הקבועים בסעיפים קטנים (5) עד (7) שבסעיף 64ד לחוק.

סעיף 64י(3) לחוק חל במפורש רק ביחס להודעות על השלמת מלוא התנאים למתן צו הארכה לפי סעיף 64ה(ג) או סעיף 64ה(ה)(3). הוא אינו קובע כי תוקף ההודעה על כוונה ליתן צו הארכה לפי סעיף 64ה(ה)(1) יפוג עם ביטול פטנט הייחוס או צו להארכת פטנט ייחוס.

במקרה הנדון, אף שההודעה על כוונה ליתן צו הארכה בהתאם לסעיף 64ה(ה)(1) לחוק התבססה על פטנט 483, בוטל פטנט זה בתום תנאי שתי המדינות וממילא להודעה את אין נפקות לעניין סעיף 364 לחוק.

ההודעה בהתאם לסעיף 64ה(ה)(3) לחוק התבססה על צווי ההארכה שניתנו מכוחו של פטנט זה אשר לא נטען לגביו כי הם פקעו בהתאם לסעיף 364 לחוק.

לפיכך, אני סבור כי אין לבטל את צו ההארכה לפי הוראת סעיף 364 לחוק.

אעיר כי במהלך הדיון עלתה שאלה נוספת: האם סעיף 364 לחוק חל בעת פקיעה של כל פטנט ייחוס שהוא, או רק כאשר פוקע פטנט הייחוס שעבורו נתבקש או ניתן צו הארכה במדינה מוכרת.

לכאורה, לשון הסעיף מפורשת: "פקע תוקפו של צו להארכת פטנט ייחוס או בוטל פטנט ייחוסי כלשהו". הסעיף אינו מתייחס דווקא לפטנט ייחוס שהארכתו במדינה מוכרת נתבקשה.

אציין כי נוסח הסעיף לפני תיקון 11 כלל לא התייחס לביטול פטנט ייחוס - לא כזה שהוארך במדינה מוכרת ולא כזה שלא הוארך במדינה מוכרת:

(3) צו ההארכה יפוג לא יאוחר מן המועד הראשון שבו פגה באחת מהמדינות המוכרות תקופת ההארכה של פטנט ייחוס.

שאלה זו עלתה במפורש גם בדיון שהתנהל בהצעת החוק בוועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת (פרוטוקול ישיבה מספר 81 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-19 (19 בנובמבר 2013)):

"ערן ברקת:

לגבי 64י(3), גם זה דוגמה לתיקון שלא מופיע בהסכם, אינו נדרש לפי ההסכם, ולכן הוא עומד בסתירה להסכם, שקובע שלא יבוצעו תיקונים נוספים. הסעיף הזה, בעוד שלפי 64י(3) קודם דובר על פקיעה של צו הארכה של פטנט ייחוס - כאן מדברים גם על ביטול של פטנט ייחוס אחר. זו הערה ראשונה.

הערה שנייה, גם אם עמדתנו לא תתקבל בנקודה הזאת, לפחות צריך

לכתוב: בוטל סופית. הכול דברים מניסיון - נניח שיש בקשת תלויה ועומדת בישראל לאורך מספר שנים, ותוך כדי התהליך מישהו מגיש בקשה לביטול הפטנט הגרמני, והפטנט מבוטל בערכאה הראשונה, אבל בערכאת הערעור, ועוד לפני שפקע הפטנט הישראלי, מבטלים את הביטול, והפטנט בתוקף. כמו שהסעיף כתוב עכשיו - פעם אחת ביטלו בערכאה ראשונה בחו"ל

- הלכה לאיבוד האפשרות לקבל בישראל. ההרחבות פה הן בניגוד להסכם, וגם אם מחליטים להרחיב בניגוד להסכם, צריך להיות כתוב ביטול סופית.

טל בנד:

אדוני משנה מההסכם בעצם לרעת הציבור בישראל, כי בינתיים הציבור בישראל לא יוכל לקבל את הגנריקה, ובגרמניה - כן. זו נקודה אחת. נקודה שנייה שעו"ד ברקת אמר, שזה בניגוד להסכם. ממש לא נכון. כתוב במפורש

בהסכם, בסעיף 64(ג): [תוכן מקוטע של ציטוט משפטי] - אין שום סטייה מההסכם."

לכל תכשיר רפואי יש פטנט ייחוס. קשה מאוד לראות כיצד כלל הקובע פקיעה של צו הארכה בישראל בכל מקרה בו פוקע פטנט ייחוס כלשהו במדינה מוכרת, אף אם אינו הפטנט שהוארך לבסוף ושימש בסיס לחישוב בישראל, מתקשר לתכלית כלשהי או ייעוד שביקש המחוקק להשיג.

בדיון הודיע ב"כ טבע במפורש כי, לפחות לעניין שלפניי, הוא אינו טוען כי יש לפרש את החותה.

אמג'ן טענה כי טבע עצמה התנהלה בחוסר תום לב בהליך. טבע היתה צד להליך הביטול של פטנט 483 ואף ידעה על מתן הצו האיטלקי לא יאוחר מסוף 2019. בכל זאת, טבע לא פנתה לרשות בכל אותה תקופה ולא הסבה את תשומת לבו לביטול פטנט 483 והצו הצרפתי המבוסס

על. רק בדצמבר 2021 טבע הסבה את תשומת לבה של אמג'ן לכך שהדיווחים לרשות לא נעשו (לכאורה) כדין והגישה את בקשת הביטול.

2. טענה זו אינה ברורה לי. אין כל חובה על צד שלישי בכלל או על מבקש ביטול בפרט לפעול מיד עס היוודע לו מידע רלוונטי, והוא רשאי לכלכל את צעדיו בהתאם לאינטרסיסם שלו. איחור לפעול עלול להוביל לשיהוי והסתמכות במקרים מסוימים, ואולם אמג'ן לא טענה לכך בהליכים אלה. מכל מקום, אף אם היה פסול בהתנהלותה של טבע, אין הוא מרפא את הפגמים שנפלו בהתנהלותה של אמג'ן עצמה.

סוף דבר

3. איני סבור כי יש בטענות נוספות שהשמיעו הצדדים, ובהן תהליך הפיתוח הממושך והיקר של התרופה 220218), ההפניות לעניין 128 ועוד בכדי לשנות מן המסקנה אליה הגעתי. 4. צו ההארכה לפטנט מספר 164147 מבוטל בזאת.

5. נוכח התוצאה אליה הגעתי, תישא אמג'ן בהוצאות ושכר טרחת טבע בסך 120,000 ש"ח. בקביעת ההוצאות התחשבתי בהיקף המסמכים שהוגשו בהליך, וגם בעובדה שאילו הייתה אמג'ן מודיעה במפורש לרשות כי הצו באיטליה הוגש באיחור, סביר כי טבע כלל לא הייתה נדרשת לנהל את ההליך.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס ט' טבת, התשפ"ג 2 ינואר, 2023