המבקשות
- שם: 1. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 2. אסיא תעשיות כימיות בע"מ 3. פלנטקס בע"מ
- בא כח: באמצעות משרד עורכי דין צבי אגמון ע"י עו"ד צבי אגמון
החלטות שיפוטיות
בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר
בענין בקשה למתן רשיון כפיה לניצול פטנט מס' 46387
המבקשות: 1. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 2. אסיא תעשיות כימיות בע"מ 3. פלנטקס בע"מ
באמצעות משרד עורכי דין צבי אגמון ע"י עו"ד צבי אגמון
המשיבות: 1. צאתפאסס פאה צתסחדם דעם (בעלת הפטנט) 2. מוצרי תתכום באר שבע בע"מ (המצטרפת מסי 1) 3. לוכסמבורג תרופות בע"מ (המצטרפת מס' 2)
באמצעות ה"ה לוצאטו את לוצאטו, עו"פ ע"י ד"ר כפיר לוצאטו, עו"פ
ובאמצעות ה"ה ד"ר שלמה כהן ושות', עו"ד ע"י עו"ד ד"ר שלמה כהן.
פטנטים - רשיון כפיה - סעיף 126 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 - תנאי הרשיון. בהתלטה שניתנה על ידי ביום 23 בדצמבר 1993 בדבר מתן רשיון כפיה לטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, לאסיא תעשיות כימיות בע"מ ולפלנטקס בע"מ (להלן - "המבקשות"), קבעתי כדלקמן:
ו-18 בחודש אפריל 1994.
להלן עיקר הטענות המקדימות שנטענו מטעס המבקשות בסיכומיהן והערותי וקביעותי לגביהן:
(1) הדיון הנוכחי, על פיו ניתנת ההלטתי זו, מוגבל לקביעת תנאי הרשיון. נראה לי כי דבר זה הינו מובן מאליו. לאור ההלטתי מיום 23 בדצמבר 3, שתוזכרה לעיל, לא ניתן כיוס לפתוח מחדש עניינים בהם כבר הכרעתי.
(2) צאתפאסס פאג צתתזם תמ (להלן -- "בעלת הפטנט") הציעה למבקשות נוסף רשיון שצורף כנספה טב/2 להודעה בדבר גיבוש טיוטת תנאי רשיון מוסכמת שהוגשה על ידי המבקשות. נטען כי משהציעה בעלת הפטנט תנאי רשיון היא גילתה את דעתה מה הס התנאים הנדרשים על-ידה וכל המחלוקות מצטמצמות לאותם תנאים ברשיון המוצע על ידי בעלת הפטנט, להם אין המבקשות מסכימות.
טענה זו אינה מקובלת עלי. אין זה מן הדין ואף לא מן הצדק להגביל את טענות בעלת הפטנט אך ורק לאותם תנאי הרשיון המוצע על ידה ושאינם מקובלים על המבקשות. מקובלת עלי טענת בעלת הפטנט כי הפרטים או התנאים המותלפים במסגרת מו"מ לפשרה אינם מחייבים את הצדדים אם לא הושג הסכם.
(3) המבקשות מתנגדות לכל אותם תנאים שבעלת הפטנט מבקשת לתעלות בכתב טיעוניה ואשר נזכר לא בא בהצעה המקורית מטעס בעלת הפטנט.
המבקשות מובן רשאיות להתנגד לתנאים המווכרים לעיל. עם זאת, מותר לבעלת הפטנט להעלות תנאים נוספים ככל שתמצא לנכון וזאת למרות תנאי הרשיון המקוריים שהוצעו על ידה. אינני מסכים עם המבקשות שבעניין זה העלאת תנאים החדשים על ידי בעלת הפטנט מהווה "שינוי תזית" ושימוש לרעה בהליכים שיפוטיים או מעין שיפוטיים.
להלן עיקר טענות המבקשות שנטענו על ידן בסיכומיהן לגבי תנאי הרשיון, כפי שהם הוצעו על ידי בעלת הפטנט וכן הערותי וקביעותי לגביהן:
(1) מבוא שמות הצדדים לרשיון מקובלת עלי טענת המבקשות שבנוסף לטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ חייבות להיזכר ברשיון, גם חברת אסיא תעשיות כימיות בע"מ ותובר פלנטקס בע"מ וזאת מסיבה פשוטה: בסעיף 1(28) לההלטתי הנ"ל נקבע כדלקמן:
"סוף דבר ובהתאם לסמכותי עפ": סעיף 117 ,119 ו-120 לחוק, הנני להחליט להעניק בזה למבקשות רשיון כפיה לא-יחודי לניצול הפטנט מס' 7" (הדגשה הוספה: מ.א.).
תוכן הסעיף הנ"ל מצביע על כך שרשיון הכפיה ניתן לשלושת המבקשות ולא לטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ בלבד.
בכוונת המבקשות לנצל על ידי ייצור את האמצאה (להלן - "האמצאה") נשוא הפטנט מס' 46387 (להלן -"הפטנט") דהיינו, "תולדות של 3 נאוקסי-3-פנילפרופילאמין". התומר הפעיל המוכר בשם | הגנרי "פלואוקסטין הידרוכלוריד" (להלן - "פלואוקסטין) ואת התרופה המוגמרת (להלן - "התרופה המוגמרת") המכילה את התומר הפעיל הזה. נובע מזה, שמטרת המבקשות לייצר את הפלואוקסטין ואת התרופה המוגמרת המכילה אותו. ברור
אפוא, שפסקה 1 למבוא הייבת לשקף את שתי המטרות הנ"ל ולא אחת מהן.) לתוק הפטנטים שאכן מדבר בשמירת זכויות, מגביל שמירת זו לגורם "שמנצל בישראל, בדרך ייצור, את האמצאה נושא בקשת הרשיון ושל מ: שעוסק בפיתוחה של אותה אמצאה".
מקובלת על טענת המבקשות שהמשיבה מס' 3 אינה נמנית עם מי שמנצל את האמצאה דנן בדרך של ייצור.
אשר לנקודה הנ"ל קבעתי בסעיף 17(15)(ד) בעמ' 99 להחלטת: מיוס 3 בדצמבר 1993 כדלקמן:
"סעיף 2) לתוק קובע הוראות לגבי שמירת זכויות של אדם המנצל בישראל, בדרך ייצור, את האמצאה נושא בקשה למתן רשיון כפיה ושל אדם העוסק בפיתוחה של אמצאת זו. יש לוכור כי המשיבה מס' 3 אינה מייצרת את הפלואוקסטין ואינה עוסקת בפיתותו של התומר הזה, אלא מייבאת את התרופה פרוזק ומשווקת אותה באר\. לכן, הוראות הסעיף 4(2) אינן חלות על המשיבה מס' 3 וכל הטענות הנ"ל באשר למשיבה מס' 3 אינן נוגעות לענין בכלל." (הדגשה במקור: מ.א.).
כן נקבע בהתחלטתי הנ"ל (רי' עמ' 139 סעיף 10('3) ג') כדלהלן:
"הכלל הוא שזכויותיה של מפיצה בלעדית (אם ישנן כאלה) לא תהיינה כלפי בעל רשיון כפיה אלא כלפי בעל הפטנט. בההלטת קודמי בענין בקשה למתן רשיון כפיה לניצול פטנט מס' 24187 שהוזכרה לעיל, הוחלט להעניק רשיון כפיה למבקשות וכן הוחלט שאין מקוס בשלב מתן רשיון הכפיה לדון בשאלה האם וכיצד לפצות את המפיצה הבלעדית לגבי ההפסד שעלול להיגרם לה כתוצאה ממתן רשיון כפיה".
(7) בנוסף, מקובלות עלי טענות המבקשות שהועלו בסעיפים 123, 124, 125 ו-128 לסיכומיהן.
להלן תהטענות העיקריות מטעם המשיבות הנוגעות לענין שבפנינו (כפי שנן מפורטות בסיכומיהן) והערותי וקביעותי בגינן:
(1) לא מקובלת עלי טענת המשיבות שמאתחר ומדובר כאן בהפקעת וזכות קניינית של בעלת הפטנט, "יש לצמצם את רשיון הכפיה למינימוס ההכרתי" (סעיף 1 לסיכומים).
(2) מקובלת עלי הטענה שהוצאות לגבי מו"פ תרופתי הן עצומות (ראה סעיפים 6 לסיכומי המשיבות). עם זאת, וכפי שכבר ציינתי בהחלטתי זו, הנתונים שניתנו על ידי בעלת הפטנט בענייננו אינס מספיקיס כדי לבסס עליהם את קביעת שיעור התות הבריטיות בענין: 1 .סש + 391 .0.ק.ת (1964) %תפ8%ע 00107'8 .1 (1969) +תסשהק 2.0.'8 .ב 6 8006 28-תתבת++סת 3 .0 8% ,504
בנוסף למבחנים האמורים ניתן לשקול גם את הפסד הרווח שנגרם לבעל הפטנט כתוצאה מאובדן חלק מהשוק הצפוי למכירותיו. כמו כן, ניתן להביא בחשבון את האפשרות שבעל הרשיון ימכור את המוצר במחיר זול יותר, שכן התוא לא נשא בעול המחקר והקידום; לפיכך, יש המוסיפים לשעור התמלוגים כדי לפצות על הפתתת התמורה למכירות בעקבות גורמים אלה.
עקרון נוסף בקביעת גובה התמלוגים ברשיון כפיה הוא שאין שיעור זה צריך להיות שונה ממה שעשוי תיה בעל הפטנט לקבל מנתינת רשיון מרצון (ראה "בוטס" שם, בעמוד 24). (ראה גם ההתלטה הבריטית בענין ץ+0פ 1גסתסס | עס+ ב1108%10סקת 651.'8ת 8 א0עש8210 4 .8.8.ע (1963/1964) 6. לעיקרון הנ"ל נקבע בענין בוטס חריג חשוב אחד שעניינו תשלום עבור אספקת ידע ועזרה טכנית. תשלום זה וש להפתית משעור התמלוגים, שכן ההנהה היא שבעל הפטנט לא יעניק למבקש כל ידע או סיוע שאינם כלולים בפירוט הפטנט.
בהמשך פס"ד הדין הנ"ל נאמר (עמ' 138):
"...מר קול (המצהיר מטעס בעלת הפטנט) מציין שהיקף המכירות העולמי של אמפיצילין הוא 250 מיליון דולר. לדבריו, סכום של 15 מיליון דולר הושקע במתקר ופתוה, שהוקדש בעיקרו לתכשירי הפניצילין, אשר האמפיצילין מהווה דגס אחד שלהם. אך מה הושקע לגבי האמפיצילין ועל פי איזה חישוב? סתם ולא הבהיר. כמו כן, לא ניתן כל מידע לגבי
ההשקעה בקידום מכירות (פסנססתסצס)".
ובהמשך (עמוד 139):
"יהד עם זאת, אין די באזכור סכום כללי שהוקצב למחקר ופרסוס, אלא על בעלת הפטנט להראות בפירוט ובדיוק המירבי כיצד ניתן ליהס הוצאות אלה להיקף המכירות בישראל, וזאת לא עשתה. פירצה אחרת בנתוני מר קול היא העובדה שהוצאות המחקר שהוזכרו, ודאי שלא הוצאו אך ורק לייצור האמפיצילין. הווה אומר שאף בקנה מידה בינלאומי לא ניתנו פרטים מלאים המאפשרים חישוב של ממש, כפי שנעשה הדבר באותן התלטות אנגליות המצוטטות ע"* מר קול. המינימום הנדרש במקרים כגון אלה הוא להציע מידע על פיו ניתן לחשב "את החישובים המורכבים, כפי שנעשה בבריטניה באותן החלטות שאוזכרו על-ידי מר קול ובהתלטות אהרות. בהעדר מידע כזה, נראה לי שאין לנו כל בסיס סביר לקבוע את שיעור התמלוגים לפי מבתן זה". האמירה והקביעה הנ"ל מקובלות עלי.
מקובלת עלי טענת המבקשות כי ע"פ ההלכה המבחן העיקרי לקביעת תנאי רשיון ושיעור תמלוגים בענין רשיון כפיה הוא השוואה לתנאים שצדדים לרשיון מרצון היו מסכימים עליהם בנסיבות הענין. כן מקובלת עלי הטענה שתמלוגים מעין אלו שדורשות המשיבות (50%) לא היו מוסכמים על צדדים לרשיון מרצון (ר' סעיף 6 לסיכומי תשובה מטעס המבקשות).
עיון בתנאים ברשיונות מרצון והן ברשיונות בכפיה מראה ששיעור התמלוגים שנקבע בעבר היה בין 7% לבין 15%.
לאור כל האמור לעיל ובהתחשב בתקדימים ישראליים הנוגעים לענין שבפני ועל בסיס הנוהג הקיים אין לי אלא ליישם את אמות המידה ששימשו את קודמי המלומדיס בעת קביעת גובה התמלוגים. אי לכך ובהתחשב גס במטרת המבקשות, שיעור התמלוגים שאני קובע במקרה דנן הוא 15% מהמתיר הנקי (108-ע 06מת86111 %א) של המבקשות לגבי מכירות התומר הפעיל נשוא הפטנט ולגבי התרופה המוגמרת המכילה אותו. השיעור הנ"ל שקבעתי נראה לי הוגן בנסיבות הענין ולדעתי הוא משקף את איזון האינטרסים בין הצדדים.
6 אשר למתיר הנק: אינני רואה כל סיבה לשנות את ההישוב שנקבע בעבר על ידי קודמי והישוב כה מופיע ברשיון המצורף להתלטתי זו.
7. אם כי הדבר נקבע כבר בהחלטתי זו יש מקום גס כאן לציין שניתן כי המבקשות תשלמנה את התמלוגים בשיעור שנקבע לעיל לגבי כל מכירה של החומר הפעיל נשוא הפטנט ולגבי כל מכירת של התרופה המוגמרת המכילה אותו, בשל ייצור התומר והתרופה המוגמרת שנשו טרם פקיעת תוקפו של הפטנט נשוא הליכים אלה, אפילו אם המכירה עצמה תעשה רק לאחר מועד פקיעת תוקפו של הפטנט נשוא הליכיס אלה.
8. יש לציין כי תנאי הרשיון שקבעתי מבוססיס בתלקם על התנאים שהוצעו על ידי הצדדים ובתלקם על התנאים שבנסיבות הענין. מצאתי לנכון להתנות גס תנאים הנדרשים בשל נסיבות הענין הכלליות. תנאים אלה ניתנים לחלוקה משנה לתנאים מהותיים ולתנאים פורמליים לשם הבהרה להלן טבלה ממנה ניתן ללמוד מהם אותס תנאים מהותיים ומהם התנאים הפורמליים:
סעיף ברשיון מהותי או פורמלי: התייחסות בהחלטה מבוא 1 מהות: כן - מבוא 3 פורמלי: לא = מבוא 4 פורמלי לא 0 סעיף 1 פורמלי-מהותי לא סעיף (2)8 מהותי כן סעיף (ס)2 מהותי כן סעיף 3 מהותי כן סעיף 4 מהותי כן סעיף 5 פורמלי לא סעיף 5 מהות: כן סעיף (6)8 פורמלי לא
סעיף (6)8 מחות: כן
( ) גי +.
סעיף ברשיון סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף
סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף
סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף
(ס)6 (7)8 (ס)7 (7)0 (7)8 (7)6 (8)8 (ם)8 (8)0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 21 22 23
מהותי או פורמלי: י כן פורמלי מהותי מהות: פורמלי פורמלי פורמלי פורמלי מהות: פורמלי פורמלי פורמלי מהות: פורמלי פורמלי פורמלי
התייחסות בהתלטה לא כן כן לא לא לא לא כן לא לא לא לא כן לא לא לא.
ניתן 37הַת5 8 260026 עס 6מטסססה 8 0% פאססס 5816 48 007>6ת0600ת1 8 665 א0ס 811 811ם 5 8ת 8 20001264 8 83160 06 8סל+ 0%0280%8 עס 002108 6 00 8001608 110סטתם
עס 6תטסססב +0
תד 68 1דַַת8 ספמפסום 18ם% ע66מט צ20181% +0 6>תסתצ8ס צת8 15 סתסססס סטהת 811ת₪ סתפם 6ב% %682+8 פהלתסת (2) סחס ע0ס+ 822082 סם עס עסתספתט) 60ת00681 מנפתסת פתס1פ1טסתק 626 שס8תט 006 הטמץ +1 עס (+צ120ע צָס 8606 מססס שט8ת 52811 6526+02ת% 400828 693%ת6ס 6תס מסנשט %ע8ק עס 858910 סץ ,8%%600% 8811 עס ,8811 68 פ8נת% עפ6תט 56פת500-1100 צָת8 %ם8תף צס 588ת2109 15םת% 05 צָתה8 0% 0080208208 עס 8ס0ת0288ס+:סם 6 ת1 86%801% ₪8%8 811ת9 מס פטפם ססם 5811 ₪םת8 06ת%581ת00 תנפחססםת %6ש8ם שנסת+ מס ת1178%10סס נגהת 5 צמסתזת 8+065 8878 (30) צסת1ת6 תנם1%ט 6ת(58 66 006 806ת 8 שס ב680ע02 6תס 6ת1ץ+ 82601 0ת161עח מ1 106פסםת צס
צְהת צתע1ת תסת6ס ,640 סץ 50 תסה% 26001206 פטבת 0% 60ת181קתסס
10: 11. 2. . 1
,10896 18םל | 8%66ת69271 סץ גשם1 ס% 6ת1%1ץ:ט ם1 %106סת 6106 פ=תפשבת +0 ש8%ע20018%2 6םת6 מססו 46 טמטשעסטסס 66 60 5001606 6 6ם 8 ,5727-1967 טהם פסתפצסבק + +0 127 ת0ס560%1 שפבתגט ינה 36 1סת 6+ צּס 0+ 1 = 6גו0 סקס ות פת0ס1861טשסת 6 6ם 8 ח8ם 5810 6ם 0 ת1- 565021000
. )תגוס ינת
,קט-שת61ת1ש 2ס+ 8שם008901ס:ס + 716606סגום פמ 068 תטא? 18טסתפ5
שס %עטס6 פםס 0ס% ב%10ב110ססה8 תס עס צ68211תט1סט <6תססתט +ס +81ת8ס תס 66סת1סססה8 66 80811 26001082 8 1% עס 186ששסת0% סץ 106ססם 6ט41 צָ₪8 צתתדע ,תטששך +0 08ע2ט%50ת8₪089 +0ס 146298סת צתם 6 +0 פעפשסע 6ת6> סט 606[סגפ ,96ת1106 18ת% | שת8%1ת0201ס תטשל
. סטססף 11 ממִ8מסבמהבס ת1: ס% 56502206 %658ת8%0ע2 0% 85ע18%2שסת
8 8811 602תט0מס6ת תסטנסף 6 60 60101208ע2 106ססת צתא2 0% 6-0816עס 20015%0206 עס %מפ +1 תסט1ך צ1שס6ססעסם 5106296תסס 5 כמעזא1ם פתנתצפטפא1 ₪ג10עשת6האתהחק גשתץ +0ס 86020958 66 60 <תנבםף 50 עס 6פ58פת100ם 6158 0% 18סתהסתס 6+ ת1 08298סכק8 1%
2007186026 8.
עוסת 1 >סםת 811ת8 צם212 % 6625%006תט צ0298981א 6 18 16 שסתסלס צֶת8 סט עס געשץ ס+ 98ם2108 %185 ש66תט צ1180111% צָת8 6+ 86 6תטסקתסס %606ת8%6ס 6 ,110סטק 06 60 עס צַסש8ם פ'תטעעל שַת1סט16ספתסס המל צם 8 בה 0886 פת28018%10ס+ פתנה1ס עס 018180 צֶת8 , צ%1ת000:01 .7צ%126%ת6 +נפת% םת+ פססגו6סע2ק ה 56 86 6תוסקותסס %08ם860ע 6 0+ 6%טס 6[ת82181 6 60 ,6שעצסהת 6תסמסתת1 צנסםתל 60 6ם2018%1 הטםל עס 806ת צמתזתע סל 8802058986 06 פסתת8ס ,.600 ,5816 ,0ם6%51א:8ת ,ש0ת180011 צתףּ הסע+ 1688חזהת צםת1ם 16סםת 6ם8 1+7מת00ת1 1 תעטסף ת8
.ו מס 01818 תסטפ
, (3) 46 (0) ,(ס) ,(7)8 פת0ס560%1 + פמםס81פ1טסתס 6ב6 60 60%6[סגפ5 6 18 0% ב0ס8%1:ג00 6 +ספעפת 4 םהב 11 ,10 ,9 ,8 .1 מב:1 6םת809ק 6ת6ל 0% צַע01א0 6+ בס1ט 8%6ת%6781 9811
שת יגוס ,8%תס מ81610תסס 66 מסקט 0880ם 028 18 56ם106ם 18םתך7
8 +0 6עג%ס8+טתהת 081081 6םל ,586ת1100 5פ1םת6 0% צסתסתעטס 6ת% 6 תסקט 8 1982881 ת1 תטםש?ת צָס ₪866 ₪6 6תטסקתסס %90ת4%66ם 8 ,210006 פנגל 0% צְסתסעעטס 66 ַם1עט 8 ,8%ת5 ת61%10תסס ש1סת% ם 1 עס תטםל צָס 10002666 06 %סת 811םת5 בתטסקחסס 006ת08%0 ה6+20ע2פת> ש6ת1עטס80+נותפת +ס 6פססעטסם 8+ עס+ 182881 ס%ת1 81%ת6ס עפסתסס צתם צס+ עס ,66ת%10ת₪8 6ע06+0םת61ע6ת ש0ת6 81ת0101פת 6ת6
. ע6ע00ספ%התש 6פססעטס
חעס+ת1 811ג8 ,6תטסקמחסס 66ס6ת8%6ק 6ב% 0008ס:ק צפתס מפתשט , הטטע
מסטפ +0 %תסתפסתסהתסס 6ת6 סס עסנ1עס 66%ש פתס 16886 8% צתם1ם ס+ צעע1ע עס 8%66ת86810 מספצפס 8 שס311 811ת5 6םת8 ,תסנססוס:ס 8 עס שת18ק %26 שת1תע8ט עס1עסם %טסת1%ש 61(6 צתה8 8% 1816ט > עפ6עס 1 8פ6עטסס%8טתהת 18 6תטסקתסס 8%692%666ק 5818 6תס סצפתשט שופ 0סס תספעסק מסטפ אס811 ₪111 6ת8 ,תסנשסטס6ס:ק 88186 6ת> %ס6ת0 98 סס שג3ת 16ת62ק 111ח ,2600265 6םת8 פאססם 811 60 8000858 6 0608 50 ,000006עק 6תטוסקחסס %66ת8502ק 628 05 5800168 המטסקתסס 800506 626 0% 1%105סתהטק +0 5:000208 6םל , 8א5%600 0% ספסעגוק 0168 סמ 2ס+ ,5018 בתם סנס במוססתסס| 8%02%686ק 686 01 %1%51898ת08 811 8%ם6 06םת1ת81+%+8500 6 06 חסע+ 2080066 ת₪60 פט8ת 28ס+ 81ת1+ 1698 ם 1 5016 .תטטעע' צס 1 1 שַעטַסְס8?%טתהת 060 פ8םת תס1תט 06ת568ס500 68 ₪6 ת1 מסנ1שקטתעססת1 צֶת8 +0 צםת21 תעצס+ת1 8180 111ח תעשל
. תסנשסגוססצס
ס 8ת1810טסצק 6ת% עס66תט תטם? תסעת+ שת1סהת2101ס מ8%10ה01ס+ת1 11ת 6 111ח 6פ8פת₪100 518 0% 018056 שַת60061:ק צ9018%617תת1 6ם6 צתה8 תסע+ 860286% 8616ם 06 111ח 6מ8 צָנמס צתתזת 60 16%666תפת8:ל
. צ82%ס ש6תסס
.טפם 1828011 עס 686ת81טסף 58 811ת8 2100596 18תך
ל 1001106 עס 5958096 צ020881א6 188שצסת05ס 6עפתש 62%6סאם
ססת1 פתסס 6ט8ם 50 600(6006 06 82811 88ת2106 פנ1תל 0% פתע0>