סימן מסחר 345678

ההחלטה:

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בקשות מתחרות -

| דיון לפי סעיף 29 י ג 0 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל"ב-

על

המבקש מס' 1: קשי לצחק

- מועד הבקשה 23.7.1980 בעצמו וע"י בנו קשי ששון בעל בקשות מס' 50561/2 | שם הסימן: 811 6טן₪ המבקשת מס' 2:! .4 [ו86 ש6טן8 מועד הבקשה: 23.10.1980 (8100 00100 06[087'6) בעלת הבקשה מס' 51027 באמצעות עו"ד כספי ושותי שם הסימן ו[86 6טן8 ע"י עו"ד לילי אייס

א. רקע כללי 1. מונחות לפני בקשות לסימנים דומים שתי בקשות (מס' 50561/2) הן מטעמו של יצרן הבגדילם קשי יצחק (להלן - המבקש מס' 1) לרלשום הסימן 11 8106 בסוג 25 לגבי "ביגוד" (תיאורו המדוייק

של הסימן יובא להלן); והבקשה האחרת מס' 51027 היא מטעם החברה

האמרלקאית .6 ון6 686 (להלן - המבקשת מס' 2) לרישום הסימן 861 6טן8 בסוג 25 לגבי "דברי הנעלה" ו"דברי הלבשה". המבקש מס' 1 הגיש בקשותיו לרישום סימן ו[88 8106 ב-23.7.1980 בעוד שהמבקשת מס' 2 הגישה בקשתה לרישום הסימן 1 סטן8

ב-23.10.1980 היינו 3 חודשים לאחר המבקש מס' 1.

2. אין ספק שבמקרה שלפנינו אנו עוסקים בבקשות מתחרות לרישום סימנים דומים (והכלתי אומר עהדמיון ביניהם הוא עד כדי כמעט זהות) לגבי אותם טובין או הגדר סובין ומטבע הדברים יש להפעיל באשר לבקשות אלו את סעיף 29 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972 (להלן - הפקודה).

3. א. כאן עלי לציין שהמבקש אשר לא יוצג ע"י עו"ד, לא הגיש כתב טענות ולא הגיש ראיות ולמעשה היה מקום למחוק את הבקשות שהגיש רק מטעם זה. עם זאת, איפשרתי למבקש מס' 1 להשמיע טענותיו בפני למרות שלא הגישן בכתב ואף איפשרתי למבקש 1 (הפאו/. | פ יר 0 506567

ולבניו לטעון טענבותיהם ואף העדתי בהסכמתו את מר ששון קשל (בנו של המבקש מס' 1 אשר אף טען עבור אביו). בנקודה זו חייב אני להזכיר לשבח את סבלנותה של גב' אייס אשר ברוב הגינותה התרכזה בטלעונים משפטיים ולא העלתה כל טענה שבסדרי דין שהיתה זכאית להעלותה כנגד המבקש מס' 1. ב. אציין במאמר מוסגר שהצדדים ניסו להגיע לידי פשרה לפני הדיון ובמהלכו אלא שזו עלתה על שרטון ולכן עלי להיכבד ולדון בריבם לגופוּ של ענין.

כאן המקום לתאר בקצרה את הסימנים של המבקשים שלפנינו: בקשות המבקש מס' 1: בקשה מס' 50561 כוללת תוית המוצמדת לבגדי ג'ינס בצבע אדום ועליה המללילם : [!88 8[06 הכתובות מלמעלה למטה לאורך התוית,בקשה מס' 2 כוללת תוית אשר אף הלא מוצמדת לבגדי ג'ינס ועליה המללים וו881 שטו8 משני צידיה המילים .אא ו-- 5ח068 ומתחתיה המילים

,68%618[

כנגד זאת הסימן המבוקש ע"י המבקשת מס' 2, (שמספרו 7) הך המללים הב 86"

אומר מייד שהסימן המבוקש ע"ל המבקש מס' 1 בבקשה מס' 50562 על פניו מטעה את הציבור ומן הדין שלא לקבלו לרישום בצורתו המבוקשת מפני שהרואה סימן זה יטעה לחשוב שהוא רוכש מוצר שמקורו בארה"ב ולא יקשר בין היצרן קשי יצחק (המבקש מס' 1) לבין הסימן.

לצורך דיון זה נרכז את הדיון בסימן "וו88 6ט81" כאילו שזה הסימן שהתבקש ונבחן אותו מול "וו סו שהוא הסימן

שהתבקש, כאמור, ע"י המבקשת מס' 2.

הדין,

5. סעיף 29 לפקודה קובע כדלקמן:

' " הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, רשאי הרשם שלא לרשום אף אחד מהם עד שנקבעו זכויותיהם בהסכמה

שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה

כאמור יעביר את הסכסוך לבית המשפט העליון".

כבר פסקו בבג"צ 77/60 רשם סימני המסחר נגד 66 פ"ד י"ד 8, 1720-21 ובבג"צ 90/70 בקרדי נגד רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר פ"ד כ"ה(2) 87, 91 שהרשם ראשל להחליט בעצמו בקשר לזכויות הצדדים

וכך אעשה גם אני במקרה דנן.

השאלה הניצבת לפנינו בדיון זה היא זכותו של מי מהצדדים עדיפה בסימן שביקש. כדי להכריע בכך יש לקחת בחשבון:שני אלמנטים: התאריכים שבהם הוגשו הבקשות ומידת השימוש שעשה כל מבקש בסימן המבוקש בארץ ערב הגשת בקשתו. ראה בענין זה. בג"צ 228/65 פרומין נגד פרופרו ביסקויט בע"מ פ"ד ל"ט(5) 540,537 (ליד האות א'). בג"צ 77/60 (ראה סעיף 4 לעיל) בעמ' 1720 ליד האות ו', ובג"צ 90/70 (ראה סעיף 4 לעיל) בעמוד 91 ליד האות ו'.

במילים אחרות לא נבדק מצב הענינים בעת הגשת הבקשה הראשונה או האחרונה כל אם נבדק מצב העגנינים ערב הגשת הבקשה הספציפית שבה מדובר.

כל בקשה נבדקת בפני עצמה ולגביה על הרשם לברר מה מידת השימוש בסימן ערב הגשתה. יש לציין שלא תמיד יש לייחס חשיבות יתירה למועד הגשת הבקשות, וכל מקרה לש לבדוק לנסיבותיו (כפי שעשה ביהמ"ש העליון בבג"צ 90/70 (ראה

סעיף 4 דלעיל) בעמ' 91 בתחתית העמוד).

זכותו של מי מהצדדים עדיפה - אם בכלל?

7. זכותו של המבקש מס' 1

אכן המבקש מס' 1 הגיש בקשותיו לסימן ו[8ם 6טו8 ב-25.7.1980, אלא שמסתבר מעדותו של מר ששון קשי (בנו של המבקש מס' 1) שלפגי שהגיש בקשתו לסימן הנ"ל הוא השתמש בשם קשי והיתה לו הצלחה מסחלית בהשתמשו בשמו הוא. מה שהביא את המבקש מס' 1 ומשפחתו לשנות את הסלמן שבו השתמשו לסימן סתורותיהם,היה, כפל שהעיד ששון קשי, כדי לספק את דרישות השוק. כבר בנקודה זו אציין שששון קשי (בנו של המבקש מס' 1) לא הניח את דעתי בתשובתו לשאלה מדוע בחר בסימנים שביקש וכיצד הגיע אליהם. המבקש מס' 1 שאיננו דובר אנגלית לא נתן כל סיבה הגלונית לבתירת הסימנים שרלשומם נתבקש על ידו ולא ניתן כל הסבר מדוע בחר בסימנים שרישומם נתבקש על ידו ולא ניתן כל הסבר מדוע בחר בסימנים לועזיים

לציין סחורה שאותה עת לא היתה מיועדת לייצוא. לא ניתן כל הסבר מדוע

וכיצד הגיע לסימן הדומה עד כדי להטעות לסימן הרשום ב-101 ארצות כולל עזה ויהודה ושומרון.

מבּליל הטענות של ששון קשי (בגו של המבקש מס' 1) ומחקירתו לפני ניתן לדלות שלוש טעגות משפטיות שלש לדון בהן:

א. השם "6ט[8" הוא נחלת הציבור ואין למבקשת מס' 2 בעלות על כך והמבקש מס' 1 רכש בעלות על הצירוף של המילים 86ו- ון[88 גם יחד.

ב. מאז הבקשה ועד יום הדיון ועד בכלל משווק ומייצר המבקש מס' 1 בגדים הנושאים את הסימן המבוקש, ונוצרה מניעות מבחינת המבקשת מס' 2 אשר לא מחתה על כך שהמבקש מס' 1 משתמש בסימן הנדון.

ג. טענת "כבשת הרש" היינו שעומד המבקש מס' 1 שהוא יצרן בגדים פרטי מול חברה שרשמה סימנה בכל פינות תבל ואין על כן לפגוע בפרנסת המבקש מס' 1.

א, אשר לטענה הראשונה מהטעג ות דלעיל ניתן לומר שאכן המילה ‏ ס6טן8 היא נחלת הכלל והייתי אף מוסיף ואומר שגם המילים ו[88 ו- ‏ ון86 הן כשלעצמן, נחלת הכלל בהיותן מילים מילוניות ואכן כל השאלה של זכויות קניניות:בוגעת לצירופן של המילים הלות כך שהמבקש מס' 1 איננו יכול להיבנות מהטענה שהמילה 86 כשלעצמה היא נחלת הכלל.

ב. באשר לטענה השניה לטענות המבקש מס' 1, ייאמר שטענת "מנל?ענת" ככזאת איננה יכולה לשמש בסיס ליצירת זכויות קניניות. טענה זו היתה ליכולה לשמש כטענת הגנה מתביעה שהיה נתבע בה המבקש מס' 1 אך אין להשתמש בה כמקור ליצירת זכויות קגיניות בסימן כאשר זכויות אלו לא היו קיימות וו להגשת הבקשה לסימן כי אם לאחר הבקשה. לביהמ"ש העליון כבר הזדמן לדון בסוגיה הקשורה לדיני פטנטים בתוצאות המשפטיות המתבקשות מהשהיה או מאי מחאה מצידו של בעל פטנט כאשר לריבו (הבתבע)/"את הפטנט וקבע במפורש שהשהיה כשלעצמה אינה שוללת תרופותיו של בעל הפטבט שזכותו התוקית נפגעה. עוד הוסיף ביהמ"ש העליון וקבע שכאשר מצטרף להשהיה גורם נוסף, והוא מצג ע"י אמירה או התנהגות של בעל הפטנט, ממנה עולה כי קיימת הסכמה לשימוש בפטנט, די בכך כדי למנוע זכויותיו של בעל הפטנט.

ראה ע.א. 689/69 תריסול בע"מ נגד משה קובובי פ"ד כ"ה(1) 82,75. הלכה זו, שלמעשה גוגעת לדיני המניעות הכלליים, ניתן להחיל על עניננו ולומר שהעובדה שהמבקשת מס' 2 לא תבעה את המבקש מס' 1 ולא מחתה על כך שהלה משתמש בסימן הדומה דמיון רב לסימנה אין בו כשלעצמו כדי לשלול זכויות מהמבקשת מס' 2 או כדי להקגות זכויות למבקשם מס' 1 כל עוד שלא היתה הסכמה מפורשת שהמבקש מס' 1 תהלה לו הזכות הבלעדית להשתמש בסימנים שביקש. לפיכך, יש לדחות אף את הטענה השביה שטען המבקש מס' 1.

ג. אשר לטענה השלישית שטען המבקש מס' 1, אומר שלמעשה הלה מקום לטעון טענה מסוג זה אילו היו למבקש מס' 1 זכויות כלשהן בסימן שביקש אך מסקנתי היא שהמבקש מס' 1 לא רכש עובר להגשת בקשותיו כל זכויות בסימן [[88 8106 והוא הוא, לדעתי היה מי שהשתמש ב"קנין" לא לו; וכל שמבקשת המבקשת מס' 2 הוא להשיב ללדיה את קנינה ואת זכויותיה הבלעדיות בסימנה המבוקש כך שאין לדבר על "גזילת כבשת הרש" ע"י המבקשת מס' 2.

זכויותיה של המבקשת מס' 2

א. זו הגישה בקשתה לסימן [!86 8106 ב-23.10.80.

ב. בהתאם לתצהירו של 6 .1.1, מזכיר המשיבה מס' 2, הסימן הנ"ל רשום ב-101 ארצות כולל בעזה (ובמהלך הדיון הופפ%ס שהסימן נרשם גם באלזור יהודה ושומרון).

ג. בפועל לא הוכח האם משתמשת המשיבה מס' 2 בישראל בסימנה ומה הלקף השימוש אם נטען שיש כוובה לשימוש כזה.

המקרה שלפנינו דומה למקרה שהיה בבג"צ 95/68 מתפרת הדרום בע"מ נגד ]\\ק60 55| .8.0 ורשם סימגי המסחר פ"ד כ"ב(2) 193,189

שם נקבע שדי בכך שיש כוונה להשתמש בסימן בארץ כדי שתהיה האפשרות לרשומו;

אכן קביעה זו אף מתיישבת עם הגדרת "סימן מסחר" שבסעיף 1 לפקודה הקובע שזהו "סלמן' המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר אנ סוחר בהם" (ההדגשה של? ל,צ,).

לאור האמור לעיל מסקנותי הן, איפוא, כדלקמן :

א. סימני שני הצדדים דומים עד כדי להטעות ומשמשים לסימון אותם מוצרים או מוצרים מאותו הגדר.

ב. לא הוכח שבתקופה שמתחילת השימוש בסימן [[88 6טו8 | הפר הסלמן להיות "סימן מבחין" לסחורות המבקש מס' 1, ועל כן לא הוכיח המבקש מס' 1 זכנת כלשהי לסימן שביקש.

ג. המבקש מס' 1 לא בחר בסימנו בתום לב כך שאין במקרה שלפנינו "שימוש מקביל בתום לב" שהיה מצדיק את רלשום הסלמנים המבוקשלם ע"י שני הצדדים גם יחד.

ד. לעומת זאת הוכחו ליל זכויות המבקשת מס' 2 בסימנה ₪206 ₪00

אשר אף זהה לשם החברה.

לפיכך, הנני דוחה ולא מקבל לרישום את הבקשות מס' 50561 ו-50562 ומקבל לרישום את הבקשה מס' 51027 בכפוף לכך שהמבקשת מס' 2 תגיש בקשה לרלשום הסימן לפי סעיף 16(א) המאפשר רלשום בלשפאל של סימן הרשום בארץ מוצאו ,

בענין זה מאמץ אני את דרכו של הרשם קודמז של קודמל בענין הסלמן |

אשר אף אומצה ע"י ביהמ"ש העליון בבג"צ 8 (ראה סעיף 11 דלעיל). המבקש מס' 1 ישלם למבקשת מס' 2 את הוצאותיה בגין דיון זה

בסך 10.000 שקל (כולל).

ניתן בירושלים היום ' תמוז התשמ"ד בולי 1984

לואל צו רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר,

/ דיל

משרד המשפטים מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,

בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק, בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום משרד המשפטים (חתימה מוסדית).