סימן מסחר 345678

ההחלטה:

בענין בקשות מס* 28039 ומס" 28659 לרישום סימני מסחר טוסקה (סעיף 17 לפקודת סימני המסחר, 1938)

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המבקש בתיק מס* 28039

בנימין מלמד

ע"י זליגסון את גבריאלי, עורכי פטנטים באמצעות: ד"ר א. זליגסון

נגד

המבקשת בחיק מס" 28659

"לודזיה" חברה לטקסטיל בע"מ באמצעות: ד"ר ריינהולד כהן ושותפיו, עורכי פטנטים ע"י ד"ר מיכאל בהן

סימני מסחר - בקשות של מבקשים שונים לרשום אותו סימן - סעיף 17 לפקודת סימני המסחר, 1938.

הוגשו בקשות זהות לשם "טוסקה" לסימון גרבי נשים. הוחלט כי לאחד המבקשים זכות עדיפה עקב שימוש קודם ובקשתו קובלה.

הוחלט:

1. משעומדות לפני רשם סימני המסחר בקשותיהם של שניים או יותר לרישום סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותן סחורות, הכוח בידו להחליט בענין לגופו תחת להעביר את השאלה לבית-המשפט העליון.

2. לשימוש קודם בסימן המבוקש נודעת חשיבות לצורך ההכרעה בין שני מתחרים בדיון על-פי סעיף 17 האמור.

החלטה

1 שניים טוענים לשם "טוסקה" לסימון גרבי נשים, ועלינו להחליט על-פי סעיף 17 לפקודת סימני המסחר, 1938, זכותו של מי עדיפה.

2. לפי סעיף 17, משעומדות לפני רשם סימני המסחר בקשותיהם של שניים או יותר לרישום סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותן הסחורות, הכותח בידו לסרב לכל המבקשים עד שלא באו לידי הסכם לגבי זכויותיהם בסימן המסחר הנתבע על-ידיהם, או עד שלא נפסק על-ידי הרשם, או בית-המשפט העליון, מי מן המבקשים המתחרים זה בזה עדיף על פני חברו. סמכותו של הרשם להחליט בענין לגופו תחת להעביר את השאלה לבית המשפט העליון, כבר נקבעה במספר החלטות (ראה בג"צ 77/70, רשם סימני המסחר נגד לימינג, פד"י י"ד, עמ" 1718 בעמ" 1721, ובג"צ 65, ל. פרומין ובניו בע"מ נגד חברת פרו-פרו ביסקויט בע"מ ואח", פד"י י"ט (3) עמ* 337, בעמ* 340). החלטת הרשם בענין זה כבעניינים אחרים נתונה לערעור לפני בית-המשפט העליון.

3. בתאריך 6.12.1967 הגיש מר בנימין מלמד, העוסק במסחר בשם העסק "במה", בקשה לרישום סימן מסחר בשם "טוסקה" בעברית ובלועזית בסוג 25 לגבי גרביים.

4. ביום 22.5.68 הגישה חברה "לודזיה" חברה לטקסטיל בע"מ בקשה מס" 28659 לרישום סימן המסחר "טוסקה" בעברית ובלועזית בסוג 25 לגבי גרביים.

5. בתאריך 24.11.68 הודיעה לשכת סימני המסחר להה* זליגסון את גבריאלי, באי-כוחו של מר מלמד על דבר הבקשה של חברת "לודזיה". במכתב, שהעתק ממנו נשלח גם לד"ר ריינהולד כהן ב"כ חברת "לודזיה", מוסבת תשומת-לב המבקשים לכך: "לאור הוראות הסעיף 17 לפקודה, לא אוכל לקבל אף אהת משתי הבקשות כל עוד לא ייקבעו זכויות כל מבקש בסימן באחת הדרכים הנקובות בסעיף האמור. מוטל איפוא על שני דורשי הרישום לבוא בדברים על מנת להגיע לידי הסכם ביניהם בדבר זכויותיהם ההדדיות להשתמש בסימנים ולרשמם."

6. הצדדים לא הגיעו להסכם כאמור וביום 10.8.1969 החליט קודמי, לאחר שמיעת הצדדים, כי תוגשנה ראיות נוספות בדבר היקף השימוש בסימן המבוקש.

שני הצדדים הגישו תצהירים להוכחת טענותיהם. בתצהירו של מר מלמד מיום 14.2.69 הוא מצהיר בסעיף 3:

"במאי 1966 ביצע הדפוס דורי, מקרית אריה, פתח-תקוה עבורי עבודות לאריזות מצלופן ושקיות מפוליאטילן עבור גרבי "טוסקה". אחר כך הופיעה הסחורה שלי בסימן "טוסקה". מאז ואילך אני משתמש בסימן "טוסקה" במימדים ההולכים וגדלים...".

ובסעיף 4 לתצהיר,

"אני בקיא בשוק הגרביים. לא ראיתי גרביים מהפירמה לודזיה או מפירמה אחרת ובייחוד לא ב-1966, לא ב-1967 ועד עכשיו."

בתצהיר נוסף מתאריך 2.11.69 מצהיר מר מלמד בסעיף 1,

"הסימן *טוסקה" נמצא בשימוש על גבי גרביים חרפיות ולכן השימוש העיקרי בסימן הזה נעשה תמיד בעונת החורף. העונה הראשונה בה השתמשתי בסימן טוסקה היתה איפוא העונה של חורף 1966/67. השתמשתי בסימן הזה מיד בכמויות די ניכרות. "

להוכחת עובדה זו צירף מר מלמד ששה מכתבים שנוסחם

"אני מאשר שקניתי בעונת החורף 1966/67 גרבי סטרץ לנשים *טוסקה* מפירמה במה."

8. במצורף לתצהיר הגיש מר מלמד העחקי חשבונות של מכירת גרבי טוסקה החל מהעונה 1967/68. מהחשבונות עולה שעד 6.12.67, שהוא תאריך הגשת בקשתו של מר מלמד, נמכרו 360 תריסרים. בשנת 1967 נמכרו 1011 תריסרי גרביים. בשנת 1968 נמכרו 3439 תריסרים ובשנת 1976 תריסרים. עד כאן ראיותיו של מר מלמד.

9. נעבור לבדיקת הראיות שהוגשו מטעם חברת "לודזיה". בתצהירו של מר ארוין קרקאואר, מזכירה של חברת "לודזיה", הוא מצהיר בסעיף 2:

"החברה החליטה על השימוש בסימן המסחר *טוסקה* לגבי גרביים בשנת 1964. לאחר קבלת החלטה זו הוזמנה כמות ראשונה של עטיפות "טוסקה" אצל הספק מר צבי גרבל."

ואכן רצוף לתצהיר תצלום של חשבון מאת מר גרבל מיום 18.11.1964 הכולל את הפריט 12,000 עטיפות "טוסקה". מר קרקאואר צירף גם מחירון פנימי של החברה שבו מצויין כל מוצר במספר סידורי פנימי. בעותק של דף מספר 3 מתוך המחירון מופיע השם "טוסקה" תחת מספר סידורי 272-5. נראה לי שמחירון זה אינו מסייע לנו מפני שאין בתצהירו של מר קרקאואר

התייחסות לשאלה מאיזה תאריך המחירון הזה בתוקף, שחרי אין עוררין שביום מתן התצהיר שווקה חברת "לודזיה" גרבי טוסקה.

מר קרקאואר צירף גם צילומים של חמשה חשבונות מתאריכים שונים בחודש דצמבר 1964, המתייחסים למכירת גרבי טוסקה. במצורף לתצהיר הובאו גם ארבעה קטעי עתונים שונים מהחדשים אוגוסט-ספטמבר, 1965, שבהם פרסמה חברת "לודזיה" את מוצריה ובין היתר את גרבי "טוסקה". הוגש גם צילום מכתב פרסום אריאלי ובו אישור "כי החל מתאריך 1.9.65 שודר בגל הקל ספוט מיוחד לגרבי *טוסקה". הוגשו גם ראיות בנוגע לשיעור המכירה:

בשנת 1964 מכרה החברה 35 תריסרים של גרבי "טוסקה".

בשנת 1965 נמכרו 3256 תריסרים של גרבי טוסקה (בטענות הצדדים בפני הוזכר הסכום 4000 תריסרים אך לא מצאתי לו סמוכין בדו"ח המצורף להצהרה).

בשנת 1966 נמכרו 142 תריסרי גרביים.

בשנת 1967 נמכרו 786 תריסרי גרביים.

בשנת 1968 נמכרו 667 תריסרי גרביים.

יצויין גם שעד הגשת בקשתו של מר מלמד מכרה לודזיה בשנת 1968 360 תריסרים. בשנת 1969 נמכרו 159 תריסרים. עד כאן העובדות והראיות שהוגש ע"י הצדדים.

ו1. השאלה העיקרית שהתעוררה במחלוקת שלפני היא: באיזו מידה רכשה חברת "לודזיה" זכות עדיפות בסימן המסחר "טוסקה" הנובעת משימוש קודם בסימן עד 6.12.67, התאריך בו ביקש מר מלמד לרשום את סימנו.

ו2. הדין בקשר ליחס בין שתי בקשות לרישום סימן מסחר דומה או זהה נתברר ביסודיות בבג"ץ 77/60, רשם סימני המסחר נגד לימינג (פד"י י"ד ע'* 1718). ובעמוד 1723, מול האות ז" קבע השופט אולשן:

"אשר לטענה הראשונה. נראה לנו כי ב"כ המשיבה מספר 2 טועה בפרשו את המלים 'שימוש קודם', במידה שאפשר לדבר, בקשר עם מחלוקת בין יריבים על 'זכות' הנובעת משימוש קודם - התועלת שבה הינה יותר מבחינה שלילית מאשר מבחינה היובית. הטענה המבוססת על שימוש קודם בסימן, שאינו רשום, יכולה במחלוקת הנ"ל להועיל לבעל הטענה כדי להפריע ליריבו המבקש את הרישום על שמו, אבל כל עוד בעל הטענה הזאת אינו רשום כבעל הסימן אין הוא נהנה מהגנת החוק."

2. בבג"צ 228/65, פרומין ובניו בע"מ נגד חברת פרו-פרו ביסקויט בע"מ ואח" (פד"י י"ט(3), עמ* 337, בעמ" 340), הובהרה ההלכה שנית.

במקרה זה עמדה לדיון החלטתו של רשם סימני המסחר לדחות את בקשת המערערת לרשום את הסימן "פרו-פרו" בשמה עקב טענת המשיבה כל הסימן דומה לשם החברה המשיבה עד כדי ליצור סכנת הטעיה. החלטה זו ניתנה על-ידי הרשם לאחר שבשלב ראשון, בדיון על-פי סעיף 17 לפקודה לגבי אותו סימן, בכר הרשם את המערערת על פני מתחרתה המשיבה וקבע כי זכותה עדיפה לאור השימוש בסימן קודם להגשת הבקשה מטעם המשיבה. בית-המשפט העליון הדגיש בהחלטתו כי החלטת הרשם להזקק לשאלת השימוש הקודם בקביעת עדיפות הזכות לפי סעיף 17 היא מיותרת. יחד

עם זאת, אין השימוש הקודם לכשעצמו מקנה זכות לרישום הסימן אם, מסיבות אחרות, לא נתקיימו בו התנאים הקבועים בפקודה אין הסימן כשיר לרישום, ובדברי כב" השופט זוסמן (בעמ" 343) מול האות ז"*.

"היום כולם מסכימים, ששימוש קודם אינו תנאי לרישום סימן מסחר. יש ולשימוש קודם נודעת חשיבות, כגון להכרעה בין שני מתחרים בדיון על-פי סעיף 17 לפקודה...".

3. ההלכה טוכמה גם בהחלטת רשם סימני המסחר בענין טבע , חברה לתעשיה פרמצבטית וכימית למזרח התיבון בע"מ נגד.4.)02 8ם50091 (בקשה מס" 25038 ו-25701) (טרם פורסמה) בה נאמר (פיסקאות 12 ו-13),

"כאמור בבג"צ 77/60 שהוזכר לעיל, והדבר אושר גם בבג"צ 5 (ל" פרומין ובניו בע"מ נגד חברת פרו-פרו ביסקויט בע"מ, פד"י י"ט, כרך 3, עמ* 338), השאלה היחידה העומדת בפני בשלב זה של ההליכים היא האם הוכיח אחד הצדדים זכויות יתר המעניקות לו, ורק לו את הזכות לעדיפות על פני רעהו, זכות העדיפות האמורה לעיל נקנית פרט למקרים בודדים, בדרך אחת והחיא דרך השימוש הקודם לבקשה."

4. במקרה שלפנינו, חברת "לודזיה" החלה לשווק את תוצרתה כשנתיים לפני שהחל לעשות זאת מר מלמד. בשנתיים אלה היא הספיקה למכור כ-4000 זוגות גרביים. נראה לי שבכך הצליחה חברת לודזיה להוכיח בבירור את עדיפות זכותה על זכותו של מר מלמד.

5. נכון הוא שלגבי התקופה שלאחר הגשת בקשתו של מר מלמד הוא הביא העתקי חשבונות המכירה של גרבי "טוסקה" מתוצרתו ומהם מסתבר שהיקף מכירתו גדול פי כמה מהיקף המכירה של גרבי "טוסקה" מתוצרת "לודזיה", ואולם נראה לי שראיות אלו אינן לענין מפני שעלי להכריע ביחס לזכויותיהם המתחרות של שני המבקשים ערב בקשתו של מר מלמד. (ראה בג"ץ 0 הנזכר, בעמוד 1723, מול האותיות ה-ו, ובג"צ

מתפרת הדרום בע"מ נגד .00 166 .11.2 פד"י כ"ב (2) ע* 189 בעמוד 2 אות השוליים ג").

6. דר"ר זליגסון הזכיר בפני את פסק-הדין ת"א 3868/63 פרומין נגד "פרו פרו" ו"פרוביסק", פס"מ ס"ה ע* 352, כקובע שעל אף השימוש שהוכח בסימן "פרו-פרו" ע"י חברת פרומין לא הוכרה זכותה להסתמך על שימוש זה בתביעה הנדונה. כמדומני שלפסק-דין זה אין נגיעה לענייננו. דבריו של כבוד השופט אשר בעמודים 366 (פיסקה 1 ואילך) התייחסו לשאלת הגנתו של סימן מסחר בלתי רשום במסגרת תביעה על גניבת-עין (ימרנות - (ו01 889108ק) לפי נוסחה הקודם של פקודת הנזיקין). במקרה כזה קובע השופט כי "יש להוכיח תחילה שימוש במימדים כאלה המצדיקים את האידנטיפיקציה של סימן זה עם סחורותיה של התובעת". באותו מקרה החליט בית-המשפט כי התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה ולפיכך לא קיבל את טענתה בכל הנוגע לסימן הבלתי רשום. במקרה שלפנינו אין אנו דנים בתביעת גניבת-עין או בתביעה על הפרת סימן מסחר,

ואף לא בהתנגדות לרישום סימן מסחר. המדובר כאן בשני סימני המסחר המתחרים ביניהם, והשאלה שאנו שואלים היא: בהנחה ששניהם כשרים לרישום מכל שאר הבחינות למי משניהם זכות עדיפה להירשם, השווה בג"צ 228/65 הנ"ל, בעמ" 341 מול אות השוליים *. בעוד שבתביעת גניבת-עין יש מקום לדרישה החמורה כלפי התובע שיוכיח שימוש במימדים המצדיקים את זיהוי הסימן עם סחורתו, הרי בשאלה העומדת בפנינו אין צורך בכך, אלא די שיוכיח שיש לו זכות מיוחדת, עדיפה על זכותו של המבקש השני.

7. גם פסק-דינו הנ"ל של בית-המשפט העליון, בבג"ץ 228/65

פרומין נגד חברת פרו-פרו (פד"י י"ט (3) עמ* 337) לא יושיע את מר מלמד, כאמור זהו עירעור על החלטת הרשם שדחה את תביעת הברת פרומין לרשום סימן המסחר "פרו פרו". הנימוק לדחיה היה שהרשם סבר שרישום הסימן "פרו פרו" יעמוד בסתירה לסעיף 8א7 לפקודת סימנל המסחר וּזאת מאחר ורשומה היתה חברה (הנתבעת) בשם "חברת פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ". כמבואר לעיל, אך ורק מסיבה זו דחה הרשם את הבקשה לרישום הטימן המבוקש, וביהמ"ש העליון אישר את החלטתו. העולה מכך הוא שאין בהחלטת בית המשפט המחוזי או העליון משום הבעת דעה ביחס לזכותה העדיפה של חברת פרומין על הסימן "פרו פרו".

8. בקשתו החילופית של ד"ר זליגסון היתה לרשום את שני הסימנים. לעומתו טען ד"ר כהן העדר תום-לב מצדו של מר מלמד וביקש להעניק את הזכות לרישום לחברת "לודזיה" בלבד.

סעיף 1(18) המסמכי לרשום את שני הסימנים קובע: "אם היה שימוש מתחרה בתום לב או אס היו מסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות את הרישום לדעת הרשם, רשאי הוא להרשות

ליותר מבעל אחד לרשום את סימני המסחר המזדהים או המזדהים

כמעט אחד לשני לגבי אותן הסחורות או אותו התיאור של סחורות, באותם התנאים וההגבלות, לכשישנם כאלה אשר ימצא הרשם לראוי להטילם. "

9. נשאלת השאלה אם היה כאן שימוש מתחרה בתום-לב מצדו של מר מלמד. לא שוכנעתי שאכן הוא הדבר. נכון הוא שבשני התצהירים שהגיש מר מלמד הוא מצהיר שלא ראה גרבי "טוסקה" תוצרת "לודזיה". לעומת זאת כשנשאל ב"כ של מר מלמד מדוע בחר דוקא בשם "טוסקה" ענה שאין זה פתאום, אלא מקובל לבחור בשמות של בחורות. קשה לי להאמין בכנותה של תשובה זו. יותר מתקבלת על דעתי האפשרות שמר מלמד החליט להשתמש בשם טוסקה לאחר שהבחין בפרסומת המרובה שעשתה חברת לודזיה למוצר זה בשנים 1964 ובעיקר ב-1965.

0. בנסיבות אלה אני קובע כי לחברת "לודזיה" זכות עדיפה לסימן המבוקש, ומחליט לקבל את בקשתה בכפוף לכך שיתמלאו יתר דרישות החוק.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ט"ו באלול תש"ל 6 בספטמבר 1970.