סימן מסחר 345678

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

התנגדות לפטנט (בקשה למחיקת חלקים מכתב טענות המתנגדת)

המתנגדת: אוניפארם בע"מ

ע"י ב"כ: עדי לויט - עורכי דין

המבקשת: 15דא ג צסא

ע"י ב"כ: ליעד וטשטיין ושות' עורכי דין

החלטה

בפני בקשתה של 02 28115 טא (להלן: "המבקשת" או "נוברטיס") למחיקת חלקים מכתב טענות אוניפארם בע"מ (להלן: "המתנגדת" או "אוניפארם").

בקשת פטנט 274602 (להלן: "בקשת החלוקה"), היא בקשה שחולקה מבקשת פטנט 238840 (להלן: "הבקשה ההורה") בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 (להלן: "חוק הפטנטים"). הבקשה ההורה הינה אף היא בקשת חלוקה אשר חולקה מבקשת פטנט 1.

בקשת פטנט 201891 הוגשה בישראל ביוס 1.8.2007 והיא תובעת דין קדימה משתי בקשות שהוגשו בארה"ב אשר המוקדמת בהן היא מיוס 3.5.2007 (להלן: "המועד הקובע"). בגין בקשת פטנט 201891 ניתן פטנט בישראל ביוס 30.5.2016 (להלן: "פטנט האם").

בקשת החלוקה, הבקשה ההורה ופטנט האם חולקים תיאור משותף וזכאים לאותו תאריך דין קדימה.

כנגד הבקשה ההורה הגישה אוניפארם באמצעות מר זבולון תומר ו"ל הודעת התנגדות ביוס 0 וכתב טענות ביוס 2.8.2020. ביוס 30.11.2020 ייפתה אוניפארם את כוחו של משרד עדי לויט - עורכי דין לייצגה בהליך ההתנגדות, וזמן קצר לאחר מכן הגישה אוניפארם בקשה לעיכוב הליכי ההתנגדות לבקשה ההורה עד לסיוס הליכי הבחינה של בקשת החלוקה.

נוברטיס התנגדה לעיכוב ההליכים בין היתר בטענה כי הבקשה לעיכוב ההתנגדות אינה אלא תרגיל טקטי פסול העומד בסתירה לעמדתה של המתנגדת בהליכים עד כה, וכל מטרתו - לייצר מקפצה לתיקון מסיבי של כתב הטענות מבלי שתיקון כזה ייבחן על פי המבחנים הדיוניים המקובלים לתיקון כתב טענות.

בהחלטתי מיוס 16.2.2021 הוריתי על הגשת כתב טענות המבקשת בהתנגדות לבקשה ההורה וכו' על עיכוב הליך ההתנגדות עד לסיוס הבחינה של בקשת החלוקה. כמו כן הוריתי על איחוד ההליכים בשלב הראיות ככל שתוגש התנגדות לבקשת החלוקה, ולא תוגש בקשה שלא לאחד את ההליכים במועד שנקבע. היות שבקשה שלא לאחד את ההליכים לא הוגשה יש לראות את שני הליכי ההתנגדות (לבקשה ההורה ולבקשת החלוקה) כהליך אחד מאוחד.

משהסתיימה הבחינה של בקשת החלוקה הגישה אוניפארם התנגדות גם לבקשה זו וביוס 2 הגישה את כתב טענותיה בהתנגדות (להלן: "כתב הטענות הנוכחי"). בסעיף 2 לכתב טענותיה ציינה אוניפארם באופן מפורש כי "כברירת מחדל ולאור החפיפה המובהקת בין התביעות של שתי הבקשות, כל האמור להלן לעניין בקשת החלוקה 274602 יפה גם לבקשת הבת 238840 [הבקשה ההורה ר.:], אלא אם צוין אחרת".

ביוס 17.3.2022 הגישה נוברטיס בקשה למחיקת חלקים בכתב טענות המתנגדת. טענתה העיקרית של נוברטיס היא כי טענות אוניפארם בעניין הבקשה ההורה כפי שמוצגות בכתב הטענות הנוכחי שונות בתכלית מאלה שהועלו בכתב הטענות בהתנגדות לבקשה ההורה ומהוות למעשה הרחבת חצית אסורה. כמו כן נטען כי קיימת סתירה בין הטענות שנטענו בכתבי הטענות השונים. עוד טוענת נוברטיס כי דרך המלך לטעון טענות חדשות בעניין הבקשה ההורה היא להגיש בקשה לתיקון כתב הטענות אשר תידון בהתאם לקריטריונים אשר נקבעו בפסיקה.

אוניפארם טוענת מנגד כי לנוכח החפיפה בין הבקשה ההורה לבקשת החלוקה מחיקת חלקים מכתב טענות בבקשת החלוקה הנוגעים גם לבקשה ההורה עלולה ליצור מצב בו ממצא בבקשה אחת לא יחול על בקשה אחרת דבר אשר יגרור הכרעות סותרות של אותה ערכאה בעניינים דומים. לענייני הסתירה בין הטענות טוענת המתנגדת כי אלה לא קיימות.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובשיקול לכלל נסיבות העניין אני סבורה כי בשלב זה אין מקום להורות על מחיקת חלקים מכתב טענות המתנגדת. למען יעילות הדיון אני סבורה שיש להכריע תחילה בטענות המתנגדת לחפיפה בין הבקשה ההורה לבקשת החלוקה וחפיפה בין התביעות של הבקשה ההורה ובקשת החלוקה לתביעות פטנט האם. שאלת התפפה והיקף התביעות בבקשות הינה שאלה מהותית אשר הכרעה בה עשויה למקד את הדיון ואף לייתר את חלק מהטענות בהתנגדות. היות שמחיקת פרק זה בכתב טענות המתנגדת לא נתבקש על ידי נוברטיס אני מורה כדלקמן:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

1. בתוך חודש ימים ממועד מתן החלטה זו תגיש המבקשת כתב טענות חלקי לעניין החפיפה אשר לה טוענת אוניפארם בפרק ה' בכתב הטענות הנוכחי.

2. לאחר כחודש ימים ממועד הגשת כתב הטענות החלקי יתקיים דיון מקדמי בשאלת החפיפה והיקף התביעות בבקשות השונות. במסגרת הדיון תינתן לצדדים הזדמנות לטעון גם בעניין בקשת המחיקה.

בשל התוצאה אליה הגעתי אין צו להוצאות.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס ט"ו אייר תשפ"ב 6 מאי 2022

סימוכין: 2 ו